Decyzja o odmowie udzielenia rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej („RZTUE”) oraz zasadą 11 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej („RWZTUE”)

Alicante, 23/02/2017

KANCELARIA RZECZNIKA PATENTOWEGO ANDRZEJ RYGIEL ul. Bohaterów Warszawy 26. Lok. F 43-300 Bielsko-Biała POLONIA

Nr zgłoszenia:	015813116
Nr referencyjny zgłaszającego:	KAR653/09/16
Znak towarowy:	6PAK NUTRITION
Rodzaj znaku:	Znak graficzny
Zgłaszający:	Tomasz Kopeć ul. Wincentego Witosa 3/20 32500 Chrzanów POLONIA

Zawiadomieniem z dnia 26/10/2016 r. o podstawach odmowy udzielenia rejestracji Urząd stwierdził na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) oraz art. 7 ust. 2 RZTUE, że zgłoszony znak jest pozbawiony jakiegokolwiek charakteru odróżniającego ze względów przedstawionych w załączonym piśmie. Załączyć L110

W dniu 24/12/2016 zgłaszający przedstawił swoje uwagi, przytaczając następujące argumenty:

1. Zgłaszający podnosi, że słowo 6PAK nie istnieje w języku angielskim, dlatego też omawiane oznaczenie, które zawiera to wyrażenie nie ma charakteru opisowego.

2. Zgłaszający zwraca uwagę na to, że inne podobne znaki zostały zaakceptowane przez Urząd.

3. Zgłaszający jest zdania, że Urząd nie przywiązał wystarczającej uwagi do elementów graficznych zgłoszonego oznaczenia.

Zgodnie z art. 75 RZTUE Urząd podejmuje decyzję opartą na argumentach lub dowodach, do których zgłaszający miał okazję się odnieść.

Po rozważeniu argumentów zgłaszającego, Urząd zdecydował podtrzymać zastrzeżenia odnośnie do zdolności rejestracyjnej zgłoszonego znaku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) RZTUE, nie są rejestrowane „znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru”.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem każda z podstaw odmowy rejestracji wymieniona w art. 7 ust. 1 RZTUE jest niezależna i wymaga odrębnego zbadania. Ponadto wspomniane podstawy odmowy rejestracji należy interpretować w świetle interesu publicznego, leżącego u źródła każdej z nich. Interes publiczny brany pod uwagę musi odzwierciedlać różne względy, zgodnie z daną podstawą odmowy rejestracji (wyrok z dnia 16/09/2004 C‑329/02 P ‘SAT.1’, pkt 25).

Znakami, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. b) RZTUE, są w szczególności takie znaki, które nie pozwalają danemu kręgowi odbiorców na „dokonanie przy następnym zakupie omawianych towarów lub usług tego samego wyboru, jeżeli doświadczenie okazało się pozytywne, lub też odmiennego wyboru, jeśli było ono negatywne” (wyrok z dnia 27/02/2002 T‑79/00 ‘LITE’, pkt 26). Ma to miejsce między innymi w przypadku gdy oznaczenia są powszechnie używane w ramach sprzedaży danych towarów lub usług (wyrok z dnia 15/09/2005 T‑320/03 ‘LIVE RICHLY’, pkt 65).

Rejestracja „znaku towarowego składającego się z oznaczeń lub wskazówek, które są ponadto wykorzystywane jako hasła reklamowe, wyznaczniki jakości lub namowy do kupna towarów lub usług, do których znak towarowy się odnosi, nie podlega odmowie tylko z tytułu takiego wykorzystywania” (wyrok z dnia 04/10/2001 C‑517/99 ‘Merz & Krell’, pkt 40). „Ponadto należy zauważyć, że do haseł nie można stosować bardziej rygorystycznych kryteriów niż do innych rodzajów oznaczeń” (wyrok z dnia 11/12/2001 T‑138/00 ‘DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT’, pkt 44).

Chociaż kryteria oceny odróżniającego charakteru są takie same dla wszystkich rodzajów znaków towarowych, to w ramach stosowania tych kryteriów może się okazać, że postrzeganie tych znaków przez właściwy krąg odbiorców nie musi być takie samo dla każdego z tych rodzajów, a zatem może okazać się trudniejsze wykazanie odróżniającego charakteru niektórych rodzajów znaków towarowych niż innych (wyrok z dnia 29/04/2004 w sprawach połączonych C‑456/01 P oraz C‑457/01 P ‘Henkel’, pkt 38).

Ponadto również zgodnie z utrwalonym orzecznictwem należy uwzględnić, że na sposób postrzegania znaku towarowego przez właściwy krąg odbiorców, w tym przypadku przez przeciętnego konsumenta, może wpływać poziom jego uwagi, który może się różnić ze względu na kategorię danych towarów lub usług (wyrok z dnia 05/03/2003 T‑194/01 ‘Tablette ovoïde’, pkt 42 oraz wyrok z dnia 03/12/2003 T‑305/02 ‘Forme d’une bouteille’, pkt 34).

Oznaczenie, takie jak np. hasło, spełniające inne funkcje niż funkcja znaku towarowego w klasycznym rozumieniu, „ma odróżniający charakter w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) RZTUE jedynie wówczas, gdy może być odbierane jako określające pochodzenie handlowe danych towarów lub usług, tak aby umożliwić właściwemu kręgowi odbiorców odróżnienie bez ryzyka wprowadzenia w błąd, towarów i usług właściciela znaku towarowego od towarów i usług mających inne pochodzenie handlowe” (wyrok z dnia 05/12/2002, T‑130/01 ‘REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS’, pkt 20 oraz wyrok z dnia 03/07/2003 T‑122/01 ‘BEST BUY’, pkt 21).

Punkt 1

Zgłaszający podnosi, że słowo 6PAK nie istnieje w języku angielskim, dlatego też omawiane oznaczenie, które zawiera to wyrażenie nie ma charakteru opisowego.

Urząd musi uznać, że sprzeciw na podstawie art. 7 ust. 1 b) i c) RZTUE stosuje się również w przypadkach, gdy struktura leksykalna omawianego oznaczenia, chociaż nie do końca poprawna z gramatycznego punktu widzenia (brak litery „c” pomiędzy literami „a” i „k” może być uznany za praktykę powszechna w języku marketingowym, o czym świadczy duża liczba rezultatów wyszukiwania takiej frazy w Internecie w odniesieniu do omawianego rynku¹). Tak też jest w przypadku omawianej kombinacji, która będzie postrzegana przez właściwy krąg odbiorców jako wskazówka, że zgłoszone towary są produktami dietetycznymi dostępnymi w sześciopaku, lub że są to produkty dietetyczne, których spożywanie umożliwia lub pomaga w wytrenowaniu mięśni brzucha.

W związku z tym, należy podkreślić, że dokładne, gramatycznie poprawne użycie elementów znaku nie jest decydujące dla ustalenia, czy znak ma charakter opisowy. To samo należy powiedzieć o napisaniu dwóch słów razem, bez spacji, czy też dodanie usunięcie myślnika. Nie ma to znaczenia, a znak nadal pozostaje oznaczeniem opisowym. Jest to w szczególności prawdziwe dla języka angielskiego. Dodatkowo też zauważyć należy, że Urząd nie zakwestionował omawianego oznaczenia z powodu jego charakteru opisowego, a z powodu braku charakteru odróżniającego.

Punkt 2

Zgłaszający zwraca uwagę na to, że inne podobne znaki zostały zaakceptowane przez Urząd.

W odniesieniu do argumentu zgłaszającego, zgodnie z którym Urząd zaakceptował w przeszłości znaki towarowe podobne do obecnie omawianego, wystarczającym jest stwierdzenie, że zgodnie z ustalonym orzecznictwem, decyzje dotyczące rejestracji danego znaku jako znaku towarowego UE podejmowane są w wykonaniu nadanych Urzędowi uprawnień i nie zależą od swobodnej decyzji Urzędu. Tym samym, zdolność rejestracyjna danego znaku jako znaku towarowego UE musi być oceniana wyłącznie na podstawie rozporządzenia, interpretowanego zgodnie z orzecznictwem wspólnotowym, a nie na podstawie uprzedniej praktyki Urzędu (wyrok Sądu z dnia 15 września 2005 r. w sprawie C-37/03P, BioID AG/OHIM, BioID, Rec. str. I-7975, pkt 47 oraz wyrok Sądu z dnia 9 października 2002 r. w sprawie T‑36/01, Glaverbel/OHIM, powierzchnia szklanej płytki, Rec. str. II‑3887, pkt 35).

Dodatkowo należy podkreślić, że aby móc stwierdzić, że uprzednie rejestracje są podobne do omawianego znaku, nie wystarczy po prostu stwierdzić, że zawierają one elementy składowe omawianego znaku, ponieważ znak ten został zakwestionowany jako całość a nie tylko ze względu na znaczenie składających się na niego elementów. Wszystkie wzmiankowane przez zgłaszającego znaki są w wystarczającym stopniu odmienne od omawianego oznaczenia, aby można je było uznać za mający znaczenie argument na poparcie omawianego znaku.

Punkt 3

Zgłaszający jest zdania, że Urząd nie przywiązał wystarczającej uwagi do elementów graficznych zgłoszonego oznaczenia.

Zgłaszający jest zdania, że znak posiada wyraźne cechy odróżniające. Tymczasem zawarte w znaku elementy graficzne ograniczają się do zastosowania kolorowej czcionki i dwóch elementów tworzących okrąg. W opinii Urzędu brak jest tutaj niezbędnej dozy fantazyjności, umożliwiającej uznanie zgłoszonego znaku za posiadający charakter odróżniający. Przede wszystkim zauważyć należy, że wyrazy „6PAK NUTRITION” zapisane zostały przy użyciu standardowych czcionek; jest też powszechnie spotykane w obrocie handlowym, że określenia opisowe składające się na znak zapisywane są za pomocą kolorowych liter lub na kolorowym tle. Zatem przedstawienie terminów opisowych za pomocą kolorowych czcionek lub czcionek umieszczonych na kolorowym tle, z użyciem standardowych ornamentów lub innych elementów graficznych nie posiadających charakteru odróżniającego, nie może nadać znakowi charakteru odróżniającego. Przykładami znaków podobnych do omawianego, które zostały odrzucone przez Urząd są m. in. znaki: BEST BUY (wyrok Sądu w sprawie T-122/01; CTM 1166164) lub ALTA QUALITA (decyzja Izby Odwoławczej nr R1155- 2004; CTM3593316).

Po drugie, biorąc pod uwagę fakt, że znak składa się z dwóch elementów, tj. nieskomplikowanego kształtu geometrycznego oraz pozbawionego charakteru odróżniającego elementu słownego, należy wskazać, że element graficzny jest zbyt prosty, aby nadać oznaczeniu charakter odróżniający. Dzieje się tak, ponieważ element graficzny nie niesie ze sobą w kontekście zgłoszonych towarów żadnego „przekazu”, który mógłby sprawić, że oznaczenie będzie łatwo i trwale zapamiętane przez konsumentów. Znak, jako całość, zostanie uznany przez docelowy krąg odbiorców jako element dekoracyjny, a nie jako wskazówka pochodzenia handlowego zgłoszonych towarów i usług.

Należy również zaznaczyć, że niniejsze stanowisko Urzędu jest zgodne z obowiązującym orzecznictwem. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości odbiorcy nie są przyzwyczajeni do postrzegania jako wskazówki pochodzenia handlowego prostej figury geometrycznej. Będą ją oni raczej traktować jako element dekoracyjny. (Decyzja z dnia 8 maja 2015 – R–2024/2014-5 – czarne koło).

Z przyczyn opisanych powyżej i zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) oraz art. 7 ust. 2 RZTUE, zgłoszenie znaku towarowego Unii Europejskiej 015813116 - 6PAK NUTRITION zostaje odrzucone w stosunku do następujących towarów:

5 Preparaty i artykuły medyczne; Suplementy diety i preparaty dietetyczne.

30 Ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do artykułów spożywczych; Kakaowe napoje; Mieszanki kakaowe; Kakao w proszku; Wyroby z kakao; Napoje zawierające kakao; Preparaty na bazie kakao; Żywność na bazie kakao; Napoje kakaowe z mlekiem; Napoje w proszku zawierające kakao; Preparaty kakaowe do sporządzania napojów.

32 Napoje izotoniczne [nie do celów medycznych]; Napoje izotoniczne; Napoje dla sportowców zawierające elektrolity; Napoje dla sportowców; Napoje energetyzujące zawierające kofeinę; Napoje energetyzujące [nie dla celów medycznych]; Napoje energetyzujące.

Dla pozostałych towarów zgłoszenie będzie dopuszczone do publikacji.

Na mocy art. 59 RZTUE zgłaszający ma prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Na mocy art. 60 ust. 1 RZTUE odwołanie wnosi się na piśmie do Urzędu, w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia decyzji, której odwołanie dotyczy. Ponadto w terminie czterech miesięcy od tego samego dnia wnosi się pisemne stanowisko przedstawiające podstawy odwołania. Odwołanie uważa się za wniesione z chwilą uiszczenia opłaty za odwołanie w wysokości 720 EUR.

Marcin MORAWSKI