OPPOSITION n° B 2 826 017

Kadine, société privée à responsabilité limitée, Arenbergstraat 21, 2000 Antwerpen, Belgique (opposante), représentée par Mélanie Erber, 62 avenue Marceau, 75008 Paris, France (mandataire agréé)

c o n t r e

Comella LLC, 103 Foulk Road, Suite 202, 19803 Wilmington, États-unis (demanderesse), représentée par Marchais & Associés, 4 avenue Hoche, 75008 Paris, France (mandataire agréé).

Le 27/06/2019, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1. L’opposition n° B 2 826 017 est accueillie pour tous les produits contestés.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 15 847 205 est rejetée dans son intégralité.

3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 15 847 205 pour la marque verbale « ESSENTIALIST », à savoir contre tous les produits compris en classes 18 et 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international n° 780 041 désignant l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, l’Espagne, la France et l’Italie. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.

PREUVE DE L’USAGE

Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date du dépôt, ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.

En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.

Le 16/11/2017, l’Office a indiqué à la demanderesse que celle-ci était invitée à fournir ses observations avant le 12/04/2018. Le 11/04/2018, dans le délai imparti, l’opposante a présenté ses observations, parmi lesquelles, en page 4, figurait une demande de preuve d’usage.

Or, il convient de préciser que lorsque la demanderesse souhaite que l’opposante fournisse des preuves d’usage, elle doit le faire au moyen d’un document distinct conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE; elle peut dès lors être présentée simultanément avec d’autres pièces, mais doit l’être de manière distincte (sur une feuille distincte). Conformément à l’article 82, paragraphe 1, lettre d) RDMUE cela s’applique à toutes les demandes de preuves d’usage présentées à partir du 01/10/2017. Par conséquent, une demande ne peut en aucun cas être acceptée si elle se «fond» dans les observations, même lorsqu’elle est incluse dans une section, un paragraphe ou sous un en-tête séparé, conformément à l’article 47, paragraphe 2 ou 3, du RMUE. Ces demandes ne sont recevables que si elles sont présentées comme une demande inconditionnelle dans un document distinct, dans le délai fixé par l’Office conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RDMUE.

En l’espèce, la demanderesse a présenté une demande de preuve d’usage sur une feuille séparée, en date du 06/09/2018.

Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, la demande de preuve de l’usage selon l’article 47, paragraphes 2 et 3, du REMUE, n’est admissible que si le demandeur présente sa demande dans le délai spécifié par l’Office. La demande de preuve de l’usage doit être introduite au cours du premier délai qui est imparti au demandeur pour présenter ses observations en réponse à l’opposition en vertu de l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE. Dans le cas présent, ce délai courrait jusqu’au 12/04/2018.

Par conséquent, et en dépit de la lettre de l’Office en date du 27/09/2018 demandant à l’opposante de fournir des preuves d’usage, la demande de preuve de l’usage formulée par la demanderesse est irrecevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Il convient de noter que la marque antérieure, en ce qu’elle désigne l’Espagne, ne couvre que les produits compris en classe 18. En conséquence, la division d’opposition juge opportun de se concentrer en priorité sur les désignations en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en France et en Italie.

1. Les produits

Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 18: Sacs à main.

Classe 25: Vêtements et chaussures.

Les produits contestés sont les suivants:

Classe 18: Bourses, et sacs à main, sacs à anses tous usages, fourre-tout, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs pochettes, sacs à dos, sacs de sport, portefeuilles, porte-monnaie et trousses à cosmétiques vendues vides.

Classe 25: Vêtements, chaussures, et chapellerie, à savoir, chemisiers, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, caleçons, jeans, pantalons décontractés, shorts, jupes, tuniques, pulls sans manches, robes, pull-overs, foulards, vestes, manteaux, manteaux de pluie, bandeaux pour la tête et chapeaux de mode, ceinture (habillement), vêtements de nuit, articles de lingerie, chaussettes, gants [habillement], et bonneterie.

À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Produits contestés dans la classe 18

Les sacs à main sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits.

Il existe un chevauchement entre les sacs à anses tous usages, fourre-tout (mentionné deux fois), sacs à bandoulière, sacs pochettes contestés et les sacs à main de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.

Les bourses; portefeuilles ; porte-monnaie  contestés et les sacs à main de l’opposante sont hautement similaires, dans la mesure où ils ont la même finalité ou une finalité similaire, sont produits par les mêmes entreprises et vendus dans les mêmes boutiques. Par ailleurs ils visent le même public.

Les sacs à dos contestés et les sacs à main de l’opposante sont similaires. En effet, ils ont en commun leurs finalités, leurs producteurs, leurs chaines de distribution et visent le même public. Les sacs de sport contestés sont également similaires aux sacs à main de l’opposante, pour des raisons analogues, à l’exception de la finalité qui est cette fois-ci différente. Il convient ainsi d’écarter les arguments de la demanderesse, pour qui ces produits sont dissimilaires. A l’appui de cette similarité, la division d’opposition juge opportun de renvoyer à la décision des chambres de recours (3/06/2015, R 2417/2013-4, BOOHOO / BOO !, § 30), qui a jugé ces produits similaires. Par ailleurs, cette même décision des chambres de recours a établi que les trousses à cosmétiques vendues vides sont également similaires aux sacs à main de l’opposante. En effet, ils sont produits par les mêmes entreprises et vendus aux travers des mêmes circuits de distribution. Enfin, ils s’adressent au même public. Dès lors, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse qui a estimé que ces produits étaient dissimilaires.

Produits contestés dans la classe 25

S’agissant des produits contestés, c’est-à-dire vêtements, chaussures, et chapellerie, à savoir, chemisiers, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, caleçons, jeans, pantalons décontractés, shorts, jupes, tuniques, pulls sans manches, robes, pull-overs, foulards, vestes, manteaux, manteaux de pluie, bandeaux pour la tête et chapeaux de mode, ceinture (habillement), vêtements de nuit, articles de lingerie, chaussettes, gants [habillement], et bonneterie, il convient de noter que le terme «à savoir», utilisé pour montrer le lien existant entre un produit donné et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux produits spécifiques visés.

A l’exception de la chapellerie, à savoir bandeaux pour la tête et chapeaux de mode, ces produits contestés sont inclus dans les catégories générales des vêtements de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.

Il convient d’écarter les arguments de la demanderesse, qui indique que les produits de l’opposante sont dissimilaires à la chapellerie, à savoir bandeaux pour la tête et chapeaux de mode. En effet, la chapellerie, à savoir bandeaux pour la tête et chapeaux de mode contestée et les vêtements de l’opposante sont d’une nature identique ou très similaire. Ils ont également la même destination, notamment en ce qui concerne les types de vêtements qui sont supposés offrir une protection contre les éléments et ciblent le même public. Par ailleurs, la chapellerie, à savoir bandeaux pour la tête et chapeaux de mode n’est pas perçue uniquement comme un moyen de protéger la tête contre les effets des aléas météorologiques, mais aussi comme un article de mode qui est susceptible d’être assorti à une tenue et qui est parfois choisi précisément en raison de sa complémentarité avec les vêtements. Par conséquent, les produits en cause ont non seulement des utilisateurs finaux, mais aussi une destination identique à cet égard. Par ailleurs, les circuits de distribution de ces produits sont parfois identiques et leurs points de vente ou les magasins de détail dans lesquels ils sont vendus sont souvent identiques, ou au minimum étroitement liés. De plus, de nombreux fabricants et stylistes conçoivent et produisent à la fois des produits de chapellerie, comme des bandeaux pour la tête et chapeaux de mode et des vêtements. Compte tenu de tous ces facteurs, ces produits sont considérés comme étant similaires.

2. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public.

Le niveau d’attention est moyen (13/09/2018, T‑94/17, tigha, EU:T:2018:539, § 69).

3. Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure

ESSENTIEL	ESSENTIALIST
Marque antérieure	Marque contestée

Le territoire pertinent est composé de l’Allemagne, de l’Autriche, du Danemark, de la France et de l’Italie.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Les marques en cause sont deux marques verbales, « ESSENTIEL », et « ESSENTALIST ».

Le mot « ESSENTIEL » est un mot français qui signifie « qui est indispensable pour que quelque chose existe ; qui est d’une grande importance » (information extraite du dictionnaire Larousse, le 05/06/2019 à l’adresse suivante https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/essentiel/31103?q=essentiel#31025). Ce mot existe aussi en danois, et possède la même signification (information extraite de sproget.dk, le 05/06/2019 à l’adresse suivante https://sproget.dk/lookup?SearchableText=essentiel). Néanmoins, ce mot sera compris par l’ensemble du public pertinent, dans la mesure où il a été jugé par les chambres de recours que le mot « ESSENTIEL » serait compris par le public germanophone pour sa proximité avec son équivalent « essenziell » (08/05/2018, R 2055/2017-5, PURESSENTIEL BEBE PUR / Bebe Woman et al. §93). Suivant ce raisonnement, il convient de considérer qu’il en va de même pour le public italien, en raison de l’existence du mot « essenziale ». Il a été jugé par les chambres de recours que cet élément a un aspect laudatif et dès lors, possède un faible caractère distinctif (07/12/2017, R 739/2017-1, SUMMUM ESSENTIAL / SUMMUM (fig.) § 67).

S’agissant du mot « ESSENTIALIST », une partie du public pourra comprendre cela comme faisant référence à l’essentialisme, une théorie philosophique qui affirme la prééminence de l’essence sur l’existence. Néanmoins, il semble probable de considérer, étant entendu que le public pertinent est constitué du grand public, que ce dernier y verra une simple référence au concept de « essentiel ». La division d’opposition juge opportun de se concentrer sur le public italien, qui verra dans les mots « essentiel » et « essentialist », une même référence à la notion d’ « essentiel », avec par ailleurs, en filigrane, l’idée que ce mot possède une consonance étrangère.

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui est indiqué ci-dessus, et comme correctement souligné par la demanderesse, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les produits en cause en raison de son caractère laudatif.

Par ailleurs, le mot « ESSENTIALIST » a, pour les raisons évoquées au préalable, également un caractère distinctif intrinsèque faible.

Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de la séquence de lettres « ESSENTI*L ». Ils diffèrent par la différence résultant de la huitième lettre, un « E » dans la marque antérieure, et un « A » dans la marque contestée, ainsi que par le suffixe « IST » dans la marque contestée.

Il convient de rappeler que dans les marques verbales, le consommateur prête généralement une plus grande attention à la première partie et s’en souviendra plus clairement que du reste du signe. Cela signifie que le début d’un signe influence en général grandement l’impression d’ensemble produite par la marque (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30).

En conséquence, en tenant compte du fait que huit des neuf lettres de la marque antérieure sont reproduites dans la marque contestée et dans le même ordre, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les deux signes seront perçus comme un terme étranger renvoyant au caractère « essentiel », les signes sont similaires. Le degré de similitude ne saurait être qualifié de supérieur à moyen, dans la mesure où les concepts véhiculés par les marques sont laudatifs.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

4. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré moyen. Les produits sont partiellement identiques et partiellement similaires à différents degrés.

Les signes, en plus de renvoyer à un concept similaire, ont en commun la séquence de lettres « ESSENTI*L » qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et constitue la partie prépondérante de la marque contestée.

À ce titre, il convient de rappeler que, dans le secteur de l’habillement, il est fréquent que la même marque présente différentes configurations selon le type de produits qu’elle désigne. Dans ce secteur, il est en effet habituel que la même entreprise de confection utilise des sous-marques, à savoir des signes dérivant d’une marque principale et partageant avec elle un élément dominant commun, pour distinguer ses différentes lignes de production en matière d’articles vestimentaires (08/05/2012, T‑101/11, G, EU:T:2012:223, § 47).

Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Quant à l’appréciation globale du risque de confusion, l’argument de la demanderesse, tiré du faible caractère distinctif de la marque antérieure, ne saurait être retenu. À cet égard, il convient de rappeler que, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés. Accorder une importance excessive au fait que la marque antérieure n’a qu’un caractère distinctif faible aurait pour effet de neutraliser le facteur tiré de la similitude des marques en conflit au profit de celui fondé sur le caractère distinctif de la marque antérieure. Il en résulterait que, dès lors que la marque antérieure n’est dotée que d’un caractère distinctif faible, un risque de confusion n’existerait qu’en cas de reproduction complète de celle‑ci par la marque dont l’enregistrement est demandé, et ce quel que soit le degré de similitude entre les signes en conflit. Un tel résultat ne serait pas conforme à la nature même de l’appréciation globale que les autorités compétentes sont chargées d’entreprendre en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE (23/03/2012, T‑157/10, Alixir, EU:T:2012:148, § 27-28).

La demanderesse renvoie à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités.

Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T‑281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s'agit de statuer sur une affaire spécifique.

En l’espèce, les affaires antérieures mentionnées par la demanderesse ne sont pas pertinentes pour la présente procédure, pour les raisons suivantes :

• S’agissant de la décision d’opposition n° B 624 546 du 21/02/2006, contrairement au cas présent, le public pertinent faisait preuve d’un degré d’attention plus élevé, car les produits en cause sont des produits pharmaceutiques. Or, le degré d’attention du public est également un facteur dont il faut tenir compte.

• S’agissant ensuite de la décision du 07/06/2013, R 1327/2012-2, CHOCOVIC / CHOCOVITA, contrairement à la présente décision, les chambres de recours ont estimé que l’élément commun « CHOCO » est faible, tandis que l’élément additionnel « VITA » au sein de la marque antérieure, était faible également et véhiculait un concept lui aussi clair. Dans le cas présent, les marques en cause renvoient au même concept, et il n’y a pas d’éléments additionnels plus ou moins distinctifs dans les marques en cause.

À la lumière de ce qui précède, il s'ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l'issue peut ne pas être identique.

Compte tenu des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public italien.

L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement international n° 780 041 désignant l’Italie. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.

Étant donné que le droit antérieur désignant l’Italie conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres désignations invoquées par l’opposante.

FRAIS

Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphes 3 et 6 et règle 94, paragraphe 7, point d, sous i), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Zuzanna STOJKOWICZ

Birgit FILTENBORG

Christophe DU JARDIN

Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de