Gehele weigering van de aanvrage voor een Uniemerk op basis van artikelen 7 en 42 van de Verordening inzake het Uniemerk (VUM) no. 2017/1001

Alicante, 24/10/2017

Arnold & Siedsma

Sophiastraat 42

4811 EM Breda

Nederland

Depot	15864721
Uw kenmerk	6/T111423EU00/KB
Merk	GENERATION V
Deposante	Van Dam B.V. Plaza 16 4782 SK Moerdijk Nederland

• Verloop van de procedure

Het Bureau heeft op 19 januari 2017 ingevolge artikel 7(1)(b) en (c) en artikel 7(2) VUM bedenkingen geuit, aangezien het heeft vastgesteld dat het aangevraagde teken beschrijvend is en geen onderscheidend vermogen heeft, en wel om de redenen die in bijgevoegde brief zijn uiteengezet.

Deposante heeft na een termijnuitstel van zes maanden (tot 24 september 2017) op 18 september 2017 op het ambtelijk bezwaar gereageerd. Het verweer bevatte o.a. de volgende elementen.

Na een vrij uitvoerig overzicht over de grondslagen waarop een Uniemerk beoordeeld dient te worden en welke jurisprudentie daarbij relevant is, waaraan het Bureau overigens niets toe te voegen heeft, volgde eerst een compleet overzicht van de producten die deposante wereldwijd voert. Het zijn, zoals ook al in de warenlijst die bij deze aanvrage hoort, is aangegeven, stalen wanden en panelen die tegen explosies of andere krachtige inwerkingen bestand zijn en beschermen.

Deposante levert vrijwel uitsluitend aan bedrijven in de olie- en gasindustrie en aan bedrijven werkzaam in de markt voor windenergie. Het betreft hier prijzige waren, die technisch gecompliceerd zijn en slechts door een kleine groep zeer gespecialiseerde afnemers met grote kennis van zaken worden aangeschaft. Deze beschrijving van de relevante markten komt grotendeels overeen met wat het Bureau al in het eerste ambtelijk bezwaar schreef:

“De waren waarvoor het teken is aangevraagd, zijn voor ondernemingen bedoeld die dergelijke wandsystemen installeren, een zakelijk publiek derhalve met een meer dan gemiddelde oplettendheid en een grote kennis van zaken.”

Deposante argumenteert verder:

1. Het zeer selecte publiek kent alle aanbieders in dit marktsegment en de merken die zij gebruiken.

2. Het Bureau pleegt vergelijkbare GENERATION-merken wel in te schrijven. Ook het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom heeft de GENERATION-merken ingeschreven.

3. Het feit dat het EUIPO de merken eerst accepteerde en dat er na publicatie pas bezwaar op absolute gronden werd gemaakt, spreekt voor acceptatie.

4. Romeinse cijfers spelen in de moderne tijd nauwelijks een rol.

5. Elk teken is een merk voor een zeer bepaald wandsysteem. Het gaat juist niet om verbeterde versies van bestaande wandsystemen.

6. Als de waren van de zoveelste generatie waren, zou het gebruik van 1, 2, 3 etc of 1^e, 2^e, 3^e veel logischer geweest zijn.

7. Er bestaat geen noodzaak tot vrijhouden van deze termen voor gebruik door anderen.

• Beslissing

Krachtens artikel 94 VUM is het de taak van het Bureau om een beslissing te nemen op basis van redenen of gronden waartegen deposante verweer heeft kunnen voeren.

Deposante heeft het Bureau met haar tegenargumenten niet kunnen overtuigen. Daarom heeft het Bureau besloten zijn bedenkingen te handhaven en het merk voor alle waren te weigeren:

6

Brand- en explosie werende wandsystemen, gemaakt van stalen platen (waaronder maar niet uitsluitend roestvaststalen platen) en brandwerende isolatie welke al dan niet zijn opgebouwd op basis van een sandwich principe.

• Weerlegging van de argumenten van deposante

1. Het zeer selecte publiek kent alle aanbieders in dit marktsegment en de merken die zij gebruiken.

Met een dergelijk argument zou elk teken, hoe beschrijvend ook, als merk ingeschreven kunnen worden. Als de relevante afnemers van de waren in een merkaanvrage een beschrijvend merk al zo goed kennen, dat ze het in het economisch verkeer van andere beschrijvende merken voor dezelfde waren kunnen onderscheiden, is er sprake van inburgering (artikel 7(3) UMV). Een inburgeringsclaim heeft deposante echter niet ingediend.

2. Het Bureau pleegt vergelijkbare GENERATION-merken wel in te schrijven. Ook het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom heeft de GENERATION-merken ingeschreven.

Het Bureau neemt de beslissingen op absolute gronden op basis van de Verordening inzake het Uniemerk (vroeger nos. 207/2009 en 2015/2424 en thans (sinds 1 oktober 2017) no. 2017/1001) en de jurisprudentie uit Luxemburg. Een bestaande inschrijvingspraktijk, die in de loop der jaren is ontstaan, kan niet als argument voor acceptatie aangevoerd worden.

Incidenteel kunnen eerdere inschrijvingen in lidstaten van de EU om linguïstische redenen wel een zekere rol spelen. Merkinschrijvingen in niet-EU-staten zijn voor het onderzoek op absolute gronden niet relevant. Vergelijk:

“Wat ten slotte verzoeksters argumenten inzake nationale aanvragen en eerdere beslissingen van het Bureau betreft, volgens vaste rechtspraak is het communautaire merkensysteem autonoom en behoort de wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep enkel aan verordening nr. 40/94 te worden getoetst en niet aan een eerdere beslissingspraktijk van het Bureau [zie arresten Gerecht van 16 februari 2000, Procter & Gamble/BHIM (vorm van een stuk zeep), T-122/99, Jurispr. blz. II-265, punten 60 en 61; 5 december 2000, Messe München/BHIM (electronica), T-32/00, Jurispr. blz. II-3829, punt 47, en 27 februari 2002, Streamserve/BHIM (STREAMSERVE), T-106/00, Jurispr. blz. II-723, punt 66]. Derhalve is het Bureau noch aan nationale inschrijvingen noch aan zijn eerdere beslissingen gebonden. Bovendien kunnen, zoals het Bureau terecht heeft opgemerkt, de verwijzing naar een inschrijving bij een nationaal bureau die pas is verricht nadat de inschrijvingsaanvraag door de onderzoeker was afgewezen, of de verwijzing naar inschrijvingen bij het Bureau die later kunnen worden aangevochten voor de instanties die zijn belast met de toetsing van de wettigheid ervan, niet relevant worden geacht.”

(Arrest van het Gerecht van 5 december 2002 in de zaak T-130/01 EUIPO ./. Sykes Enterprises, Incorp. [REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS], par. 31)

De inschrijving van GENERATION III door het EUIPO moet op een misverstand berusten. In elk geval wordt uit het dossier niet duidelijk, waarom de onderzoeker destijds tot acceptatie is overgegaan.

Een ten onrechte ingeschreven teken kan echter nooit als argument aangevoerd worden om een ander niet onderscheidend teken dan ook maar in te schrijven:

“Ten aanzien van dit middel hoeft slechts te worden vastgesteld dat, gelet op het voorgaande en zoals het Bureau ter terechtzitting heeft toegegeven, de beslissing van de onderzoeker om geen bezwaar te maken tegen de inschrijving van het woord TELEPHARMACY, onjuist is. Indien het Bureau in een beslissing in een bepaalde zaak ten onrechte de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk heeft aanvaard, kan deze beslissing niet met succes worden aangevoerd ter ondersteuning van een beroep tegen een latere andersluidende beslissing in een soortgelijke zaak. Uit de rechtspraak van het Hof volgt immers, dat de eerbiediging van het beginsel van gelijke behandeling te verenigen moet zijn met de eerbiediging van het legaliteitsbeginsel, dat meebrengt dat niemand zich ten eigen voordele kan beroepen op een onwettigheid waarvan anderen hebben kunnen profiteren (zie in die zin arresten Hof van 9 oktober 1984, Witte/Parlement, 188/83, Jurispr. blz. 3465, punt 15, en 4 juli 1985, Williams/Rekenkamer, 134/84, Jurispr. blz. 2225, punt 14).”

(Arrest van het Gerecht 8 juli 2004 in de zaak T-289/02 EUIPO ./. Telepharmacy Solutions Inc. [TELEPHARMACY SOLUTIONS], par. 59)

Over het waarom van de inschrijvingen in het Benelux-register valt niets te zeggen. Het enige wat op het inschrijvingsbewijs staat, is: “merk ingeschreven”.

3. Het feit dat het EUIPO de merken eerst accepteerde en dat er na publicatie pas bezwaar op absolute gronden werd gemaakt, spreekt voor acceptatie.

Dat ziet deposante verkeerd. De aanvragen GENERATION IV en GENERATION V werden zeer waarschijnlijk geaccepteerd, omdat GENERATION III ook al was geaccepteerd (in geen van de drie dossiers is iets over de beweegredenen van de onderzoekers te vinden, die deze tekens accepteerden).

Dit is een onderzoeksmethode die nogal eens waargenomen wordt, ofschoon zij merkenrechtelijk natuurlijk op drijfzand is gebaseerd. De onderzoek(st)er verkeert in de valse veronderstelling, dat hij/zij tegen een aanvrage die (sterk) op een vorige, reeds geaccepteerde, aanvrage lijkt, geen bezwaar meer mag maken, omdat dat afbreuk aan de consistentie van de inschrijvingspraktijk van het Bureau zou doen. Zo kan fout op fout gestapeld worden, zolang niemand zich afvraagt, of het eerste teken dat geaccepteerd werd, wel terecht geaccepteerd werd.

Te vrezen valt, dat er noch in het geval van GENERATION III, noch in de beide andere gevallen (GENERATION IV en GENERATION V), sprake was van het door het Hof in Luxemburg voorgeschreven strenge en volledige onderzoek, dat dient te voorkomen, dat merken worden ingeschreven, waarvan het gebruik met succes voor de rechter zou kunnen worden aangevochten.¹

4. Romeinse cijfers spelen in de moderne tijd nauwelijks een rol.

Deze bewering lijkt een slag in de lucht en wordt in elk geval niet nader toegelicht. In Wikipedia wordt over tegenwoordig gebruik van Romeinse cijfers het volgende gezegd:

Romeinse cijfers worden tegenwoordig hoofdzakelijk in de volgende gevallen gebruikt:

1. De nummering van gelijknamige vorsten geschiedt steeds met Romeinse cijfers, bijvoorbeeld 'Lodewijk de veertiende' wordt geschreven als Lodewijk XIV.

2. In Romaanse talen worden de eeuwen vaak met Romeinse cijfers aangeduid . De 16e eeuw heet in het Frans voluit seizième siècle en wordt vaak geschreven als XVIe siècle.

3. Jaartallen worden soms in Romeinse cijfers gegeven, bijvoorbeeld op de titelpagina van een boek.

4. De cijfers van I tot XII worden soms gebruikt op uurwerken met een wijzerplaat .

5. Romeinse cijfers worden vaak gebruikt in opsommingen.

6. De Romeinse cijfers I tot en met VII worden ook gebruikt om trappen in de muziektheorie weer te geven.

7. Hoofdstukken in boeken en versienummers worden soms aangeduid met Romeinse cijfers.

8. In een datum kan de maand worden aangeduid met een Romeins cijfer, bijvoorbeeld 9.IX.2009 voor 9 september 2009.

In elk geval kan men veilig stellen, dat veruit de meeste consumenten, die misschien niet allen direct weten, hoe je 21.786 in Romeinse cijfers schrijft, toch wel de eerste 10 cijfers kennen.

5. Elk teken is een merk voor een zeer bepaald wandsysteem. Het gaat juist niet om verbeterde versies van bestaande wandsystemen.

De merkaanvragen hebben echter alle dezelfde warenlijst. Uit niets blijkt, dat GENERATION II een ander type wandsysteem zou zijn dan GENERATION IV en GENERATION V. Geen enkele consument kan dit ook weten. Dit is typisch verklarende informatie achteraf van deposante.

Het onderscheidend vermogen van een Uniemerkaanvrage dient echter op basis van de gegevens in het register te worden vastgesteld: het teken, de waren en hoe de relevante consumenten het teken op de waren aangebracht zullen interpreteren.

6. Als de waren van de zoveelste generatie waren, zou het gebruik van 1, 2, 3 etc of 1^e, 2^e, 3^e veel logischer geweest zijn.

Het zou gebruikelijker zijn, omdat de Arabische cijfers de Romeinse eeuwen geleden grotendeels verdrongen hebben. Toch zijn Romeinse getallen op sommige gebieden nog courant en worden ze, zeker van I tot X, door een grote meerderheid van de bevolking eenvoudig begrepen:

Tussen “Generatie 1, 2 of 3” en “Generatie I, II of III” zal een gemiddelde burger niet veel verschil zien.

7. Er bestaat geen noodzaak tot vrijhouden van deze termen voor gebruik door anderen.

Een “Generation” (DE) (NL: generatie) is naast een groep van ongeveer even oude mensen, ook:

„in der technischen Entwicklung auf einer bestimmten Stufe stehende, durch eine bestimmte Art der Konzeption und Konstruktion gekennzeichnete Gesamtheit von Geräten o. Ä.“(ein Computer der dritten Generation)

http://www.duden.de/rechtschreibung/Generation#Bedeutung4

NL: “een in de technische ontwikkeling op een bepaald niveau staand en door een bepaalde soort van ontwerp en constructie gekenschetst geheel van apparaten o.i.d.” (een computer van de derde generatie)

In de Engelse en Franse taal heeft “generation” eenzelfde betekenis:

EN: “a single stage in the development of a type of product or technology.” (a new generation of rear-engined sports cars)

https://en.oxforddictionaries.com/definition/generation

FR: “dans certaines techniques, phase qui marque l'évolution d'un appareillage et des conceptions qui lui sont propres; ensemble des appareils qui relèvent d'une de ces phases de développement : Une nouvelle génération de magnétoscopes.

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/g%c3%a9n%c3%a9ration/36537?q=generation#36491

Voor eenieder die met het woord “generation” een bepaalde ontwikkeling op technisch gebied wil beschrijven, dient dit woord te worden vrijgehouden. Ditzelfde geldt voor een numerieke aanduiding die de productgeneratie verbijzondert, of dit nu een Arabisch of een Romeins cijfer is.

Tenslotte wordt nog op het gebruik van het woord “generation” in de praktijk gewezen, aan de hand van een citaat uit een beslissing van de Tweede Kamer van Beroep van EUIPO (R1575/2011-2 NEW GENERATION, par. 29):

“As to the combination ‘NEW’ and ‘GENERATION’, the relevant public will immediately perceive the trade mark ‘NEW GENERATION’, the structure of which does not diverge from English grammar rules but rather complies with them, as a mere promotional laudatory message, the purpose being to highlight that the applicant’s goods are at a new stage in the development of these types of products.”

• Samenvatting

1. GENERATION V duidt voor een ieder met kennis van tenminste de Engelse, Franse of Duitse taal op een vijfde verbeterde versie van een oorspronkelijk, technisch ontwerp, in dit geval van in de olie- en gasindustrie toegepaste explosiewerende, stalen wanden.

2. Deze boodschap dringt zich aan een ieder op, ongeacht het gebruik van Romeinse cijfers, die op dit vakgebied wellicht wat ongebruikelijk schijnen.

3. Het teken ontbeert voor alle waren ieder onderscheidend vermogen en is bovendien beschrijvend. Artikelen 7(1)(b) en (c) tezamen met artikel 7(2) Verordening inzake het Uniemerk (VUM) zijn van toepassing.

• Beroepsmogelijkheid

Uit hoofde van artikel 66-68 VUM hebt u het recht tegen dit besluit in beroep te gaan. Dit beroep dient binnen twee maanden na de dag waarop deze beslissing is meegedeeld schriftelijk bij het Bureau worden ingesteld en een schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep moet binnen vier maanden worden ingediend. Het beroep wordt pas geacht ingesteld te zijn, zodra de beroepstaks van EUR 720,00 is betaald.

Robert KLIJN BRINKEMA