Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke gemäß Artikel 7 UMV und Regel 11 Absatz 3 UMDV

Alicante, 11/05/2017

STAEGER & SPERLING PartG mbB Sonnenstr. 19 D-80331 München ALEMANIA

Anmeldenummer:	015939416
Ihr Zeichen:	K568CTM
Marke:
Art der Marke:	Sonstiges
Anmelderin:	Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG Römerweg 9 D-58513 Lüdenscheid ALEMANIA

Das Amt beanstandete am 07/11/2016 die Anmeldung unter Berufung auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin beantragte eine zweimonatige Fristverlängerung und nahm mit Schreiben vom 06/03/2017 zur amtlichen Beanstandung Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

1. Die Beschreibung der Marke sei eindeutig und nicht zu beanstanden

2. Die Position der drei Rillen sei sehr ungewöhnlich und würde deshalb von den betroffenen Verkehrskreisen als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen werden

3. Rillen oder Einkerbungen dienten seit jeher als Herkunftshinweis

4. Oberflächenrillen und Kanäle hätten nichts gemeinsam, das Anmeldezeichen könnte somit keine funktionellen Eigenschaften haben

5. Wenn drei parallelverlaufende Streifen auf Bekleidung und Schuhwaren als Marke geeignet seien, so müsste das gleiche für drei parallel verlaufende Oberflächenrillen auf Profilschienen und Baumaterial gelten

6. Darüber hinaus hätte das Amt in der Vergangenheit ähnliche Anmeldungen zur Eintragung zugelassen, unter anderem ein wendelförmig fortlaufender Streifen auf einem Schlauch, per Beschwerdekammerentscheidung R 177/19999-2.

Gemäß Artikel 75 UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten.

Die hier relevante Anmeldung begehrt Schutz für eine sogenannte Positionsmarke, die von der Anmelderin folgendermaßen beschrieben wird: „Positionsmarke; auf einer sich in einer Längsrichtung erstreckenden Profilschiene vorgesehene und sich über einen Abschnitt in Längsrichtung parallel erstreckende drei Oberflächenrillen, die zueinander in einer Breitenrichtung, die senkrecht zur Längsrichtung verläuft, jeweils denselben Abstand zueinander aufweisen. Zudem erstrecken sich alle drei parallel verlaufenden Oberflächenrillen von einer Seitenkante der Profilschiene in Breitenrichtung beanstandet und innerhalb eines sich an die Seitenkante anschließenden ersten Drittels der Gesamtbreite der Profilschiene in Breitenrichtung. Die drei Oberflächenrillen weisen eine identische Querschnittsgeometrie auf“.

Die Beschreibung ist korrekt und eindeutig und wurde auch vom Amt nicht bemängelt.

Zeichen, die unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV fallen, sind ungeeignet, die wesentliche Funktion der Marke zu erfüllen, nämlich auf die Herkunft der Ware oder der Dienstleistung hinzuweisen, damit der Verbraucher, der die durch die Marke bezeichnete Ware oder Dienstleistung erwirbt oder in Anspruch nimmt, bei einem späteren Erwerb oder in einer späteren Inanspruchnahme seine Entscheidung davon abhängig machen kann, ob er gute oder schlechte Erfahrungen gemacht hat (Urteil vom 30. April 2003 zu den verbundenen Rechtssachen T-324/01 und T-110/02 Axions and Belce gegen HABM (Form einer braunen Zigarre und Form eines Goldbarrens) Slg. II-1897, Randnummer 29).

Demzufolge ist die Unterscheidungskraft einer Marke im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die das betreffende Zeichen eingetragen werden soll, und nach dem Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise, die aus den Verbrauchern dieser Waren oder Dienstleistungen bestehen, zu beurteilen (Urteil vom 27. November 2003, Rechtssache T-348/02, Quick restaurants SA/HABM, (Quick), Slg. II-5071, Randnummer 29).

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den beanspruchten Waren um „Baumaterialien, Fußbodenprofilleisten und Profilschienen und –leisten“, also Waren, die hauptsächlich an Handwerker im Bau- und Einrichtungsbereich gerichtet sind, aber auch von fachlich versierten Heimwerkern erworben werden können. Es ist daher von einer erhöhten Aufmerksamkeit seitens dieser Verkehrskreise auszugehen.

Die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Marken die aus dem Erscheinungsbild der Ware bzw. ihrer Verpackung bestehen, unterscheiden sich nicht von denjenigen, die auf andere Kategorien von Marken Anwendung finden. (Urteil vom 18. Juni 2002, Rechtssache C-299/99 Philips [2002] Slg. I-5475, Randnummer 48).

Bei der Anwendung dieser Kriterien ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise im Fall einer Marke, die aus einer Farbe oder aus dem Erscheinungsbild der Ware selbst oder ihrer Verpackung besteht, nicht notwendig die gleiche ist wie bei einer Wortmarke, einer Bildmarke oder einer nicht aus dem Erscheinungsbild der Ware bestehenden dreidimensionalen Marke.

Dieselben Grundsätze gelten auch, wenn die Gemeinschaftsmarkenanmeldung in einer bestimmten Anordnung (einer „Positionierung“) des Zeichens auf dem Produkt besteht (Urteil vom 14. September 2009, T-152/07, „Darstellung einer Uhr“, Rdn. 82; Urteil vom 15. Juni 2010, T-547/08, „Strumpf“, Rdn. 19-30).

Im vorliegenden Fall wird die bestimmte Position dreier parallel verlaufender Oberflächenrillen auf einer Profilschiene als Marke beansprucht. Einer Positionsmarke kann dann die Unterscheidungskraft fehlen, wenn es sich um übliche Attribute handelt. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass es sich vorliegend um ein absolutes Schutzhindernis handelt, welches gemeinschaftsweit vorliegt. Es sind daher Verkehrskreise im gesamten Gebiet der Europäischen Union zu berücksichtigen.

Hinsichtlich der Ausführungen der Anmelderin zur Erlangung der Schutzfähigkeit durch „ein Minimum an Unterscheidungskraft“ ist festzustellen, dass allein maßgeblich ist, ob der relevante Verbraucher die Herkunftsfunktion des angemeldeten Zeichens erkennt. Im Übrigen muss nach der für die Gemeinschaftsmarke verbindlichen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes die Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse streng, umfassend und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden und aus Gründen der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung sicherzustellen, dass Marken, deren Benutzung vor Gericht mit Erfolg entgegengetreten werden könnte, nicht eingetragen werden (Urteile des Gerichtshofes in der Rechtssache C-104/01 vom 06. Mai 2003, „Libertel“, Rdnr. 59, sowie o. g. Urteil, „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT“, Rdnr. 45 und Urteil des Gerichts in der Rechtssache T-405/04 vom 23. Oktober 2007, „Caipi“, Rdnr. 63).

Nach Auffassung der Prüfungsabteilung ist das angemeldete Zeichen sehr einfach und unauffällig. Wie schon in der amtlichen Mitteilung vom 07/11/2016 ausgeführt, ist das Vorhandensein von Rillen auf Profilschienen oder –leisten nicht ungewöhnlich. Diese dienen in der Regel dekorativen Zwecken, könnten jedoch auch, je nach Tiefe der Rillen, eine technische Funktion haben. Das Amt stimmt der Anmelderin insoweit zu, dass es sich nicht um Kabeldurchführungskanäle handelt oder handeln kann. Diese wurden nur der Anschauung halber erwähnt. Die abgebildeten Leisten der Firma Logoclic (siehe die vorgenannte amtliche Beanstandung) verfügen jedoch auch über Rillen auf der Außenseite, d. h. der Oberfläche der Leiste, entweder durch die Kanäle bedingt oder auch für dekorative Zwecke.

Die Anmelderin verweist zwar darauf, dass Rillen im Bereich der Profilschienen seit jeher als Herkunftshinweis auf die betriebliche Herkunft derselben verwendet werden, konnte diese Aussage jedoch nicht weiter belegen. Auch das Amt konnte keinen Hinweis auf die Verwendung von Rillen als Betriebszeichen finden.

Die Verwendung von drei parallel verlaufenden Oberflächenrillen, ohne weitere Ausgestaltung, erscheint daher als simpel und banal und würde lediglich als Verzierung wahrgenommen werden.

Auch die der Anmelderin unterstrichenen ungewöhnlichen Positionierung der Oberflächenrillen, die parallel am unteren bzw. oberen Rand und zwar im ersten Drittel der Gesamtbreite verlaufen, erscheint nicht besonders auffällig und kann daher zu keiner anderen Beurteilung führen.

Nur eine dreidimensionale Marke (analog auch Positionsmarke), die erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweicht und deshalb ihre wesentliche herkunftskennzeichnende Funktion erfüllt, besitzt auch Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 7 (1) (b) GMV (Urteil vom 29. April 2004, C-456-457/01 P, „Waschtabletten“, Rdn. 39; Urteil vom 7. Oktober 2004, C-136/02 P, „Torches“, Rdn. 31; Urteil vom 17. Januar 2006, T-398/04, „Waschtablette, blauer ovaler Kern“, Rdn. 30). Ein bloßes Abweichen genügt nicht, dieses muss vielmehr erheblich sein (Urteil vom 12. Februar 2004, C-218/01, „Perwoll“, Rdn. 49).

Das vorliegende Zeichen in Form dreier parallel verlaufender Rillen, die am Seitenteil einer Profilschiene oder -leiste aufgebracht sind, erscheinen jedoch per se nicht als besonders ungewöhnlich oder unüblich.

Die hier entscheidungserhebliche Frage ist, ob das Zeichen für sich genommen unterscheidungskräftig ist. Diese Frage muss verneint werden, auch wenn der Grad für das Vorliegen der Unterscheidungskraft nicht zu hoch anzusetzen ist. Allerdings bleibt der Grad der Unterscheidungskraft hier unter dem erforderlichen Minimum.

Ohne besondere Schulung, d.h. zum Beispiel durch ständige Werbemaßnahmen, die die in Frage kommenden Verkehrskreise auf die Merkmale der Waren hinweisen, werden diese nicht in der Lage sein, die vorliegende Darstellung einem bestimmten Hersteller zuzuordnen. Das beanspruchte Element in der bestimmten Position wird daher nicht als Herkunftshinweis wahrgenommen werden.

Zum Argument der Anmelderin, dass vom Amt bereits eine Reihe ähnlicher Eintragungen vorgenommen wurde, genügt der Hinweis darauf, dass nach ständiger Rechtsprechung die „zu treffenden Entscheidungen über die Eintragung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke… keine Ermessensentscheidungen, sondern gebundene Entscheidungen sind“. Die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke ist daher allein auf der Grundlage dieser Verordnung in der Auslegung durch den Gemeinschaftsrichter zu beurteilen und nicht auf der Grundlage einer früheren Praxis des Amtes (Urteil vom 15.09.2005, C 37/03 P, „BioID“, Randnummer 47 und Urteil vom 09.10.2002, T 36/01, „Surface d’une plaque de verre“, Randnummer 35).

Voreintragung sind sicherlich in Betracht zu ziehen, jede Anmeldung muss jedoch für sich alleine und unter Berücksichtigung der unter ihr beanspruchten Waren und Dienstleistungen geprüft werden, und auch wenn Anmeldungen auf den ersten Blick ähnlich sein mögen, können die zu prüfenden Aspekte unterschiedlich sein. Zudem hat sich die Entscheidungspraxis des Amtes in den Jahren weiterentwickelt, neue Standpunkte und Gerichtsentscheidungen wurden erlassen, die auch die Entscheidungen und Sicht des Amtes beeinflusst haben.

Zum anderen sind in der Zwischenzeit andere Beschwerdekammer oder auch Gerichtsentscheidungen ergangen, die Positionsmarken den Schutz versagten: die bereits erwähnte Entscheidung des EuGH vom 15. Uni 2010, Rechtssache T-547/08, , Entscheidung der 4. Beschwerdekammer vom 29/10/2013 in der Rechtssache R0882/2013-4, , oder Beschwerdesache R0932/2011-4 vom 06/07/2012, grüner Streifen .

All diese, und noch mehrere, Positionsmarken wurden als nicht unterscheidungskräftig zurückgewiesen.

Was den Verweis der Anmelderin auf eine Marke, die aus drei Streifen besteht und für Bekleidung und Schuhwaren vom Amt eingetragen wurde, und daher auch eine Eintragung des Anmeldezeichens mit sich ziehen sollte, betrifft, so muß hierzu angemerkt werden, dass besagtes Zeichen aufgrund von Nachweisen einer Verkehrsdurchsetzung, d. h. einer durch Nutzung erlangten Unterscheidungskraft, zur Eintragung gelangt ist. Eine Verkehrsdurchsetzung wurde von der Anmelderin im vorliegenden Fall jedoch nicht geltend gemacht.

Aus den oben genannten Gründen und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 015939416 für alle Waren der Anmeldung zurückgewiesen.

Gemäß Artikel 59 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Patricia MOTZER