Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europeaex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE

Alicante, 22/06/2017

RUFFINI PONCHIROLI E ASSOCIATI S.R.L. Via Caprera, 6 I-37126 Verona ITALIA

Fascicolo nº:	015982812
Vostro riferimento:	V203-22EM4
Marchio:	SWK safe water kit
Tipo de marchio:	Marchio denominativo
Nome del richiedente:	Gianmaria Villa Via Generale Chinotto, 4 I-37138 Verona ITALIA

In data 19/12/2016 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 06/02/2017 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. I termini “SWK safe water kit” non possono essere considerati immediatamente ricollegabili ai prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione. “Kit” possiede molteplici accezioni, mentre “safe” e “water” per loro natura sono riconducibili ad una vasta gamma di prodotti, ma non necessariamente a quelli in esame.

2. Il legame tra il segno e i prodotti non è ovvio e diretto, pertanto sarà necessario un ulteriore sforzo interpretativo da parte del consumatore.

3. Affinché un marchio trasmetta direttamente informazioni sulla qualità dei prodotti richiesti, esso dovrà contenere termini elogiativi o evocativi della qualità intrinseca dei prodotti. Ciò non è il caso del segno in esame.

4. La dicitura “SWK safe water kit” non indica la funzione dei prodotti, poiché non consente di comprendere la finalità o il procedimento a cui sono destinati i prodotti richiesti.

5. Il segno in questione non è descrittivo e pertanto non difetta di capacità distintiva. Esso è composto dalle lettere “SWK”, seguite da “safe”; “water” e “kit” che rappresentano una dicitura di fantasia, non utilizzata normalmente per indicare in prodotti in questione.

6. “SWK” è l’abbreviazione “safe water kit”. “Nel caso in esame l’acronimo SWK e la sequenza di lettere successiva “safe water kit” hanno lo scopo di chiarirsi a vicenda e di sottolineare il legame tra loro intercorrente.”

Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE

persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

1., 2., 3. Di conseguenza, l’Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno “SWK safe water kit” rappresenti, nella mente del consumatore interessato di lingua inglese, una descrizione delle caratteristiche dei prodotti richiesti o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro (12/03/2004, C-363/99, Postkantoor, ECLI:EU:C:2004:86).

L’Ufficio ha innanzitutto provveduto a un’analisi dei termini che compongono il segno, dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro. Per quanto riguarda, in particolare, le parole “safe”, “water” e “kit”, esse sono ampiamente utilizzate e sono rintracciabili in dizionari di uso comune, accessibili al grande pubblico.

In base alle definizioni date (v. lettera allegata), è evidente che si tratta di vocaboli del tutto correnti, che danno origine a un sintagma facilmente interpretabile dal consumatore di riferimento, senza necessità di complicati sforzi mentali. Esso è equivalente all’italiano “kit per acqua sicura”, laddove per “kit” si deve intendere un insieme di articoli o attrezzature necessarie per ottenere un determinato scopo.

Per quanto concerne, in particolare, la molteplicità di significati dei termini “safe” e “water” a cui fa riferimento il richiedente, l’Ufficio concorda sul fatto che, solitamente, i termini di una lingua non sono univoci. Ciò non significa, tuttavia, che essi siano a priori distintivi, poiché come già indicato più sopra, vanno esaminati in relazione ai prodotti o servizi richiesti per determinare se siano o meno descrittivi di determinate caratteristiche.

6. Quanto alla dicitura “SWK”, posta all’inizio del segno, essa verrà immediatamente riconosciuta dal consumatore come abbreviatura di “safe water kit”, circostanza peraltro corroborata dal richiedente L’Ufficio fa notare che è alquanto comune situare l’acronimo di un titolo/dicitura in modo tale che esso preceda la dicitura per esteso ed è del parere che il consumatore, sia esso specializzato o no, sia abituato a tale tipo di espedienti linguistici (v. decisione delle Commissioni di ricorso dell’Ufficio del 08/06/2009, R204/2009-2, ERC-EXTREME RESERVOIR CONTACT WELL, § 14).

L’Ufficio ricorda inoltre che “le singole sequenze di lettere esaminate, pur non avendo carattere descrittivo ove isolatamente considerate, possono assumere tale carattere perché, nel marchio di cui trattasi, si combinano con un’espressione principale, essa stessa in sé descrittiva, della quale sarebbero percepite come abbreviazioni” (15/03/2012, C‑90/11 e C‑91/11, “Multi Markets Fund MMF” e “NAI – Der Natur-Aktien-Index”, ECLI:EU:C:2012:147, § 38). Ad avviso dell’Ufficio questo è sicuramente il caso in questione.

Ciò premesso, se applicata a “apparecchi atti a filtrare acqua potabile; apparecchi per l'erogazione di acqua potabile; depuratori d'acqua” ecc. la dicitura “SWK safe water kit” indicherà per l’appunto che si tratta di un insieme di articoli, attrezzature ecc. (ovvero un “kit”) atti a ottenere acqua che non presenta rischi alcuni per la salute del consumatore, nonché di prodotti che appartengono a tale tipo di kit. Si tratta di un’informazione chiara e diretta, oltre che di vitale importanza, soprattutto in zone interessate da siccità, catastrofi naturali, guerre ecc. dove l’acqua può essere contaminata, non pura e pertanto non “sicura” per il consumatore. Disporre di un kit per ottenere acqua “sicura” rappresenta un richiamo promozionale importante, che il consumatore interessato saprà tenere in debita considerazione.

4. Per quanto concerne “serbatoi d'acqua portatili in metallo; serbatoi in metallo per l'acqua per uso domestico; taniche per liquidi [contenitori] in materiali non metallici; recipienti portatili per acqua [contenitori] in plastica” ecc. l’Ufficio ritiene del tutto plausibile che essi siano fabbricati per essere utilizzati congiuntamente a un “safe water kit”, ovvero siano destinati ad esso, ad esempio perché di dimensioni ridotte, più maneggiabili o dall’utilizzo più semplice del normale.

Perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE,

non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).

5. Ciò è il caso del segno in esame, che offre indicazioni dirette sul genere, la qualità e la destinazione dei prodotti in oggetto. Tale legame non può sicuramente sfuggire al consumatore di riferimento, in modo particolare al pubblico specializzato. È inoltre per tale stessa ragione che, contrariamente a quanto affermato dalla richiedente, il marchio non possiede una connotazione suggestiva o di fantasia.

Come più sopra dimostrato, in quanto descrittivo di una caratteristica dei prodotti obiettati, il marchio in esame è, prima facie, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (1203/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).

Ad avviso dell’Ufficio, il consumatore di riferimento sarebbe in grado di riconoscere nel segno in questione l’elemento identificativo di una ben determinata origine imprenditoriale unicamente qualora fosse “educato” a farlo attraverso un lungo processo di familiarizzazione con il prodotto.

Tuttavia, il richiedente non ha trasmesso prova alcuna al riguardo.

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 982 812 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Annalisa GIACOMAZZI