Vollständige Zurückweisung der Anmeldung einer Unionsmarke gemäß Artikeln 7 und 37 der Unionsmarkenverordnung Nr. 207/2009 (UMV), der Änderungsverordnung Nr. 2015/2424 und Regel 11(3) der Durchführungsverordnung Nr. 2868/1995 (UMDV)

Alicante, 23/08/2017

Michalski Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB Speditionstraße 21 40221 Düsseldorf Deutschland

Anmeldenummer	16088411
Ihr Zeichen	ED40905/SAM
Marke	Mit Karte heißt mit girocard.
Anmelderin	EURO Kartensysteme GmbH Solmsstr. 6 60486 Frankfurt am Main Deutschland

• Sachverhalt

Das Amt beanstandete am 13. Dezember 2016 die Anmeldung unter Berufung auf den beschreibenden Charakter gemäß Artikel 7(1)(c) sowie auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7(1)(b) und auf Artikel 7(2) UMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 31. Januar 2017 zu der Beanstandung Stellung. Diese Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden.

1. Die angesprochenen Verbraucher der Waren und Dienstleistungen seien das allgemeine Publikum.

2. Das Zeichen sei lexikalisch nicht nachweisbar.

3. Es gebe Voreintragungen.

4. Das Zeichen signalisiere die Teilnahme an dem Zahlungssystem eines bestimmten Anbieters.

5. Es treffe VORSPRUNG DURCH TECHNIK zu.

6. Die Anmelderin möchte sich nochmals zu der Beanstandung äußern.

• Entscheidung

Gemäß Artikel 75(1) UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten und die Anmeldung für alle Waren und Dienstleistungen zurückzuweisen:

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Datenträger, insbesondere Karten mit integrierten Schaltkreisen, Smartcards, Kreditkarten, Debitkarten, Zahlkarten, Signaturkarten, codierte Identifikationskarten, codierte Servicekarten, magnetische Identifikationskarten, Magnetkarten, Chips, Interfaces, Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere Debitkarten; codierte Karten für kontaktlose Anwendungen; Datenverarbeitungsgeräte und Computer, insbesondere Geldautomaten.

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Bankgeschäfte; Ausgabe von Bargeld mittels Geldautomaten und bedienter POS-Terminals (Händlerterminals); Bearbeitung von Finanztransaktionen durch Debitkarteninhaber über Geldautomaten; Vermittlung von Geschäftsbeziehungen im bargeldlosen nationalen und Internationalen Zahlungsverkehr; Emissionen von Zahlungskarten und Abwicklung des Zahlungs- und Inkassoverkehrs in Verbindung mit diesen Zahlungskarten; Organisation eines nationalen oder internationalen Zahlungskartensystems für die bargeldlose Bezahlung von Dienstleistungen und Waren für Dritte, wie beispielsweise Bankunternehmen, Reiseunternehmen oder Hotels; rechnergestützte Abwicklung eines bargeldlosen Zahlungsverkehrs zwischen Handelsgesellschaften, Dienstleistungsunternehmen wie Hotels, Gaststätten, Tankstellen, Werkstätten, Verkehrs- und Transportunternehmen bzw. den kontenführenden Bankinstituten dieser Unternehmen und ihren Kunden bzw. deren kontenführenden Bankunternehmen; Versicherungswesen; Finanzwesen, insbesondere in Zusammenhang mit Debitkarten; Geldgeschäfte, insbesondere im Zusammenhang mit Debitkarten, Clearing im Bereich Finanzwesen, Verrechnungsverkehr, Abwickeln von Geldgeschäften mit Debitkarten, Ausgabe von Debitkarten, Vermittlung von finanziellem Know-how, Home Banking, Kapitaltransfer, insbesondere elektronischer Finanztransfer, Kreditvermittlung, Leasing, Onlinebanking, Telebanking, Abwickeln von Geldgeschäften mittels Telekommunikation; Finanzdienstleistungen über ein weltweites Computernetz oder das Internet; Zahlungsverkehr über drahtlose Geräte; Herausgabe von Zahlungskarten wie Kreditkarten und Debitkarten auf der Basis von Chiptechnologie insbesondere mit kontaktloser Anwendung; Abwicklung von bargeldlosem Zahlungsverkehr über kontaktlose Lesegeräte; elektronischer Kapitaltransfer; elektronischer Kapitaltransfer über öffentliche Computernetze, über Kommunikationsmedien oder über das Internet; elektronischer Zahlungsverkehr über mittels Smart-Cards zugängliche Computernetze; elektronischer Kapitaltransfer unter Verwendung von elektronisch digitalisierten Informationen; elektronischer Kapitaltransfer unter Verwendung biometrischer Authentifikationsmethoden; Bereitstellung von Finanzdienstleistungen über mobile Telekommunikationsmedien, Bereitstellung von Finanzdienstleistungen online über elektronische Netze, Bereitstellung von Finanzdienstleistungen unter Verwendung von elektronisch digitalisierten Informationen; Bereitstellung von Finanzdienstleistungen unter Verwendung biometrischer Authentifikationsmethoden; Bereitstellung von Finanzdienstleistungen zur Unterstützung von Einzelhandelsdienstleistungen, die über mobile Telekommunikationsmedien, nämlich Zahlungsverkehr über drahtlose Geräte bereitgestellt werden; Bereitstellung von Finanzdienstleistungen zur Unterstützung von Einzelhandelsdienstleistungen, die online über elektronische Netze bereitgestellt werden; Bereitstellung von Finanzdienstleistungen zur Unterstützung von Einzelhandelsdienstleistungen, die über mobile Telekommunikationsmedien bereitgestellt werden, einschließlich Zahlungsverkehr über drahtlose Geräte; Verarbeitung von Kredit- und Debittransaktionen per Telefon und Telekommunikationsverbindung; Bereitstellung von Finanzdienstleistungen zur Unterstützung von Einzelhandelsdienstleistungen, online, über Netze oder andere elektronische Medien unter Verwendung von elektronisch digitalisierten Informationen; Bereitstellung von Debitkarten- und Kreditkartendiensten mittels Funkfrequenzerkennungsgeräten (Transpondern), Bereitstellung von Debitkarten- und Kreditkartendiensten mit Hilfe von Kommunikations- und Telekommunikationsgeräten, Bereitstellung von Debitkarten- und Kreditkartendiensten mittels elektronischer Netze, Bereitstellung von Debitkarten- und Kreditkartendiensten unter Verwendung von elektronisch digitalisierten Informationen; Bereitstellung von Debitkarten- und Kreditkartendiensten unter Verwendung biometrischer Authentifikationsmethoden.

• Widerlegung der Gegenargumente

1. Die angesprochenen Verbraucher der Waren und Dienstleistungen seien das allgemeine Publikum.

Hier kann das Amt nur wiederholen, was es schon im Beanstandungsschreiben dazu gesagt hatte:

„Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den von der angemeldeten Marke erfaßten Waren um solche, die sich teilweise an Durchschnittsverbraucher (Kreditkarten), teilweise an versierte Verkehrskreise mit erhöhter Aufmerksamkeit richten, z.B. an Banken, sonstige Geldinstitute, Geschäfte oder Supermärkte (Geldautomaten, Datenverarbeitungsgeräte, Chips). Die Dienstleistungen richten sich an ein großes Publikum, dessen Aufmerksamkeit normal sein wird.“

Durchschnittsverbraucher kaufen keine Geldautomaten (Klasse 9).

Es ist außerdem nicht nachvollziehbar, warum MIT KARTE HEIßT MIT GIROCARD, ein Kurzsatz von fünf leicht verständlichen Worten, für Durchschnittsverbraucher weniger verständlich wäre als für Fachverkehrskreise. Und selbst im unwahrscheinlichen Fall, daß das Zeichen nur von den Fachkreisen als beschreibend verstanden würde, gilt folgende Rechtsprechung:

„Das Gericht hat in dieser Hinsicht schon entschieden, dass ein Zeichen bereits dann unter das Verbot von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b oder c der Verordnung Nr. 207/2009 fällt, wenn ein Eintragungshindernis in Bezug auf einen Teil der angesprochenen Verkehrskreise besteht, und insoweit nicht geprüft zu werden braucht, ob die anderen zu den maßgeblichen Verkehrskreisen gehörenden Verbraucher dieses Zeichen ebenfalls kennen (vgl. Urteil vom 25. November 2015, bd breyton‑design/HABM [RACE GTP], T‑520/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:884, Rn. 29 und die dort angeführte Rechtsprechung).“

(Urteil des Gerichts vom 20. Juli 2016 in der Rechtssache T-11/15 Internet Consulting GmbH ./. EUIPO/Autonome Provinz Bozen-Südtirol [SUED TIROL], Rn. 37)

2. Das Zeichen sei lexikalisch nicht nachweisbar.

Die Anmelderin schließt aus ihrer Feststellung, daß GIROCARD, zusammengeschrieben oder getrennt, weder in englischen noch in deutschen Lexika auftauche, daß es sich also um ein Zeichen handeln sollte, das in der Lage sei, auf eine bestimmte betriebliche Herkunft hinzuweisen. Sie ignoriert damit ein wichtiges Prinzip aus der Rechtsprechung, das es schon seit dem COMPANYLINE-Urteil gibt und das noch immer gültig ist:

„Der Umstand, daß das Wort Companyline — zusammen oder getrennt geschrieben — nicht in Wörterbüchern aufgeführt ist, ändert an dieser Beurteilung nichts.“

(Urteil des Gerichts vom 12. Januar 2000 in der Rechtssache T-19/99 EUIPO ./. Deutsche Krankenversicherung [COMPANYLINE], Rn. 26, bestätigt in C-104/00, 19. September 2002)

“Jedenfalls ist unerheblich, dass die Kombination der Wörter „Mix“ und „Front“ als solche nicht in Wörterbüchern verzeichnet ist (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 24. März 2011, T‑14/10 CheckMobile/EUIPO [carcheck], Rn. 22).”

(Urteil des Gerichtes vom 14. Dezember 2011 in der Sache T-425/10 EUIPO ./. Häfele GmbH & Co. KG [MIXFRONT], Rn. 26)

Es geht bei der Beurteilung absoluter Schutzhindernisse nicht an erster Stelle um Einträge in Nachschlagewerken, sondern um die Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise in direktem Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen:

„Die Unterscheidungskraft einer Marke ist zum einen im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, und zum anderen im Hinblick auf ihre Wahrnehmung durch die maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, die sich aus den durchschnittlichen Verbrauchern dieser Waren oder Dienstleistungen zusammensetzen (Urteil Smart Technologies/HABM, oben in Rn. 11 angeführt, Rn. 24, und Urteil des Gerichts vom 29. September 2009, The Smiley Company/HABM [Darstellung eines halben Smileys], T‑139/08, Slg. 2009, II‑3535, Rn. 15).“

(Urteil des Gerichts vom 26. März 2014 in den verbundenen Rechtssachen T-534/535/12 EUIPO ./. Still GmbH [FLEET DATA SERVICES/TRUCK DATA SERVICES], Rn. 12)

Jeder deutschsprachige Verbraucher weiß in Kombination mit Zahlungen, mit dem Abheben von Geld aus Geldautomaten usw., was eine „credit/debit/girocard“ ist. Diese englischen Wörter haben sich im Deutschen völlig durchgesetzt und sind auch fast mit den deutschen Äquivalenten identisch:

„Eine Kreditkarte (in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstandene Lehnübersetzung aus dem englischen „credit card“) ist eine Karte zur Bezahlung von Waren und Dienstleistungen.“

https://de.wikipedia.org/wiki/Kreditkarte

3. Es gebe Voreintragungen.

Was das Argument betrifft, das EUIPO hätte einige Marken akzeptiert, die auf den ersten Blick ähnlich erscheinen, so ist darauf hinzuweisen, daß diese Entscheidungen nicht Gegenstand des Verfahrens sind. Das Amt muß in jedem Fall den konkreten Sachverhalt berücksichtigen, der Gegenstand des Verfahrens ist, und kann keinen Vergleich mit sämtlichen anderen Entscheidungen anstellen, die in Bezug auf Anmeldungen ähnlicher Marken getroffen wurden. Ferner ist festzustellen, daß die Entscheidungen des Amtes über die Eintragung eines Zeichens gemäß UMV gebundene Entscheidungen und keine Ermessenentscheidungen sind.

Auch sind Entscheidungen, mit denen Markenanmeldungen zur Veröffentlichung akzeptiert werden, sehr oft nicht von erläuternden Vermerken versehen, die uns über die Motive des zuständigen Prüfers hätten aufklären können.

Die Rechtmäßigkeit der amtlichen Entscheidungen ist allein auf der Grundlage der UMV und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen¹.

Daher stellen Voreintragungen höchstens ein Indiz dar, das in Betracht gezogen werden kann, ohne daß ihm innerhalb des Anmeldeverfahrens ein wesentliches Gewicht zukommt.

Dies wurde vom Gericht in neuer Rechtsprechung bestätigt.²

Die von der Anmelderin vorgetragene ähnliche Eintragung ist EUM 5658091 GIROCARD (fig.). Die Zeichen sind einigermaßen ähnlich: Sie enthalten beide das Wort GIROCARD. Außerdem gehört diese Eintragung ebenfalls der Anmelderin.

Eine Erklärung dafür, daß jene Anmeldung damals eingetragen wurde, und die jetzt zu prüfende nicht, ist wohl die Tatsache, daß EUM 5658091 bildlich ist, obwohl nach der heutigen, strengeren Praxis des Amtes in Bezug auf bildliche Darstellungen EUM 5658091 jetzt wahrscheinlich nicht mehr zur Eintragung führen würde.

EUM 5658091 wurde auch anfänglich aus absoluten Gründen beanstandet. Ein wenig später wurde das Zeichen plötzlich für schutzfähig gehalten und die Beanstandung ohne Erklärung aufgehoben.

4. Das Zeichen signalisiere die Teilnahme an dem Zahlungssystem eines bestimmten Anbieters.

Das klingt doch eher wie Wunschdenken. Die Situation auf dem Markt für Zahlungsverkehr ist ziemlich konfus. Mehrere Anbieter sprechen von Girokonten oder Girokarten. Diese Begriffe werden beschreibend benutzt. Der Durchschnittskunde wird sie nicht als Hinweis auf die Anmelderin auffassen, sondern als einen generischen Begriff für Geldkonten und damit zusammen zu benutzende Kredit-/Debitkarten, die von egal welcher Bankanstalt angeboten werden können:

„Eröffnen Sie das kostenlose Girokonto der Commerzbank und sichern Sie sich alle Vorteile eines modernen Kontos.“

https://www.commerzbank.de/portal/de/privatkunden/produkte/bezahlen/girokonten/kostenloses-girokonto/kostenlosesgirokonto.html

„Sie haben Ihre Giro-, Info- oder SparCard verloren oder wurden sogar bestohlen? Sie wissen nicht, ob Ihre Daten einem Anderen in die Hände gefallen sind? Lassen Sie hier umgehend die betroffenen Karten sperren. So sind Sie vor den finanziellen Konsequenzen geschützt.

Wir sind 24 Stunden am Tag und 7 Tage pro Woche für Sie erreichbar.“

https://www.commerzbank.de/portal/de/geschaeftskunden/kontakt/hotlines/hotlines.html

Deutsche Bank Card Plus

• Direkte Abbuchung vom Konto wie eine Girokarte

• Weltweit bei Millionen Akzeptanzstellen bargeldlos bezahlen - vor Ort, auch kontaktlos und online

• Aktion bis 31. Dezember 2017: Im ersten Jahr kostenfrei. Ab dem 2. Jahr 18 Euro Jahresbeitrag.¹

https://www.deutsche-bank.de/pk/konto-und-karte/karten-im-ueberblick/deutsche-bank-card-plus.html

(Fundstellen heute mit der Google-Suchmaschine abgerufen)

5. Es treffe VORSPRUNG DURCH TECHNIK zu.

VORSPRUNG DURCH TECHNIK war ein einzigartiges Urteil. Es war der einzige Slogan aus einer langen (unvollständigen) Liste, der überhaupt von den Luxemburger Gerichten für schutzfähig gehalten wurde:

T-157/08 INSULATE FOR LIFE vom 8. Februar 2011

T-251/08 PASSION FOR BETTER FOOD vom 23. September 2011

C-311/11P WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH vom 12. Juli 2012

T-22/12 QUALITÄT HAT ZUKUNFT vom 11. Dezember 2012

T-126/12 INSPIRED BY EFFICIENCY vom 6. Juni 2013

T-515/11 INNOVATIONS FOR THE REAL WORLD vom 6. Juni 2013

T-570/11 LA QUALITÉ EST LA MEILLEURE DES RECETTES vom 12. Februar 2014

T-539/11 LEISTUNG AUS LEIDENSCHAFT vom 25. März 2014

T-601/13 PIONEERING FOR YOU vom 12. Dezember 2014

T-59/14 INVESTING FOR A NEW WORLD vom 29. Januar 2015

T-609/13 SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY? vom 29. Januar 2015

T-499/13 SMARTER SCHEDULING vom 5. Februar 2015

T-545/14 ENGINEERING FOR A BETTER WORLD vom 6. Oktober 2015

T-336/14 NOURISHING PERSONAL HEALTH vom 8. Oktober 2015

T-301/15 DU BIST, WAS DU ERLEBST vom 31. Mai 2016

Man sollte dieses Urteil also mit größter Vorsicht genießen und nicht ohne weiteres allgemeine Hinweise bezüglich der Schutzfähigkeit anderer Slogans aus ihm herleiten.

6. Die Anmelderin möchte sich nochmals zu der Beanstandung äußern.

Dies hält das Amt nicht für sachdienlich, weil die Anmelderin die Gelegenheit hatte, ihre Gegenargumente vorzubringen und sie zudem keinen Antrag auf Eintragung des Zeichens auf der Grundlage von Artikel 7(3) gestellt hat.

• Zusammenfassend urteilt das Amt, daß:

1. MIT KARTE HEIßT MIT GIROCARD ohne jeglichen Zweifel für die angesprochenen deutschsprachigen Konsumenten, eine Aussage über Merkmale der zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen darstellt, in dem Sinne daß die von der Anmelderin angebotenen Zahlungskarten (KARTE/CARD) über ein Girokonto (GIRO) funktionieren.

2. Girocards von mehreren Finanzanstalten angeboten werden.

3. der Slogan außerdem als lobend aufgefaßt werden wird, weil sich die Verkehrskreise anscheinend keine andere Kreditkarte als die Girocard vorstellen können/sollen.

4. das Zeichen deshalb auf der Grundlage von Artikeln 7(1)(b) und (c) UMV für alle Waren und Dienstleistungen zurückzuweisen ist.

• Beschwerdebelehrung

Gemäß Artikel 59 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen.

Darüber hinaus ist innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst mit der Zahlung der Beschwerdegebühr in Höhe von EUR 720,00 als eingelegt.

Robert KLIJN BRINKEMA