Avslag av en ansökan om ett EU-varumärke utfärdat i enlighet med artikel 7 i EU-varumärkesförordningen och regel 11.3 i tillämpningsföreskrifterna för EU-varumärken

Alicante, 21/03/2017

OTMORE AB Östervångsplan 15 #100253 26144 Landskrona SUECIA

Ansökningsnummer:	016127821
Er ref.:
Varumärke:
Typ av märke:	Tredimensionellt märke
Sökande:	Zenica Group AB ARTILLERIGATAN 38 SE-1445 Stockholm SUECIA

1. EUIPO gjorde en invändning den 6 december 2016 i enlighet med artikel 7.1 b i EU-varumärkesförordningen då detta varumärke ansågs sakna särskiljningsförmåga enligt bifogat brev.

2. Sökanden lämnade in sina synpunkter den 3 februari 2017 och dessa kan sammanfattas enligt följande:

• Märket i sin helhet har tillräcklig figurativ särskiljningsförmåga. Sökanden använder en unik och särpräglad del i bakändan på deras skor bestående av en ring i metall som kännetecken. De är ensamma på marknaden med denna typ av kännetecken på sina skor vilket har gett dem en unik särpräglad design som inte liknar något annat på marknaden.

• Elementet i det sökta märket är inte av enkel beskaffenhet, banalt och/eller alldagligt, utan har gjorts med eftertanke samt med ett visst mått av originalitet. En metallring bak på en sko är inte av enkel beskaffenhet. Designen skiljer sig därmed väsentligt från de berörda varornas grundläggande form som är vanligt förekommande i handeln. I likhet med Louboutin´s lackröda sulor fungerar märket utmärkt som ett särskiljande kännetecken för skor.

• Fotbeklädnader, speciellt för damer, har en omsättningskrets som tar sig tid att jämföra mellan liknande fotbeklädnader. Eftersom omsättningskretsen därmed har en högre grad av uppmärksamhet än den allmänna omsättningskretsen, gör det att märket används mot en omsättningskrets som är mer van att se den här typen av unika och särpräglade designutformningar som ett varumärke.

• Tredimensionella delar eller utstickande designutformningar som inte fyller någon funktion utan bara är en del av en design, har under en längre tid haft en känneteckensfunktion inom konfektionsbranschen. Vid en internetsökning på skor gick det inte att finna någon annan tillverkare med denna typ av unika och distinkta design.

• Exempel på liknande tredimensionella märken som har registrerats av EUIPO ges, nämligen EUTMR nr 1264670 och nr 13862768.

3. I enlighet med artikel 75 i EU-varumärkesförordningen är det kontorets uppgift att fatta ett beslut som grundar sig på omständigheter som sökanden har haft möjlighet att yttra sig över. Efter noggrant övervägande av sökandens synpunkter har kontoret beslutat att invändningen kvarstår.

Enligt artikel 7.1 b i EU-varumärkesförordningen får ”varumärken som saknar särskiljningsförmåga” inte registreras.

Det är fast rättspraxis att vart och ett av de registreringshinder som anges i artikel 7.1 i EU-varumärkesförordningen ska tillämpas oberoende av de andra och prövas separat. Dessa registreringshinder ska dessutom tolkas mot bakgrund av det allmänintresse som ligger bakom vart och ett av dem. Det allmänintresse som beaktas ska spegla olika hänsynstaganden beroende på vilket registreringshinder det gäller (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

De varumärken som avses i artikel 7.1 b i EU-varumärkesförordningen är i synnerhet sådana som inte möjliggör för den relevanta målgruppen att träffa samma val vid ett senare köp av de berörda varorna eller tjänsterna, om erfarenheten varit god, eller att göra ett annat val, om den varit dålig (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Detta är fallet bland annat, i fråga om kännetecken som är vanligt förekommande i samband med saluföring av de berörda varorna eller tjänsterna (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

Enligt etablerad rättspraxis är det endast varumärken som kraftigt avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen, och således uppfyller sitt huvudsakliga syfte att fungera som ursprungsangivelse, som har särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i EU-varumärkesförordningen (12/01/2006, C‑173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 31).

Kontoret vidhåller att det sökta 3D-märket sett i sin helhet inte innehar tilräcklig särskiljningsförmåga för att kunna registreras.

Märket avser en avbildning av baksidan av en damsko som är dekorerad med en metallring. Det finns ingenting särskiljande varken med själva formen på skon eller med metallringen den är utsmyckad med. Att fästa en metallring i bakändan på en sko kan knappast anses som unikt eller särpräglat; i första hand skulle en sådan ring uppfattas som en dekorativ utsmyckning och inte som ett kännetecken.

Vad gäller sökandens påstående att inga andra konkurrenter använder samma form, måste det framhållas att ett varumärkes särskiljningsförmåga ska bedömas på grundval av om den relevanta målgruppen utan svårighet uppfattar varumärket som en angivelse av det kommersiella ursprunget för den berörda varan eller tjänsten. Att varumärket inte använts tidigare utgör härvid inte med nödvändighet ett tecken på att målgruppen får denna uppfattning. (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).

Se nedan några exempel på att ringar ofta används för att dekorera skor med:

Oavsett om ringarna sitter på baksidan, på sidan eller frampå skon skulle de inte i första hand uppfattas som ett särskiljande varumärke.

Visserligen kan enkla utsmyckningar mycket väl ha en känneteckensfunktion, men oftast enbart efter att märket har inarbetats. Som exempel kan ges EUTMR nr 14460455 (Manolo Blahnik design ) som registrerades efter visad inarbetning.

Elementet i det sökta märket är av oerhört enkel beskaffenhet och saknar originalitet. I avsaknad av t.ex. någon inpräntad text på ringen har märket inga egenskaper som skulle kunna göra det lätt för omsättningskretsen att uppfatta märket som en ursprungsangivelse i samband med de aktuella varorna.

När det gäller sökandens argument att ett antal liknande registreringar har godtagits av EUIPO är det tillräckligt att påpeka att enligt fast rättspraxis omfattas beslut om registrering av ett kännetecken som EU-varumärke av en begränsad behörighet och inte av en befogenhet att företa skönsmässiga bedömningar. Frågan om huruvida ett kännetecken kan registreras som EU-varumärke ska därför bedömas enbart på grundval av varumärkesförordningen, som denna tolkats av unionsdomstolen, och inte på grundval av EUIPO:s tidigare praxis (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; och 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

Det följer av domstolens rättspraxis att likabehandlingsprincipen ska tillämpas mot bakgrund av rättssäkerhetsprincipen, enligt vilken ingen till sin egen förmån kan åberopa en olaglig åtgärd som gynnat någon annan (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Dessutom vad gäller EUTMR nr 1264670 lämnades den ansökan in år 1999 då kontorets praxis var mer överseende och vad gäller nr 13862768 innehåller den det verbala elementet ”MENGHI”.

4. Av de skäl som angivits ovan och i enlighet med artikel 7.1 b i EU-varumärkesförordningen avslås härmed denna ansökan om ett EU-varumärke nr 016127821 för samtliga varor som har yrkats.

Enligt artikel 59 i EU-varumärkesförordningen har ni rätt att överklaga detta beslut. Enligt artikel 60 i EU-varumärkesförordningen ska överklagandet lämnas skriftligen till kontoret inom två månader från dagen för meddelandet av detta beslut. Det ska inges på handläggningsspråket för det förfarande under vilket det överklagade beslutet fattades. Och grunderna för överklagandet ska anges skriftligen inom fyra månader från samma dag. Överklagandet kommer att registreras först då en avgift för överklagan på 720 EUR har betalats.

Cecilia ÅLIN