EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen hylkääminen
(EUTM-asetuksen 7 artikla ja
42 artiklan 2 kohta)

Alicante, 30/11/2017

IPRIQ LTD

Eteläesplanadi 2

FI-00130 Helsinki

FINLANDIA

Hakemuksen numero:	016144719
Hakijan viite:
Tavaramerkki:	Digiovi
Merkin tyyppi:	Kuviomerkki
Hakija:	IDcontrol Oy Laitilankuja 1 FI-00420 Helsinki FINLANDIA

1. Yhteenveto tosiseikoista

Virasto ilmoitti hakijalle 31.1.2017 päivätyssä ilmoituksessaan ehdottomasta rekisteröintiesteestä Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen (EUTMA) 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 7 artiklan 2 kohdan nojalla, koska se katsoi hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin olevan kuvaileva ja erottamiskyvytön ilmoituksessa (liitteenä) esitetyin perusteluin.

2. Hakijan huomautukset

Hakijan virastolle 31.3.2017 esittämät huomautukset voidaan tiivistää seuraavasti:

Kuviomerkki ”Digiovi” ei ole luonteeltaan kuvaileva. Viraston välipäätöksen sanan “digi” sanakirjamääritelmässä mainitut tuotteet ovat elektronisia laitteita, joihin digitaalisuus luontevasti ja tunnetusti liittyy. ”Ovi” sen sijaan on perinteinen tuote, jonka yhteydessä kuluttaja ei löydä välittömästi ja asiaa enempää pohtimatta luontevaa käytännön merkityssisältöä sanojen ”digi” ja ”ovi” yhdistelmälle. Viraston viittaama tuomioistuinratkaisu T-625/11 ei ole sovellettavissa hakijan merkkiin, sillä sana ”digi” ei sanasta ”eco” poiketen muodosta ymmärrettävällä ja konkreettisella tavalla tuotetta kuvailevaa sanaa. Merkki on rekisteröintikelpoinen suggestiivisena merkkinä. Se, muodostaako sana ”digi” toisen sanan kanssa tuotetta kuvailevan sanan, riippuu täysin ko. toisesta sanasta. Sana ”Digiovi” ei muodosta ymmärrettävällä ja konkreettisella tavalla tuotetta kuvailevaa sanaa – ei ainakaan ”välittömästi ja asiaa enemmän pohtimatta”.

Haetun merkin erottamiskykyä tukee myös sanan ”Digiovi” viittaaminen italian kieleen. Google-haussa tällä hakusanalla tulee ilmi vain linkkejä hakijayhtiön tavaramerkkiin sekä eri italiankielisiin sivuihin.

Kuviomerkki on erottamiskykyinen, rekisteröinnin edellytykset täyttävä merkki. Merkki ”Digiovi” mielletään ensisilmäyksellä tuotteen tunnukseksi ja merkissä olevat kuvioelementit sekä fontti osaltaan vahvistavat tätä mielikuvaa muodostaen merkistä logon. Merkin sisältämien sanojen ”Digi” ja ”ovi” muodostama kokonaisuus voi olla erottamiskyvyltään heikko, mutta vähimmäiserottamiskyvyn saavuttaminen on riittävää merkin rekisteröimiseksi ja varsinaisen suoja-alan laajuuden arviointi kuuluu absoluuttisten rekisteröintiesteiden arvioinnin sijaan osaksi väitemenettelyä tai tuomioistuinprosessia.

Virasto on tuoreessa ratkaisukäytännössään hyväksynyt lukuisia sanamerkkejä jotka ovat rinnastettavissa hakijan merkkiin. Lisäksi monet rekisteröidyistä merkeistä ovat erottamiskyvyltään haettua merkkiä selvästi heikompia. Näin ollen virasto on poikennut aiemmasta ratkaisukäytännöstään ilman perustelua tai oikeutusta. Viraston tulee ottaa huomioon hyvän hallinnon ja laillisuuden periaatteet.

3. Viraston huomautukset

Viraston 12.7.2017 hakijalle toimittamat huomautukset olivat seuraavat.

Virasto on tutkinut hakijan esittämät huomautukset, mutta pitää kiinni esittämästään ehdottomasta hylkäysperusteesta.

Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen (EUTMA) 7 artiklassa säädetään seuraavasti:

”1. Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

– –

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

2. Edellä 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa Euroopan unionia.”

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla estetään se, että ainoastaan yksi yritys saisi käyttää tässä säännöksessä tarkoitettuja merkkejä tai merkintöjä sen vuoksi, että ne on rekisteröity tavaramerkiksi. Tällä säännöksellä pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että jokaisen on saatava käyttää vapaasti tällaisia merkkejä tai merkintöjä (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 27; ks. myös vastaavasti tuomio 04/05/1999, C-108/97 ja C-109/97, Chiemsee, § 25 kohta).

Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut merkit ovat sellaisia merkkejä, jotka eivät kykene täyttämään tavaramerkille asetettua perustehtävää eli yksilöimään tavaran tai palvelun alkuperää niin, että kuluttaja voi myöhempiä hankintoja tehdessään hankkia lisää kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita tai palveluita, jos hän on pitänyt niitä hyvinä, tai valita jonkin toisen tavaran tai palvelun, jos hän ei ole ollut tyytyväinen niihin (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 28 ja siinä mainittu oikeuskäytäntö).

Merkin kuuluminen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan kiellon alaan edellyttää, että merkin ja niiden tavaroiden tai palvelujen välillä, joita varten rekisteröintiä haetaan, on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja ilman lisäpohdintoja havaita kyseessä olevan tavaroiden ja palvelujen tai jonkin niiden ominaisuuden kuvailun (15/01/2013, T-625/11, ecoDoor,

EU:T:2013:14, § 16; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25).

Merkin erottamiskykyä ja kuvailevuutta arvioitaessa merkki otetaan huomioon kokonaisuutena ja arvioinnissa otetaan huomioon ne tavarat tai palvelut, joita varten merkin rekisteröintiä haetaan sekä se, miten kohdeyleisö eli näiden tavaroiden tai palvelujen kuluttajat ymmärtävät merkin. Siihen, miten kohdeyleisö mieltää tavaramerkin, voi vaikuttaa keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste, joka voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (12/09/2007, T-358/04, Mikrofonin pään muoto, EU:T:2007:263, § 40).

Kuten viraston ilmoituksen 31.1.2017 sanamuodosta käy selvästi esiin, virasto on merkin ”Digiovi” kuvailevuutta ja erottamiskykyä arvioidessaan huomioinut edellä mainitut, oikeuskäytännössä vahvistetut periaatteet.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkki, joka koostuu uudissanasta tai sanasta, joka puolestaan muodostuu osista, joista jokainen kuvailee niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, kuvailee itsekin näiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, paitsi jos on olemassa havaittavissa oleva ero yhtäältä kyseisen uudissanan tai sanan ja toisaalta niiden osien, joista kyseinen sana muodostuu, pelkän summan välillä. Tämä edellyttää sitä, että sen takia, että yhdistelmä on tavanomaisesta poikkeava kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, kyseinen uudissana tai sana luo vaikutelman, joka on riittävän kaukana siitä vaikutelmasta, joka syntyy kyseisen uudissanan tai sanan muodostavien osien välittämien ilmausten pelkästä yhdistelmästä, jolloin uudissana tai sana on enemmän kuin kyseisten osien summa (12/01/2005, T 367/02 - T 369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).

Virasto katsoo, ettei merkki ”Digiovi” kokonaisuutena tarkasteltuna luo kohdeyleisön keskuudessa vaikutelmaa, joka on riittävän kaukana ko. sanojen pelkän yhdistelmän synnyttämästä vaikutelmasta, ts. haettu merkki ei kokonaisuutena tarkastellen ole enempää kuin osiensa summa. Merkki muodostuu yhdyssanojen alkuosana käytetystä sanasta ”Digi” ja suomen kielen perussanasta ”ovi”, eikä hakija ole kiistänyt viraston ilmoituksessaan 31.1.2016 näille sanoille antamia merkityksiä. Sanojen rinnakkaisasettelu noudattaa suomen kielen kielioppisääntöjä. Pelkkä tällaisten osien liittäminen toisiinsa tekemättä niihin mitään tavanomaisesta poikkeavaa muutosta erityisesti lauseopin tai merkityksen osalta aikaansaa ainoastaan merkin, joka muodostuu yksinomaan merkeistä ja merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää kuvailemaan kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksia. Merkki kokonaisuutena tarkasteltuna on merkityksekäs: ovi, jonka toiminaan liittyy digitaalisuus ja/tai jonka toiminta perustuu digitaalisuuteen.

Vastoin hakijan näkemystä kyseessä oleva merkki ei ole pelkästään suggestiivinen, mielteitä herättävä merkki. Virasto ei myöskään yhdy hakijan näkemykseen, jonka mukaan perinteisenä tuotteena pidetyn oven digitaalisuuden ymmärtäminen olisi mahdollista vain älyllisen päättelyketjun seurauksena tai ettei sana ”digi” sanasta ”eco” poiketen kuvailisi haettavia tavaroita tai tavaroiden kohteena olevia palveluja ymmärrettävällä ja konkreettisella tavalla. Virasto toteaa, että digitaalisten ratkaisujen määrä on jatkuvasti kasvussa ja uutta teknologiaa hyödyntäviä perinteisiä tuotteita on markkinoilla runsaasti. Suomea puhuva kohdeyleisö on tietoinen sanojen ”Digi” ja ”ovi” merkityksistä, ja nähdessään merkkiä käytettävän hakemuksen kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen yhteydessä, on merkin välittämä kuvaileva viesti välittömästi, ja ilman analysointiponnisteluja kuluttajan ymmärrettävissä. Kokonaisuutena tarkasteltuna merkki ”Digiovi” muodostuu yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää välittämään ilmeistä ja suoraa tietoa tavaroiden ja palvelujen lajista, tyypistä, käyttötarkoituksesta tai muusta ominaispiirteestä, eli tietoa tavaroiden ja palvelujen asiasisällöstä.

Lisäksi virasto huomauttaa, että tavaramerkin rekisteröintihakemuksen hylkääminen EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella ei edellytä, että tässä säännöksessä tarkoitettuja tavaramerkin muodostavia merkkejä ja ilmauksia käytetään todellisuudessa rekisteröinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden tai palveluiden kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai näiden tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksien kuvailemiseen. Kuten jo kyseisen säännöksen sanamuodosta ilmenee, on riittävää, että näitä merkkejä ja ilmauksia voidaan käyttää tällä tavoin. Sanamerkkiin on siis sovellettava EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan hylkäysperustetta, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden.

Edellä esitetyn perusteella hakijan huomautus, jonka mukaan Google®-haku sanalle ”digiovi” tuo esiin vain linkkejä käsillä olevaan merkkiin sekä ”eri italiankielisiin sivuihin” ei ole relevantti tai ratkaiseva. Merkin kuvailevuutta ja erottamiskykyä arvioitaessa merkki otetaan huomioon kokonaisuutena ja arvioinnissa otetaan huomioon tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haetaan sekä se, miten kohdeyleisö, eli näiden tavaroiden ja palvelujen käyttäjät ymmärtävät merkin. Aikaisemman käytön puuttuminen ei takaa sitä, etteikö merkkiä voisi käyttää kuvailemaan kyseessä olevia tavaroita ja palveluja tai niiden ominaisuutta (eikä aikaisemman käytön puuttuminen ole osoitus siitä, että kohderyhmä ymmärtäisi merkin välittömästi osoituksena tavaroiden ja palvelujen kaupallisesta alkuperästä).

Näin ollen kokonaisuutena tarkasteltuna haetun kuviomerkin keskeisenä osana on ilmaus ”Digiovi”, joka hakemuksen kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen yhteydessä käytettynä kertoo kohderyhmälle välittömästi ja suoraan hakemuksen kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen koskevan digitaalisia ovia, liittyvän oviin, joiden toiminta perustuu digitaalisuuteen ja/tai mahdollistavan ovien digitaalisen toiminnan.

Edellä esitetyn perusteella, kohdeyleisön näkökulmasta katsottuna, on merkin ”Digiovi” ja hakemuksen kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen välillä riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja ilman lisäpohdintoja havaita kyseessä olevan tavaroiden tai jonkin niiden ominaisuuden kuvailun. Näin ollen merkki kuuluu EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan kiellon alaan.

Sana ’yksinomaan’ EUTMR 7 Artiklan 1 kohdan c-alakohdassa tarkoittaa, että säännöstä ei noudateta mikäli haettu merkki kuvailevan sanan/kuvailevien sanojen lisäksi sisältää elementin tai elementtejä, joka/jotka yksinään tai yhdessä kuvailevan sanan/sanojen kanssa tekevät merkistä kokonaisuutena erottamiskykyisen. Toisin sanoen, kuvailevasta ja erottamiskyvyttömästä sanamerkistä tulee erottamiskykyinen, jos siihen lisätään erottamiskykyinen kuvioelementti. Tämä vaatimus ei kuitenkaan täyty käsillä olevan merkin osalta. Merkin sisältämät sanat on kirjoitettu melko tavanomaisella, helposti luettavalla kirjasintyypillä. Hakijan näkemys, jonka mukaan merkki mielletään ensisilmäyksellä tavaramerkiksi ja merkissä olevat kuvioelementit ja fontti vahvistavat tätä vaikutelmaa, ei vakuuta virastoa. Merkissä esiintyvä, merkin viimeisen i-kirjaimen pisteestä lähtevä kuvioelementti on hyvin tavanomainen tapa ilmentää sitä, että joku/jokin toimii lähitunnistuksella. Lähitunnistusta kuvaava symboli merkissä ei välitä mitään erityistä, kaupalliseen alkuperään viittaavaa viestiä kuluttajalle eikä se näin ollen pysty kääntämään kuluttajien huomiota toisaalle merkin sisältämien sanojen kuvailevasta viestistä.

Hyvin vastaavanlaisen kuvioelementin erottamiskykyä on arvioitu myös Valituslauta-kunnan 22.5.2014 päätöksessä asiassa R 1806/05/2013-4.

Päätöksessään valituslautakunta arvioi kuvioelementtiä seuraavasti:

11 While it is true that no official wireless transmission logo exists, specific elements are commonly used to indicate such transmission. This was already shown by the examiner in his contested decision, and was also confirmed by the examples quoted by the appellant in its statement of grounds. A circle with radiating lines is commonly used in connection with wireless communication. The solid circle represents the sender. Radiating lines indicate the waves emitted by the sender (see judgment of 26 March 2014, joined cases T-534/12 & T-535/12, ‘Fleet Data Services’, para. 25). Lines are also used on mobile phones to indicate the strength of the signal of wireless connection. There is also nothing special about the concrete graphic representation of the lines. The colour blue is a primary colour. Consequently, the sign transmits only the symbolic message of a wireless connection.

suom. vaikkakin on totta ettei virallista langattoman tiedonsiirron logoa ole olemassa, tiettyjä elementtejä on tyypillisesti käytetty kuvaamaan tällaista tiedonsiirtoa. Tämän tutkija oli jo tuonut esiin kiistanalaisessa päätöksessään ja asia oli myös vahvistettu hakijan huomautuksissaan lainaamissa esimerkeissä. Ympyrä säteilevillä viivoilla on yleisesti käytetty langattoman kommunikaation yhteydessä. Kiinteä ympyrä esittää lähettäjää. Säteilevät viivat kuvaavat lähettäjän lähettämiä aaltoja (katso päätös 26.3.2014, yhdistetyt tapaukset T-534/12 & T-535/12, ‘Fleet Data Services’, kohta 25). Viivoja käytetään myös mobiilipuhelimissa kuvaamassa langattoman yhteyden vahvuutta. Viivojen konkreettisessa graafisessa toteutuksessa ei myöskään ole mitään erityistä. Sininen väri on perusväri. Näin ollen merkki välittää vain symbolisen viestin langattomasta yhteydestä.

Edellä olevaa valituslautakunnan päätöstä voidaan soveltaa käsillä olevaan hakemukseen.

Tulee myös muistaa, että kuluttajat useimmiten käyttävät juuri merkin sanaelementtiä viitatessaan kyseiseen merkkiin - käsillä olevan kuviomerkin osalta kuluttajat todennäköisemmin käyttäisivät yhdyssanaa ”digiovi” viitatessaan merkkiin ja merkillä varustettuihin tavaroihin ja tarjottaviin palveluihin. Virasto myös huomauttaa, että kuvioiden ja eri fonttityyppien käyttö tavaroiden ja palveluiden markkinointiin liittyvässä viestinnässä on tänä päivänä hyvin yleistä. Kyseisten elementtien käyttö/esiintyminen merkissä ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, että kohderyhmä välittömästi ja ilman sekaannuksen vaaraa ymmärtäisi merkin osoitukseksi tavaran tai merkillä markkinoitavan palvelun kaupallisesta alkuperästä. Se, miten kohderyhmä kyseisen merkin kokonaisuutena tarkasteltuna ymmärtää nähdessään merkkiä käytettävän kyseessä olevien tavaroiden tai mainostettavien palvelujen yhteydessä, on ratkaisevaa merkin kuvailevuutta (ja erottamiskykyä arvioitaessa).

Hakija on oikeassa todetessaan, että merkin vähimmäiserottamiskyky riittää siihen, että EUTMA:n 7 artiklan b alakohtaa ei voida soveltaa. Unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä kuitenkin ilmenee, että merkki, joka asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailee tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, on tämän johdosta väistämättä näiden tavaroiden tai palvelujen osalta kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tavaramerkki, jolta puuttuu erottamiskyky (12/02/2004, C- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Koska merkki ”Digiovi” kokonaisuutena tarkasteltuna on merkitykseltään selvästi kuvaileva rekisteröintihakemuksen sisältämiin tavaroihin ja palveluihin nähden, puuttuu siltä myös erottamiskyky näiden samojen tavaroiden ja palvelujen osalta.

Virasto on ottanut huomioon hakijan viittaamat aikaisemmat EU-tavaramerkit (rekisteröidyt ja/tai julkaistut), jotka hakija katsoo olevan rinnastettavissa hakemaansa, viraston kuvailevaksi ja erottamiskyvyttömäksi katsomaan merkkiin. Huomautus ei kuitenkaan muuta viraston kantaa käsillä olevassa asiassa. Virasto huomauttaa ensinnäkin, ettei virasto ole rekisteröinyt tavaramerkkiä, joka olisi identtinen hakemuksen kohteena olevan merkin kanssa. Pelkästään se seikka, että virasto on katsonut sellaiset merkit erottamiskykyisiksi, jotka sisältävät sanaelementin ”digi”, ja joiden hakija katsoo olevan verrattavissa omaan, viraston erottamiskyvyttömäksi pitämään merkkiin, ei ole ratkaiseva sen määrittämiseksi, onko hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä edes vähimmäiserottamiskyky, jota suojan saaminen edellyttää.

Lisäksi on huomioitava se, että erottamiskyvyn arviointi ei ole eksaktia tiedettä. Pelkästään se seikka, että tutkija on toisessa rekisteröintitapauksessa saattanut noudattaa vähemmän tiukkaa lähestymistapaa, ei loukkaa yhdenvertaisuusperiaatetta eikä ole syy kumota päätöstä, joka on järkeenkäypä ja linjassa EUTMA:n kanssa sellaisena jona Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö on sitä tulkinnut. Jokainen tapaus on käsiteltävä erikseen ja virasto huomauttaa myös, että kuvailevuuden ja erottamiskyvyn arvioinnissa sovellettavat kriteerit ovat muuttuneet ja muuttuvat sitä mukaa, kun asiaa koskeva oikeuskäytäntö on kehittynyt ja edelleen kehittyy.

Hakija on oikeassa viitatessaan hyvään hallintoon ja laillisuusperiaatteeseen. Absoluuttisten rekisteröintiesteiden tutkimisen osalta tuomioistuin on kuitenkin todennut seuraavasti (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139; § 77):

Lisäksi oikeusvarmuuden ja nimenomaan hyvän hallinnon vuoksi jokaisen rekisteröintihakemuksen tutkimisen on oltava tiukkaa ja kattavaa, jotta vältettäisiin tavaramerkkien perusteeton rekisteröinti (em. asia SMHV v. Erpo Möbelwerk, tuomion 45 kohta ja em. asia SMHV v. Borco-Maken-Import Matthiesen, tuomion 45 kohta). Tutkinta on tehtävä jokaisessa konkreettisessa tapauksessa. Merkin rekisteröinti tavaramerkiksi riippuu nimittäin erityisistä kriteereistä, joita sovelletaan käsiteltävän asian tosiasiallisissa olosuhteissa ja joiden mukaisesti tarkastetaan, että merkki ei kuulu jonkin hylkäysperusteen alaisuuteen (ks. vastaavasti direktiivin 89/104 3 artiklan osalta asia C-218/01, Henkel, tuomio 12.2.2004, Kok., s. I-1725, 62

kohta)”.

Virasto katsoo käsillä olevan merkin osalta soveltaneensa oikein EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa ja asetuksen 7 artiklan 2 kohtaa. Virasto on osoittanut, että haettu kuviomerkki ”Digiovi” kuuluu - haetut tavarat ja palvelut sekä relevantti kohdeyleisö huomioiden - EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtien mukaisen kiellon piiriin. Näin ollen merkin rekisteröinti hakemuksen kattamille tavaroille ja palveluille on ristiriidassa EUTMA:n kanssa, minkä johdosta hakija ei voi kohtuudella vaatia merkin rekisteröintiä EUIPO:n aikaisemmin hyväksymiin merkkeihin vedoten. Hakijan argumentti, jonka mukaan merkin hylkääminen olisi vastoin hyvän hallinnon, laillisuuden ja yhdenvertaisen kohtelun periaatetta on ilmeisellä tavalla perusteeton.

Viraston ilmoituksessa 31.1.2017 on kirjoitusvirheestä johtuen erheellisesti väitetty, että merkin ”Digiovi” sanaelementeillä olisi merkitys englannin kielellä suomen kielen sijaan ja että kohdeyleisön ehdottomien hylkäysperusteiden tutkimisen suhteen muodostaisivat englantia puhuvat ja ymmärtävät kuluttajat unionissa, olkoonkin, että virheestä huolimatta ilmoituksessa on annettu merkin sisältämille sanoille ”Digi” ja ”ovi” suomenkieliset sanakirjamerkitykset. Virasto pahoittelee välipäätöksen kirjoitusvirhettä.

Ehdottoman rekisteröintiesteen maantieteellinen laajuus on edellä esitetyn mukaisesti huomattavasti supistunut. Virasto huomauttaa, että EUTMA:n 7 artiklan 3 kohdan nojalla saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohdassa tarkoitetut ehdottomat hylkäysperusteet eivät estä rekisteröintiä, jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan. EUTMA:n 7 artiklan 3 kohdan tilanteessa nimittäin se, että kohderyhmä ymmärtää merkin, josta kyseessä oleva tavaramerkki muodostuu, tavaran tai palvelun kaupallisen alkuperän osoittajaksi, perustuu tavaramerkin hakijan taloudelliseen ponnistukseen. Tämän seikan vuoksi on perusteltua jättää huomiotta saman artiklan 1 kohdan b–d alakohdan taustalla olevat yleistä etua koskevat seikat, joiden mukaan näissä alakohdissa tarkoitettujen tavaramerkkien on oltava jokaisen vapaasti käytettävissä, jotta estettäisiin sääntöjenvastaisen kilpailuedun syntyminen yhdelle ainoalle taloudelliselle toimijalle.

Oikeuskäytännön mukaan erottamiskyvyn saaminen tavaramerkin käytön perusteella edellyttää, ensinnäkin, että ainakin merkittävä osa kohderyhmästä tunnistaa tavaramerkin ansiosta kyseiset tavarat tai palvelut tietyn yrityksen tuotteiksi.

Toisekseen tavaramerkin rekisteröinti EUTMA:n 7 artiklan 3 kohdan nojalla edellyttää sen osoittamista, että kyseinen merkki on käytön perusteella saavuttanut erottamiskyvyn siinä osassa Euroopan unionia, jonka osalta tuo ominaisuus puuttui asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohdan mukaisesti (30/03/2000, T-91/99, Options, EU:T:2000:95, § 27).

Kolmanneksi, arvioitaessa tietyssä yksittäistapauksessa erottamiskyvyn syntymistä käytön perusteella on otettava huomioon sellaiset seikat kuten tällä tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto sekä se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen. Näyttö erottamiskykyiseksi tulemisesta voidaan saada muun muassa kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamien lausuntojen sekä kyselytutkimusten perusteella (ks. vastaavasti em. asia 04/05/1999, C-108/97 ja C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 51 ja 53 ja 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 60).

Neljänneksi, erottamiskyvyn on täytynyt syntyä käytössä ennen hakemuksen jättämistä (12/12/2002, T-247/01, ’Ecopy’, EU:T:2002:319, § 36).

Viidenneksi, käytön tulee koskea hakemuksessa esitettyä merkkiä.

Näyttö kuviomerkin ”Digiovi” käytön kautta saavuttamasta erottamiskyvystä Suomessa tulee toimittaa virastolle kahden kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen tiedoksiantamisesta tai hakemus hylätään. Hakemus hylätään myös, mikäli hakijan toimittama näyttö merkin käytöstä ei vakuuta virastoa merkin saavuttamasta erottamiskyvystä hakemuksen kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen suhteen. Hakijalla on luonnollisesti mahdollisuus rajoittaa hakemuksen tavara- ja palveluluetteloa.

4. Määräajan pidennys

Hakija anoi 23.8.2017 kahden kuukauden pidennystä huomautusten esittämiselle asetettuun määräaikaan. Virasto vahvisti määräajan pidennyksen ja kehotti hakijaa toimittamaan huomautukset 17.11.2017 mennessä.

5. Päätös

EUTM-asetuksen 94 artiklan perusteella virasto tekee päätöksen sellaisten syiden tai todisteiden perusteella, joihin hakijalla on ollut tilaisuus ottaa kantaa.

Hakija ei ole määräaikaan mennessä toimittanut mitään lisähuomautuksia viraston esittämän ehdottoman rekisteröintiesteen osalta. Virasto on kuitenkin harkinnut uudelleen esittämänsä ehdottoman rekisteröintiesteen laajuuden ja luopuu esteestä seuraavien palvelujen osalta:

Luokka 42 Luonnontieteelliset palvelut.

Luokka 45 Vakuutusvaateisiin liittyvät selvityspalvelut;

tavaroiden turvamerkintä;

omistusoikeuden selvittäminen;

mihin tahansa edellä mainituista liittyvät tieto-, raportointi-, seuranta-, valvonta-, neuvonta-, konsultointi-, tuki- ja tiedotuspalvelut

Muilta osin virasto pitää kiinni esittämästään ehdottomasta rekisteröintiesteestä.

Viraston ilmoituksissaan esittämin perusteluin ja EUTM-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti Euroopan unionin tavaramerkkiä koskeva hakemus nro 16 144 719 hylätään seuraavien tavaroiden ja palvelujen osalta:

Luokka 9 Automaattiset kulunvalvontalaitteet; elektroniset avainkortit; elektroniset lukitusjärjestelmät; kulunvalvontalaitteet (sähkötoimiset); kulunvalvontajärjestelmät (automaattiset); kortilla toimivat elektroniset lukot; koodilukot (sähkötoimiset); koodatut avainkortit; koodatut avaimet; kulunvalvontalaitteet (automaattiset); kulunvalvontalaitteet (sähkökäyttöiset); kulunvalvontalaitteiden kortit [koodatut tai magneettiset]; kulunvalvontayksiköt (automaattiset); kulunvalvontayksiköt (sähkötoimiset); sähköiset kulunvalvontajärjestelmät; sähköiset kulunvalvontalaitteet; ovien digitaaliset lukot; turvalukituslaitteet [sähköiset]; kulunhallintalaitteet, -välineet ja -järjestelmät; paikannuslaitteet, -välineet ja -järjestelmät; tavaroiden ja muun omaisuuden valvontaan, paikantamiseen tai takaisinsaamiseen tai ihmisten turvallisuuteen tai löytämiseen liittyvät laitteet, hälyttimet ja järjestelmät; turva-, turvallisuus-, seuranta-, suoja- ja merkinantolaitteet ja -järjestelmät, tietokoneet, tietokoneohjelmat, ohjelmasovellukset, tietokannat (sähköiset); tietojenkäsittelylaitteet ja -lisälaitteet (sähkökäyttöiset ja mekaaniset), langattomat viestintäverkot, viestintävälineet; videotallenteet, älykortit, magneettiset tietovälineet, tiedontallennusvälineet, radiotaajuustunnistuksella (RFID) toimivat lukijat, radiotaajuustunnistuksella (RFID) toimivat tunnistusmerkit, etätunnistus (RFID) -siruilla varustetut etiketit ja liput; lähilukutekniikalla (NFC) toimivat lukijat, lähilukutekniikalla (NFC) toimivat tunnistusmerkit, lähiluku (NFC) -siruilla varustetut etiketit ja liput; anturit ja ilmaisimet, ohjaimet (säätimet), mittaus-, lasku-, sovitin- ja kalibrointivälineet, akut ja paristot, sähköakkujen latauslaitteet, testaus- ja laadunvalvontalaitteet, sähkö- ja elektroniset komponentit ja osat.

Luokka 37 Kulunvalvontajärjestelmien asennus; turvajärjestelmien asennus; seuraavien tavaroiden asennus-, huolto-, korjaus- ja ylläpitopalvelut: Kulunvalvonta- ja -hallintalaitteet, -välineet ja -järjestelmät; tavaroiden ja muun omaisuuden valvontaan, paikantamiseen tai takaisinsaamiseen tai ihmisten turvallisuuteen tai löytämiseen liittyvät laitteet, hälyttimet ja järjestelmät; seuraavien tavaroiden asennus-, huolto-, korjaus- ja ylläpitopalvelut: turva-, turvallisuus-, suoja-, seuranta- ja merkinantolaitteet, -järjestelmät, -välineet ja -tarvikkeet, tietokoneet, tietojenkäsittelylaitteet ja -lisälaitteet (sähkökäyttöiset ja mekaaniset), langattomat viestintäverkot, viestintävälineet; seuraavien tavaroiden asennus-, huolto-, korjaus- ja ylläpitopalvelut: videotallenteet, älykortit, magneettiset tietovälineet, tiedontallennusvälineet, anturit ja ilmaisimet, ohjaimet (säätimet), mittaus-, lasku-, sovitin- ja kalibrointivälineet, akut ja paristot, sähköakkujen latauslaitteet, testaus- ja laadunvalvontalaitteet, sähkö- ja elektroniset komponentit ja osat, mekaaniset, sähkömekaaniset, elektroniset ja optoelektroniset koneet, laitteet ja välineet; mihin tahansa edellä mainituista palveluista liittyvät testaus-, auditointi-, tieto-, raportointi-, seuranta-, valvonta-, neuvonta-, konsultointi-, tuki- ja tiedotuspalvelut.

Luokka 42 Elektronisten tietojen turvallisuuteen liittyvät tietokoneohjelmointipalvelut; turvapalvelujen tarjoaminen tietoverkkoja, tietokoneisiin pääsyä ja tietokoneistettuja tapahtumia varten; tietoturvapalvelut (palomuurit); internetin kirjautumispalvelut; tietojen, sanomien ja datan salaus, salauksen purku ja varmentaminen; tietokoneohjelmistojen asennukseen ja ylläpitoon liittyvä tekninen neuvonta; tietokoneohjelmistojen suunnitteluun, ohjelmointiin ja ylläpitoon liittyvät neuvonta- ja tiedotuspalvelut; tietokoneohjelmistojen ylläpitoon liittyvä neuvonta; tietoturvapalvelut; tietokoneohjelmistojen päivitykseen liittyvä neuvonta; kulunvalvonta- ja -hallintalaitteiden, -välineiden ja -järjestelmien suunnittelu; tavaroiden ja muun omaisuuden valvontaan, paikantamiseen tai takaisinsaamiseen tai ihmisten turvallisuuteen tai löytämiseen liittyvien laitteiden, hälyttimien ja järjestelmien, varoituslaitteiden ja -järjestelmien, turva-, turvallisuus-, seuranta-, suoja- ja merkinantolaitteiden ja -järjestelmien sekä muiden laitteiden, varusteiden ja järjestelmien suunnittelu; muiden kuin ladattavien tietokoneohjelmistojen käyttömahdollisuuden tarjoaminen tietokoneverkkojen, intranetien ja internetin avulla; tietokoneohjelmien, ohjelmasovellusten ja tietokantojen kehittäminen, ohjelmointi, toteutus, ylläpito ja vuokraus, pilvipalvelut ja pilvilaskentapalvelut, verkkoisännöintipalvelut ja verkkosovelluspalvelut (SaaS); tietokoneisiin ja IT-asioihin liittyvät suunnittelu-, kehittämis-, turvallisuus-, suojaus- ja palauttamispalvelut; tiedon monistus-, muuntamis- ja koodauspalvelut; mekaanisten, sähkömekaanisten, elektronisten ja optoelektronisten laitteiden ja välineiden suunnittelu; mihin tahansa edellä mainituista liittyvät testaus-, auditointi-, tieto-, raportointi-, seuranta-, valvonta-, neuvonta-, konsultointi-, tuki- ja tiedotuspalvelut; laadunvalvontapalvelut; insinööripalvelut; tuotetutkimus, -suunnittelu ja –kehitys; kulunvalvonta- ja –hallintapalveluihin, tavaroiden ja muun omaisuuden valvontaan, paikantamiseen tai takaisinsaamiseen tai ihmisten turvallisuuteen tai löytämiseen, varkauksien, petosten, kavallusten ja muiden rikosten ehkäisemiseen ja rikostentekijöiden kiinnisaamiseen, vakuutusvaateisiin liittyviin selvityspalveluihin, kulunvalvonta- ja -hallintalaitteiden, -välineiden ja -järjestelmien seurantaan ja vuokraukseen, varkauksien, petosten ja kavallusten ja muiden rikosten ehkäisemiseen, rikostentekijöiden kiinnisaamiseen, omaisuuden paikantamiseen tai takaisinsaamiseen tai ihmisten turvallisuuteen tai löytämiseen liittyvien hälyttimien, estolaitteiden ja -järjestelmien, varoituslaitteiden ja -järjestelmien seurantaan ja vuokraukseen, tavaroiden turvamerkintään, kameravalvontaan, omistusoikeuden selvittämiseen liittyvät testaus- ja auditointipalvelut.; rikosten torjuntaan, rikostutkimuksiin, turvallisuuteen ja turvallisuusriskeihin liittyvät testaus- ja auditointipalvelut.

Luokka 45 Kulunvalvonta- ja -hallintapalvelut; tavaroiden ja muun omaisuuden valvontaan, paikantamiseen tai takaisinsaamiseen tai ihmisten turvallisuuteen tai löytämiseen liittyvät palvelut; Varkauksien, petosten, kavallusten ja muiden rikosten ehkäisemiseen ja rikostentekijöiden kiinnisaamiseen liittyvät palvelut; kulunvalvonta- ja -hallintalaitteiden, -välineiden ja -järjestelmien seuranta ja vuokraus; varkauksien, petosten ja kavallusten ja muiden rikosten ehkäisemiseen, rikostentekijöiden kiinnisaamiseen, omaisuuden paikantamiseen tai takaisinsaamiseen tai ihmisten turvallisuuteen tai löytämiseen liittyvien hälyttimien, estolaitteiden ja -järjestelmien, varoituslaitteiden ja -järjestelmien seuranta ja vuokraus; kameravalvonta; mihin tahansa edellä mainituista liittyvät tieto-, raportointi-, seuranta-, valvonta-, neuvonta-, konsultointi-, tuki- ja tiedotuspalvelut; rikosten torjuntaan, rikostutkimuksiin, turvallisuuteen ja turvallisuusriskeihin liittyvät tieto-, raportointi-, seuranta-, valvonta-, neuvonta-, konsultointi-, tuki- ja tiedotuspalvelut; immateriaalioikeuksiin liittyvät palvelut; tietokoneohjelmistojen lisensointi; teollisoikeuksien lisensiointi; franchising-konseptien lisensiointi.

Hakemuksen käsittely etenee jäljelle jäävien palvelujen osalta.

EUTM-asetuksen 67 artiklan mukaan teillä on oikeus hakea muutosta tähän päätökseen. EUTM-asetuksen 68 artiklan mukaan valitus on tehtävä virastolle kirjallisena kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksiantamisesta. Valitus on tehtävä sillä kielellä, jota on käytetty valituksen kohteena olevan päätöksen käsittelykielenä. Valituksen perusteet sisältävä kirjelmä on jätettävä neljän kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta. Valitus katsotaan tehdyksi vasta kun 720 EUR valitusmaksu on suoritettu.

Tuula RAJALA

LIITE Ilmoitus EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen hylkäämisen perusteista (Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen 7 artikla ja Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 11 säännön 1 kohta), 31/01/2017, 6 sivua