OPOSICIÓN Nº B 2 874 223

Wanda Films, S.L., Avenida Europa, 16, chalet 1, 28224 Pozuelo de Alarcón, España (oponente), representado por Sabatellini & Associats, C/ Aragó, 268, 2on, 2ona, 08007 Barcelona, España (representante profesional)

c o n t r a

Club Atlético de Madrid S.A.D., Avenida Luis Aragonés, 4, 28022 Madrid, España (solicitante), representado por Chanza, Plaza Alfonso el Magnanimo,13, 46007 Valencia, España (representante profesional).

El 12/02/2021, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición nº B 2 874 223 se desestima en su totalidad.

2. La parte oponente carga con las costas, que se fijan en 300 EUR.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 16 150 617 para la marca figurativa (figurativa), en concreto, contra todos los productos de la clase 16 y servicios de la clase 41. La oposición está basada los siguientes registros de marca:

 Solicitud de marca de la Unión Europea nº 13 912 829 ‘WANDA FILMS’ (denominativa), para servicios en clase 41;

 Solicitud de marca de la Unión Europea nº 13 902 994 (figurativa), para servicios en clase 41;

 Registro de marca española nº 3 075 198 (figurativa), para servicios en clase 41;

 Registro de marca española nº 3 075 233 (figurativa), para servicios en clase 41;

 Registro de marca española nº 3 0748 909 (figurativa), para servicios en clase 41;

 Registro de marca española nº 2 858 279 ‘WANDA NATURA’ (denominativa), para servicios en clase 41;

 Registro de marca española nº 1 745 034 ‘WANDA FILMS’ (denominativa), para servicios en clase 41.

La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

JUSTIFICACIÓN EN RELACIÓN CON LAS MARCAS ESPAÑOLAS ANTERIORES

La fase contradictoria del presente procedimiento de oposición empezó con anterioridad al 01/10/2017. De conformidad con el artículo 82 del Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, que complementa el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, las disposiciones del Reglamento nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, sobre la justificación y examen de las oposiciones, (artículos 19 y 20) siguen siendo aplicables al presente caso.

Con arreglo al apartado 1 del artículo 76 del RMUE (en la versión vigente al inicio de la fase contradictoria, actual artículo 95, apartado 1, del RMUE), en el curso del procedimiento la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.

De lo anterior se desprende que la Oficina no podrá tener en cuenta presuntos derechos para los que la parte oponente no presente las pruebas correspondientes.

De conformidad con la regla 19, apartado 1, del REMUE (en la versión vigente al inicio de la fase contradictoria), la Oficina ofrecerá a la parte oponente la oportunidad de presentar los hechos, pruebas y alegaciones que justifiquen su oposición o de completar cualquier hecho, prueba o alegación que ya haya sido presentado junto con el escrito de oposición, dentro de un plazo especificado por la Oficina.

Con arreglo a la regla 19, apartado 2, del REMUE (en la versión vigente al inicio de la fase contradictoria), dentro del plazo establecido en el apartado anterior, la parte oponente también deberá presentar pruebas de la existencia, validez y ámbito de protección de su marca anterior o derecho anterior, así como de su derecho a presentar oposición.

En concreto, en el caso de que la oposición se base en una marca registrada que no sea una marca de la Unión Europea, la parte oponente deberá facilitar una copia del certificado de registro correspondiente y, en su caso, del último certificado de renovación, en el que se indique que el plazo de protección de la marca se amplía más allá del plazo mencionado en el apartado 1, así como cualquier otra ampliación, o documento equivalente emitido por la administración que procedió al registro de la marca – regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del REMUE (en la versión vigente al inicio de la fase contradictoria).

El 05/04/2017, la parte oponente presentó un escrito de oposición contra la marca la solicitud de marca arriba mencionada basándose, tal y como se ha mencionado anteriormente en, entre otros derechos, los registros de marca española nº 3 075 198, nº 3 075 233, nº 3 078 909, nº 2 858 279 y nº 17 455 034.

El 24/04/2017, se concedió a la oponente un plazo de dos meses, a partir de la terminación del período de reflexión, para sustanciar los derechos anteriores invocados como base de la oposición y para presentar nuevos materiales.

El 11/08/2017, dentro del plazo límite establecido para acreditar sus derechos anteriores, la oponente presentó la prueba en relación con sus registros de marca nacionales anteriores, a saber, extractos de una base de datos de origen desconocido.

Además, en la comunicación realizada por la Oficina el 24/04/2017, se informó a la oponente de que la información necesaria sobre cómo justificar sus derechos anteriores se encuentra en las Directrices de la EUIPO, en las que es posible encontrar los medios de prueba aceptables, como por ejemplo, los certificados de registro o documentos oficiales equivalentes y la presentación de traducciones, si procede.

Los extractos de bases de datos se admiten como prueba, conforme a la regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del REMUE (en la versión vigente al inicio de la fase contradictoria, pero únicamente si proceden de una base de datos oficial, es decir, de la base de datos oficial de una de las oficinas nacionales o de la OMPI y si tienen un valor equivalente al de un certificado de registro o de una última renovación. En caso de presentación de un extracto, la imagen electrónica de un extracto de base de datos en línea, reproducido en una hoja aparte, también es aceptable, siempre que contenga una identificación oficial de la autoridad o la base de datos de la que procede.

En el caso que nos ocupa, las pruebas arriba indicadas no bastan para justificar las marcas anteriores de la parte oponente, ya que no indican la base de datos de carácter oficial de la que proceden, el documento presentado es de procedencia desconocida. La mención realizada en los argumentos presentados por la oponente, dentro del periodo de sustanciación, relativa a que los documentos aportados son extractos de la base de datos oficial de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), no equivale a una identificación oficial de la autoridad o base de datos de la que proceden los documentos.

De acuerdo con lo dispuesto en la regla 20, apartado 1, del REMC (regla aplicable vigente al inicio de la fase contradictoria), si dentro del plazo establecido en la regla 19, apartado 1, del REMC (regla aplicable al inicio de la fase contradictoria), la parte oponente no ha demostrado la existencia, validez y ámbito de protección de su marca anterior o derecho anterior, así como su derecho a presentar oposición, no se admitirá dicha oposición por considerarse infundada.

 

Por tanto, la oposición debe desestimarse por carecer de fundamento en relación con tales derechos anteriores.

CESE DE LA EXISTENCIA DE LOS DERECHOS ANTERIORES -MUE nº 13 912 829 y nº 13 902 994

Con arreglo al artículo 46, apartado 1, letra a), del RMUE, podrán presentar oposición al registro de una marca en un plazo de tres meses a partir de la publicación de la solicitud de marca de la Unión, al amparo de los motivos para denegar el registro contemplados en el artículo 8:

(a) los titulares de las marcas anteriores contempladas en el artículo 8, apartado 2, así como los licenciatarios facultados por los titulares de esas marcas, en los casos del artículo 8, apartados 1 y 5;

[…].

Además, con arreglo al artículo 8, apartado 2, del RMUE, se entenderá por «marcas anteriores»:

i) las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud de registro sea anterior a la fecha de solicitud de la marca impugnada, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, mencionadas en el artículo 8, apartado 2, letra a), del RMUE;

ii) las solicitudes de marcas a las que se refiere el artículo 8, apartado 2, letra a), del RMUE, condicionadas a su registro;

iii) las marcas que sean notoriamente conocidas en un Estado miembro.

Por tanto, el fundamento jurídico de la oposición requiere la existencia y validez de un derecho anterior en el sentido del artículo 8, apartado 2, del RMUE.

En este sentido, si, en el curso del procedimiento, dejara de existir el derecho anterior (por ejemplo, porque haya sido declarado nulo o porque no se haya renovado), la resolución definitiva no podrá basarse en dicho derecho. Una oposición solo puede ser estimada en base a un derecho anterior existente en el momento en que se dicte la resolución. El motivo por el cual el derecho anterior deje de existir es irrelevante. Como la solicitud de MUE y el derecho anterior que dejó de existir ya no pueden coexistir, la oposición no puede ser estimada en relación a dicho derecho anterior. Tal decisión sería contraria a derecho (13/09/2006, T‑191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 33-36).

Con fecha 05/04/2019, la parte oponente presentó un escrito de oposición basándose en, entre otros, las solicitudes de marca de la Unión Europea nº 13 912 829 y nº 13 902 994. Sin embargo, ambas solicitudes fueron denegadas en su totalidad. La primera, con la resolución de la División de Oposición B 2 567 355 de 22/12/2016, confirmada por las Salas de Recurso en su resolución de 26/06/2018, R 0401/2017-5 y, finalmente, por el Tribunal General en el asunto T-533/18 de 03/10/2019 que ahora es firme. La segunda, con la resolución de la División de Oposición B 2 567 330 de 28/02/2017, confirmada por las Salas de Recurso en su resolución de 06/07/2018, R0829/2017-5 y mediante la resolución del Tribunal General en el asunto T-542/18, de 03/10/2019 que, ahora, también es firme.

En consecuencia, a partir de los hechos anteriormente explicados, las marcas anteriores dejaron de existir y, por tanto, no pueden constituir una marca válida en la que se pueda basar la oposición en el sentido del artículo 46, apartado 1, letra a), del RMUE y del artículo 8, apartado 2, del RMUE.

Por consiguiente, la oposición debe desestimarse por carecer de fundamento en la medida en que se basa en la solicitud de las marcas anteriores mencionadas.

COSTAS

De acuerdo con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que la parte oponente es la parte vencida, deberá sufragar los gastos en los que haya incurrido la otra parte en el presente procedimiento.

Con arreglo al artículo 109, apartado 7, del RMUE y al artículo 18, apartado 1, letra c), inciso i) del REMUE (antigua regla 94, apartado 3, y regla 94, apartado 7, letra d), inciso ii), del REMUE vigente con anterioridad al 1 de octubre de 2017), los gastos que deberán pagarse al solicitante son los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Rosario GURRIERI

María Clara IBÁÑEZ FIORILLO

Begoña URIARTE VALIENTE

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).