Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE

Alicante, 18/04/2017

Michele Di Cesare via Appia Nuova 912 I-00178 Roma ITALIA

Fascicolo nº:	016158917
Vostro riferimento:
Marchio:	SIMPLYLED
Tipo de marchio:	Marchio denominativo
Nome del richiedente:	Michele Di Cesare via Appia Nuova 912 I-00178 Roma ITALIA

In data 20/12/2016 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 20/12/2016 il richiedente ha limitato la propria domanda ai prodotti nella Classe 11, eliminando la lista di servizi nella Classe 35 nella sua interezza.

In data 10/02/2017 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il logo denominativo SIMPLYLED è un'unica parola. L.E.D. è un acronimo per indicare un “diodo emettitore di luce” in inglese “Light emitting diode” e contiene appunto dei punti che generano l’acronimo. Non esiste un termine inglese “simplyled”, diversamente da simplyl.e.d. che ha una chiara connotazione dedicata al “Light emitting diode” e che ne indica l’acronimo. Indicative le registrazione effettuate per il logo “SIMPLY RED” tre registrazioni per diverse classi. In questo caso il significato è più esplicativo. Semplicemente rosso è il suo significato. Simplyled non è un termine e non è descritto in nessun vocabolario. non significa “semplicemente l.e.d.” o “simply light emetting diode” o “semplicemente diodi emettitori di luce”. Il suo carattere distintivo può risiede in questa differenza.

2. D'altro canto, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMCRMUE non si applica a quei termini che sono solo suggestivi o allusivi riguardo a talune caratteristiche dei prodotti e/o servizi. Talvolta, si tratta di riferimenti vaghi o indiretti ai prodotti e/o servizi (sentenza del 31/01/2001, T-135/99, Cine Action, EU:T:2001:30, § 29). SIMPLYLED è un termine suggestivo e allusivo. Non esiste un termine così, non è indicato in nessun vocabolario né tanto meno nei maggiori motori di ricerca che rimandano sempre a “forse cercavi simply red”.

Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

Innanzitutto, si rileva che i prodotti nella Classe 11, ovvero gli Impianti di illuminazione a LED; Gruppi d'illuminazione a LED per segnali luminosi; Illuminazioni a LED; Diodi che emettono luce [LED]; Luci a LED per uso paesaggistico non sono stati oggetto di limitazione.

Il richiedente nelle proprie osservazioni non contesta né la definizione data nella precedente comunicazione di pubblico rilevante, ossia sia il pubblico professionale che il consumatore medio di lingua inglese nell’Unione né le definizioni date dei termini che compongono il marchio oggetto della presente obiezione, ovvero SIMPLY e LED, i quali saranno intesi come ‘solo, semplicemente LED’, essendo il LED un diodo a emissione di luce.

Il richiedente obietta però circa la conclusione effettuata dalla Divisione d’Esame, facendo valere l’argomento secondo il quale “SIMPLYLED” in quanto tale non è un termine e non si riscontra in nessun vocabolario di lingua inglese.

Questo argomento non può che essere respinto, alla luce in particolare ci una chiara giurisprudenza in materia.

È vero che poiché il marchio in questione è composto da più elementi (marchio composito), al fine di individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso. Tuttavia, ciò non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).

Inoltre, perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE,

non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).

Nell’insieme, i termini “SIMPLYLED” informano immediatamente i consumatori senza ulteriori riflessioni da parte di questi ultimi che i prodotti e servizi oggetto della domanda sono od hanno ad oggetto solo, semplicemente, dei LED, ossia dei diodi ad emissione luminosa.

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE

persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

"I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione" (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Nel presente caso il marchio “SIMPLYLED” veicola informazioni ovvie e dirette su genere e qualità dei prodotti e servizi in oggetto e rientra quindi nel campo di applicazione del divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, RMUE.

Dato che il marchio ha un chiaro carattere descrittivo relativamente ai prodotti oggetto della domanda nella Classe 11, l’impatto del marchio sul pubblico cui è rivolto sarà principalmente descrittivo per natura, offuscando così l’impressione che il marchio possa indicare un’origine commerciale.

Essendo il marchio “SIMPLYLED” privo di carattere distintivo, esso è quindi pure in contrasto con quanto previsto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, RMUE.

Il richiedente fa poi menzione di registrazioni effettuate per il logo “SIMPLY RED”, 3 registrazioni per diverse classi, senza peraltro specificare i prodotti o servizi per i quali sarebbero state richieste né tantomeno l’ufficio o gli uffici presso i quali sarebbero state richieste. È evidente che un riferimento così vago non possa considerarsi di alcuna rilevanza, anche tenendo presente, in via generale, che secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea, “rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale". Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

"Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri" (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Pertanto, per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 158 917 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Andrea VALISA