Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke gemäß Artikel 7 UMV und Regel 11 Absatz 3 UMDV

Alicante, 08/06/2017

KALKOFF & PARTNER PATENTANWÄLTE Martin-Schmeisser-Weg 3a-3b D-44227 Dortmund ALEMANIA

Anmeldenummer:	016163305
Ihr Zeichen:	15634.3
Marke:	Oxido
Art der Marke:	Wortmarke
Anmelderin:	boesner GmbH holding + innovations Gewerkenstr. 2 D-58456 Witten ALEMANIA

Das Amt beanstandete am 24/01/2017 die Anmeldung unter Berufung auf den beschreibenden Charakter sowie auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und c UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 10/03/2017 hierzu Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

1. Das Anmeldezeichen sei nicht beschreibend im Sinne von Artikel 7 1 c) UMV, da der Akzent auf dem Anfangsbuchstaben „O“ fehle, sodass „Oxido“ nicht gleichbedeutend mit „óxido“ sei.

2. Weiterhin fehle dem Zeichen der direkte Bezug zu den angemeldeten Waren

3. Die betroffenen Verkehrskreise würden nicht über chemische oder spezifische Kenntnisse verfügen, um das Wort „Oxido“ im Sinne von „Oxid“ zu verstehen und mit den angemeldeten Waren in Verbindung zu bringen

4. Das Zeichen beschreibe daher keine wesentlichen Merkmale der Waren

5. Das Amt sei nicht auf alle Waren im einzelnen eingegangen

6. Ferner hätten die Beschwerdekammern in ähnlichen Fällen der Eintragung ähnlicher Zeichen zugestimmt

Gemäß Artikel 75 UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechterhalten.

1. Zum beschreibenden Charakter

Das Amt stimmt mit der Anmelderin überein, dass nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen sind, „die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können.“

„Unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c [UMV] fallen damit solche Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch aus Sicht der Verbraucher die Waren oder Dienstleistungen, die eingetragen werden sollen, entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können“ (26/11/2003, T 222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Die Anmelderin führt aus, dass durch das Fehlen des Akzentes auf dem Anfangsbuchstaben „O“ des Wortes „Oxido“ das Zeichen bedeutungslos würde. Dieser Meinung kann nicht zugestimmt werden.

Bei der Verwendung von Großbuchstaben, in der Werbung oder kurzen Mitteilungen werden auch im Spanischen die Akzente oftmals weggelassen, so dass die spanischen Verbraucher durch das Fehlen des Akzentes auf dem „O“ nicht besonders irritiert oder verwirrt wären und das Zeichen als bedeutungslose Neuschöpfung wahrnehmen würden. Darüber hinaus ist der Unterschied zwischen „Óxido“ und „Oxido“ nicht besonders auffällig, noch ist das Weglassen eines Akzentes auf einem Großbuchstaben ungewöhnlich. Weiterhin handelt es sich um ein bekanntes, geläufiges Wort der spanischen Sprache und würde von den betroffenen Verkehrskreisen sofort und ohne großes Nachdenken als „óxido“ verstanden und wahrgenommen werden.

Ebenso wenig fehlt der Bezug zu den beanspruchten Waren. Bei „óxido“ handelt es sich, wie bereits in der amtlichen Mitteilung vom 24/01/2017 dokumentiert, um ein Oxid, d. h. um die Verbindung von Sauerstoff mit einem chemischen Element. Wie ebenfalls in der bereits erwähnten Mitteilung zum Ausdruck gebracht, finden Oxide unter anderem Anwendung als Farbpigmente.

Im Hinblick auf die Waren der Klasse 1, nämlich Chemikalien für die Metallbearbeitung; Chemische Erzeugnisse in Pulverform für die Metallbearbeitung; Oberflächenbeschichtungsmittel (ausgenommen Farben), kann es sich um chemische Erzeugnisse handeln, die Oxide beinhalten bzw. auf diesen basieren. So werden pyrogene Metalloxide für Beschichtungen und andere Zwecke verwendet (siehe hierzu die Webseite der Firma Cabot, Pyrogene Metalloxide, abgerufen am 01/06/2017 unter http://www.cabotcorp.de/solutions/products-plus/fumed-metal-oxides ). Diese Waren sind an sehr spezifische Verkehrskreise wie Verfahrenstechniker gerichtet, die sicherlich über ein chemisches Grundwissen verfügen und das Wort „Oxido“ als Bezeichnung für Oxid verstehen werden. Diese Verkehrskreise werden davon ausgehen, dass die damit gekennzeichneten Waren auf einem Oxid basieren.

Das gleiche gilt für die Waren der Klasse 2, nämlich Künstlerfarben; Druckpasten; Färbemittel; Farbstoffe; Pigmente; Imprägniermittel (Farben); Anstrichmittel für Metalle; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure und Künstler. Auch diese Waren können Oxid enthalten. So bietet die Firma Sansavon auf ihrer Webseite Eisenoxidpulver in grün und rot zur Färbung von Seifen und Kosmetika an, die für die häusliche Herstellung von Seife oder Kosmetika verwendet werden kann: https://www.sansavon.com/kosmetische-rohstoffe/farbwelten/eisenoxide/ . Ebenso die Firma Rosarome: https://www.rosarome.de/farben-kosmetikprodukte/oxide-mineralische-farben , jeweils abgerufen am 01/06/2017.

In einer Präsentation des Prof. Dr. G. Pfaff der Merck KGaA, Darmstadt, vom 08/02/2012 für die Uni Frankfurt zum Thema „Effektpigmente“ werden die unterschiedlichen Pigmente und deren Verwendung in der Industrie dargelegt, so werden Metalloxid-Glimmerpigmente in Kunststoff, Druck, Kosmetik und Lack verwendet (siehe Information auf Seite 37, abgerufen am 01/006/2017 unter http://web.uni-frankfurt.de/fb14/Anorg_Chem/AK_Schmidt/lehre/amuw/Effektpigmente_Pfaff_2012.pdf ).

Die Verwendung von Oxiden in Farben und als chemisches Erzeugnis steht somit außer Frage, der Bezug ist direkt und offensichtlich, die betroffenen Verkehrskreise würden das Zeichen sofort als Hinweis darauf sehen, dass die damit gekennzeichneten Waren auf einem Oxid basieren bzw. beinhalten. Es handelt sich demnach um ein wesentliches Merkmal der Waren.

Darüber hinaus kennen sich auch Maler und Künstler grundsätzlich gut mit ihrem Handwerkszeug aus, sie mischen Farben selbst und wissen, aus was für Grundstoffen diese bestehen.

Sicherlich wird die Angabe „Oxido“ die Kaufentscheidung des Verbrauchers beeinflussen können, da in bestimmten Fällen die Tatsache, dass ein chemisches Erzeugnis oder ein Farbstoff Oxid enthält oder nicht, von Bedeutung sein kann. Wichtig ist hierbei, dass „Oxido“ eine Auskunft über die Inhaltsstoffe der Waren gibt und damit eine Charakteristik derselben beschreibt. Die betroffenen Fachkreise würden nur einen Hinweis auf den Inhaltsstoff der Waren sehen, nicht jedoch auf deren betriebliche Herkunft.

Bezüglich der Waren der Klasse 16, Tinten; Dekorations- und Künstlerbedarfsmaterialien und –mittel, ist auch hier eine Zurückweisung gerechtfertigt, da die Angabe Dekorations- und Künstlerbedarfsmaterialen sehr weitgefasst ist und nicht nur Rollen und Pinsel, sondern auch Farbstifte und Kreiden und andere Malutensilien beinhaltet, die Oxid enthalten können

2. Fehlende Unterscheidungskraft

Gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) GMV sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben. Unterscheidungskräftig im Sinne dieser Rechtsvorschrift sind nur solche Zeichen, die im Hinblick auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen in den Augen der angesprochenen Verbraucher geeignet erscheinen, die Waren oder Dienstleistungen dieses Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden.

Gemäß der Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften kann aufgrund der Tatsache, dass ein Zeichen aus Begriffen besteht, die den Verkehrskreisen Auskunft über ein Merkmal der Waren geben, darauf geschlossen werden, dass das Zeichen keine Unterscheidungskraft besitzt (Urteil des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften vom 19. September 2002, Rechtssache C-104/00 P, DKV/HABM (Companyline), Slg. I-7561, Randnummer 21).

Dies ist zweifellos auf den vorliegenden Fall anwendbar. Da die Marke in Bezug auf die Waren, für die sie angemeldet wurde, eine eindeutig beschreibende Bedeutung besitzt, wird die Marke bei den maßgeblichen Verkehrskreisen den Eindruck erwecken, dass sie in erster Linie beschreibenden Charakter hat, wodurch jegliche Annahme, dass die Marke eventuell eine Herkunft bezeichnet, ausgeschlossen ist.

Die Anmelderin weist hierbei darauf hin, dass das Zeichen grammatikalisch unkorrekt gebildet sei, da es in korrekter Weise mit Akzent auf dem Anfangsbuchstabe „O“ geschrieben werden müsste.

Grammatikalisch unkorrekte Angaben führen nicht automatisch zu einem unterscheidungskräftigen Neubegriff. Das simple Weglassen eines Akzents erscheint hierbei nicht besonders einfallsreich noch phantasievoll. Den Ausführungen der Anmelderin folgend wäre die korrekte Schreibweise „Óxido“, also mit Akzent auf dem „O“. Durch das Fehlen des Akzentes würde demnach eine phantasievolle Neuschöpfung entstehen, deren lexikalischer Sinngehalt von den betroffenen Verkehrskreisen nicht erkannt werden würde. Diesen Standpunkt kann das Amt jedoch nicht teilen. Das Weglassen eines Akzentes ändert nichts Grundlegendes am Sinngehalt des Ausdruckes, noch an der Aussprache, noch am optischen Erscheinungsbild, um die betroffenen Verkehrskreise von der Bedeutung des Zeichens abzulenken und diesen einen betrieblichen Herkunftshinweis zu vermitteln.

Der Sinngehalt des Anmeldezeichens bleibt weiterhin ersichtlich. Auch wenn grammatikalisch inkorrekt, ist der Sinngehalt des Wortes zu offensichtlich, um übersehen werden zu können.

3. Zu Beschwerdekammerentscheidungen in ähnlichen Fällen

Zum Argument der Anmelderin, dass die Beschwerdekammern in verschiedenen Fällen ähnlich gelagerte Anmeldungen zur Eintragung zugelassen haben, muss festgestellt werden, dass jede Marke ein eigenes Prüfungsverfahren durchläuft, wobei das Ergebnis auf spezifische Gründe gestützt wird. Auch unter der Maßgabe des Amtes, eine kohärente Entscheidungspraxis zu entwickeln, kann dies das Amt in einem anderen Verfahren jedoch nicht von seiner Verpflichtung entheben, den vorliegenden Fall selbständig zu bewerten. Daher stellen Voreintragungen höchstens ein Indiz dar, welches in Betracht gezogen werden kann, ohne dass ihm innerhalb des Anmeldeverfahrens ein wesentliches Gewicht zukommt. In der vorliegenden Entscheidung sind die Voreintragungen berücksichtigt worden, sie vermögen aber aus den dargelegten Gründen die Auffassung des Amtes nicht zu ändern.

Zudem ist festzustellen, dass die Entscheidungen des Amtes über die Eintragung eines Zeichens gemäß UMV gebundene Entscheidungen und keine Ermessenentscheidungen sind. Die Rechtmäßigkeit dieser Entscheidungen ist daher allein auf der Grundlage der UMV und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen (Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache C- 173/04 P vom 12. Januar 2006, „Standbeutel“, Rdnrn. 48, 49).

Den von Ihnen zitierten Entscheidungen der Beschwerdekammer in der Rechtssache R 116172012-1 „OPACO“ und R172/2005-4 „FERMENTA“ kann in diesem Fall nicht gefolgt werden, da die Bezeichnung „Oxido“ für die unter dem Anmeldezeichen beanspruchten Waren ein wesentliches Merkmal darstellt, da es auf einen Inhaltsstoff derselben hinweist. Für einen Käufer von chemischen Erzeugnissen oder Farbstoffen kann es sicherlich von Bedeutung sein, ob diese Oxid enthalten oder nicht.

Aus den oben genannten Gründen und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und c UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 016163305 - Oxido zurückgewiesen.

Gemäß Artikel 59 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Patricia MOTZER