Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE

Alicante, 19/04/2017

Dimitri Stagnitto Via Saluzzo n. 59/B - Roma I-00183 Roma ITALIA

Fascicolo nº:	016176315
Vostro riferimento:
Marchio:	forexinfo
Tipo de marchio:	Marchio denominativo
Nome del richiedente:	Dimitri Stagnitto Via Saluzzo n. 59/B - Roma I-00183 Roma ITALIA

In data 21/12/2016 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 21/02/2017 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il marchio “forexinfo” va a tutti gli effetti ritenuto marchio debole in quanto favorisce presso il pubblico: a) la percezione di una espressione dotata di significato, perché costituita dalla crasi dei termini forex ed info, i cui significati espressi dall’Ufficio in sede di notifica dei motivi di rifiuto si condividono; b) il collegamento fra i servizi come sopra percepiti dal pubblico e l'impresa utilizzatrice del marchio. Va inoltre precisato che due lemmi (“forex” e “info”), di per sé descrittivi, sono nel caso di specie utilizzati generando un nuovo vocabolo, e risulta immediatamente percettibile presso il pubblico lo scarto fra il neologismo e la somma degli elementi che lo compongono. Ciò in quanto l'analisi del marchio nel suo complesso pur rinviando, in quanto marchio debole, ai servizi sottesi, comunque riferisce della novità del lemma generato dalla crasi dei vocaboli di uso comune. L'analisi del marchio nel suo complesso crea un’impressione sufficientemente diversa dagli elementi che lo compongono. Non si nega che l'utilizzo di termini generici possa essere importante per determinare la distintività del marchio, ma nuovamente occorre considerare il marchio nel suo complesso e non semplicemente limitarsi ai termini che lo compongono. L'impatto del neologismo non offusca affatto l'impressione che il marchio indica una origine commerciale. Anzi proprio la novità del vocabolo rappresenta chiaramente lo scarto fra il mero intento descrittivo di servizi informativi e lo scopo commerciale per il quale il neologismo è utilizzato, distinguendo i servizi offerti dall’impresa rispetto agli stessi servizi offerti da altre.

2. I motivi di rifiuto notificati trovano fondamento in un’analisi del marchio che non lo ha valutato nel complesso, ma come semplice “somma” di due lemmi. Il definitivo rifiuto, inoltre, costituirebbe un’evidente disparità di trattamento rispetto ad altri marchi, regolarmente registrati, che anche essi rinviando strettamente ai servizi o prodotti offerti o ad una loro caratteristica, pure non sono stati oggetto di diniego. In particolare, nel campo delle pubblicazioni e dell’editoria, e perciò simile o coincidente alla classe di servizi di cui alla domanda in oggetto, si cita “Milano Finanza Fashion Il primo quotidiano della moda” (deposito n° 910 380), marchio composto da una locuzione che all’evidenza rappresenta esattamente la tipologia di servizi che intende offrire. Il giudizio negativo espresso a riguardo, cioè che “il marchio veicola informazioni ovvie e dirette su genere ed oggetto dei servizi in oggetto”, se applicato al marchio in oggetto dovrebbe applicarsi anche ai marchi “Il Giornale del Cibo” (deposito n° 6 808 695) e “La Rivista della Natura” (deposito n° 12 415 618), i quali invece sono stati regolarmente registrati.

3. Infine va considerato che alla fattispecie concreta è applicabile il paragrafo 3 dell’articolo 7 RMUE. Il marchio “forexinfo” è infatti utilizzato sin dalla fine dell’anno 2007 per identificare i servizi commerciali di cui alla classe in oggetto, veicolati attraverso il sito internet avente nome a dominio forexinfo.it. Detto nome a dominio venne registrato il 19 dicembre 2007 dallo stesso richiedente, come dimostrano le interrogazioni dei registri allegate alle presenti osservazioni (allegato 1). I servizi commerciali di editoria online sono offerti attraverso il predetto nome a dominio perfettamente coincidente con il marchio denominativo di cui si chiede la registrazione, e non riguardano esclusivamente la materia della valuta estera (cui il lemma “forex” rinvia), bensì l’economia in generale, la politica, l’attualità, la tecnologia, come dimostra la pagina web più recente (allegato 2). Il marchio è dunque percepito dal pubblico come distintivo di una offerta commerciale, come dimostrano le recensioni di terzi (allegato 3). Il marchio risulta identificato dal consumatore medio, avendo acquistato distintività mediante l’uso continuato, come dimostrano gli ampi accessi del pubblico alle relative pagine di reti sociali ed internet che utilizzano il marchio (allegato 4). In particolare i dati offerti dal servizio ‘Google Trends’ dimostrano l’ampio accesso del pubblico ai servizi di cui alla domanda in oggetto, ciò che prova l’acquisto della distintività del marchio. Ne consegue che alla fattispecie concreta, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, non devono applicarsi le norme di cui allo stesso articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) in quanto il marchio ha acquistato per i servizi per i quali si richiede la registrazione un carattere distintivo a seguito dell'uso che ne è stato fatto.

Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

In via preliminare, la Divisione d’Esame rammenta che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE

persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

"I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione" (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Nella prima delle proprie osservazioni il richiedente dichiara di condividere quanto rilevato dalla Divisione d’Esame nella precedente comunicazione: è pacifico che in tutto il territorio dell’Unione europea i termini “forex” e “info”, che compongono il marchio de quo, saranno intesi come un’espressione avente il significato di informazione/informazioni a riguardo dello scambio di valuta estera.

Il richiedente è però dell’idea che i due lemmi, di per sé descrittivi, siano nel caso di specie utilizzati generando un nuovo vocabolo, e risulterebbe informa immediata presso il pubblico lo scarto fra il neologismo e la somma degli elementi che lo compongono.

La Divisione d’Esame non è della medesima opinione. Con riguardo ai servizi coperti dal marchio de quo nella Classe 41, ovvero servizi editoriali (compresa l'editoria elettronica); informazioni in materia di editoria; servizi di editoria on-line; servizi di editoria elettronici; pubblicazione di contenuti editoriali di siti accessibili tramite una rete informatica globale; editoria tramite mezzi elettronici; consulenza editoriale; servizi di consulenza in materia di editoria; editoria elettronica è evidente come essi per loro propria natura abbiano a che fare con contenuti informativi, di qualsivoglia sorta e forniti su vari supporti, quali anche, ad esempio, quelli elettronici. L’aggiunta del termine “forex”, il cui significato è evidente per il pubblico di riferimento, trattandosi di un termine internazionalmente riconosciuto e quindi compreso in tutto il territorio dell’Unione europea, semplicemente descrive l’oggetto della suddetta informazione, ovvero lo scambio di valuta estera. I consumatori, senza ulteriori riflessioni, intenderanno che i servizi oggetto della domanda sono relativi o hanno ad oggetto, per l’appunto, informazioni riguardanti lo scambio di valuta estera. Il marchio veicola informazioni ovvie e dirette su genere ed oggetto dei servizi in oggetto.

Contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente, la giustapposizione di due termini di senso compiuto non da origine necessariamente a un neologismo. Come già esplicitato poc’anzi, il marchio in questione è composto da più elementi (marchio composito). Al fine di individuare la sua caratteristica distintiva esso va considerato nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).

E ancora:

Un marchio costituito da un neologismo o da un termine composto di elementi ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di tali prodotti o servizi, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, salvo che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la semplice somma degli elementi che lo compongono: ciò presuppone che, a causa del carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il neologismo o il termine crei un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi ...

(12/01/2005, T‑367/02 - T‑369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).

Non è questo il caso, poiché non solo in lingua inglese la posizione del primo vocabolo lo rende “oggetto” del secondo (ovvero, informazione relativa al Forex), ma anche in altre lingue il semplice accostamento tra i due termini non aggiunge nulla alla relazione tra di essi, proprio per la loro semplicità e il loro evidente contenuto. In ipotesi, anche se messi in ordine contrario, ovvero “infoforex”, i due termini manterrebbero la loro esplicita descrittività, restando inalterato il loro manifesto contenuto semantico.

Il richiedente sostiene poi che esisterebbero vari altri marchi, registrati presso l’Ufficio, che rinvierebbero strettamente ai servizi o prodotti offerti o ad una loro caratteristica, In particolare, il richiedente cita, nel campo delle pubblicazioni e dell’editoria, il marchio “Milano Finanza Fashion Il primo quotidiano della moda” (deposito n° 910 380), nonché i marchi “Il Giornale del Cibo” (deposito n° 6 808 695) e “La Rivista della Natura” (deposito n° 12 415 618).

Anche questo argomento, di per se ragionevole, non può tuttavia essere accolto nel presente caso, soprattutto in considerazione del fatto che i suddetti marchi citati dal richiedente presentano caratteristiche assai differenti, quali ad esempio una natura multilinguista (“Milano Finanza Fashion”), e una disposizione e vocaboli aggiuntivi in grado, possibilmente, di aggiungere una qual certo grado di distintività.

Il richiedente menziona un possibile trattamento di sfavore, ma è proprio al fine di evitare una simile eventualità che secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea, “rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale". Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

"Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri" (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Infine, il richiedente sostiene che il proprio marchio “forexinfo” avrebbe acquistato per i servizi per i quali si richiede la registrazione un carattere distintivo a seguito dell'uso che ne è stato fatto, essendo applicabile nella fattispecie il paragrafo 3 dell’articolo 7 RMUE.

In forza dell’articolo 7, paragrafo 3 [RMUE], gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-d), dello stesso regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-d) [RMUE], le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico ... .

In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione per l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso può essere considerata soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto in relazione ai dati generali e astratti, come percentuali determinate ... .

In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all’uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte della Comunità in cui esso ne era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del detto regolamento ... .

In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie, dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta ... .

In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto ... .

(10/11/2004, T‑396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C‑108/97 & C‑109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C‑25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; e 18/06/2002, C‑299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).

Al fine di dimostrare che il proprio marchio ha acquisito per i servizi per i quali si chiede la registrazione un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto il richiedente ha prodotto la seguente documentazione:

• Allegato 1: Estratto relativo alla registrazione del nome di dominio ‘forexinod.it’ effettuata in data 19/12/2007.

• Allegato 2: Estratti di pagine web in lingua italiana contenenti articoli di politica, lavoro, tecnologia ed economia relativi all’anno 2017.

• Allegato 3: Recensione in lingua italiana relativa al sito web forexinfo.it.

• Allegato 4: Pagina di origine non definibile intitola “Interesse nel tempo” contenente dati la cui natura è impossibile interpretare in mancanza di legenda od ulteriori spiegazioni seguita da una pagina in lingua italiana relativa a ‘forexinfo.it’ con informazioni relative a persone che ne parlano (291), numero totale di “Mi piace” della pagina (9028) e nuovi “Mi piace” della pagina (65) nonché persone che seguono la pagina totali (8870).

La Divisione d’Esame ritiene che non sia necessario effettuare una dettagliata analisi qualitativa, qualitativa e temporale delle prove presentate, per concludere che le medesime si riferiscono esclusivamente al territorio italiano, trattandosi di pagine in lingua italiana. È evidente che la documentazione prodotta dal richiedente sia del tutto lacunosa alla luce del fatto che, come già ricordato poc’anzi nella presente decisione, poiché il marchio “forexinfo” contiene vocaboli che saranno intesi in tutto il territorio dell’Unione europea, il pubblico di riferimento rispetto al quale deve essere esaminato l’impedimento assoluto alla registrazione è quello della totalità dell’Unione. Il richiedente non ha presentato alcuna prova relativa anche ad un uso, seppur minimo, relativo ad un contesta potenzialmente più ampio di quello italiano. Inoltre, per quanto concerne dati relativi agli accessi alla propria pagina web, l’Allegato 4 fornisce qualche dato concreto, il quale è però del tutto insufficiente, visto che si menziona un numero di persone interessate pari a poche migliaia. Si tratta di numeri assai esigui, considerando il bacino potenziale di utenti dei servizi nella Classe 41.

La Divisione d’Esame non può poi esimersi dal rilevare che i documenti prodotti dal richiedente siano nella loro maggioranza privi di data o rechino date relative all’anno 2017, ossia successive alla data della domanda di registrazione del marchio de quo.

Tuttavia, si rammenta che il richiedente deve dimostrare che il carattere distintivo è stato acquistato mediante un uso del marchio anteriore alla data della domanda di registrazione (sentenze dell’11/6/2009, C-542/07P, Pure Digital, EU:C:2009:362, § 49, 51; e del 7/9/2006, C-108/05, Europolis, EU:C:2006:530, § 22).

La prova ora oggetto di analisi non permette quindi di stabilire il carattere distintivo acquistato, anche tenendo conto che non formnisce alcuna informazione relativa a fattori decisivi quali la quota di mercato detenuta dal marchio per quanto riguarda i prodotti e servizi di cui trattasi l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo in relazione ai prodotti e servizi di cui trattasi, la percentuale degli ambienti interessati che identifica i prodotti o i servizi come provenienti da un’impresa determinata grazie al marchio (Cfr. sentenze del 04/05/1999, C-108/97 e C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31 e del 29/09/2010, T-378/07, Répresentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, § 32).

L’istanza del richiedente relativa al carattere distintivo acquistato in seguito all’uso deve quindi essere respinta nella sua interezza.

Pertanto, per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 176 315 è respinta per tutti i servizi oggetto della domanda.

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Andrea VALISA