Decyzja o odmowie udzielenia rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej („RZTUE”) oraz zasadą 11 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej („RWZTUE”)

Alicante, 22.05.2017 r.

BLUE MEDIA S.A. Powstańców Warszawy 6 81-718 Sopot POLONIA

Nr zgłoszenia:	016206914
Nr referencyjny zgłaszającego:
Znak towarowy:	Zaliczkomat
Rodzaj znaku:	Znak słowny
Zgłaszający:	BLUE MEDIA S.A. Powstańców Warszawy 6 81-718 Sopot POLONIA

Zawiadomieniem z dnia 16.01.2017 r. o podstawach odmowy udzielenia rejestracji Urząd stwierdził na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 RZTUE, że zgłoszony znak ma charakter opisowy i jest pozbawiony jakiegokolwiek charakteru odróżniającego ze względów przedstawionych w załączonym piśmie.

W dniu 16.03.2017 r. zgłaszający przedstawił swoje uwagi, przytaczając następujące argumenty:

1. Wyraz „Zaliczkomat” nie występuje samoistnie w języku polskim, ani w rozumieniu słownikowym, ani w języku potocznym. To świadczy o tym, że omawiany znak słowny nie ma charakteru opisowego

2. Przedstawione przez Urząd słowa zawierające przyrostek „-mat” używane są do opisu fizycznych maszyn i urządzeń. Usługi świadczone przez zgłaszającego pod nazwą „Zaliczkomat” polegają na aplikacji służącej do wypłaty przez użytkownika części wynagrodzenia przed terminem ustalonym przez pracodawcę jako dzień wypłaty wynagrodzenia.

3. Wyszukiwanie terminu „Zaliczkomat” w internecie wskazuje na jedynie cztery strony wyników wyszukiwania, co wskazuje, że znak nie występuje w ogóle w powszechnym użyciu. Żaden inny przedsiębiorca nie posługuje się takim samym, czy zbliżonym znakiem towarowym.

4. Zgłaszający powołuje rejestracje podobnych oznaczeń udzielonych przez Urząd Patentowy RP oraz znak towarowy Unii Europejskiej „SMS Parking” nr 005609111.

Zgodnie z art. 75 RZTUE Urząd podejmuje decyzję opartą na argumentach lub dowodach, do których zgłaszający miał okazję się odnieść.

Po rozważeniu argumentów zgłaszającego, Urząd zdecydował podtrzymać zastrzeżenia odnośnie do zdolności rejestracyjnej zgłoszonego znaku.

Uwagi ogólne dotyczące art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE

Na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE nie są rejestrowane „znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług”.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem każda z podstaw odmowy rejestracji wymieniona w art. 7 ust. 1 RZTUE jest niezależna i wymaga odrębnego zbadania. Ponadto wspomniane podstawy odmowy rejestracji należy interpretować w świetle interesu publicznego, leżącego u źródła każdej z nich. Interes publiczny brany pod uwagę musi odzwierciedlać różne względy, zgodnie z daną podstawą odmowy rejestracji (wyrok z dnia 16.09.2004 r. C‑329/02 P ‘SAT.1’, pkt 25).

Zakazując rejestracji jako znaków towarowych Unii Europejskiej oznaczeń lub wskazówek, art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE

ma na celu interes publiczny, zgodnie z którym opisowe oznaczenia lub wskazówki odnoszące się do właściwości towarów lub usług, których dotyczy zgłoszenie rejestracyjne, mogą być wykorzystywane przez wszystkich. Przepis ten odpowiednio zapobiega zastrzeganiu takich oznaczeń i wskazówek tylko przez jedno przedsiębiorstwo ze względu na to, że zostały zarejestrowane jako znaki towarowe (patrz wyrok z dnia 23.10.2003 r. C‑191/01 P ‘Wrigley’, pkt 31).

„Oznaczenia lub wskazówki, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) [RZTUE], to takie oznaczenia lub wskazówki, które mogą służyć w normalnym użyciu z punktu widzenia docelowego kręgu odbiorców do oznaczenia, bezpośrednio lub poprzez odniesienie do jednej z istotnych właściwości, towarów lub usług, dla których wniesiono o rejestrację” (wyrok z dnia 26.11.2003 r. T‑222/02 ‘ROBOTUNITS’, pkt 34).

Uwagi ogólne dotyczące art. 7 ust. 1 lit. b) RZTUE

Na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) RZTUE, nie są rejestrowane „znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru”.

Znakami, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. b) RZTUE, są w szczególności takie znaki, które nie pozwalają danemu kręgowi odbiorców na „dokonanie przy następnym zakupie omawianych towarów lub usług tego samego wyboru, jeżeli doświadczenie okazało się pozytywne, lub też odmiennego wyboru, jeśli było ono negatywne” (wyrok z dnia 27.02.2002 r. T‑79/00 ‘LITE’, pkt 26). Ma to miejsce między innymi w przypadku gdy oznaczenia są powszechnie używane w ramach sprzedaży danych towarów lub usług (wyrok z dnia 15.09.2005 r. T‑320/03 ‘LIVE RICHLY’, pkt 65).

Co do argumentów zgłaszającego

1. Wyraz „Zaliczkomat” nie występuje samoistnie w języku polskim, ani w rozumieniu słownikowym, ani w języku potocznym. To świadczy o tym, że omawiany znak słowny nie ma charakteru opisowego.

Występowanie danego wyrazu w słowniku nie jest przesłanką konieczną do stwierdzenia charakteru opisowego danego oznaczenia. Właściwym kryterium jest sposób postrzegania oznaczenia przez właściwy krąg odbiorców.

Znak towarowy utworzony z neologizmu lub słowa powstałego wskutek połączenia elementów, z których każdy stanowi opis cech charakterystycznych towarów lub usług, dla których wniesiono o rejestrację, sam w sobie stanowi opis tych towarów lub usług w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) [RZTUE], chyba że istnieje dostrzegalna różnica między neologizmem lub słowem a zwykłą sumą elementów, które się na nie składają: oznacza to, że neologizm lub słowo, powstałe wskutek połączenia niezwykłego w odniesieniu do tych towarów lub usług, tworzą wrażenie wystarczająco dalekie od tego, jakie daje zwykły zbiór wskazówek zawartych w elementach, które się na nie składają, w ten sposób, że wykracza poza sumę tych elementów (patrz wyrok z dnia 12.01.2005 r. w sprawach połączonych T‑367/02, T‑368/02 i T‑369/02 ‘SnTEM’, pkt 32, podkreślenie własne).

W związku z tym stosowna jest również analiza danej nazwy z punktu widzenia odpowiednich zasad leksykalnych i gramatycznych (wyrok z dnia 30.11.2004 r. T‑173/03 ‘NURSERYROOM’, pkt 21).

Ww. przesłanek nie spełnia przedmiotowe oznaczenie „Zaliczkomat”, które jest zbitką słowną składającą się ze słów „zaliczka” i przyrostka „-mat”, stworzoną zgodnie z zasadami słowotwórstwa właściwymi dla języka polskiego.

Dlatego Urząd podtrzymuje, że właściwy użytkownik zrozumie to słowo jako wyrażenie o określonym znaczeniu: urządzenie służące do wpłacania lub wypłacania zaliczek.

W związku z powyższym nie można powiedzieć, że w tym przypadku mamy do czynienia z niespotykanym połączeniem wyrazów w stosunku do zakwestionowanych towarów i usług, ani że to połączenie słów stanowi coś więcej niż suma elementów składowych (wyrok z  12.02.2004 r., C‑265/00, „Biomild”, pkt 39 i 43).

Urząd pozostaje na stanowisku, że omawiana kombinacja słowna oceniana całościowo stanowi czytelne i jednoznaczne odniesienie zarówno w odbiorze przeciętnego, jak i wyspecjalizowanego konsumenta do towarów i usług objętych zgłoszeniem.

2. Przedstawione przez Urząd słowa zawierające przyrostek „-mat” używane są do opisu fizycznych maszyn i urządzeń. Usługi świadczone przez zgłaszającego pod nazwą „Zaliczkomat” polegają na aplikacji służącej do wypłaty przez użytkownika części wynagrodzenia przed terminem ustalonym przez pracodawcę jako dzień wypłaty wynagrodzenia.

W odniesieniu do tego argumentu Urząd zwraca uwagę na fakt, że aby odmówić rejestracji znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE, nie jest konieczne, aby oznaczenia lub wskazówki tworzące znak, o których mowa we wspomnianym artykule, rzeczywiście były wykorzystywane w chwili składania zgłoszenia rejestracyjnego, w sposób opisujący takie towary lub usługi, dla których składa się zgłoszenie, lub właściwości tych towarów lub usług.

Wystarczy, zgodnie z tym, co wynika z brzmienia danego przepisu, żeby takie oznaczenia lub wskazówki mogłyby być stosowane do takich celów. Zatem na podstawie wspomnianego przepisu należy odmówić rejestracji znaku, jeżeli co najmniej jedno z jego możliwych znaczeń wskazuje właściwość danych towarów lub usług (wyrok z dnia 23.10.2003 r. C‑191/01 P ‘Wrigley’, pkt 32, podkreślenie własne).

Argument, że omawiane oznaczenie rozpatrywane w całości nie będzie zrozumiane jako związane z zakwestionowanymi towarami i usługami nie jest zasadny. Nie to jest istotne badanie, co właściwy krąg odbiorców może kojarzyć z wyrażeniem „Zaliczkomat” rozpatrywanym samodzielnie. Istotne jest to, jak właściwy krąg odbiorców będzie postrzegać znak użyty do oznaczenia konkretnych towarów i usług, o rejestrację których wniesiono.

Jak Urząd stwierdził już w swoim piśmie z dnia 16.01.2017 r., dla celów oceny charakteru opisowego danego oznaczenia należy ustalić, czy właściwy krąg odbiorców dostrzeże wystarczająco bezpośredni i konkretny związek pomiędzy zgłoszonym wyrażeniem a towarami lub usługami, w odniesieniu do których wnioskuje się o rejestrację (wyrok z dnia 20.07.2004 r., T-311/02, "LIMO", pkt 30). Urząd podtrzymuje, że istnieje wystarczająco bezpośredni i konkretny związek między słowem „Zaliczkomat” i towarami objętymi zgłoszeniem. Znak zawiera oczywiste i bezpośrednie informacje na temat rodzaju i przeznaczenia omawianych towarów i usług.

Oznaczenie „ZALICZKOMAT”, rozpatrywane jako całość, natychmiast i bez konieczności dalszych refleksji informuje docelowy krąg odbiorców, iż objęte zgłoszeniem towary w klasie 9 są oprogramowaniem lub bazami danych przeznaczonymi do obsługi urządzenia lub platformy do wpłacania lub wypłacania z góry części należności.

W odniesieniu do usług w klasie 35, znak „ZALICZKOMAT” informuje bezpośrednio i jednoznacznie, że usługi takie jak aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych czy komputerowe sporządzanie listy płac są wykonywane przez automatyczne urządzenie, aplikację lub platformę w celu wpłat i wypłat zaliczek.

Jeśli chodzi o usługi w klasie 36, znak „ZALICZKOMAT” informuje wprost i jednoznacznie, że usługi takie jak transakcje finansowe, obsługa płatności, transfer elektronicznych środków pieniężnych są wykonywane przez automatyczne urządzenie, aplikację lub platformę służące do wpłat i wypłat zaliczek.

W odniesieniu do usług w klasie 38, omawiane oznaczenie wskazuje bezpośrednio i bez chwili namysłu, że szeroko rozumiane usługi przesyłania danych są realizowane przez elektroniczne urządzenie lub platformę w celu realizacji wpłat i wypłat zaliczek.

Co do usług należących do klasy 42, omawiane oznaczenie wskazuje wprost i bez żadnych wątpliwości, że usługi oprogramowania, projektowania systemów informatycznych oraz tworzenia platform internetowych są świadczone w celu obsługi elektronicznego urządzenia lub platformy do wpłacania lub wypłacania części należności z góry.

W związku z powyższym, ze względu na oczywiste znaczenie zgłoszonego określenia z punktu widzenia docelowego kręgu odbiorców istnieje wystarczający związek między oznaczeniem a towarami i usługami, dla których złożono wniosek o rejestrację.

3. Wyszukiwanie terminu „Zaliczkomat” w internecie wskazuje na jedynie cztery strony wyników wyszukiwania, co wskazuje, że znak nie występuje w ogóle w powszechnym użyciu. Żaden inny przedsiębiorca nie posługuje się takim samym, czy zbliżonym znakiem towarowym.

Odnosząc się do argumentu zgłaszającego, należy zaznaczyć, że „oceny charakteru odróżniającego znaku towarowego dokonuje się na podstawie faktu, iż znak ten może być od razu postrzegany przez dany krąg odbiorców jako określenie pochodzenia handlowego danego towaru lub usługi … Brak wcześniejszego używania nie może w tym względzie stanowić bezwzględnej przesłanki takiego postrzegania.” (wyrok z dnia 15.09.2005 r. T‑320/03 ‘LIVE RICHLY’, pkt 88.)

4. Zgłaszający powołuje rejestracje podobnych oznaczeń udzielonych przez Urząd Patentowy RP oraz znak towarowy Unii Europejskiej „SMS Parking” nr 005609111.

Jak słusznie zauważył zgłaszający, zgodnie z orzecznictwem system znaków towarowych Unii Europejskiej jest systemem autonomicznym, składającym się ze zbioru norm i zmierzającym do osiągnięcia szczególnych dla niego celów, a jego stosowanie jest niezależne od wszystkich systemów krajowych … W konsekwencji możliwość rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego Unii Europejskiej powinna być oceniana wyłącznie na podstawie właściwego prawa unijnego. Dlatego Urząd oraz, w stosownym przypadku, sądownictwo unijne nie są związane decyzją wydaną w państwie członkowskim lub w państwie trzecim, potwierdzającą możliwość zarejestrowania oznaczenia jako krajowego znaku towarowego. Dotyczy to również przypadku, gdy taka decyzja została wydana na podstawie krajowego ustawodawstwa zharmonizowanego zgodnie z dyrektywą 89/104/EWG lub w państwie należącym do tego samego obszaru językowego, z którego pochodzi dane oznaczenie słowne (patrz wyrok z dnia 27.02.2002 r. T‑106/00 ‘STREAMSERVE’, pkt 47.)

Należy zauważyć, że prawa ochronnego nr Z.104804 na znak „PARKOMAT” udzielono w 1998 r. Prawo ochronne wygasło w 2005 r.

Co do znaku nr Z.225679 „Paczkomat”, EUIPO nie dysponuje szczegółowymi informacjami na temat udzielenia prawa ochronnego temu znakowi, czy udzielono go biorąc pod uwagę wtórny charakter odróżniający uzyskany w wyniku używania.

Powołany przez zgłaszającego znak nr 005609111 „SMS Parking” nie ma zastosowania w niniejszym przypadku. Został on odrzucony na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) RZTUE w stosunku do usług dotyczących parkowania. Dopuszczono do jego rejestracji wyłącznie w odniesieniu do usług, w stosunku do których znak nie jest bezpośrednio opisowy.

Ponadto należy zaznaczyć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „wydawanie decyzji dotyczących rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego Unii Europejskiej wchodzi w zakres kompetencji ograniczonej, a nie uprawnień dyskrecjonalnych”. W związku z tym możliwość rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego Unii Europejskiej powinna być oceniana wyłącznie na podstawie RZTUE, tak jak jest ono interpretowane przez sądownictwo unijne, a nie na podstawie wcześniejszej praktyki Urzędu (wyrok z dnia 15.09.2005 r. C‑37/03 P ‘BioID’, pkt 47 oraz wyrok z dnia 09.10.2002 r. T‑36/01 ‘Surface d'une plaque de verre’, pkt 35).

Należy stwierdzić, że zgodnie z ustalonym orzecznictwem, każdy znak badany jest z osobna a Urząd nie jest związany swoimi poprzednimi decyzjami.

Na koniec należy dodać, że Urząd dąży do stosowania spójnej praktyki w zakresie rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych. Niemniej jednak oprócz tego, że praktyka z czasem ulega pewnym zmianom, jest nieuniknione, że zostaną zarejestrowane niektóre znaki budzące wątpliwości. Jednakże, „z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości jasno wynika, że zasadę równego traktowania należy godzić z zasadą praworządności, zgodnie z którą nikt nie może powoływać się na swoją korzyść na niezgodne z prawem działanie, którego dopuszczono się na rzecz innej osoby” (wyrok z dnia 27.02.2002 r. T‑106/00 ‘STREAMSERVE’, pkt 67).

Zgodnie z ustalonym orzecznictwem zakresy stosowania podstaw odmowy rejestracji

określonych w art. 7 ust. 1 lit. b) do d) RZTUE nakładają się. W istocie oznaczenie, które ogranicza się do opisu właściwości towarów lub usług, jest jednocześnie pozbawione odróżniającego charakteru w stosunku do tych samych towarów lub usług, gdyż nie może z tego powodu pełnić zasadniczej funkcji znaku towarowego, to jest funkcji polegającej na identyfikacji pochodzenia handlowego towaru lub usługi (patrz wyrok z dnia 12.06.2007 r. T‑190/05 „TWIST & POUR”, pkt 39). Powyższa zasada znajduje zastosowanie w niniejszej sprawie.

Z przyczyn opisanych powyżej i zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) i art. 7 ust. 2 RZTUE, zgłoszenie znaku towarowego Unii Europejskiej 016206914 zostaje odrzucone w stosunku do następujących towarów i usług:

Klasa 9	Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania]; Oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych; Oprogramowanie komputerowe do e-handlu; Oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych; Oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych; Oprogramowanie do przetwarzania transakcji biznesowych; Oprogramowanie do tabletów; Oprogramowanie do telefonów komórkowych; Aplikacje do pobrania na smartfony; Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi; Aplikacje komputerowe do pobrania; Elektroniczne bazy danych; Oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych; Oprogramowanie komputerowe do przetwarzania komunikacji; Programy komputerowe nagrane; Komputerowe bazy danych.
Klasa 35	Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych; Komputerowe sporządzanie listy płac; Przetwarzanie danych z listy płac [dla osób trzecich]; Usługi przetwarzania danych w dziedzinie listy płac.
Klasa 36	Dokonywanie transakcji finansowych; Elektroniczne przetwarzanie płatności; Elektroniczny transfer środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji; Komputerowe usługi informacyjne dotyczące zarządzania finansami; Inwestycje finansowe; Inwestycje kapitałowe; Obsługa płatności; Pośrednictwo w usługach finansowych; Pożyczki [finansowanie]; Pożyczki pieniężne; Pożyczki konsumenckie; Pożyczki firmowe; Pożyczki ratalne; Skomputeryzowane usługi dotyczące danych finansowych; Świadczenie usług finansowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu; Transakcje finansowe; Transfer elektroniczny środków pieniężnych; Udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej; Udzielanie pożyczek indywidualnych; Usługi finansowania; Usługi finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu; Zarządzanie finansami; Usługi w zakresie płatności zdalnych; Zautomatyzowane usługi płatnicze.
Klasa 38	Bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie danych; Dostarczanie wiadomości i danych w drodze transmisji elektronicznej; Elektroniczna transmisja wiadomości i danych; Telekomunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej; Telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe); Usługi informacyjne on-line związane z telekomunikacją; Transmisja informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych; Przesyłanie informacji drogą online; Komunikacja przez terminale komputerowe; Usługi telefonii komórkowej; Przekazywanie informacji za pośrednictwem telefonu; Przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych; Przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług online i Internetu; Przesyłanie wiadomości za pośrednictwem telefonu.
Klasa 42	Oprogramowanie jako usługa [SaaS]; Instalacja oprogramowania komputerowego; Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną; Oprogramowanie komputerowe (Projektowanie -); Programowanie komputerów; Projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami; Przechowywanie danych elektronicznych; Tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego.

Zgłoszenie będzie dalej rozpatrywane dla pozostałych usług, mianowicie:

Klasa 35 Marketing finansowy; Usługi marketingowe; Pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą.

Na mocy art. 59 RZTUE zgłaszający ma prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 60  RZTUE odwołanie do Urzędu należy wnieść na piśmie w terminie dwóch miesięcy od otrzymania niniejszej decyzji. Odwołanie wnosi się w języku postępowania, w którym wydano decyzję będącą przedmiotem odwołania.

W terminie czterech miesięcy od otrzymania niniejszej decyzji należy przekazać pisemne stanowisko przedstawiające podstawy odwołania. Odwołanie uważa się za wniesione z chwilą uiszczenia opłaty za odwołanie w wysokości 720 EUR.

Anna MAKOWSKA

Załącznik:

Zawiadomienie z 16.01.2017 r. o bezwzględnych podstawach odmowy rejestracji