OPOSICIÓN Nº B 2 929 258

La Española Alimentaria Alcoyana, S.A., Arzobispo Doménech, 7, 03804 Alcoy (Alicante), España (parte oponente), representada por Encarnación Arias Castellano, C/ Juan Martorell, 1-21ª, 46010 Valencia, España (representante profesional)

c o n t r a

Aceites del Sur-COOSUR S.A., Carretera de la Carolina 29, 23220 Vilches (Jaén), España (solicitante), representado por Fernández-Palacios Abogados, S.L.P., Plaza de la Magdalena 9 - 4º, 41001 Sevilla, España (representante profesional).

El 04/12/2018, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n° B 2 929 258 se estima parcialmente, en concreto para los siguientes productos impugnados:

Clase 29: Aceites comestibles; verduras para untar; patés vegetales.

2. La solicitud de marca de la Unión Europea n° 16 214 124 se deniega para todos los productos anteriores. Se admite para los demás productos y servicios.

3. Cada parte correrá con sus propias costas.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 16 214 124 para la marca figurativa , en concreto, contra todos los productos y servicios de las clases 29, 30, 31, 32, 33 y 35. La oposición está basada en los nombres comerciales no registrados en España ‘LA ESPAÑOLA’ y . La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 4, del RMUE.

MARCA NO REGISTRADA U OTRO SIGNO UTILIZADO EN EL TRÁFICO ECONÓMICO – artículo 8, apartado 4, del RMUE

De conformidad con el artículo 8, apartado 4, del RMUE, mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión o al derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

(a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca de la Unión Europea;

(b) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

Los motivos de denegación del artículo 8, apartado 4, del RMUE están sujetos, pues, a los siguientes requisitos:

 el signo debe haberse utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local antes de la presentación de la marca impugnada;

 con arreglo a la legislación que lo regule, antes de la presentación de la marca impugnada, la parte oponente debe haber adquirido derechos sobre el signo en que se base la oposición, incluido el derecho a prohibir el uso de una marca posterior;

 las condiciones para que pueda prohibirse el uso de una marca posterior deben cumplirse en relación con la marca impugnada.

Tales condiciones son acumulativas. Así, si el signo no cumple alguna de ellas, no podrá prosperar la oposición basada en la existencia de una marca no registrada o de otros signos utilizados en el tráfico económico en el sentido del artículo 8, apartado 4, del RMUE.

a) Utilización anterior en el tráfico económico de alcance no únicamente local

La condición que exige la utilización en el tráfico económico es un requisito fundamental sin el cual el signo en cuestión no puede gozar de protección frente al registro de una marca de la Unión Europea, independientemente de los requisitos que deban cumplirse en virtud del derecho nacional para adquirir derechos exclusivos. Además, dicha utilización debe indicar que el signo en cuestión es de alcance no únicamente local.

A este respecto, procede recordar que el objeto del requisito establecido por el artículo 8, apartado 4, del RMUE, relativo a la utilización en el tráfico económico de un signo de alcance no únicamente local, es limitar los conflictos entre los signos, impidiendo que un derecho anterior que no tenga la suficiente entidad, es decir, que no sea importante ni significativo en el tráfico económico, pueda oponerse al registro de una nueva marca de la Unión Europea. Tal facultad de oposición debe reservarse a los signos que estén efectiva y realmente presentes en el mercado pertinente. Para poder oponerse al registro de un nuevo signo, aquel que se invoca en apoyo de la oposición debe utilizarse, efectivamente, de manera suficientemente significativa en el tráfico económico y poseer un alcance geográfico no únicamente local, lo que implica, cuando el territorio de protección de dicho signo pueda considerarse no local, que tal utilización tenga lugar en una parte considerable de dicho territorio. Para determinar si es así, debe tenerse en cuenta la duración y la intensidad de la utilización de dicho signo como elemento distintivo para sus destinatarios, que son tanto los compradores y los consumidores como los suministradores y competidores. A este respecto, es especialmente pertinente la utilización del signo en la publicidad y en la correspondencia comercial. Por otro lado, la apreciación del requisito relativo al uso en el tráfico económico debe realizarse separadamente para cada uno de los territorios en los que el derecho invocado en apoyo de la oposición esté protegido. Por último, debe probarse la utilización del signo controvertido en el tráfico económico antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca de la Unión Europea (29/03/2011, C‑96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).

En este caso, la marca impugnada se presentó el 30/12/2016. Por lo tanto, la parte oponente está obligada a demostrar que los signos en que se basa la oposición fueron utilizados en el tráfico económico de alcance no únicamente local en España antes de esta fecha. Debe probarse, además, que los signos de la parte oponente se han utilizado en el tráfico económico en relación con servicios de venta al por menor de bebidas y productos de alimentación; servicios de venta al por menor de productos hortícolas; servicios de venta al por mayor de bebidas y productos de alimentación; servicios de ventas al por mayor de productos hortícolas; servicios de fabricación al por menor de productos de alimentación y bebidas; servicios de fabricación al por mayor de productos de alimentación y bebidas; gestión de negocios comerciales; servicios de asistencia, dirección y administración de negocios.

El 07/02/2018, la parte oponente aportó pruebas del uso en el tráfico económico. Dado que la parte oponente solicitó el tratamiento confidencial, frente a terceros, de determinados datos de carácter comercial contenidos en dichas pruebas, la División de Oposición se referirá a las mismas en términos generales, evitando así la divulgación de tales datos. La prueba presentada por la parte oponente y que se refiere al uso de los signos en el tráfico económico en España como nombres comerciales y no como marcas, consiste, entre otros, en los siguientes documentos:

 Documento 29 - Documento emitido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio titulado: seis empresas del sector de la alimentación optan al Premio Príncipe Felipe a la excelencia empresarial.

 Documento 30 - Comunicaciones en prensa realizadas durante los meses de octubre y noviembre de 2008 en cuatro periódicos de tirada nacional EXPANSION, LAS PROVINCIAS, LEVANTE y MEDITERRANEO informando de la nominación al premio Príncipe de Asturias.

 Documento 31 - invitación a la Feria de la Alimentación que se celebró en Amsterdam en el año 2012 enviada por el oponente.

 Documento 32 - Artículo de prensa publicado en periódico EL MUNDO de fecha 20/02/2013 titulado “El alcalde de Alcoy: el proyecto anunciado por Fabra asegura la continuidad de LA ESPAÑOLA”.

 Documento 33 - Artículo de prensa publicado en el periódico EL PAIS de fecha 20/02/2013 titulado “LA ESPAÑOLA seguirá en Alcoy y espera crear 700 empleos en su nueva ubicación”.

 Documento 34 – Artículo de prensa publicado en el periódico EL MUNDO de fecha 21/02/2013 titulado “La actuación Territorial Estratégica del Consell en Alcoy ¿un regalo envenenado?”

 Documento 35 – Artículo de prensa publicado en el periódico EL PAIS de fecha 27/02/2013 titulado “Fabra se vuelca en una nueva área industrial en Alcoy sin poner dinero”.

 Documento 36 – Artículo de prensa publicado en el periódico LA NUEVA ESPAÑA de fecha 24/09/2013 titulado “Abortan un plan para raptar al dueño de ACEITUNAS LA ESPAÑOLA”.

 Documento 37 – Artículo de prensa publicado en el periódico ALICANTE NEWS de fecha 08/04/2014 titulado “El inmenso parque empresarial de Alcoy divide a Ayuntamiento y Generalitat”.

 Documento 38 - Artículo de prensa publicado en el periódico EL MUNDO de fecha 4/09/2014 titulado “El Consell valida el polígono de LA ESPAÑOLA y deja a Alcoy la decisión sobre las licencias”.

 Documento 39 - Artículo de prensa publicado en el periódico INFORMACIÓN de fecha 27/01/2015 titulado “El Consell da luz verde al proyecto industrial de LA ESPAÑOLA en la Canal de Alcoy”.

 Documento 40 - Artículo de prensa publicado en el periódico EL PAIS de fecha 26/02/2015 titulado “El plan territorial de LA ESPAÑOLA pone en riesgo el acuífero de Alcoi”.

 Documento 41 - Artículo de prensa publicado en el periódico digital VEINTE MINUTOS de fecha 03/03/2015 titulado “VIBORAS destaca la larga trayectoria innovadora de LA ESPAÑOLA Alimentaria Alcoyana”.

 Documento 42 - Artículo de prensa publicado en el periódico INFORMACIÓN de fecha 16/07/2015 titulado “EL Consell validará el proyecto de LA ESPAÑOLA si los informes técnicos son favorables.”

 Documento 43 – Artículo de prensa publicado en el periódico EL NOSTRE en fecha 29/12/2015 titulado “LA ESPAÑOLA: desde Alcoy a todo el mundo”.

 Documento 44 – Artículo de prensa publicado en el periódico EL NOSTRE en fecha 20/12/2016 titulado “LA ESPAÑOLA: las aceitunas rellenas que hacen historia”.

 Documento 45 – Artículo de prensa publicado en la publicación periodica de la cadena de supermercados CONSUM en fecha 31/05/2015 titulado “¿Aceitunas rellenas? Qué buena idea tuviste Cándido!”.

 Documento 46 – Informe emitido por el centro tecnológico AINIA en el año 2015 sobre “La gestión integral del agua en la industria agroalimentaria: cómo mejorar los costes de producción”.

 Documento 47 – Artículo de prensa publicado en el periódico LA VANGUARDIA de fecha 10/01/2017 titulado “LA ESPAÑOLA inyecta 8.5 millones más en el proyecto empresarial Alcoinnova”.

 Documento 48 – Blog de empresa de diseño gráfico www.myohodesign.com que publica un artículo el 5/04/2017 sobre “LA ESPAÑOLA, una aceituna como ninguna”.

 Documento 49 – Información publicada en la actualidad en la web www.tiendeo.com sobre la mercantil LA ESPAÑOLA.

 Documento 50 – Agencia de publicidad TRACK CORPORATION publica en su página web www.trackcorporation.wordpress.com un artículo sobre “La calidad de LA ESPAÑOLA es contrastada por Elena Viboras” en fecha 9/10/2017.

 Documento 51 – Artículo publicado en la revista mensual VALENCIA PLAZA en fecha 13/09/2017 titulado “LA ESPAÑOLA aumenta su facturación un 5% pendiente de poder ampliar sus instalaciones”.

 Documento 52 – Información actual en PAGINAS AMARILLAS sobre la mercantil LA ESPAÑOLA ALIMENTARIA ALCOYANA, S.A.

 Documento 53 - Certificado emitido bajo juramento por la Auditora de Cuentas Dña. Carmen PRIETO PASTOR, Colegiada 2.481 del Ilustre Colegio de Economistas de Alicante sobre el volumen de ventas netas, volumen en unidades de venta y el gasto en publicidad de los años 2013 a 2016, ambos inclusive, de productos fabricados y comercializados por la parte oponente.

 Documento 55 .- Artículo publicado en revista especializada en el sector de la alimentación español, GONDOLA DIGITAL de fecha 29/01/2017 dónde se señala : “lidera el ranking de fabricantes (de aceitunas) La Española con una cuota del 21,2%”.

 Documento 57.- Facturas emitidas por Cerveses Spigha de Antonio Simó Alós a LA ESPAÑOLA ALIMENTARIA ALCOYANA por compra de cerveza durante los años 2016, 2014 y 2013.

 Documento 58 – Artículo publicado el 21/02/2003 en la revista electrónica ARAL especializada en la industria alimentaria, no alimentaria y distribución españoles.

 Documento 59 – Transcripción de entrevista realizada a don Pepe Crespo Gomar, director de Marketing y Publicidad de LA ESPAÑOLA en RADIO NACIONAL ESPAÑA en fecha 2017.

Si bien es verdad, como alega la solicitante y admite la oponente, que la documentación aportada en el seno del presente procedimiento se refiere tanto a los nombres comerciales de la oponente como a sus marcas, signos idénticos por cierto, la División de Oposición ha considerado que los documentos arriba referenciados permiten ver el uso de los signos como nombres comerciales además de como marcas, si bien muchos de los documentos confunden ambas nociones, como el artículo publicado en la revista especializada en el sector de la alimentación español, GONDOLA DIGITAL de fecha 29/01/2017 (documento 54). Asimismo, si bien algunos de los documentos están fechados fuera del período relevante, se refieren a hechos acaecidos durante el período relevante (por ejemplo el artículo del blog de la empresa de diseño gráfico www.myohodesign.com o la información extraída de las Páginas Amarillas).

Los demás documentos aportados no se han incluido en el listado de arriba ya que no se refieren claramente al uso de los signos como nombres comerciales, bien porque se refieren claramente a un uso como marca (por ejemplo, el Certificado de la Secretaría General de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia 26 de junio de 2014 en el que se acredita que las marcas LA ESPAÑOLA, son reconocidas como marcas renombradas) o porque no están fechados o están fechados de manera que los hace irrelevantes (como por ejemplo las fotos de latas sin fecha alguna o la foto del interior de Carrefour del 2018).

En base a lo anterior, teniendo en cuenta que la mayoría de las pruebas proceden de terceros independientes, la División de Oposición considera que de las pruebas se puede deducir que ha existido un uso en el tráfico económico de alcance no únicamente local en España antes del 30/12/2016 de los nombres comerciales no registrados ‘LA ESPAÑOLA’ y en relación con la fabricación al por mayor de aceitunas en conserva (al por mayor = en cantidad grande, Diccionario de la lengua española, RAE). No se considera probado, en base a toda la documentación aportada en el seno del presente procedimiento, que dichos nombres comerciales hayan sido usados en relación con servicios de venta al por menor de bebidas y productos de alimentación; servicios de venta al por menor de productos hortícolas; servicios de venta al por mayor de bebidas y productos de alimentación; servicios de ventas al por mayor de productos hortícolas (ya que en todos caso la oponente únicamente vende sus propios productos, no los de terceros); servicios de fabricación al por menor de productos de alimentación y bebidas (ya que la oponente no se dedica a la fabricación en pequeñas cantidades, o al por menor); servicios de fabricación al por mayor de productos de alimentación y bebidas (exceptuando las aceitunas en conserva, para las que sí se reconoce); gestión de negocios comerciales; servicios de asistencia, dirección y administración de negocios (ya que en ningún momento se prueba que la oponente preste dichos servicios).

En cuanto a la fabricación de otros productos aparte de las aceitunas en conserva, si bien es verdad que la oponente aporta algunos documentos en los que se mencionan otros productos, como son las cervezas, vinagres u otros aperitivos, dicho uso no puede considerarse, a diferencia de la fabricación de aceitunas en conserva, que haya sido efectivo, suficientemente significativo en el tráfico económico y con un alcance geográfico no únicamente local.

b) Existencia del derecho en virtud de la legislación aplicable

De conformidad con el artículo 95, apartado 1, del RMUE, en el curso del procedimiento, la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.

De acuerdo con el artículo 7, apartado 2, letra d), del RDMUE, si la oposición se basa en un derecho anterior en el sentido del artículo 8, apartado 4, del RMUE, la parte oponente deberá aportar, entre otras cosas, pruebas de su adquisición, existencia continuada y ámbito de protección que incluya, en caso de que se aduzca el derecho anterior con arreglo a la legislación de un Estado miembro, una identificación clara del contenido del derecho nacional alegado mediante la aportación de publicaciones de las disposiciones pertinentes o jurisprudencia.

Por lo tanto, recaerá sobre la parte oponente la responsabilidad de aportar toda la información necesaria para adoptar la resolución, en particular, determinar la legislación aplicable y aportar toda la información necesaria para su correcta aplicación. De acuerdo con la jurisprudencia, es responsabilidad de la parte oponente «… presentar a la OAMI no solo los datos que demuestren el cumplimiento de los requisitos exigidos, de acuerdo con la legislación nacional cuya aplicación se solicita, … sino también los elementos que determinan el contenido de dicha legislación» (05/07/2011, C‑263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50).

La información sobre la legislación aplicable debe hacer posible que la Oficina entienda y aplique el contenido de dicha legislación, las condiciones necesarias para obtener protección y el ámbito de dicha protección, así como que el solicitante ejerza su derecho de defensa.

En lo que respecta a las disposiciones de la legislación aplicable, la parte oponente debe aportar una identificación clara del contenido de la legislación nacional aducida mediante la aportación de publicaciones de las disposiciones pertinentes o jurisprudencia (artículo 7, apartado 2, letra d), del RDMUE). La parte oponente debe aportar la referencia a la disposición jurídica pertinente (número de artículo, así como número y título de la legislación) y el contenido (texto) de las disposiciones jurídicas mediante la cita de las publicaciones de las disposiciones pertinentes o jurisprudencia (p. ej., extractos de un diario oficial, un comentario jurídico, enciclopedias jurídicas o resoluciones judiciales). Si la disposición pertinente hace referencia a otra disposición jurídica, esta deberá aportarse igualmente para que el solicitante y la Oficina puedan entender el significado íntegro de la disposición invocada y determinar la posible pertinencia de la otra disposición. Cuando las pruebas relativas al contenido del derecho nacional pertinente sean accesibles en línea a partir de una fuente reconocida por la Oficina, la parte oponente podrá aportar dichas pruebas haciendo referencia a dicha fuente (artículo 7, apartado 3, del RDMUE).

De acuerdo con el artículo 7, apartado 4, del RDMUE, todas las disposiciones de la legislación nacional aplicable que regulen la adquisición de derechos y su ámbito de protección a que se refiere el artículo 7, apartado 2, letra d), del RDMUE, incluidos los elementos de prueba accesibles en línea a que se refiere el artículo 7, apartado 3, del RDMUE, deberán estar redactadas en la lengua del procedimiento o acompañadas de una traducción a dicha lengua. La parte oponente deberá presentar la traducción a iniciativa propia en el plazo establecido para la presentación del documento original.

Asimismo, la parte oponente deberá aportar las pruebas pertinentes del cumplimiento de las condiciones de adquisición y del ámbito de protección del derecho invocado, así como de que se cumplan realmente las condiciones de protección frente a la marca impugnada. En concreto, expondrá una línea argumentativa sólida de por qué el uso de la marca impugnada podría impedirse con éxito en virtud de la legislación nacional aplicable.

En el presente caso, la parte oponente ha aportado información suficiente sobre la protección jurídica otorgada al tipo de signo comercial que ha invocado, a saber los nombres comerciales no registrados, tanto sobre el contenido de los derechos invocados como sobre las condiciones que deberán cumplirse en el presente caso para que pueda prohibir el uso de la marca impugnada en virtud de la legislación española citada por la parte oponente. La parte oponente también ha aportado jurisprudencia nacional que permite entender la interpretación de dicha legislación española, a través de sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal de Marca Comunitaria.

Los nombres comerciales son los nombres utilizados por las empresas para identificarse como tales. Los nombres comerciales suelen estar protegidos frente a marcas posteriores con arreglo a los mismos criterios que se aplican a los conflictos entre las marcas registradas, a saber, la identidad o similitud de los signos, la identidad o similitud de los productos o servicios y la existencia de riesgo de confusión. En estos casos, los criterios desarrollados por los tribunales y por la Oficina para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE pueden trasladarse fácilmente al artículo 8, apartado 4, del mismo.

En el presente caso, de acuerdo con la legislación que regula el signo en cuestión, esto es el Artículo 9.1.d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (interpretado en concordancia con la Exposición de Motivos de la referida Ley de Marcas – también aportada por la parte oponente), así como los Artículos 19, 34 y 87 de la referida Ley de Marcas, todo ello interpretado de acuerdo con la jurisprudencia también aportada (citándose aquí, por todas, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, nº 70/2017 de fecha 8/2/2017, Recurso nº 1044/2014, Asunto LA HISPANO SUIZA) no podrán registrarse como marca el nombre comercial de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. La citada Sentencia nº 70/2017 aclara, a mayor abundamiento, que ‘si se invoca la tenencia de un nombre comercial notorio no registrado, junto con las condiciones previas del art. 9.1.d) de la Ley de Marcas, la demandante debería acreditar el uso o conocimiento notorio en España del nombre comercial no registrado. Es cierto que el calificativo notorio afecta exclusivamente al conocimiento y no al uso, y que para conseguir esta protección debe cumplirse al menos con uno de los dos requisitos, no necesariamente con los dos.’

El artículo 8(4) RMUE exige explícitamente un derecho que confiere a su propietario el derecho a prohibir el uso de una marca posterior. Sin embargo, la Oficina aplica la disposición de manera amplia, basada en una interpretación orientada por su finalidad, lo que significa que una oposición basada en disposiciones de la ley nacional sobre la prohibición de un registro posterior también puede aceptarse en algunos casos. Tanto el Tribunal General como las Salas de Recurso han aceptado que una disposición que prohíba el registro de una marca posterior puede ser invocada válidamente en sede de oposición de conformidad con el artículo 8(4) RMUE. Por ejemplo, en las decisiones de la Sala de Recursos en los procedimientos R619/2014-2 y R1027/2012-2, la disposición antes mencionada de la Ley de marcas española fue expresamente aceptada como base válida para la oposición en virtud del artículo 8, apartado 4, del RMUE.

De ello se deduce que hay varias condiciones que deben cumplirse de acuerdo con la legislación española. Tres de estas condiciones son idénticas a las previstas por el RMUE y forman la norma europea, a saber, que el derecho anterior debe ser una marca no registrada o un signo similar, el uso en el tráfico económico debe ser de alcance no únicamente local y el derecho debe haberse adquirido antes de la fecha de presentación de la marca impugnada.

En el caso que nos ocupa, estas tres condiciones se han cumplido como se ha analizado arriba:

- los nombre comerciales ‘LA ESPAÑOLA’ y no se han registrado como tales, por lo que constituyen nombres comerciales no registrados;

- de la documentación aportada por la oponente se ha probado su uso en el tráfico económico de alcance no únicamente local en España en relación con servicios de fabricación al por mayor de aceitunas en conserva;

- dichos derechos se adquirieron con anterioridad a 30/12/2016.

c) Derecho de la parte oponente frente a la marca impugnada

La otra condición que debe cumplirse de acuerdo con el Artículo 9.1.d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas es la existencia de un riesgo de confusión en el público por ser idénticos o semejantes los signos y por ser idénticos o similares sus ámbitos de aplicación.

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que lleven las marcas correspondientes, procedan de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos y servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto y el público destinatario.

1. Los productos y servicios

La oposición se dirige contra los siguientes productos y servicios de la marca impugnada:

Clase 29: Carnes; pescados, mariscos y moluscos; productos lácteos y sustitutos de la leche; huevos y ovoproductos; aceites y grasas comestibles; frutos, hongos y vegetales procesados (incluidos frutos secos y legumbres), con exclusión expresa de aceitunas; aperitivos y guarniciones de patatas, sopas y sus preparaciones, guisos, sopas y caldos, chips de yuca; gazpacho; cremas para untar; estofados; patatas fritas; tortilla de patata dorada; salsas de productos lácteos; trufas cocidas; jaleas, mermeladas, compotas, frutas y verduras para untar; algas comestibles procesadas; concentrado de tomate; compotas; jaleas comestibles; humus [pasta de garbanzos]; puré de tomate; patés vegetales; pastas de frutos secos; alimentos preparados, sopas y caldos, aperitivos (con exclusión expresa de aceitunas) y postres, en concreto sopa de nido de golondrina, cazuelas (guisos), tomate concentrado, salsas (dips), galletas (crackers) de pescado, polen preparado como alimento, aperitivos de cerdo, soja preparada, platos preparados, principalmente con carne, pescado, marisco, huevo o verduras y hortalizas, con exclusión expresa de aceitunas.

Clase 30: Alimentos precocinados y aperitivos salados, en concreto aperitivos a base de maíz, cereales, harina y sésamo, crackers, dumplings, tortitas, platos a base de pasta, arroz y/o cereales, tartas y platos de pastelería, sándwiches y pizzas, rollos de primavera y de algas marinas, panecillos al vapor, plato a base de tortillas de maíz; sales, aliños, aderezos y condimentos; vinagres; productos de panadería, pastelería, chocolates y postres; azúcar, edulcorantes naturales, productos dulces de cobertura y relleno y productos de apicultura; hielo, helados, yogures helados y sorbetes; café, té, cacao y sucedáneos de los mismos; granos preparados, almidones y productos fabricados con los mismos, productos para panadería y levaduras; sushi; alimentos de aperitivos salados listos para comer hechos de alimentos de maíz formados mediante extrusión; aperitivos consistentes principalmente en cereales extruidos; aperitivos que consisten principalmente en pan; bocadillos y sándwiches; empanadas [dulces o saladas]; comidas que consisten principalmente en arroz; comidas que consisten principalmente en pasta; patatas fritas de arroz; pan de gambas; productos de aperitivo que consisten en productos de cereales; tabulé; cereales; levadura y otros agentes fermentadores; masas, rebozados y mezclas de los mismos; pastas secas y frescas, fideos y masa para rellenos (dumplings); sales, aliños, aderezos y condimentos; salsas, chutney y cremas alimenticias; adobos; aromatizantes de alimentos [distintos a los aceites esenciales]; aromatizantes para bebidas; esencias para cocinar; edulcorantes que consisten en concentrados de frutas; arroz; ketchup; mayonesa; mostaza.

Clase 31: Animales vivos, organismos para la cría; cultivos agrícolas e hidropónicos, productos hortícolas y forestales, con exclusión expresa de aceitunas; frutas y verduras frescas, con exclusión expresa de aceitunas; alimentos y piensos para animales; lechos de paja para animales.

Clase 32: Cervezas y sus derivados; bebidas no alcohólicas; preparaciones para fabricación de bebidas.

Clase 33: Preparaciones para fabricación de bebidas alcohólicas, bebidas alcohólicas (excepto cervezas), todos los productos mencionados procedentes de España.

Clase 35: Servicios promocionales, de marketing y publicidad; negocios comerciales y servicios de información al consumidor, en concreto; prestación de servicios de subasta; alquiler de máquinas expendedoras; servicios de corretaje; servicios de contactos empresariales; servicios de compras colectivas, con exclusión expresa de aceitunas; servicios de evaluaciones comerciales, acuerdos sobre competencia, servicios de proveedores, servicios de importación y exportación, con exclusión expresa de aceitunas; servicios de mediación y negociación, servicios de pedidos, servicios de comparación de precios, servicios de aprovisionamiento para terceros, servicios de suscripción; servicios de asistencia, dirección y administración de negocios; servicios de información, investigación y análisis de negocios; y alquiler, arrendamiento y leasing en el marco de los servicios mencionados, incluidos en esta clase; y asesoramiento, consultoría e información de los servicios anteriores, incluidos en esta clase; asesoría y consultoría empresarial relacionada con las franquicias; servicios prestados por un franquiciador, en concreto asistencia en el funcionamiento o gestión de empresas industriales o comerciales; envasado, almacenamiento y transportes de mercancías, con exclusión expresa de aceitunas; servicios de venta al por mayor y al por menor en relación con productos alimenticios, con exclusión expresa de aceitunas.

Los nombres comerciales no registrados de la parte oponente se utilizan en relación con la fabricación al por mayor de aceitunas en conserva.

Las aceitunas en conserva de la oponente son los frutos del olivo sometidos a diversos procesos con el objetivo de alargar su conservación en estado nutricional óptimo.

Productos impugnados de la clase 29

Las aceitunas en conserva fabricadas por la oponente son similares en bajo grado a los aceites comestibles; verduras para untar; patés vegetales impugnados, todos los cuales pueden ser obtenidos en gran medida a partir de sus ingredientes crudos (aceitunas). Si bien se pueden distinguir de ellos ya que las aceitunas en conserva, a pesar de un grado de procesamiento, todavía son reconocibles como aceitunas. Sin embargo, los aceites comestibles; verduras para untar; patés vegetales y las aceitunas en conserva tienen los mismos productores y se distribuyen a través de los mismos canales. Por ello existe un bajo grado de similitud.

El resto de los productos de la clase 29 no son similares a los productos fabricados por la oponente. Los productos que fabrica la oponente son, como los impugnados, productos alimenticios. Sin embargo, esto no es suficiente para considerarlos similares. Por lo general no comparten el modo de utilización. No son complementarios ni en su mayor parte tienen un carácter competidor. Además, sus canales de distribución y puntos de venta dentro de las grandes superficies son distintos. Por lo tanto, no son similares.

Productos y servicios impugnados de las clases 30, 31, 32, 33 y 35

Las aceitunas en conserva fabricadas por la oponente tampoco son similares al resto de los productos impugnados. Los productos impugnados de la clase 30 son productos alimenticios a los que se puede aplicar el mismo razonamiento que el vertido arriba para los productos de la clase 29. Los productos impugnados de la clase 31 son animales y plantas vivos, así como los alimentos para animales, mientras que los productos impugnados de las clases 32 y 33 son bebidas, tanto alcohólicas como sin alcohol.

Las aceitunas en conserva fabricadas por la oponente difieren de estos productos impugnados ya que no comparten ni naturaleza, ni destino, ni en muchos casos el modo de utilización. Estos productos están destinados, en su mayor parte, a usuarios finales diferentes y las empresas que los producen son distintas. Tampoco son complementarios ni tienen un carácter competidor. Además, sus canales de distribución y puntos de venta son distintos. Por lo tanto, los productos impugnados no son similares.

Las aceitunas en conserva fabricadas por la oponente tampoco son similares a los servicios impugnados de la clase 35. Por su propia naturaleza los productos suelen no ser similares a los servicios. Esto obedece a que los productos son artículos de comercio, mercancías o inmuebles. Su venta implica normalmente la transmisión de la propiedad de un objeto físico, es decir, un mueble o un inmueble. En cambio, los servicios consisten en la realización de actividades intangibles.

En cuanto a los servicios de venta impugnados, los servicios de venta al por menor de productos particulares únicamente son similares (en grado bajo) a estos productos determinados (sentencia de 05/05/2015, T-715/16, Castello, § 33). Los productos comprendidos en los servicios del venta al por menor impugnados excluyen expresamente las aceitunas, que son los productos específicos fabricados bajo los nombres comerciales no registrados de la oponente, por lo que los servicios no son similares.

Por lo tanto, los servicios impugnados no son similares.

2. Los signos

LA ESPAÑOLA
Signos anteriores	Marca impugnada

El territorio de referencia es España.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Los signos anteriores son (i) un signo verbal compuesto por los vocablos “LA ESPAÑOLA” y (ii) un signo figurativo compuesto por los vocablos “LA ESPAÑOLA” escrito en letras mayúsculas de color rojo.

El signo impugnado es una marca figurativa compuesta por la figura de una mujer sentada con una gran flor en la cabeza, una peineta y vestida con un mantón en llamativos colores y, debajo, un vestido blanco. Con ambas manos sujeta una jarra decorada. En su parte izquierda aparecen, en posición vertical, las letras “La Española” en color rojo con el borde blanco.

Los signos anteriores “La Española” hacen referencia a una persona de género femenino que puede aludir a la procedencia de los productos (España), por lo cual tiene un bajo carácter distintivo.

Por otro lado, respecto de la marca impugnada, el vocablo “La Española”, cuya representación gráfica sería la figura de la mujer que lo acompaña (ya que el mantón y los peines formaban parte esencial de la vestimenta tradicional femenina en España desde el siglo XVI), tiene las mismas connotaciones y el mismo carácter distintivo.

Los signos no tienen elementos que se puedan considerar claramente más dominantes (que atraigan más la atención visualmente) que otros. Ninguno de los elementos que componen la solicitud de marca domina el signo de tal manera que el público relevante no perciba los diferentes elementos que la componen y que todos ellos en su conjunto son los que determinan la imagen global de signo, así como la imagen imperfecta que el público relevante guardará en su memoria. Por lo tanto, se considera que tanto los elementos figurativos como los denominativos dominan de igual manera la impresión global de cada uno de los signos.

Visualmente, los signos comparten, pese a su dispar tipografía (en el caso del signo figurativo anterior), las letras “LA ESPAÑOLA”, y el color rojo (en el caso del signo figurativo anterior). No obstante, los signos difieren en sus elementos figurativos (la figura de una mujer sentada con una gran flor en la cabeza, una peineta y vestida con un mantón en llamativos colores y, debajo, con un vestido blanco, cuyas manos sujetan una jarra decorada), o estilizados y en la posición vertical de la denominación del signo impugnado.

Cuando los signos estén formados tanto por componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a los signos en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; resoluciones de 19/12/2011, R 233/2011 4, Best Tone (fig.)/BETSTONE (fig.), § 24 y de 13/12/2011, R 53/2011 5, Jumbo(fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).

Por consiguiente, los signos tienen un grado de similitud alto.

Fonéticamente, la pronunciación de los signos coincide en el sonido de las letras “LA ESPAÑOLA” presentes en los tres signos. Por consiguiente, los signos son fonéticamente idénticos.

Conceptualmente, el público del territorio de referencia percibirá los signos anteriores “LA ESPAÑOLA” y el elemento verbal de la marca impugnada “La Española” como “natural, perteneciente o relativo a España” siendo, por lo tanto, una denominación débil que alude al origen de los productos en cuestión. El elemento figurativo consistente en la figura de la mujer española refuerza este significado, por lo que los signos son conceptualmente idénticos.

Teniendo en cuenta las coincidencias visuales, fonéticas y conceptuales antes mencionadas, los signos comparados son similares, por lo que existe riesgo de confusión para los productos que se han considerado similares, aun en bajo grado, esto es, los aceites comestibles; verduras para untar; patés vegetales. No hay riesgo de confusión en lo que respecta al resto de productos y servicios impugnados.

3. La apreciación global de las condiciones establecidas por la legislación aplicable

Los nombres comerciales no registrados de la oponente satisfacen, en lo que respecta al territorio de España, los criterios de constituir signos no registrados, usados en el tráfico económico de alcance no únicamente local en España en relación con la fabricación al por mayor de aceitunas en conserva, y adquiridos con anterioridad a 30/12/2016. Además, se ha demostrado que la legislación nacional española impediría el uso de la marca del solicitante en España al menos para una parte de las mercancías impugnadas respecto de las cuales existe un riesgo de confusión por parte del consumidor.

d) Conclusión

Considerando todo lo anteriormente expuesto, la División de Oposición estima que la oposición está debidamente justificada sobre la base de los signos anteriores de la parte oponente, en relación con los productos impugnados:

Clase 29: Aceites comestibles; verduras para untar; patés vegetales.

La oposición no se admite en relación con los productos y servicios restantes.

Las partes hacen numerosas referencias a los antecedentes históricos que existen entre ellas, a las otras marcas y signos distintivos de los que son titulares (algunos de los cuales han sido reconocidos como notorios en diversas instancias), a la coexistencia difícil y delicada entre ellas con numerosos enfrentamientos tanto en los Tribunales como ante los diferentes organismos públicos de registro, así como a los productos efectivamente comercializados por cada una de estas empresas.

Sin embargo, ninguno de estos argumentos o hechos tiene incidencia en el caso que nos ocupa, que debe versar únicamente sobre los fundamentos y derechos anteriores alegados y los productos y servicios impugnados. De hecho, según la jurisprudencia, únicamente es pertinente la descripción de los productos para los que se haya solicitado el registro de la marca, pues la utilización prevista de dicha marca no puede tenerse en cuenta en la medida en que el registro de la marca no contiene una limitación en ese sentido [véanse en este sentido las sentencias del Tribunal de 30 de junio de 2004, M+M/OAMI − Mediametrie (M+M EUROdATA), T‑317/01, Rec. p. II‑1817, apartado 58, y de 24 de noviembre de 2005, Sadas/OAMI − LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, apartado 35].

Asimismo, en cuanto al argumento de la solicitante que la marca impugnada ‘coexiste desde hace más de 30 años en el mercado nacional y europeo con las marcas LA ESPAÑOLA de la oponente’, si bien no cabe excluir que la coexistencia de dos marcas en un mercado determinado pueda eventualmente contribuir, junto con otros factores, a disminuir el riesgo de confusión entre dichas marcas por parte del público pertinente, para ello es necesario, además, que concurran determinados requisitos. Así, la inexistencia de riesgo de confusión puede deducirse, en particular, del carácter «pacífico» de la coexistencia de las marcas en conflicto en el mercado de referencia (sentencia de 03/09/2009, C-498/07P, La Española, EU:C:2013:302, § 82).

No obstante, consta en autos que en este caso la coexistencia entre las partes y de sus marcas (u otros signos distintivos) ha distado mucho de ser «pacífica», habida cuenta de que la cuestión de la similitud entre sus signos distintivos enfrenta a ambas empresas ante los tribunales nacionales y supranacionales, así como ante los organismos de registro desde hace muchos años, como así han reconocido ambas partes en el transcurso del presente procedimiento.

COSTAS

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma. De conformidad con el artículo 109, apartado 3, del RMUE, en la medida en que las partes pierdan, respectivamente, en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Oposición dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

Puesto que la oposición solo ha prosperado para una parte de los productos y servicios impugnados, ambas partes han resultado vencedoras en algunos elementos del litigio y vencidas en otros. Por consiguiente, cada una de las partes sufragará sus propios gastos.

La División de Oposición

Begoña URIARTE VALIENTE

Helen Louise MOSBACK

Martina GALLE

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).