Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 30/05/2018

STUDIO TORTA S.p.A. Via Viotti, 9 I-10121 Torino ITALIA

Fascicolo nº:	016218018
Vostro riferimento:	MC4118/dab/bc
Marchio:	FORMULA MEDICINE
Tipo de marchio:	Marchio denominativo
Nome del richiedente:	FORMULA MEDICINE S.R.L. VIA DON BOSCO, 193 I- VIAREGGIO (LU) ITALIA

Con riferimento alla vostra comunicazione del 30/11/2017, con la presente vi comunichiamo una nuova decisione in merito alla vostra domanda di registrazione del segno di cui in oggetto. La presente comunicazione annulla e sostituisce le precedenti due comunicazioni del 14/11/2017.

In data 23/01/2017 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

In data 22/05/2017 la richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il segno non è descrittivo in quanto è costituito da una combinazione insolita e di fantasia che, semmai è solamente evocativa. Infatti la combinazione verrebbe letta, secondo la richiedente in lingua inglese. Inoltre, anche in relazione a questi ultimi prodotti, la presenza di una connotazione evocativa non è sufficiente per considerarli esclusivamente descrittivi a norma dell’articolo 7 1, c).;

2. La richiedente sostiene che, in seguito all'uso che ne è stato fatto, il segno FORMULA MEDICINE sarebbe diventato distintivo nei confronti dei prodotti per i quali l’Ufficio ha sollevato l’obiezione di mancanza di carattere distintivo per i quali si chiede la registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, EUTMR. Infatti, “I consumatori di riferimento, conoscono e percepiscono “FORMULA MEDICINE” come una realtà italiana, operativa a livello europeo e internazionale, che fornisce servizi, e ora anche i relativi prodotti, per attività di allenamento mentale e fisico per il raggiungimento di risultati nel settore sportivo e professionale”.

Al fine di provare l’acquisito carattere distintivo del segno, la richiedente presenta le seguente documentazione:

• Visura camerale (Allegato 1) della società italiana Formula Medicine Srl attiva dal 31/1/2001;

• Rassegna stampa italiana relativa all’uso della dicitura FORMULA MEDICINE come marchio nel settore del training medico-sportivo (Allegato 2);

• Documenti di stampa estera che costituiscono (Allegato 3)

• Articoli pubblicati in riviste scientifiche redatti in lingua inglese (Allegato 4);

• Serie di fatture emesse da Formula Medicine Srl, tutte anteriori 29/12/2016 (Allegato 5)

3. Infine la richiedente propone una serie di limitazioni per alcune delle classi di prodotti e servizi che limiterebbe questi ultimi alle sole attività di “training, assistenza e riabilitazione fisica e mentale in campo sportivo e professionale”.

Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere parzialmente la propria obiezione nei confronti di UNA PARTE dei prodotti/servizi, e cioè:

Classe 5 (tutti i prodotti): Integratori alimentari e preparati dietetici; Integratori nutrizionali; Integratori dietetici; Integratori vitaminici; Integratori alimentari di proteine; Integratori alimentari di glucosio; Integratori dietetici per uso medico; Integratori alimentari per uso medico; Prodotti igienici per scopi medici; Medicamenti farmaceutici e naturali.

Classe 10 (tutti i prodotti): Bendaggi ortopedici; Strumenti ortopedici; Supporti ortopedici; Articoli ortopedici; Strumenti diagnostici medici; Strumenti medici elettronici; Apparecchi e strumenti medici; Apparecchi medici elettromagnetici; Strumenti medici elettrici; Utensili medici manuali; Strumenti di esame ottico-medici; Strumenti medici per l'udito; Scanner ottici per controlli medici; Apparecchi medici per esercizi fisici; Valigette accessoriate per utensili medici; Apparecchi medici per uso neurografico; Strumenti medici per la riproduzione di dati fisiologici; Strumenti medici per terapie; Strumenti ottici per la misurazione della temperatura per controlli medici; Strumenti cardiografici; Strumenti diagnostici cardio-polmonari; Strumenti diagnostici elettromedicali; Strumenti oftalmici; Strumenti medici per registrare l'attività cardiaca; Strumenti medici da applicare sul corpo umano; Strumenti per analisi mediche; Strumenti per analisi del sangue [per uso medico]; Strumenti per analisi delle urine per uso medico-diagnostico; Strumenti per elettrocardiografia; Cardiofrequenzimetri.

Classe 41: Formazione in materia di prevenzione sanitaria e di integratori alimentari; Pubblicazione di testi medici; Servizi di istruzione riguardanti la medicina;

Classe 42: Consulenza tecnica in materia di servizi di ricerca riguardanti alimenti e integratori dietetici; Elaborazione di prodotti farmaceutici e medicinali; Laboratori medici; Ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico e biotecnologico; Ricerca e sviluppo nel settore delle preparazioni diagnostiche; ; Ricerca in materia di medicinali; Servizi di laboratori di ricerca medica; Servizi di ricerca medica e farmacologica.

Classe 44 (tutti i servizi): Fornitura di informazioni in tema di integratori dietetici e nutrizione; Servizi medici; Esami medici; Test medici; Consulenza in materia di assistenza medica fornita da medici e altro personale medico specializzato; Fornitura di informazioni in materia di medicina; Servizi di consulenza in tema di apparecchiature e strumenti medici; Servizi di medicina sportiva; Servizi di medicina alternativa; Realizzazione di valutazioni ed esami psicologici; Servizi di esami psicologici; Test psicologici per uso medico.

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.

(23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

"I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione" (26/11/2003, T 222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Va da sé che, un segno che si ritiene essere esclusivamente descrittivo della specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio è anche privo di capacità distintiva a norma della lettera b) del paragrafo 1 dell’articolo 7 RMUE.

• Con riferimento all’obiezione di cui al punto 1) si osserva quanto segue.

Gli argomenti secondo cui il segno sarebbe “insolito” o di “fantasia”· non sono sufficientemente articolati e fondati su elementi di fatto come potrebbero essere delle valutazioni grammaticali o sintattiche che possano far risalire ad una percezione sufficientemente probabile del segno da parte del consumatore medio di riferimento come segno distintivo. Ê importante rilevare il fatto che tale percezione non dev’essere il frutto di una interpretazione mentale da parte del pubblico ma deve risultare immediatamente e naturalmente chiaro che si tratta di un marchio. Data la chiara descrittività dei due termini FORMULA (che lascia intendere la composizione di un medicamento) e MEDICINE, anche la loro combinazione non sarà certamente meno descrittiva, anzi, l’una è complementare all’altra nella percezione del pubblico di riferimento e pertanto tutt’altro che di fantasia o insolita.

Inoltre, la sua genericità rende il segno privo di capacità distintiva a norma del paragrafo 1. b) dell’articolo 7. Si tratta in effetti di una specie di slogan o motto che rappresenta piuttosto un messaggio motivante o che sia d’ispirazione.

Inoltre, se da una parte si accetta che un marchio possa essere percepito sia come formula promozionale sia come indicazione di origine commerciale, in questo caso il pubblico di riferimento non tenderà a percepire nel segno alcuna particolare indicazione di origine commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato, che serve unicamente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti in oggetto, ossia le sue eccellenti qualità organolettiche (21/01/2010, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45; e 12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 34).

Pertanto, nell’insieme il marchio oggetto della domanda è privo di carattere distintivo che permetta di distinguere i prodotti/servizi per cui è chiesta la registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e paragrafo 2, RMUE.

• Con riferimento al punto 2) l’Ufficio si osserva quanto segue:

La richiedente sostiene che, in seguito all'uso che ne è stato fatto, il segno FORMULA MEDICINE sarebbe diventato distintivo nei confronti dei prodotti/servizi per i quali l’Ufficio ha sollevato l’obiezione di mancanza di carattere distintivo per i quali si chiede la registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, EUTMR.

A questo proposito è bene sottolineare il fatto che i requisiti per dimostrare il carattere distintivo acquisito attraverso l'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, EUTMR non sono gli stessi che servono a dimostrare l’uso effettivo del marchio a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, EUTMR. Infatti, sotto l'articolo 7, paragrafo 3, EUTMR è necessario dimostrare l'uso qualificato, tale cioè che il pubblico pertinente percepisca come distintivo un segno che di per sé è privo di carattere distintivo.

Inoltre, la ricorrente EUTM deve presentare prove che consentano all'ufficio di concludere che almeno una parte significativa della sezione pertinente del pubblico identifica i prodotti o i servizi di cui trattasi come proveniente dalla richiedente stessa (sentenza del 15/12/2015, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 61 e giurisprudenza ivi citata).

Queste prove devono essere chiare e convincenti sia con riferimento alla natura dell’uso della FORMULA MEDICINE come elemento distintivo, sia con riferimento alla sua estensione a una porzione rilevante del pubblico interessato dell’Unione Europea.

Inoltre, la prova del carattere distintivo acquisito deve essere esaminata nel suo complesso, tenendo conto, in particolare, della quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, la frequenza e la durata dell'uso del marchio. Le prove devono essere tali da poter concludere con ragionevole certezza che una parte significativa del pubblico interessato è in grado, in virtù di tale marchio, di identificare i prodotti di cui trattasi come provenienti da un particolare impresa.

La richiedente ha presentato le prove di cui sopra, in prevalenza fatture di vendita e materiale vario come fotografie, e altro materiale pubblicitario nonché articoli di giornale e scientifici. Dall’esame del materiale di prova prodotto dalla richiedente risulta che l’uso del segno FORMULA MEDICINE è fatto certamente in Italia, come sostenuto dalla richiedente, per attività di “training, assistenza e riabilitazione fisica e mentale in campo sportivo e professionale”. Tuttavia, dalla documentazione presentata non esistono elementi che possa provare né l’uso né tanto meno l’acquisito carattere distintivo per i prodotti/servizi della domanda. Le uniche prove addotte dalla richiedente fanno riferimento certo solamente attività di “training, assistenza e riabilitazione fisica e mentale in campo sportivo e professionale”.

Inoltre, né gli argomenti né il materiale allegato come prove dell’acquisita distintività contengono elementi che facciano riferimento a fattori come la quota di mercato detenuta dal marchio FORMULA MEDICINE, l’intensività dell’uso; la proporzione del pubblico che, grazie al marchio, identifica i prodotti/servizi come provenienti dalla richiedente; opuscoli di vendita; cataloghi, indagini di mercato eccetera.

Infatti, a questo proposito, i sondaggi di opinione riguardante il livello di riconoscimento del marchio dal pubblico di riferimento sul mercato in questione possono costituire, se condotti correttamente, uno dei generi più diretti di prova, poiché possono mostrare l'effettiva percezione del pubblico interessato.

Pertanto l’Ufficio considera che la richiedente non ha provato l’acquisito carattere distintivi in Italia per i prodotti e servizi oggetto del rifiuto di registrazione.

• Con riferimento al punto 3) l’Ufficio si osserva quanto segue:

La limitazione proposta dalla richiedente e troppo generica perché non indica in modo specifico i singoli prodotti e servizi a cui andrebbe applicata ma l’intera classe di prodotti/servizi richiesti.

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 218 018 è parzialmente respinta per i prodotti della domanda:

Classe 5 (tutti i prodotti): Integratori alimentari e preparati dietetici; Integratori nutrizionali; Integratori dietetici; Integratori vitaminici; Integratori alimentari di proteine; Integratori alimentari di glucosio; Integratori dietetici per uso medico; Integratori alimentari per uso medico; Prodotti igienici per scopi medici; Medicamenti farmaceutici e naturali.

Classe 10 (tutti i prodotti): Bendaggi ortopedici; Strumenti ortopedici; Supporti ortopedici; Articoli ortopedici; Strumenti diagnostici medici; Strumenti medici elettronici; Apparecchi e strumenti medici; Apparecchi medici elettromagnetici; Strumenti medici elettrici; Utensili medici manuali; Strumenti di esame ottico-medici; Strumenti medici per l'udito; Scanner ottici per controlli medici; Apparecchi medici per esercizi fisici; Valigette accessoriate per utensili medici; Apparecchi medici per uso neurografico; Strumenti medici per la riproduzione di dati fisiologici; Strumenti medici per terapie; Strumenti ottici per la misurazione della temperatura per controlli medici; Strumenti cardiografici; Strumenti diagnostici cardio-polmonari; Strumenti diagnostici elettromedicali; Strumenti oftalmici; Strumenti medici per registrare l'attività cardiaca; Strumenti medici da applicare sul corpo umano; Strumenti per analisi mediche; Strumenti per analisi del sangue [per uso medico]; Strumenti per analisi delle urine per uso medico-diagnostico; Strumenti per elettrocardiografia; Cardiofrequenzimetri.

Classe 41: Formazione in materia di prevenzione sanitaria e di integratori alimentari; Pubblicazione di testi medici; Servizi di istruzione riguardanti la medicina;

Classe 42: Consulenza tecnica in materia di servizi di ricerca riguardanti alimenti e integratori dietetici; Elaborazione di prodotti farmaceutici e medicinali; Laboratori medici; Ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico e biotecnologico; Ricerca e sviluppo nel settore delle preparazioni diagnostiche; ; Ricerca in materia di medicinali; Servizi di laboratori di ricerca medica; Servizi di ricerca medica e farmacologica.

Classe 44 (tutti i servizi richiesti): Fornitura di informazioni in tema di integratori dietetici e nutrizione; Servizi medici; Esami medici; Test medici; Consulenza in materia di assistenza medica fornita da medici e altro personale medico specializzato; Fornitura di informazioni in materia di medicina; Servizi di consulenza in tema di apparecchiature e strumenti medici; Servizi di medicina sportiva; Servizi di medicina alternativa; Realizzazione di valutazioni ed esami psicologici; Servizi di esami psicologici; Test psicologici per uso medico.

Sarà registrata per i seguenti prodotti/servizi:

Classe 9 (tutti i prodotti richiesti): Software; Software interattivi; Software per giochi; Software video interattivi; Pacchetti software integrati; Software di simulazione; Software di assistenza; Applicazioni per computer software, scaricabili; Software di diagnostica a distanza; Software relativi al settore medico; Software per la ricerca di dati; Software di collegamento per la gestione di funzioni software su dispositivi elettronici; Software ed applicazioni per dispositivi mobili; Software per il riconoscimento d'immagini; Software per il riconoscimento della voce; Software per l'analisi del viso; Software per l'analisi di discorsi; Software per l'elaborazione d'immagini digitali; Apparecchiature e strumenti da laboratorio; Strumenti di monitoraggio; Strumenti, indicatori e regolatori per misurare, rilevare e monitorare; Strumenti per diagnosi [per uso scientifico]; Strumenti per misurare il peso; Strumenti per misurare l'elettricità; Strumenti per misurare la temperatura; Strumenti per misurare la distanza e le dimensioni; Strumenti per misurare la velocità; Guanti di protezione contro i danni alla persona; Guanti di sicurezza per la protezione contro incidenti o lesioni; Caschi di protezione; Caschi di protezione per automobilisti; Caschi di protezione per lo sport; Caschi di protezione per motociclisti; Caschi di sicurezza; Caschi per attività sportive per la protezione contro gli infortuni; Tute di protezione [contro incidenti e infortuni]; Tute ignifughe per gare automobilistiche per scopi di sicurezza.

Classe 18 (tutti i prodotti richiesti): Borse; valige; zaini; borsoni; borsellini.

Classe 25 (tutti i prodotti richiesti): Abbigliamento; Abbigliamento sportivo; Cappelli; Scarpe; Scarpe per lo sport; Guanti [abbigliamento]; Tute [indumenti].

Classe 28 (tutti i prodotti richiesti) : Attrezzi per l'allenamento sportivo; Articoli e attrezzature sportive; Borse per articoli sportivi; Imbottiture protettive per sport; Guanti specificamente destinati all'uso nello sport.

Classe 41: Conduzione di corsi, seminari e workshop; Corsi di formazione in materia di sviluppo personale; Corsi di formazioni professionale (Fornitura di -); Organizzazione e realizzazione di corsi di formazione; Realizzazione di corsi d'istruzione, educazione e formazione per giovani e adulti; Allenamento fisico; Allenamento [formazione]; Fornitura di strutture per allenamento sportivo; Insegnamento, allenamento e istruzione sportivi; Servizi di allenamento per attività sportive; Servizi di allenamento fisico.

Classe 42: Progetti e studi di ricerca tecnica; Ricerca e sviluppo di nuovi prodotti;

Per completezza va rilevato che la presente decisione non “supera” la comunicazione della Dott.ssa Giacomazzi, ma costituisce una decisione che risponde alle vostre repliche alla comunicazione stessa.

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Mauro BUFFOLO