OPOSICIÓN Nº B 2 891 250

Sky Paper S.L., C/Pintor Goya, 1-7 Polg. Ind. Sureste, 08213 Polinyà (Barcelona), España (parte oponente), representada por Durán Cuevas, S.L.P., P° de Gracia, 110, 1°, 1ª, 08008 Barcelona, España (representante profesional)

c o n t r a

Shenzhen Tianyan Photoelectric Co. Ltd., 7F Bldg.4 Haitianlanyu Industrial Park, Shilongzai Shiyan St., Bao'an Dist., Shenzhen, China (solicitante), representado por Arpe Patentes y Marcas S.L., C/Proción 7, Edificio América II Portal 2 1ºC, 28023 Madrid-Aravaca, España (representante profesional).

El 31/05/2018, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n° B 2 891 250 se desestima en su totalidad.

2. La parte oponente carga con las costas, que se fijan en 300 EUR.

A partir del 01/10/2017, el Reglamento (CE) nº 207/2009 y el Reglamento (CE) nº 2868/95 han sido derogados y sustituidos por el Reglamento (UE) 2017/1001 (versión codificada), el Reglamento delegado (UE) 2017/1430 y el Reglamento de ejecución (UE) 2017/1431, sin perjuicio de determinadas disposiciones transitorias. Además, desde el 14/05/2018, el Reglamento delegado (UE) 2017/1430 y el Reglamento de ejecución (UE) 2017/1431 han sido codificados y derogados por el Reglamento delegado (UE) 2018/625 y el Reglamento de ejecución (UE) 2018/626. Todas las menciones al RMUE, RDMUE y REMUE en la presente decisión se refieren a los reglamentos actualmente vigentes, salvo que se indique expresamente otra cosa.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra algunos de los productos de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 16 328 502, , concretamente, y tras la limitación del alcance de la oposición presentada por el oponente con fecha 07/11/2017, contra algunos productos de la clase 8. La oposición está basada en el registro de marca española nº 2 576 480, “SKY PAPER”, y en el nombre comercial español, “SKY PAPER”. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b) y el artículo 8, apartado 4, del RMUE.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

1. Los productos

Los productos en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 16: Servilletas, rollos de manteles de 1M x 1M. individuales, de papel.

Los productos impugnados son los siguientes:

Clase 8: Cubiertos [cuchillos, tenedores y cucharas]; tenedores; artículos de cuchillería; cucharas; cucharas y cucharones [herramientas de mano]; cortadores de pizza no eléctricos.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

La marca anterior cubre productos de papel, concretamente servilletas y manteles individuales, mientras que los productos impugnados son esencialmente, utensilios para cortar y otras piezas de cubertería. La naturaleza de unos y otros es diferente, como también lo son las empresas que los producen. Además, tienen distinta finalidad, ya que los manteles y servilletas sirven para proteger la mesa y para limpiarse la boca al ingerir alimentos o bebidas, mientras que los productos impugnados tienen como finalidad principal cortar, servir o llevar a la boca alimentos (en el caso de las cucharas y cucharones). Los métodos de uso son diferentes y no se trata de productos en competencia.

La División de Oposición no comparte el argumento del oponente según el cual los productos presentan una complementariedad estética, por el hecho de se utilizan conjuntamente en torno a la mesa y al acto de comer. En su opinión, esta complementariedad hace que compartan los mismos canales de distribución y puntos de venta.

En primer lugar, debe señalarse que los productos en cuestión, aunque puedan eventualmente encontrarse en los mismos establecimientos, están situados en secciones diferentes.

Por otro lado, los productos son complementarios cuando existe una estrecha conexión entre ellos, en el sentido de que uno es indispensable (esencial) o importante (significativo) para el uso del otro, de manera que los consumidores podrían pensar que la responsabilidad de la producción de tales productos o la prestación de tales servicios la tiene la misma empresa (sentencia de 11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; sentencia de 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; y sentencia de 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).

Además, la complementariedad debe diferenciarse, de forma clara, del «uso conjunto» cuando los productos y servicios simplemente se emplean juntos, ya sea por elección o conveniencia (por ejemplo, el pan y la mantequilla), lo cual significa que no son esenciales el uno para el otro (resolución de 16/12/2013, R 634/2013-4, ST LAB (fig.)/ST, § 20).

En definitiva, para que exista complementariedad estética, un producto debe ser indispensable o importante para el uso de otro. Sin embargo, el hecho de que los manteles y servilletas suelan utilizarse a la hora de comer alimentos, y que también sea habitual el uso de cubiertos, no convierte a unos en indispensables de los otros, ya que es posible comer sin utilizar cubiertos y asimismo, es posible comer sin utilizar manteles y/o servilletas. Se trata más bien de uso conjunto que, como se ha señalado más arriba, no es suficiente para considerar los productos complementarios.

Por lo tanto, la División de Oposición considera que los productos son diferentes.

2. Conclusión

Con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, la similitud de los productos o los servicios es una condición necesaria para considerar que existe riesgo de confusión. Debido a que los productos son claramente diferentes deja de cumplirse una de las condiciones del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, y la oposición debe desestimarse.

El análisis de la oposición continuará bajo el otro motivo de oposición, el artículo 8, apartado 4, del RMUE.

MARCA NO REGISTRADA U OTRO SIGNO UTILIZADO EN EL TRÁFICO ECONÓMICO – artículo 8, apartado 4, del RMUE

De conformidad con el artículo 8, apartado 4, del RMUE, mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión o al derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

(a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca de la Unión Europea;

(b) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

La condición que exige la utilización en el tráfico económico es un requisito fundamental sin el cual el signo en cuestión no puede gozar de protección frente al registro de una marca de la Unión Europea, independientemente de los requisitos que deban cumplirse en virtud del derecho nacional para adquirir derechos exclusivos.

Con arreglo al artículo 95, apartado 1, del RMUE, en el curso del procedimiento la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.

De lo anterior se desprende que la Oficina no podrá tener en cuenta presuntos derechos para los que la parte oponente no presente las pruebas correspondientes.

De conformidad con la regla 19, apartado 1, del REMUE (en la versión vigente en el momento de iniciar la fase contradictoria), la Oficina ofrecerá a la parte oponente la oportunidad de presentar los hechos, pruebas y alegaciones que justifiquen su oposición o de completar cualquier hecho, prueba o alegación que ya haya sido presentado junto con el escrito de oposición, dentro de un plazo especificado por la Oficina.

Con arreglo a la regla 19, apartado 2, del REMUE (en la versión vigente en el momento de iniciar la fase contradictoria), dentro del plazo establecido en el apartado anterior, la parte oponente también deberá presentar pruebas de la existencia, validez y ámbito de protección de su marca anterior o derecho anterior, así como de su derecho a presentar oposición.

En el caso presente, el escrito de oposición no iba acompañado de prueba alguna relativa a la utilización del signo anterior en el tráfico económico.

El 19/05/2017, se concedió a la parte oponente un plazo de dos meses, una vez finalizado el periodo de reflexión, para presentar la documentación antes mencionada. Dicho plazo, tras la concesión de una prórroga, concluyó el 24/11/2017.

El oponente no presentó prueba alguna relativa a la utilización en el tráfico económico del signo anterior en el que se basa la oposición. Únicamente aportó junto con el escrito de oposición un certificado de registro del nombre comercial alegado como base de la oposición, “SKY PAPER”.

Sin embargo, el mero hecho de que el signo esté registrado con arreglo a los requisitos de la ley nacional correspondiente, no es suficiente, de por sí, para la aplicación del artículo 8, apartado 4, del RMUE. Como se ha indicado antes, el requisito de uso, según lo dispuesto en el artículo 8, apartado 4, del RMUE, se aplica independientemente de que la legislación nacional permita la prohibición de una marca posterior sobre la base únicamente del registro de un identificador de actividades comerciales, es decir, sin ningún requisito relativo a la utilización.

Puesto que no se cumple uno de los requisitos necesarios del artículo 8, apartado 4, del RMUE, la oposición debe ser desestimada como infundada en relación con este motivo de oposición.

COSTAS

De acuerdo con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que la parte oponente es la parte vencida, deberá sufragar los gastos en los que haya incurrido la otra parte en el presente procedimiento.

Con arreglo al artículo 109, apartado 7, del RMUE y al artículo 18, apartado 1, letra c), inciso i) del REMUE (antigua regla 94, apartado 3, y regla 94, apartado 7, letra d), inciso ii), del REMUE vigente con anterioridad al 1 de octubre de 2017), los gastos que deberán pagarse al solicitante son los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Martina GALLE

Begoña URIARTE VALIENTE

Pedro JURADO MONTEJANO

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).