OPOSICIÓN Nº B 2 909 714

Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A., Fernán Caballero 7, 11500 El Puerto De Santa Maria, España (parte oponente), representada por Aguilar i Revenga, Consell de Cent, 415 5° 1ª, 08009 Barcelona, España (representante profesional)

c o n t r a

Embutidos Monells S.A., Camino Real 4, 08550 Balenya (Barcelona), España (solicitante), representado por Polopatent, Dr. Fleming 16, 28036 Madrid, España (representante profesional).

El 22/06/2018, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n° B 2 909 714 se estima para todos los productos impugnados.

2. La solicitud de marca de la Unión Europea n° 16 339 004 se deniega en su totalidad.

3. El solicitante carga con las costas, que se fijan en 620 EUR.

NOTA PRELIMINAR

A partir del 01/10/2017, el Reglamento (CE) nº 207/2009 y el Reglamento (CE) nº 2868/95 han sido derogados y sustituidos por el Reglamento (UE) 2017/1001 (versión codificada), el Reglamento delegado (UE) 2017/1430 y el Reglamento de ejecución (UE) 2017/1431, sin perjuicio de determinadas disposiciones transitorias. Además, desde el 14/05/2018, el Reglamento delegado (UE) 2017/1430 y el Reglamento de ejecución (UE) 2017/1431 han sido codificados y derogados por el Reglamento delegado (UE) 2018/625 y el Reglamento de ejecución (UE) 2018/626. Todas las menciones al RMUE, RDMUE y REMUE en la presente decisión se refieren a los reglamentos actualmente vigentes, salvo que se indique expresamente otra cosa.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 16 339 004 . La oposición está basada en el registro de marca de la Unión europea nº 9 335 662 . La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b) y el artículo 8, apartado 5, del RMUE.

RENOMBRE – artículo 8, apartado 5, del RMUE

En virtud del artículo 8, apartado 5, del RMUE, mediando oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al artículo 8, apartado 2, del RMUE, se denegará el registro de la marca impugnada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos, o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión Europea anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate, y si el uso sin justa causa de la marca impugnada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.

De lo anterior se deduce que los motivos de denegación indicados en el artículo 8, apartado 5, del RMUE solo son de aplicación cuando se cumplen las condiciones siguientes:

 Los signos deben ser idénticos o similares.

 La marca de la parte oponente debe ser renombrada. Dicho renombre ha de ser previo a la fecha de presentación de la marca impugnada, ha de existir en el territorio de que se trate y ha de afectar a los productos o servicios en los que se basa la oposición.

 Riesgo de perjuicio: el uso de la marca impugnada debe aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o ser perjudicial para los mismos.

Los requisitos mencionados tienen carácter acumulativo, por lo que la falta de cualquiera de ellos implica la desestimación de la oposición de conformidad con el artículo 8, apartado 5, del RMUE (16/12/2010, T‑345/08, & T‑357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). No obstante, hay que señalar que el cumplimiento de dichos requisitos puede no ser suficiente. Así, la oposición puede fracasar si el [solicitante][titular] logra demostrar una justa causa para el uso de la marca impugnada.

En el caso presente, el solicitante no ha alegado justa causa para el uso de la marca impugnada. Por consiguiente, a falta de indicación en contrario, debe presumirse que no existe justa causa.

a) Renombre de la marca anterior

Según el oponente, la marca anterior es renombrada en la Unión Europea.

El renombre implica un umbral de reconocimiento que solamente se alcanza cuando la marca anterior es conocida por una parte significativa del público pertinente respecto de los productos o servicios a los que se refiere. La marca anterior debe haber adquirido renombre entre el público pertinente, lo que significa que, dependiendo del producto o servicio comercializado, puede tratarse del público en general o de un público más específico.

En este caso la marca impugnada se presentó el 09/02/2017. Por consiguiente, se invitó a la parte oponente a probar que la marca anterior gozaba de renombre en la Unión Europea antes de esta fecha. Debe probarse, además, que el renombre adquirido se refería a los productos para los que el oponente alega la existencia del mismo, concretamente los siguientes:

Clase 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne.

La oposición está dirigida contra los siguientes productos:

Clase 29: Carne; carne de ave; carne de caza; extractos de carne; embutidos; productos cárnicos procesados; conservas cárnicas; productos de charcutería.

Para poder determinar el grado de renombre de la marca hay que tomar en consideración todos los datos relevantes del caso, incluyendo, especialmente, la cuota de mercado de la marca; la intensidad, extensión geográfica y antigüedad de su uso; y el volumen del gasto dedicado a su promoción.

El 18/10/2017, el oponente aportó las pruebas siguientes:

 Documento 1: Copias de resoluciones denegatorias de las solicitudes de marcas españolas ‘5Cs’, ‘GUIJUELITO 5G’, ‘5 SENTITS’, ‘5,5 IBERICO’, ‘5 CORONAS SUMMUN’ fechadas entre 2012 y 2016 y en las que la entidad ‘Sánchez Romero Carvajal Jabugo’ presentó las correspondientes oposiciones basadas en la marca ‘5J’ y en las cuales se reconoce el carácter renombrado de dicha marca.

 Documento 2: Sentencia del Tribunal Supremo de Madrid con fecha 12/06/12 en la cual pone de manifiesto el carácter notorio de la marca ‘JJJJJ’.

 Documento 3: Folleto corporativo de la empresa “Sánchez Romero Carvajal” en su 125 Aniversario, del período 1879 - 2004, en español. En este documento aparece la historia, la raza y hábitat del cerdo ibérico, la elaboración artesanal del jamón ibérico y el catálogo de productos de la empresa. Los siguientes productos aparecen detallados en el catálogo: “Jamón 5J”, “Paleta 5J”, “Caña de Lomo Ibérico 5J” y “loncheados 5J”. El documento indica que la denominación ‘5J’ es el máximo exponente de la calidad de la empresa y que son productos únicamente elaborados a base de cerdo ibérico de pura raza.

 Documento 4, 5, 6, 7: El primer documento es una declaración emitida por el Director Comercial y de Marketing de la oponente, a fecha de 5 de mayo de 2008, en la cual certifica que la inversión realizada por esta empresa destinada a la promoción y publicidad de la marca “Cinco Jotas” durante el período comprendido entre los años 2002 y 2006 es de 4.969.000 EUR. El segundo documento consiste en la copia de un informe emitido por la Agencia de Medios ZENITHMEDIA en donde consta que la inversión neta en publicidad y promoción de la marca “Cinco Jotas” en revistas, prensa y suplementos durante el año 2006 es de 593.153 EUR. En el documento también aparece información tal como “1.4 millones de individuos han visto la campaña al menos una vez”, “la campaña ha generado más de 7.4 millones de contactos”. Los demás documentos son también copias de declaraciones emitidas por el Director de Servicios al Cliente de Arena Media Communications, S.A. y por la Directora de Cuentas de la empresa DDB Madrid, S.A, a fecha de 5 de junio de 2008, en los cuales certifican que la inversión realizada en medios por “Sánchez Romero Carvajal 5 jotas” y tramitada a través de estas dos empresas (Arena y DDB) durante el año 2007 ha sido de 210.704,60 EUR en Arena y con “DDB” ha sido de 166.607,00 EUR.

 Documento 8: ‘Análisis de mercado sector jamones 06’, emitido por ARENA MEDIA COMUNICATIONS a fecha de 11 de mayo de 2007, en el cual se muestra la inversión publicitaria en los diferentes sectores en el 2006, ocupando un 9% el sector de la alimentación. Este documento muestra que la inversión publicitaria de “cinco jotas” en el mercado ocupa un 11%; además en el ranking de las 10 marcas que más han invertido en publicidad, “cinco jotas”, figura en tercera posición. Asimismo, en el apartado de inversión y presión por la marca, la marca “cinco jotas” alcanza una cantidad total de inversión de diarios, revistas, suplementos y dominicales de 321.433 EUR. Por último, en el apartado “análisis en detalle de la inversión por marca”, en relación con la marca “cinco jotas” y refiriéndose a la oponente “Sánchez Romero Carvajal” a través de las siglas “SRC”, el documento manifiesta que “SRC diversifica esfuerzo entre Diarios y Revistas. En diarios utiliza las cabeceras nacionales más importantes; en revistas, selecciona aquellas de alta gama”.

 Documento 9: Estudio Omnibús de Consumo y Notoriedad de Marcas de Jamón Ibérico y otros productos alimenticios de calidad, a fecha de julio de 2007, emitido por el grupo Osborne y Cía. Este documento incorpora una encuesta, en donde se pregunta, entre otras, qué marcas de jamón ibérico conocen los encuestados, aunque no la hayan probado nunca: “3 jotas”, “4 jotas” y “5 jotas” aparecen en las 3 primeras posiciones. Además, la marca “5 jotas” aparece como la más conocida de todas, cuando se le muestra al entrevistado una tarjeta con varias marcas de jamón.

 Documento 10: Copia de dos invitaciones en inglés emitidas por “THE INTERNATIONAL TASTE & QUALITY INSTITUTE” y dirigidas al oponente en los años 2010 y 2011. También, se adjunta la imagen de la pata de un jamón, en donde aparece en su etiqueta la marca anterior , ganadora del premio “Superior taste AWARD 2010” con 3 estrellas.

 Documento 11: Cuantiosas páginas de imágenes de establecimientos para la venta del jamón ibérico “5J”, en Francia, España y Portugal. Estas imágenes no están fechadas y en todas ellas aparecen la marca anterior.

 Documento 12: Abundantes imágenes de eventos promocionales, ferias internacionales y puntos de venta de los productos bajo la marca “5J” “cinco jotas”, en puntos de ventas tales como el Duty Free del aeropuerto de Madrid-Barajas, también un artículo en inglés de theMoodieReport.com en el cual se muestra el lanzamiento en los espacios “Duty Free” de aeropuertos españoles de los productos , . Este documento no tiene fecha. Además, las imágenes muestran eventos promocionales y de premios, así como artículos de estos productos en distintas partes del mundo como en China, Estados Unidos, Rusia, Singapur, España, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido. Este documento muestra un artículo de la revista “CASAVIVA” del año 2014, en su sección gourmet, en donde explica que el jamón “Cinco Jotas” retó a doce chefs para crear la mejor tapa de jamón, y según un chef de China: “este jamón es quizás la mayor joya del mundo”.

 Documento 13: Folleto “Actividades Bellow the line” fechado entre el 1 de enero y el 15 de febrero 2015 y entre el 15 de febrero y el 17 de abril 2015. En el documento aparecen como gestores “MKG”, el signo figurativo , y se observa que la marca anterior ha participado en varios eventos sociales y deportivos.

 Documento 14-15: Extracto de la página web www.cincojotas.com, sobre el “CINCO JOTAS INTERNACIONAL TAPA AWARD”, concurso de la mejor tapa con jamón entre las mejores escuelas culinarias, patrocinada por “CINCO JOTAS”, en dónde se hace referencia al concurso realizado en junio de 2013, y febrero y marzo de 2014. El documento 15 muestra numerosos artículos de prensa online de diversos portales de prensa, mencionando dicho concurso y la marca “cinco jotas” entre otras. Estos documentos están en español, inglés y francés y están fechados en el año 2014.

 Documento 16: Breve artículo en español y con fecha de 11 de julio de 2014, sobre la historia de “Cinco Jotas” extraído de la página web del oponente: “Magazine cinco jotas” dónde se explica que Don Rafael Sánchez Romero fundó la primera empresa de productos de cerdo 100% ibérico.

 Documento 17: Varias páginas de fotografías del etiquetado y de los productos bajo la marca .

 Documento 18-19: Extractos de la página web de la oponente www.cincojotas.com, en donde la primera página muestra un mapa y las localizaciones de los establecimientos por todo el mundo dónde se pueden encontrar los productos bajo la marca “Cinco Jotas”. El resto de páginas son artículos publicitarios de “The Magazine cinco jotas”, en español y publicados entre los años 2012 y 2015, en donde se proporciona información sobre eventos en los que se han expuesto la marca anterior y sus productos, en ciudades, entre otras, como Londres, Berlín y Barcelona. El último documento es una nota de prensa emitida por el grupo Osborne, propietaria de la marca “5 J” de Sánchez Romero Carvajal, en dónde se anuncia que esta última es la mejor marca de jamón ibérico según los chefs internacionales más reconocidos. Este documento tiene fecha de 28 de abril de 2010.

 Documento 20: Copia de la resolución de la división de oposición de la EUIPO en el procedimiento B 2 540 477 del 19/07/2016 en la que se reconoce el carácter renombrado de la marca ‘5J’.

Sobre la base de cuanto antecede, y de acuerdo con la resolución de recurso R1961/2016-5 de 18/04/2017 relativa al procedimiento de oposición nº B 2 545 393 contra la solicitud de marca de la Unión Europea ‘5 ETAPAS’ y en el marco del cual las pruebas aportadas fueron las mismas que en el procedimiento que nos ocupa, la División de Oposición concluye que la marca anterior goza de renombre en España.

De las pruebas aportadas se desprende, claramente, que la marca anterior ha sido objeto de un uso prolongado e intensivo y que goza de un renombre generalizado en el mercado pertinente y que ha sido objeto de una gran publicidad (gracias al esfuerzo comercial continuado a lo largo de los años). En particular los premios ganados por la oponente en razón de la calidad de sus productos (documentos 10 y 12), las apreciaciones de chefs internacionalmente reconocidos (documentos 20) y el hecho que la oponente haya sido la primera empresa en conseguir un jamón de Bellota 100% Ibérico (documento 16) demuestran el alto nivel de calidad de los productos de la oponente, tal y como ha sido reconocido por el mercado español.

Sin embargo, las pruebas aportadas no han logrado acreditar el renombre de la marca en relación con todos los productos en los que se basa la oposición y para los que se reivindica el renombre. En efecto, y en línea con lo ya concluido en el recurso R1961/2016-5 arriba mencionado, las pruebas se refieren principalmente a jamones y embutidos de cerdo ibérico, mientras que las referencias a los restantes productos son inexistentes.

b) Los signos

Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es España.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marca anterior es una marca figurativa compuesta por un rectángulo de color negro con una banda dorada y un círculo dentro del cual se distingue el elemento verbal ‘5J’ escrito con letras mayúsculas poco estilizadas de color dorado. A su lado se aprecia un elemento figurativo que representa dos pequeñas bellotas doradas. Dicho elemento figurativo será percibido por la mayoría del público como un elemento decorativo cuyo impacto en la impresión de conjunto es limitado, dada su dimensión reducida así como su referencia al cerdo ibérico alimentado con bellota.

El solicitante argumenta que el número ‘5’ no tiene carácter distintivo porque existen numerosas marcas registradas con dicho elemento. Además, según el solicitante, es un elemento laudatorio ya que se utiliza para indicar una mayor categoría de productos o servicios como por ejemplo cuando va seguido de estrellas en el caso de los hoteles. Sin embargo, el hecho de que existan otras marcas que incluyen este número en los registros español y de la EUIPO, no justifica por sí solo, que el número “5” haya perdido distintividad para designar productos cárnicos de procedencia porcina. La solicitante no ha demostrado que estas marcas hayan sido objeto de un uso extensivo que haya provocado que los consumidores lo vean como un elemento habitual perdiendo su capacidad distintiva. El solicitante también alega que la letra ‘J’ hace referencia a la localidad de Jabugo de dónde proceden los productos de la oponente. Para ello aporta un extracto de la Wikipedia con información acerca de la localidad de Jabugo y varios documentos acerca del acuerdo alcanzado sobre el cambio de la denominación de ‘Jamón de Huelva’ a ‘Jabugo’. Sin embargo, al contrario de lo que alega el solicitante, ninguno de dichos documentos aportados sirve para demostrar que los consumidores españoles asocien la letra ‘J’ con el municipio de Jabugo. Tampoco el hecho de que ciertos etiquetados de los productos del oponente aparezcan con la palabra ‘Jabugo’ demuestra lo anterior. Por lo tanto, no queda acreditado que la letra ‘J’ sea vista por los consumidores como un elemento habitual designando el municipio de Jabugo, y que por ello pierda su capacidad distintiva.

Por consiguiente, en vista de su mayor tamaño y posición central, el elemento “5J” en la marca anterior, resulta dominante en la impresión de conjunto y es distintivo, dado que no hace referencia de manera directa a ninguna de las características de los productos que nos conciernen.

La marca impugnada es una marca figurativa compuesta por un círculo gris con un contorno negro en medio del cual aparece el elemento verbal ‘5Ms’ en letras estándares negras y ocupando una posición dominante, dado su tamaño mayor y su posición central dentro del signo. Este elemento es distintivo ya que no describe ninguna característica de los productos en cuestión. Debajo, aparece la letra ‘M’ en carácter estándar rojo repetida 5 veces que, aun siendo distintivas ya que tampoco aluden a ninguna de las características de los productos impugnados, tienen un tamaño significante menor y ocupan una posición secundaria dentro del signo. Por lo tanto, el impacto causado en el consumidor por este elemento es reducido.

Por otra parte, tanto la marca anterior como el signo impugnado están formados por unos elementos verbales distintivos y unos elementos figurativos menos distintivos (rectángulo y círculos) de carácter meramente decorativo. Por consiguiente, los elementos verbales son más distintivos que dichos elementos figurativos.

Visual y fonéticamente, los signos son similares en la medida que ambos consisten en la representación del número ‘5’ y en su correspondiente sonido (cin-co), seguido por una letra del alfabeto a saber, la letra ‘J’ y su correspondiente sonido (jo-ta) en el caso de la marca anterior y la letra ‘Ms’ y su correspondiente sonido (e-mes) en el caso del signo impugnado, y que ambos elementos verbales, ‘5J’ y ‘5Ms’, son los elementos más distintivos y visualmente más llamativos dentro de sus respectivos signos. Las diferencias entre los signos, a saber la representación gráfica de las bellotas en la marca anterior, las letras ‘s’ y ‘MMMMM’ del signo impugnado y los elementos figurativos restantes con carácter meramente decorativo, tienen menos impacto en el público, bien por su carácter distintivo reducido o por su tamaño reducido.

Además, aunque el consumidor se referirá al signo impugnado como ‘5Ms’ (cinco emes) asumiendo que la letra ‘s’ se refiere a la forma plural de dicho elemento, la División de oposición considera muy poco probable que se lleguen a pronunciar la letras ‘MMMMM’ ya que sólo se trata de la repetición de la misma letra.

Por lo tanto, dado que el público no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a ellos mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37), cuando los signos estén formados tanto por componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo.

En vista de todo lo anterior, los signos tienen un grado de similitud visual bajo y fonético medio, puesto además que dichas similitudes están situadas al principio de los signos que es dónde los consumidores tienden a centrarse dado que se lee de izquierda a derecha.

Conceptualmente, dado que ambos signos se percibirán como haciendo referencia al número cinco seguido por una letra aunque distinta, los signos se asociarán con un significado similar. Por lo tanto, los signos son conceptualmente similares en un grado medio.

Teniendo en cuenta que se ha determinado que los signos son similares al menos en un aspecto de la comparación, el examen de la existencia de un riesgo de perjuicio seguirá su curso.

c) El «vínculo» entre los signos

Tal como se ha visto anteriormente, la marca anterior tiene renombre y los signos en conflicto son similares. Para establecer la existencia de un riesgo de perjuicio, es necesario demostrar que, teniendo en cuenta todos los factores relevantes, el público pertinente establecerá un vínculo o asociación entre los signos. La necesidad de dicho «vínculo» entre las marcas en conflicto en las mentes de los consumidores no se menciona expresamente en el artículo 8, apartado 5, del RMUE, pero ha sido confirmada por numerosas sentencias (23/10/2003, C‑408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). No se trata de un requisito adicional, sino que, simplemente, refleja la necesidad de determinar si la asociación que el público podría establecer entre los signos es tal que podría provocar un perjuicio o un aprovechamiento indebido, después de valorar todos los factores pertinentes para un caso particular.

Los posibles factores pertinentes para el examen de un «vínculo» incluyen (27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):

 el grado de similitud entre los signos;

 la naturaleza de los productos y servicios, incluido el grado de similitud o de disimilitud entre dichos productos o servicios, así como el público relevante;

 el grado de renombre de la marca anterior;

 el grado de carácter distintivo de la marca anterior, bien intrínseco, bien adquirido por el uso;

 la existencia de un riesgo de confusión por parte del público.

Esta lista no es exhaustiva y podrán resultar pertinentes otros criterios, dependiendo de las circunstancias particulares. Además, la existencia de un «vínculo» puede establecerse basándose solo en algunos de estos criterios.

Como ya hemos visto en la parte b), los signos son visualmente similares en grado bajo y fonética y conceptualmente similares en grado medio dado que la composición del signo impugnado sigue un patrón muy similar al de la marca anterior. Ambos coinciden en el elemento distintivo ‘5’ presente al principio de los signos seguido por una letra que, aun siendo distinta en el signo impugnado, no consigue poner suficiente distancia respecto al signo anterior. La letra ‘s’ en el signo impugnado no consigue tampoco desviar la atención del consumidor ya que será meramente percibida como refiriéndose al plural del elemento verbal ‘5M’. Lo mismo ocurre con las letras ‘MMMMM’ que, aparte de reforzar el mensaje ‘5M’ de manera distinta ya que se trata de la letra ‘M’ repetida 5 veces, su posición y tamaño dentro del signo no llamarán tanto la atención del público.

Además, existe un claro vínculo entre los productos impugnados carne; carne de ave; carne de caza; extractos de carne; embutidos; productos cárnicos procesados; conservas cárnicas; productos de charcutería y los jamones y embutidos de cerdo ibérico para los cuales el oponente ha demostrado la reputación de su marca. No solamente todos esos productos son para el consumo humano sino que además todos pertenecen a la industria cárnica.

Por lo tanto, teniendo en cuenta y sopesando todos los factores pertinentes del asunto en cuestión, la División de Oposición concluye que es probable que los consumidores pertinentes, al encontrarse con la marca impugnada, la asocien con el signo anterior, es decir, que establezcan un «vínculo» mental entre los signos. Sin embargo, aunque un «vínculo» entre los signos es una condición necesaria para evaluar si es posible un perjuicio o un aprovechamiento indebido, la existencia de dicho vínculo no es suficiente, en sí misma, para concluir que pueda existir alguno de los supuestos de vulneración del renombre mencionados en el artículo 8, apartado 5, del RMUE (26/09/2012, T‑301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).

d) Riesgo de perjuicio

El uso de la marca impugnada encaja en lo previsto en el artículo 8, apartado 5, del RMUE cuando presenta cualquiera de las características siguientes:

 aprovecha indebidamente el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior;

 es perjudicial para el renombre de la marca anterior;

 es perjudicial para el carácter distintivo de la marca anterior.

Aunque el perjuicio o el aprovechamiento indebido pueden ser simplemente potenciales en los procedimientos de oposición, la mera posibilidad no basta para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 5, del RMUE. El titular de la marca anterior no está obligado a demostrar la existencia de un perjuicio real y actual para su marca, pero debe «aportar pruebas que permitan concluir prima facie que el riesgo de un aprovechamiento indebido o perjuicio en el futuro no es meramente hipotético» (06/07/2012, T‑60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).

De ello se sigue que el oponente debe demostrar que es probable la existencia de un perjuicio o un aprovechamiento indebido, en el sentido de que es previsible en el curso normal de los acontecimientos. A estos efectos, el oponente debe presentar pruebas, o al menos definir una línea de alegaciones coherente, poniendo de manifiesto en qué puede consistir el perjuicio o aprovechamiento indebido y cómo se producirá, y que permitan concluir prima facie que existe una probabilidad real de que surja en el curso normal de los acontecimientos.

La parte oponente alega que teniendo en cuenta el carácter renombrado de la marca , así como el grado de similitud visual, fonética y conceptual entre los signos y la identidad en los productos designados por dicho signo, resulta evidente que la elección de la marca no se debe a una casualidad, sino que obedece a la intención de aproximarse, tanto denominativa como gráficamente y beneficiarse de la reputación y del prestigio de la marca anterior. Así, el solicitante se aprovechará indebidamente de la inversión realizada por el oponente para promocionar sus marcas. De este modo, la promoción de dicha marca será más fácil debido al extenso conocimiento que existe entre el público de la marca anterior. La parte oponente también alega que de concederse la marca impugnada, existiría un riesgo real de que los consumidores se encontrarán atraídos por los productos designados como y los adquiriera por vincularlos a la marca anterior […] lo cual derivaría en una inevitable confusión y asociación por parte del público consumidor quién pensará que los productos ‘5Ms’ son una marca asociada a la renombrada ‘5J’. Es por lo tanto obvio según el oponente que lo que intenta el solicitante es aprovecharse de su reputación.

En otras palabras, el oponente alega que el uso de la marca impugnada supondría un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior.

Aprovechamiento indebido (parasitismo)

En el contexto del artículo 8, apartado 5, del RMUE, el aprovechamiento indebido comprende los casos en que existe una clara explotación y «parasitismo» a expensas de una marca famosa, o se intenta sacar partido de su renombre. Dicho de otro modo, se refiere al riesgo de que la imagen de una marca renombrada, o las características que transmite, se comuniquen a los productos y servicios amparados por la marca impugnada y, como consecuencia de ello, la comercialización de tales productos y servicios se vea favorecida por la asociación con la marca anterior renombrada (06/07/2012, T‑60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T‑215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40).

Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, «... en relación con la infracción consistente en obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, puesto que lo que se prohíbe es que el titular de la marca posterior obtenga una ventaja de la marca anterior, la existencia de dicha infracción deberá apreciarse atendiendo al consumidor medio de los productos o servicios para los que se registra la marca posterior, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz» (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36.).

La División de Oposición considera que los elementos en común de las marcas objeto de comparación, es decir el número ‘5’ seguido de una letra ‘J/M’, junto con el alto nivel de renombre de la marca anterior, crearán una asociación entre la marca del oponente y la marca impugnada en la mente del público relevante. Como el oponente ha demostrado, la marca anterior goza de un elevado carácter distintivo y renombre para los productos mencionados anteriormente entre el público relevante, disfrutando de una posición consolidada en el mercado de dicho sector. Debido al gran renombre adquirido por la marca anterior entre el público pertinente, el patrón reproducido en el signo impugnado, a saber el número 5 seguido por una letra, se asociará de manera inmediata y espontánea a los productos del oponente. Por lo tanto, el uso dichos elementos en el signo impugnado, en una misma posición y en relación a los productos impugnados cuya naturaleza es idéntica a la de los productos para los que la marca anterior goza de renombre, podría provocar que el público de referencia asocie la marca impugnada con la marca oponente y con ello, se produzca un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o el renombre de la

marca anterior. Por lo tanto y como ya se ha mencionado, teniendo en cuenta la notoriedad de la marca anterior, el uso sin justa causa de la marca solicitada para los productos impugnados permitiría al solicitante, al fijar en sus productos un signo tan similar y ampliamente conocido en el mercado, beneficiarse del atractivo de la marca anterior apropiándose indebidamente de su poder de atracción y de su alto valor publicitario. Esto conducirá a situaciones inaceptables de parasitismo comercial, en las que el solicitante se lucraría principalmente de la inversión realizada por el oponente en la creación y promoción de su marca anterior.

Basándose en cuanto antecede, la División de Oposición concluye que el uso de la marca impugnada supondrá un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior.

e) Conclusión

Teniendo en cuenta lo anterior, la oposición se fundamenta adecuadamente en el artículo 8, apartado 5, del RMUE. En consecuencia, debe desestimarse la marca impugnada para todos los productos impugnados.

Dado que la oposición ha prosperado en su totalidad en virtud del artículo 8, apartado 5 del RMUE, no es necesario examinar los restantes motivos en los que se basa la oposición, a saber, el artículo 8, apartado 1, letra b).

COSTAS

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que el solicitante es la parte vencida, deberá sufragar la tasa de oposición, así como los gastos en los que haya incurrido la parte oponente en el procedimiento que nos ocupa.

Con arreglo al artículo 109, apartados 1 y 7, del RMUE y al artículo 18, apartado 1, letra c), inciso i) del REMUE (antigua regla 94, apartados 3 y 6, y regla 94, apartado 7, letra d), inciso i), del REMUE vigente con anterioridad al 1 de octubre de 2017), los gastos que deberán pagarse a la parte oponente son la tasa de oposición y los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Benoit VLEMINCQ

Sandra IBAÑEZ

Begoña URIARTE VALIENTE

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).