OPOSICIÓN Nº B 2 958 711

Privalia Venta Directa, S.A., c/ Llull, 119, 08005 Barcelona, España (parte oponente), representada por Bird & Bird (International) LLP, Calle Jorge Juan 8, 1ª Planta, 28001 Madrid, España (representante profesional)

c o n t r a

Farmaprivalia Servicios Farmacéuticos, S.L.U., Juan de Juanes, nº 9, 03802 Alcoy, España (solicitante), representado por Alberto Paz Espuche, Muelle de Poniente s/n (Antigua Casa del Mar), 03001 Alicante, España (representante profesional).

El 22/05/2019, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición nº B 2 958 711 se estima para todos los servicios impugnados, a saber:

Clase 35: Servicios de venta al por menor y al por mayor de productos farmacéuticos, médicos y veterinarios, de productos de parafarmacia, aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios; de productos y preparaciones para el control de plagas, suplementos y preparaciones dietéticas, de artículos ortopédicos y de ayuda a la movilidad, artículos sexuales, camas y mobiliario médico, equipos para mover pacientes, chupetes y utensilios para ayudar en la alimentación, de dispositivos de protección auditiva, equipos de terapia física, prótesis e implantes artificiales, vestuario de uso médico.

2. La solicitud de marca de la Unión Europea nº 16 361 214 se deniega para todos los servicios impugnados. Se admite para los demás servicios.

3. El solicitante carga con las costas, que se fijan en 620 EUR.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra algunos de los servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 16 361 214 , en concreto, contra todos los servicios de la clase 35. La oposición está basada en el registro de marca de la Unión Europea nº 9 335 803 “PRIVALIA”. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

PRUEBA DEL USO

Con arreglo al artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE, a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o, en su caso, la fecha de prioridad de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para no utilizarla. La marca anterior está sometida a la obligación de uso si en esa fecha ha estado registrada durante, al menos, cinco años.

Esta misma disposición establece que, a falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

El solicitante pidió a la parte oponente que presentara la prueba del uso de la marca en que se basa la oposición.

La fecha de presentación de la solicitud impugnada es el 14/02/2017. Por tanto, se exigió a la parte oponente que demostrase que la marca en la que se basa la oposición fue objeto de uso efectivo en la Unión Europea del 14/02/2012 al 13/02/2017 inclusive.

La petición se presentó dentro de plazo y es admisible, dado que el registro de la marca anterior se produjo más de cinco años antes de la fecha de referencia antes mencionada.

Asimismo, dicha prueba debe demostrar el uso de la marca en relación con los servicios en los que se basa la oposición, a saber, entre otros:

Clase 35: Servicios de venta al menor y venta a través de una red informática global de productos, en concreto productos procedentes de los ámbitos de los tratamientos, de la belleza y de la higiene de la persona y los animales, de la perfumería y cosméticos, de la vestimenta y accesorios de moda, del textil, de la mercería, de la marroquinería, joyería, relojería, óptica, mobiliario, las artes de la mesa, la ropa de casa, la jardinería, el bricolaje, el utillaje, el deporte y los juegos, la fotografía, el cine, la prensa y la edición, la música, la papelería, los electrodomésticos, el audiovisual, la telecomunicación, la telefonía (incluyendo la telefonía móvil) y la informática.

Con arreglo al artículo 10, apartado 3, del RDMUE (antigua regla 22, apartado 3, del REMUE vigente con anterioridad al 1 de octubre de 2017), la prueba del uso consistirá en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición.

El 17/07/2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 2, del RDMUE (antigua regla 22, apartado 2, del REMUE vigente con anterioridad al 1 de octubre de 2017), la Oficina invitó a la parte oponente a presentar pruebas del uso de la marca anterior en un plazo que finalizaba el 22/09/2018 y que fue extendido hasta el 22/11/2018. La parte oponente presentó pruebas el 21/11/2018 (dentro del plazo establecido) en la cual también se refiere a la prueba presentada el 05/02/2018.

Dado que la parte oponente solicitó el tratamiento confidencial, frente a terceros, de determinados datos de carácter comercial contenidos en las pruebas presentadas, la División de Oposición se referirá a las mismas en términos generales, evitando así la divulgación de tales datos.

Las pruebas a tomar en consideración son, en particular, las siguientes:

 Ranking de notoriedad publicitaria en Internet en España, evaluado por la entidad externa www.statista.com, según el cual 853.000 personas vieron publicidad de la marca “Privalia” en mayo 2015.

 Extractos de “PRIVALIA” en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, YouTube.

 Comunicado de prensa publicado en 2015 en la prensa escrita española e italiana acerca de los logros económicos alcanzados por la empresa oponente en el año 2014.

 Extractos de campañas publicitarias llevadas a cabo por “ ” y publicadas en YouTube en 2013, 2014 y 2015. Artículo publicado en la página web de “Privalia” el 05/11/2015 titulado “Privalia prevé entregar 1.2 millones de pedidos en esta campaña de Navidad”.

 Artículo publicado en “Cat.economica” el 23/11/2016 titulado “Los tres consejos para que una ‘app’ triunfe” en el cual se menciona que “Privalia, por ejemplo, que es sin duda, uno de los casos más exitosos del comercio on-line catalán de los últimos años, genera más del 50% de sus ventas a través de la aplicación para móviles”.

 Artículo publicado en el diario “El Mundo” el 14/04/2016, titulado “Privalia, o cómo crear de la nada un negocio millonario”, en el cual se menciona que los primeros inversores obtuvieron una rentabilidad explosiva y sus fundadores son hoy millonarios.

 Artículo publicado en moda.es el 31/12/2016 según el cual los fundadores de “Privalia” completaron en 2016 una operación corporativa que ha modificado el mapa del e‑commerce de moda en Europa.

 Artículo publicado en “wwwhat’snew” el 23/03/2016 en el cual se describen las mejores apps para comprar por el móvil. La app de “Privalia” es una de ellas y se menciona que es el outlet más popular del sector de la moda.

 Numerosas facturas emitidas en euros por “ ” entre los años 2013 y 2018 para cosméticos, muebles, aparatos deportivos, juguetes sexuales, ropa, juguetes, artículos para animales y relojería, a clientes en España y en Italia.

 Fotografía de un premio otorgado por “e-commerce ETC, S.L.”  a “mejor webshop mobile 2014”.

El Tribunal de Justicia ha sostenido que una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. Además, para que una marca haya sido objeto de uso efectivo es necesario que la marca se use públicamente y con relevancia exterior en la forma protegida en el territorio correspondiente (11/03/2003, C 40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T 174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Los artículos publicados en prensa española, así como las campañas publicitarias publicadas en redes sociales españolas e italianas y las facturas emitidas a clientes en España y en Italia demuestran que las pruebas presentadas corresponden al territorio de referencia, a saber, la Unión Europea.

La fecha de la mayoría de las pruebas corresponde al periodo pertinente.

Tanto las facturas que se emitieron de manera regular entre los años 2013 y 2018, como los artículos arriba citados que hacen referencia al éxito alcanzado por la marca, ofrecen a la División de Oposición información suficiente sobre el volumen comercial, el ámbito territorial, la duración y la frecuencia del uso.

Las pruebas también demuestran que la marca ha sido utilizada de acuerdo con su función y tal como fue registrada ya que el tipo de letra utilizado para representarla y el elemento figurativo situado a su derecha, , no alteran su carácter distintivo.

Por lo tanto, si se toma en consideración la prueba en su totalidad, cabe concluir que la prueba presentada por la parte oponente es suficiente para demostrar el uso efectivo de la marca anterior en el territorio de referencia durante el periodo de referencia.

No obstante, las pruebas presentadas por la parte oponente no demuestran un uso efectivo de la marca en lo que respecta a la totalidad de los servicios incluidos en la marca anterior.

Con arreglo al artículo 47, apartado 2, del RMUE, si la marca anterior se hubiera utilizado solamente para parte de los productos o de los servicios para los que está registrada, solo se considerará registrada, a los efectos del examen de la oposición, para dicha parte de los productos o servicios.

En el presente caso, las pruebas presentadas por la parte oponente demuestran el uso efectivo de la marca en relación con los siguientes servicios:

Clase 35: Servicios de venta al menor y venta a través de una red informática global de productos, en concreto productos procedentes de los ámbitos de la belleza y de la higiene de la persona, de la perfumería y cosméticos, de la vestimenta, relojería, mobiliario, la ropa de casa, el deporte.

Por lo tanto, la División de Oposición continuará el examen de la oposición teniendo en cuenta únicamente los servicios arriba citados.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

a) Los servicios

Los servicios en los que se basa la oposición y para los que se ha demostrado un uso efectivo son los siguientes:

Clase 35: Servicios de venta al menor y venta a través de una red informática global de productos, en concreto productos procedentes de los ámbitos de la belleza y de la higiene de la persona, de la perfumería y cosméticos, de la vestimenta, relojería, mobiliario, la ropa de casa, el deporte.

Los servicios impugnados son los siguientes:

Clase 35: Servicios de venta al por menor y al por mayor de productos farmacéuticos, médicos y veterinarios, de productos de parafarmacia, aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios; de productos y preparaciones para el control de plagas, suplementos y preparaciones dietéticas, de artículos ortopédicos y de ayuda a la movilidad, artículos sexuales, camas y mobiliario médico, equipos para mover pacientes, chupetes y utensilios para ayudar en la alimentación, de dispositivos de protección auditiva, equipos de terapia física, prótesis e implantes artificiales, vestuario de uso médico.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

El solicitante alega que los servicios impugnados, al tener que utilizar canales de distribución muy específicos como son las farmacias, no presentan similitudes con los servicios de la parte oponente. Sin embargo, la División de Oposición discrepa ya que, aun así, los servicios que se comparan tienen la misma naturaleza al ser ambos servicios de venta cuya finalidad es la misma: permitir a los consumidores satisfacer cómodamente diferentes necesidades de compra. Además, los servicios de venta al por menor de los distintos productos arriba indicados en el listado de servicios del solicitante tienen el mismo método de uso que los servicios de la marca anterior, su público destinatario puede coincidir, así como los canales de distribución. En cuanto a los servicios de venta al por mayor de los distintos productos arriba indicados en el listado de servicios del solicitante, también pueden ser complementarios con los servicios de la marca anterior y pueden tener los mismos proveedores. Por lo tanto, dichos servicios son similares.

b) Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los servicios considerados similares están dirigidos al público en general y a clientes empresariales con conocimientos o experiencia profesional específicos cuyo grado de atención se considera medio.

c) Los signos y el carácter distintivo de la marca anterior

PRIVALIA
Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es la Unión Europea.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Para una parte significativa del público en el territorio relevante, tanto la representación gráfica de la cruz de farmacia como el prefijo ‘farma’ en el signo impugnado carecen de carácter distintivo al informar de manera directa sobre los servicios que nos ocupan. En efecto, el prefijo ‘farma’ será asociado con ‘farmacia’ o ‘productos farmacéuticos’ y con sus equivalentes en inglés, francés, portugués o italiano dado que son idénticos o muy similares (pharmacy, pharmacie, farmácia, farmacia).

Además, cuando los signos estén formados tanto por componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a los signos en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

En cuanto a la marca anterior, según el oponente, ha sido utilizada de manera amplia y disfruta de un ámbito de protección elevado. Sin embargo, por motivos de economía procesal, la prueba presentada por el oponente para demostrar esta reivindicación no debe ser apreciada en el presente asunto (véase el apartado «Apreciación global»).

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior en su totalidad y el elemento verbal ‘privalia’ en el signo impugnado no tienen significado en relación con ninguno de los servicios en cuestión desde la perspectiva del público del territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior y del elemento verbal ‘privalia’ en el signo impugnado debe considerarse normal.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, los signos son visual y fonéticamente similares en grado alto dado su coincidencia en el término distintivo ‘privalia’ y que los elementos diferenciadores tendrán un impacto limitado en el consumidor por las razones expuestas anteriormente.

Conceptualmente, ninguno de los signos tiene significado en su conjunto. Aunque parte del signo impugnado evoque los conceptos arriba descritos, esto no es suficiente para establecer una diferencia conceptual, dado que dichos elementos no tienen carácter distintivo y no pueden indicar el origen comercial. Lo que llamará la atención del público destinatario será el otro elemento verbal imaginativo sin significado. Dado que no es posible realizar una comparación conceptual, el aspecto conceptual no influye en la apreciación de la similitud de los signos.

Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

d) Apreciación global, otros argumentos y conclusión

Teniendo en cuenta que los servicios en cuestión son similares, que los signos son visual y fonéticamente similares en grado alto y que la comparación conceptual no es posible en la apreciación de la similitud de los signos, la División de Oposición considera que existe un riesgo de confusión entre el público porque las diferencias entre los signos se limitan a elementos y aspectos no distintivos.

El riesgo de confusión incluye situaciones en las que el consumidor confunde directamente las marcas en sí o establece una conexión entre los signos en conflicto, y da por hecho que los productos o servicios correspondientes proceden de la misma empresa o de empresas relacionadas económicamente.

En efecto, es muy probable que el consumidor pertinente perciba la marca impugnada como una sub‑marca —una variación de la marca anterior— configurada de forma distinta en función del tipo de servicios que designe (23/10/2002, T‑104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Considerando todo lo anterior, existe riesgo de confusión, incluyendo el riesgo de asociación, en una parte significativa del público destinatario. Por lo tanto, y dado que no es necesario establecer la existencia de un riesgo de confusión para el público en su totalidad (20/07/2017, T-521/15, Diesel v EUIPO, EU:T:2017:536, § 69), la oposición es fundada sobre la base del registro de marca de la Unión Europea. De lo cual se deriva que debe desestimarse la marca impugnada para todos los servicios impugnados.

Puesto que se ha estimado la oposición sobre la base del carácter distintivo inherente de la marca anterior, no es necesario apreciar el grado de mejora del carácter distintivo de dicha marca debido a su reputación, según alega la parte oponente. Incluso en el caso de que la marca anterior gozase de un carácter distintivo elevado, el resultado sería el mismo.

COSTAS

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que el solicitante es la parte vencida, deberá sufragar la tasa de oposición, así como los gastos en los que haya incurrido la parte oponente en el procedimiento que nos ocupa.

Con arreglo al artículo 109, apartados 1 y 7, del RMUE y al artículo 18, apartado 1, letra c), inciso i) del REMUE (antigua regla 94, apartados 3 y 6, y regla 94, apartado 7, letra d), inciso i), del REMUE vigente con anterioridad al 1 de octubre de 2017), los gastos que deberán pagarse a la parte oponente son la tasa de oposición y los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Marta GARCÍA COLLADO

Sandra IBAÑEZ

Victoria DAFAUCE MENENDEZ

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).