Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke

(Artikel 7 und 42 Absatz 2 UMV)

Alicante, 06/10/2017

MAS & P: MIESS ALTHERR SIBINGER UND PARTNER RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT Kaiserring 48-50 D-68161 Mannheim ALEMANIA

Anmeldenummer:	016363021
Ihr Zeichen:	4420W05512917
Marke:	Smart Factory Apps
Art der Marke:	Wortmarke
Anmelderin:	MPDV Mikrolab GmbH Römerring 1 D-74821 Mosbach ALEMANIA

Das Amt beanstandete am 23/02/2017 die Anmeldung unter Berufung auf den beschreibenden Charakter sowie auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und c UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 09/06/2017 hierzu Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

1) Die Anmeldemarke „Smart Factory Apps“ ist für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht rein beschreibend und damit auch nicht freihaltebedürftig im Sinne von Artikel 7(1)(c) UMV.

Es kommt auf einen möglichen beschreibenden Charakter der beteiligten Einzelelemente nicht an, wenn ihre Verknüpfung keinen beschreibenden Gesamteindruck hervorruft. Eine Marke ist nicht in ihre einzelnen Teile zu zergliedern, sondern stets in ihrer Gesamtheit zu prüfen. Der Verkehr nimmt ein Zeichen in der Regel so auf, wie es ihm entgegentritt, nämlich in seiner Gesamtheit.

2) Mit der Anmeldemarke sind keine Fachkreise angesprochen, sondern in erster Linie private und Fachverbraucher von Computersoftware und -hardware, wie sich aus dem Warenverzeichnis ergibt. Bei dem Begriff „Smart Factory“ handelt es sich jedoch um einen Spezialbegriff aus dem Begriff der Fertigungstechnik, der allenfalls Fachkreisen aus dem Bereich Fertigungstechnik bekannt sind. Diese sind mit der Anmeldemarke aber gerade nicht angesprochen.

Die angesprochenen Verkehrskreise werden in dieser Kombination keinen beschreibenden Bedeutungsgehalt erkennen, jedenfalls nicht ohne gedankliche Zwischenschritte. Es handelt sich um eine künstliche und fantasievolle Wortkombination, die von den deutsch- und englischsprachigen Verkehrskreisen nicht verwendet wird.

Der Verkehr weiß nicht, was „Smart Factory Apps“ sein sollen, selbst wenn er diese im Sinne von „Apps für/in Verbindung mit einer intelligenten Fabrik“ versteht.

3) Somit steht der Anmeldemarke „Smart Factory Apps“ auch nicht das Eintragungshindernis im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV entgegen. Ein diesbezügliches Eintragungshindernis liegt nur dann vor, wenn die angemeldete Marke nicht einmal ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft aufweist. Die Anmeldemarke ist jedoch in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht rein inhalts- oder merkmalsbeschreibend, sondern fantasievoll und interpretationsbedürftig.

Durch die Verbindung der Wortelemente entsteht ein eigenständiger und hinreichend fantasievoller Gesamtbegriff, der der Marke hinreichende Unterscheidungskraft verleiht.

4) Für die Eintragung der Marke „Smart Factory Apps“ spricht auch die Eintragungspraxis. Die Voreintragungen belegen, dass die Bezeichnungen in diversen Kombinationen fantasievoll sind. Zur Wahrung der Einheitlichkeit der Amtspraxis ist somit auch die Anmeldemarke zur Eintragung zuzulassen.

Gemäß Artikel 94 UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten und die Marke für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen zurückzuweisen.

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV sind „Marken, die keine Unterscheidungskraft haben“, von der Eintragung ausgeschlossen.

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV erfasst insbesondere Marken, die es den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht ermöglichen, „bei einem späteren Erwerb, wenn ihre Erfahrung beim ersten Erwerb positiv war, die gleiche Wahl oder, wenn sie negativ war, eine andere Wahl zu treffen“ (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Dies ist namentlich bei Zeichen der Fall, die bei der Vermarktung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen üblicherweise verwendet werden (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV sind von der Eintragung ausgeschlossen „Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können.“

„Unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV fallen damit solche Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch aus Sicht der Verbraucher die Waren oder Dienstleistungen, die eingetragen werden sollen, entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können“ (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Mit dem Ausschluss solcher Zeichen oder Angaben als Unionsmarke verfolgt Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen und Angaben, die Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, von jedermann frei verwendet werden können. Diese Bestimmung erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

Nach Artikel 7 Absatz 2 UMV finden die Vorschriften des Absatzes 1 auch dann Anwendung, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Europäischen Union vorliegen, wie in diesem Fall im englischsprachigen Teil der Union.

Die angemeldete Wortmarke „Smart Factory Apps“ weist die angesprochenen Verkehrskreise unmittelbar darauf hin, dass die angebotenen Waren und Dienstleistungen dazu dienen, Apps oder Computerprogramme für oder in Verbindung mit einer „smart factory“ oder intelligenten Fabrik bereitzustellen. Der Begriff „Smart Factory Apps“ gibt lediglich an, dass es sich hier um Applikationen für sich selbst organisierende Fertigungsprozesse handelt. Diese könnten von verschiedenen Unternehmen angeboten werden.

Die angemeldete Bezeichnung „Smart Factory Apps“ weist somit lediglich auf die Art und Bestimmung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen hin. Die Bezeichnung „Smart Factory Apps“ könnte auch für einschlägige Waren und Dienstleistungen anderer Anbieter stehen.

Zu den Argumenten der Anmelderin wird im Einzelnen wie folgt Stellung genommen:

Zu 1) Der Begriff „Smart Factory“ bezeichnet, wie in der amtlichen Beanstandung erläutert, eine Produktionsumgebung im Bereich der Fertigungstechnik, in der sich Fertigungsanlagen und Logistiksysteme weitgehend selbst organisieren, indem Systeme mit Hilfe des Internets der Dinge miteinander kommunizieren. Die „Smart Factory“ oder „Fabrik von Morgen“ gehört zur Hightech-Strategie der deutschen Bundesregierung als Teil des Projektes Industrie 4.0. („Zukunftsprojekt Industrie 4.0; Bundesministerium für Bildung und Forschung; https://www.bmbf.de/de/zukunftsprojekt-industrie-4-0-848.html ; abgerufen am 05/10/2017).

Prozesse im Bereich der „Smart Factory“ können über Apps (Application Software) per Computer oder mobil über Tablet oder Smartphones gesteuert werden (https://www.pressebox.de/pressemitteilung/in-tech-gmbh/HANNOVER-MESSE-2017-in-tech-praesentiert-Apps-fuer-die-Smart-Factory/boxid/846451 ; abgerufen am 04/10/2017).

Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen umfassen hauptsächlich elektronische Daten, Computerhardware und -software in der Klasse 9, Geschäftsführung, administrative und betriebswirtschaftliche Tätigkeiten und Datenverarbeitung in der Klasse 35 sowie IT-Dienstleistungen in der Klasse 42. Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen können somit allesamt für Anwendungsprogramme Daten erheben, auswerten etc. und bereitstellen in Form von Apps. Dies wurde von der Anmelderin auch nicht in Frage gestellt.

Die Markenanmeldung im Gesamteindruck, „Smart Factory Apps“, bezeichnet insgesamt lediglich, was von der Anmelderin angeboten wird bzw. wofür die angebotenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35 und 42 dienen, nämlich zur Bereitstellung von Apps für sich selbst organisierende Fertigungsprozesse im Rahmen einer „Smart Factory“. Somit ist die Markenanmeldung „Smart Factory Apps“ für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend, da sie offensichtliche und direkte Informationen zu der Art und Bestimmung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen vermittelt.

Da es sich um eine Marke mit mehreren Bestandteilen (zusammengesetzte Marke) handelt, ist sie für die Beurteilung ihrer Eintragbarkeit in ihrer Gesamtheit zu betrachten. Hierin wird der Anmelderin durchaus zugestimmt. Es ist jedoch notwendig, die einzelnen Elemente zu prüfen, damit der Sinngehalt der Marke als Ganzes erfasst werden kann.

Eine Marke, die aus einer sprachlichen Neuschöpfung oder einem Wort mit mehreren Bestandteilen besteht, von denen jedes Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, hat selbst einen die Merkmale dieser Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Charakter im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung bzw. dem Wort und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht: dies setzt voraus, dass die Neuschöpfung bzw. das Wort aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der ihren Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht (12/01/2005, T‑367/02 - T‑369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).

Die vorliegende Markenanmeldung „Smart Factory Apps“ gibt lediglich an, dass es sich hier um Apps oder Anwendungsprogramme für eine „Smart Factory“ handelt. Somit sind nicht nur die einzelnen Markenbestandteile beschreibend, sondern die Marke im Gesamtbegriff.

Auf ein Freihaltebedürfnis ist dabei nicht abzustellen, weder in dem Sinne, dass der Prüfer einen Bedarf der Wettbewerber an der freien Benutzung des Zeichens darlegen müsste (4.5.1999, C-108/97, „Chiemsee“, EU:C:1999:230, § 35; 12.6.2013, T-598/11, „Lean Performance Index“, EU:T:2013:311, ³ 50), noch in dem Sinne, dass künftige Entwicklungen des Sprachgebrauchs zu berücksichtigen wären. Die Zurückweisung erfolgt auf der Basis, dass bereits zum jetzigen Zeitpunkt die relevanten Verkehrskreise den Bedeutungsgehalt der Bezeichnung „Smart Factory Apps“ im Zusammenhang mit den einschlägigen Waren und Dienstleistungen erfassen können.

Zu 2) Mit der Anmeldemarke sind sowohl private wie auch Fachverbraucher angesprochen. Die Waren der Klasse 9 richten sich an sämtliche Verbraucher, die in den Klassen 35 und 42 beanspruchten Dienstleistungen jedoch in erster Linie an gewerbliche Verkehrskreise. Dabei richtet sich das Konzept der „Smart Factory“ nicht nur an Unternehmen im Bereich der Massenproduktion, sondern gerade auch an kleinere oder mittelständische Unternehmen, um insbesondere auch kleinere Produktmengen nach Kundenanfragen herzustellen. Das Konzept der „Smart Factory“ mit computergesteuerten Fertigungsprozessen in Verbindung mit Industrie 4.0 liegt im Trend. Es ist daher davon auszugehen, dass viele große und kleine Unternehmen und auch ein beachtlicher Teil an Durchschnittsverbrauchern mit der Begriffen der Markenanmeldung vertraut sind und den Sinngehalt der Markenanmeldung „Smart Factory Apps“ ohne weiteres erkennen und verstehen.

Es mag sein, dass der Begriff „Smart Factory“ noch nicht im Duden oder entsprechenden Nachschlagewerken zu finden sein mag. Es kann längere Zeit dauern, bis neue Konzepte Eingang in Wörterbücher finden. Die Bezeichnung wird jedoch, wie aus den in der amtlichen Beanstandung angegebenen Internetlinks ersichtlich, im einschlägigen Bereich sprach- und handelsüblich benutzt. Zur Bestätigung werden noch einige weitere Beispiele hinzugefügt (Artikel im Internet abgerufen am 04/10/2017, Kopien der entsprechenden Seiten liegen an)

https://www.sick.com/de/de/sick-smart-factory-sensor-intelligence-ist-die-grundlage-fuer-industrie-40/w/press-2017-hm-smart-factory/

https://www.pressebox.de/pressemitteilung/in-tech-gmbh/HANNOVER-MESSE-2017-in-tech-praesentiert-Apps-fuer-die-Smart-Factory/boxid/846451

http://www.app-entwickler-verzeichnis.de/app-loesungen/51-business-apps/594-industrie-4-0-und-die-apps

https://de.cosmoconsult.com/news/2017/industrie-40-weit-mehr-als-die-smart-factory/

http://www.flyacts.com/apps-fuer-industrie-4.0

https://www.derdack.com/de/mobile-app-fuer-intelligente-alarmierung-in-der-smart-factory/

https://www.walter-tools.com/de-de/press/news/Pages/2015-smart-factory.aspx

https://mikkomakirahkola.wordpress.com/2015/04/29/what-makes-a-smart-factory-part-5-bring-in-the-apps/

https://www.siemens.com/innovation/de/home/pictures-of-the-future/digitalisierung-und-software/von-big-data-zu-smart-data-fakten-und-prognosen.html

Gemäß der vielfältigen Verwendung der Markenbestandteile im Internet ist ohne weiteres davon auszugehen, dass die relevanten englisch- und deutschsprachige Verkehrskreise, die sich für Software und Programme für intelligente Fertigungsprozesse interessieren, den Sinngehalt der Bezeichnung „Smart Factory Apps“ unmittelbar als beschreibende Angabe für einschlägige Waren und Dienstleistungen verstehen.

Zu 3) Einer Wortmarke, die in unmittelbar erkennbarer Weise Merkmale der Waren oder Dienstleistungen bezeichnet, fehlt aus diesem Grund regelmäßig auch die Unterscheidungskraft.

Es besteht ein sachlicher Zusammenhang zwischen der Anmeldung und den beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Dem Publikum wird sich ohne weiteres erschließen, dass die die bereitgestellte Software und Hardware, betriebswirtschaftlichen und IT-Dienstleistungen dazu dienen, Computerprogramme für sich selbst organisierende Fertigungsprozesse im Rahmen einer Smart Factory bereitzustellen.

Anhand des Begriffsgehalts hat die angemeldete Bezeichnung für das angesprochene Publikum keine Unterscheidungskraft, da sie eine unmittelbare gedankliche Verbindung zu den Waren und Dienstleistungen darstellt.

Das Amt stimmt der Anmelderin insofern zu, als ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft genügt, um absolute Eintragungshindernisse zu überwinden. Dies setzt jedoch voraus, dass ein Zeichen zumindest ein wenn auch geringes Maß an Unterscheidungskraft aufzeigt. Im vorliegenden Fall kommt das Amt jedoch zu dem Ergebnis, dass der Markenanmeldung „Smart Factory Apps“ keinerlei markenrechtliche Unterscheidungskraft zukommt.

Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 7(1)(b) UMV bedeutet, dass die angemeldete Marke geeignet sein muss, die Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34).

Dies ist im vorliegenden Fall jedoch nicht gegeben, da die Markenanmeldung mit im einschlägigen Bereich sprachüblichen englischen Begriffen auf Anwendungsprogramme für oder in Verbindung mit einer intelligenten Fabrik hinweist. Somit könnte die Bezeichnung „Smart Factory Apps“ auch für gleichartige Waren und Dienstleistungen anderer Anbieter stehen. Kann eine Bezeichnung jedoch für das Angebot mehrerer Unternehmen stehen, ist diese nicht geeignet, die Waren/Dienstleistungen eines Anbieters von denen anderer Wettbewerber zu unterscheiden.

Die hier beanspruchte Markenbezeichnung „Smart Factory Apps“, ohne weitere unterscheidungskräftige oder phantasievolle Elemente, die die Schutzfähigkeit als Marke begründen könnten, ermöglicht es dem relevanten Verkehr nicht, die Waren und Dienstleistungen der Anmelderin von denen anderer Wettbewerber im gleichen Geschäftsfeld zu unterscheiden. In jedem Fall wird der relevante Fachverkehr die hier beanspruchte Bezeichnung „Smart Factory Apps“ nicht als eine phantasievolle Wortschöpfung ansehen, sondern lediglich als eine beschreibende Angabe für Apps für ein modernes Fertigungskonzept im Bereich Industrie 4.0.

Zu 4) Die genannten Markeneintragungen sind nicht identisch und enthalten zumeist weitere Markenbestandteile oder in anderer Reihenfolge und können somit hier nicht zum Vergleich herangezogen werden.

Dass Marken mit dem Bestandteil „Smart“, „Factory“ oder „App“ allein oder in Verbindung mit anderen Markenelementen zur Eintragung gelangt sind bedeutet nicht, dass im Gegenzug sämtliche Marken mit diesen Bestandteilen zur Eintragung gelangen. Das Amt muss in jedem Fall eine eigenständige Prüfung zur Eintragbarkeit einer Markenanmeldung vornehmen.

Weiterhin ist festzustellen, dass nach ständiger Rechtsprechung die „zu treffenden Entscheidungen über die Eintragung eines Zeichens als Unionsmarke keine Ermessensentscheidungen, sondern gebundene Entscheidungen sind“. Die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Unionsmarke ist daher allein auf der Grundlage dieser Verordnung in der Auslegung durch den Unionsrichter zu beurteilen und nicht auf der Grundlage einer früheren Praxis des Amtes (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; und 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

Zu erwähnen wäre jedoch, dass eine ähnliche Markenanmeldung, nämlich EM Nr. 16614729 „Smart Factory Software“ für Waren der Klasse 9 ebenfalls beanstandet wurde.

Die Markenanmeldung „Smart Factory Apps“ wird als beschreibender Hinweis auf die Art und Bestimmung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen verstanden, nicht aber als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen. Somit ist die Markenanmeldung „Smart Factory Apps“ nicht geeignet, die Waren und Dienstleistungen der Anmelderin von denen anderer Wettbewerber im einschlägigen Bereich zu unterscheiden.

Aus den oben sowie in der amtlichen Beanstandung genannten Gründen gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c sowie Artikel 7 Absatz 2 UMV wird hiermit die Anmeldung für die o. a. Unionsmarke für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen.

Gemäß Artikel 67 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Lydia HASSENPFLUG EZQUERRO