Respingerea cererii de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene (articolul 7 din Regulamentul privind marca Uniunii Europene şi norma 11 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca Uniunii Europene)

Alicante, 16/06/2017

GLOBALFOOD TECH

Str. Dristorului nr. 91-95, bloc C, et. 9, ap. 907, sector 3

BUCURESTI

RUMANIA

Cerere nr.:	16 366 411
Referinţă:	Anca2016
Marca:	FOODBOOKING.COM
Tipul mărcii:	Figurative mark
Solicitant:	GLOBALFOOD TECH Str. Dristorului nr. 91-95, bloc C, et. 9, ap. 907, sector 3 BUCURESTI RUMANIA

La data de 27/02/2017, în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (b), 7 alineatul (1) litera (c) şi al articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene, Oficiul a ridicat o obiecţie deoarece a constatat că marca pentru care se solicită înregistrarea este descriptivă şi lipsită de caracter distinctiv.

Solicitantul şi-a formulat observaţiile la data de 10/05/2017, acestea putând fi rezumate după cum urmează:

1. Cererea de marcă ar trebui acceptată la înregistrare decoarece, în conformitate cu prevederile art. 7(3) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene, aceasta se bucură de distinctivitate dobândită.

2. Pentru a demonstra caracterul distinctiv dobândit, solicitantul a depus următoarele dovezi:

• Dovada achiziţionării la data de 11.06.2014 a domeniului de internet/site-ul FoodBooking.com (Anexa 1);

• Print screen cu numărul de utilizatori care au accesat site-ului FoodBooking.com (Anexa 2);

• Print screen din Google analytics care dovedeşte data accesării site-ului FoodBooking.com de către primul utilizator (Anexa 3);

• Print screen cu dovada datei de încărcare a aplicaţiei FoodBooking in iTunes Apple Store (Anexa 4);

• Print screen cu dovada datei când primul utilizator a descărcat aplicaţia FoodBooking din iTunes Apple Store (Anexa 5);

• Print screen cu dovada evoluţiei numărului de instalări ale aplicaţiei FoodBooking din iTunes Apple Store (Anexa 6);

• Print screen cu dovada datei de încărcare a aplicaţiei FoodBooking in Google Play Store (Anexa 7);

• Print screen cu dovada datei când primul utilizator a descărcat aplicaţia FoodBooking din Google Play Store (Anexa 8)

• Print screen cu dovada evoluţiei numărului de instalări ale aplicaţiei FoodBooking din Google Play Store (Anexa 9);

3. În ceea ce priveşte caracterul descriptiv al mărcii, solicitantul susţine că cererea de înregistrare acoperă produse din Clasa 9 şi nu s-a intenţionat protejarea mărcii pentru servicii alimentare, respectiv servicii din Clasa 43.

4. Solicitantul a ataşat linkuri de internet din Tmview cu marci înregistrate pe care le consideră similare cu prezenta marcă (booking.com, orange.com, freeview.com).

În temeiul articolului 75 din Regulamentul privind marca Uniunii Europene, hotărârea luată de Oficiu se poate întemeia pe motive sau dovezi asupra cărora solicitantul a avut posibilitatea de a formula observaţii.

În urma examinării atente a argumentelor solicitantului, Oficiul a hotărât să menţină obiecţia.

În temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene, se respinge înregistrarea oricăror „mărci care sunt compuse exclusiv din semne sau indicaţii ce pot să servească, în comerţ, pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, provenienţa geografică sau data fabricaţiei produsului sau a prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora”.

Conform jurisprudenţei constante, fiecare dintre motivele refuzului înregistrării prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene are caracter independent şi necesită examinare separată. De asemenea, este oportun ca aceste motive de refuz să fie interpretate din perspectiva interesului general care stă la baza fiecăruia dintre ele. Interesul general care trebuie luat în considerare trebuie să reflecte diferite considerente în funcţie de motivul de respingere în cauză (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Prin interzicerea înregistrării ca mărci ale Uniunii Europene a semnelor şi indicaţiilor la care face referire, articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene

urmăreşte un obiectiv de interes general, care impune ca semnele sau indicaţiile care descriu caracteristicile produselor sau serviciilor pentru care se solicită înregistrarea să poată fi utilizate în mod liber de oricine. Această dispoziţie împiedică, prin urmare, rezervarea acestor semne sau indicaţii de către o singură întreprindere deoarece au fost înregistrate ca mărci.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

„Semnele şi indicaţiile menţionate la articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene sunt cele care pot servi, într-o utilizare normală din punctul de vedere al publicului vizat, pentru a desemna, fie direct, fie prin menţionarea uneia dintre caracteristicile sale esenţiale, produsul sau serviciul pentru care se solicită înregistrarea” (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Solicitantul susţine că marca nu este descriptivă deoarece nu acoperă servicii alimentare, respectiv servicii din Clasa 43, cererea fiind depusă pentru produse din Clasa 9, respectiv echipamente de prelucrare a datelor şi calculatoare, software, programe de calculator de orice tip, indiferent de suportul de înregistrare sau difuzare, programe înregistrate pe suport magnetic sau descărcate dintr-o reşea informatică externă.

Oficiul nu poate fi de acord cu argumentul de mai sus al solicitantului.

În cazul de faţă, produsele pentru care se solicită înregistrarea mărcii şi care pot fi contestate sunt atât produse pentru consum curent/consum în masă, cât și produse specializate şi sunt destinate în principal consumatorului obişnuit.

Ţinând cont de natura produselor în cauză, gradul de sensibilizare al publicului relevant va fi mai ridicat decât cel al consumatorului obişnuit care este suficient de bine informat şi suficient de atent şi circumspect. În plus, deoarece marca conţine cuvinte în limba engleză, publicul relevant în raport cu care trebuie examinate motivele absolute de refuz este consumatorul vorbitor de limba engleză din cadrul Uniunii (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; şi 27/11/2003, T‑348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 30).

Consumatorul relevant va înţelege cuvintele ca pe o expresie care are o semnificaţie: online food reservation or ordering food over the internet.

Marca este alcătuită în esenţă dintr-o expresie care, deşi conţine anumite elemente stilizate, transmite informaţii directe şi clare privind tipul (programe de tipul „online food booking” sau sunt echipamente și instrumente folosite de consumatori pentru food booking) şi scopul propus al produselor în cauză (“ordering food over the internet”).

Mai mult, dat fiind că marca are o evidentă semnificaţie descriptivă în raport cu produsele solicitate, impactul mărcii asupra publicului relevant va fi în primul rând de natură descriptivă, eclipsând astfel orice impresie că marca ar putea indica o origine comercială.

Deşi marca solicitată conţine anumite elemente figurative care îi conferă un anumit grad de stilizare, aceste elemente sunt atât de minimaliste încât nu-i conferă mărcii solicitate, considerată ca întreg, niciun caracter distinctiv. Aceste elemente nu posedă nicio caracteristică, în ceea ce priveşte modul în care sunt combinate, care să îi permită mărcii să îndeplinească funcţia sa de bază pentru produsele şi serviciile menţionate în cererea de înregistrare a mărcii (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 74).

Solicitantul susţine că cererea de marcă ar trebui acceptată la înregistrare decoarece, în conformitate cu prevederile art. 7(3) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene, aceasta se bucură de distinctivitate dobândită

În temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene, „...motivele absolute de refuz prevăzute la articolul 7 alineatul (1) literele (b)-(d) din regulament nu se aplică înregistrării unei mărci în cazul în care aceasta a dobândit, pentru produsele sau serviciile pentru care se solicită înregistrarea, un caracter distinctiv după ce a fost utilizată. În situaţia la care se face referire la articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene, faptul că semnul care constituie marca în cauză este în realitate perceput de segmentul relevant de public ca o indicaţie a originii comerciale a unui produs sau serviciu, este rezultatul efortului economic depus de solicitantul mărcii. Acest fapt justifică neluarea în calcul a considerentelor de interes public care stau la baza articolului 7 alineatul (1) literele (b)-(d) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene, care impun ca mărcile la care se face referire în respectivele dispoziţii să poată fi utilizate liber de oricine pentru a evita acordarea unui avantaj concurenţial nejustificat unui singur comerciant …” .

În primul rând, reiese clar din jurisprudenţă că dobândirea caracterului distinctiv prin utilizarea unei mărci presupune ca cel puţin un procent semnificativ din segmentul relevant de public să identifice produsele sau serviciile ca provenind de la o anumită întreprindere datorită mărcii. Cu toate acestea, împrejurările în care condiţia privind dobândirea caracterului distinctiv prin utilizare poate fi considerată îndeplinită nu pot fi stabilite numai în raport cu date generale, abstracte, precum procente specifice … .

În al doilea rând, în vederea acceptării înregistrării unei mărci în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene, caracterul distinctiv dobândit prin utilizarea respectivei mărci trebuie demonstrat în acea parte a Uniunii Europene în care a fost lipsită de orice astfel de caracter distinctiv în temeiul articolului 7 alineatul (1) literele (b)-(d) din regulament … .

În al treilea rând, atunci când se evaluează, într-un caz specific, măsura în care o marcă a dobândit caracter distinctiv prin utilizare, trebuie să se ţină seama, printre altele, de factori precum: cota de piaţă deţinută de marcă, intensitatea, răspândirea geografică şi durabilitatea utilizării mărcii, suma investită de întreprindere în promovarea mărcii, proporţia clasei relevante de persoane care, datorită mărcii, identifică produsele ca provenind de la o anumită întreprindere şi declaraţiile emise de camerele de comerţ şi industrie sau de alte asociaţii comerciale şi profesionale. În cazul în care, pe baza acestor factori, clasa relevantă de persoane sau, cel puţin, un procent semnificativ din aceasta, identifică produsele ca provenind de la o anumită întreprindere datorită mărcii, trebuie să se concluzioneze că cerinţa pentru înregistrarea mărcii prevăzută la articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene este îndeplinită … .

În al patrulea rând, conform jurisprudenţei, caracterul distinctiv al unei mărci, inclusiv cel dobândit prin utilizare, trebuie, de asemenea, apreciat în raport cu produsele sau serviciile pentru care se solicită înregistrarea şi în lumina presupusei percepţii a unui consumator mediu al categoriei de produse sau servicii în cauză, care este suficient de bine informat şi suficient de atent şi circumspect … .

(10/11/2004, T‑396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C‑108/97 & C‑109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C‑25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; şi 18/06/2002, C‑299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).

Pentru stabilirea caracterului distinctiv dobândit, pot fi luate în considerare dovezi cu privire la următoarele elemente: cota de piață deținută de marcă; gradul de intensitate, de întindere din punct de vedere geografic și durata utilizării mărcii; suma investită de întreprindere pentru promovarea mărcii; fracțiunea din publicul relevant care, datorită mărcii, identifică produse sau servicii ca provenind de la o anumită întreprindere; și declarații emise de camerele de comerț și industrie sau de alte asociații profesionale ori comerciale (Hotărârea din 04 mai 1999, C 108/97 și C 109/97, “Chiemsee”, EU: C: 1999: 230, § 46 și 51).

Dobândirea caracterului distinctiv prin utilizarea unei mărci presupune ca cel puţin un procent semnificativ din segmentul relevant de public să identifice produsele sau serviciile ca provenind de la o anumită întreprindere datorită mărcii.

Oficiul reiterează că, în cazul de faţă, produsele pentru care se solicită înregistrarea mărcii şi care pot fi contestate sunt atât produse pentru consum curent/consum în masă, cât și produse specializate şi sunt destinate în principal consumatorului obişnuit. Ţinând cont de natura produselor în cauză, gradul de sensibilizare al publicului relevant va fi mai ridicat decât cel al consumatorului obişnuit care este suficient de bine informat şi suficient de atent şi circumspect.

Mai mult, deoarece marca conţine cuvinte în limba engleză, publicul relevant în raport cu care trebuie examinate motivele absolute de refuz este consumatorul vorbitor de limba engleză din cadrul Uniunii.

Prin urmare, întrebarea care se pune este dacă o parte semnificativă a publicului vorbitor de limba engleză din cadrul Uniunii a fost educat suficient prin expunerea la marca, astfel încât să asocieze în mod unic denumirea „FOODBOOKING.COM” cu produsele solicitantului, înainte de data de depozit a cererii, respectiv 14.02.2017.

După o analiză amănunţită a materialelor prezentate de solicitant, Oficiul nu este convins că acestea sunt suficiente pentru a concluziona că marca „FOODBOOKING.COM” a dobândit caracter distinctiv prin utilizare în conformitate cu prevederile articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene, din următoarele motive:

În primul rând, trebuie menţionat că, din documentele depuse, Oficiul nu a fost în măsură să identifice teritoriul relevant şi nici procentul de public care identifică produsele ca provenind de la o anumită întreprindere datorită mărcii, respectiv de la solicitant.

Solicitantul a depus in Anexa 2 un print screen cu numărul de utilizatori care au accesat site-ului FoodBooking.com în perioada 01.09.2015-07.03.2017, respectiv 47.249 de persoane. Mai mult, în Anexa 3, solicitantul a depus un print screen din Google analytics care dovedeşte data primei accesării a site-ului FoodBooking.com, respectiv 13.01.2015. De asemenea, Anexa 3 curpinde informaţii despre numărul de utilizatori care au accesat site-ului FoodBooking.com în perioada 01.10.2014-07.03.2017, respectiv 51.208 de persoane, di care 67,60% dintre aceştia fiind utilizatori noi.

În ceea ce priveşte datele prezentate în Anexele 2 şi 3, trebuie precizat că acestea nu cuprind nicio informaţie cu privire la teritoriul relevant.

În ceea ce priveşte dovezile din Anexele 4 şi 7, Oficiul a observat că aplicaţia FoodBooking a fost încărcată în iTunes Apple Store la data de 14.09.2015, iar în Google Play Store la data de 08.12.2014. Din aplicatiile din Apple Store şi Google Plaz Store, Oficiul a observat faptul că denumirea „FoodBooking” este folosită alături de un element figurativ, respectiv litera „F” stilizată. De asemenea, aplicaţia este înscrisă în categoria „Mâncare şi băutură” (Food & Drink). De asemenea, pentru aplicaţia „FoodBooking” din Google Play Store, Oficiul a notat la data de 25/04/2017, 113 utilizatori. Pentru aplicaţia „FoodBooking” din iTunes Apple Store nu s-au putut identifica numarul de utilizatori. Mai mult, nu s-a putut identifica teritoriul unde această aplicaţie este folosită.

Din print screen-urile cu dovada primei accesări a aplicaţiei FoodBooking în iTunes Apple Store (Anexa 5), respectiv în Google Play Store (Anexa 8) , trebuie menţionat ca Oficiul nu a putut identifica o dată exactă. Din Anexa 5, Oficiul a reţinut că în Septembrie 2015 din cele 13 descărcări ale aplicaţiei, 4 au fost din Statele Unite, 2 din Irlanda, 1 din Marea Britanie, 1 din Filipine şi 1 din Canada. Din Anexa 8, Oficiul a putut observat că la data de 12.12.2014, 3 utilizatori au instalat aplicaţia, însă nu a fost identificat teritoriul.

În ceea ce priveţe print screen-urile din Anexa 6, respectiv Anexa 9, Oficiul a observat că în perioada 01.09.2015-05.03.2017, aplicaţia FoodBooking a fost instalată din iTunes Apple Store de 2615 ori, iar la data de 06.03.2017 existau 3481 de instalări ale acesteia din Google Play Store.

Rezumând, solicitantul a depus print screen-uri cu numărul de accesări ale site-ului FoodBooking.com, cât şi print screen-uri cu privire la aplicaţia FoodBooking din iTunes Apple Store şi Google Play Store care acopera perioada 11.06.2014 – 07.03.2017.

Dovezile depuse trebuie să fie clare și convingătoare. Din dovezile depuse, Oficiul nu poate concluziona că marca crează o legătură în percepția publicului relevant cu produsele oferite de solicitant.

Oficiul nu a putut identifica din documenele depuse numărul persoanelor vorbitoare de limba engleză care ar asocia produsele comercializate sub marca depusă la înregistrare cu solicitantul.

Într-o evaluare globală, având în vedere cele menţionate mai sus, Oficiul nu poate concluziona că probele prezentate sunt suficiente pentru identifica cota de piaţă deţinută de marcă, suma investită de întreprindere în promovarea mărcii, proporţia clasei relevante de persoane care, datorită mărcii, identifică produsele ca provenind de la solicitant. Mai mult, trebuie precizat şi faptul că solicitantul nu a depus dovezi de utilizare a mărcii în teritoriile din Uniunea Europeană unde se vorbeşte limba engleză. În consecinţă, cerinţa pentru înregistrarea mărcii prevăzută la articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene nu este îndeplinită.

În ceea ce priveşte argumentul solicitantului potrivit căruia mai multe înregistrări similare au fost acceptate de către EUIPO, conform jurisprudenţei constante, „deciziile privind înregistrarea unui semn ca marcă a Uniunii Europene … sunt adoptate în exercitarea competenţelor atribuite, şi nu în mod discreţionar”. Prin urmare, caracterul unui semn de a putea fi înregistrat ca marcă a Uniunii Europene trebuie apreciat numai în temeiul Regulamentului privind marca Uniunii Europene, astfel cum a fost interpretat de instanţa Uniunii, şi nu pe baza unei practici anterioare a Oficiului (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; şi 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

„Conform jurisprudenţei Curţii de Justiţie, este evident că respectarea principiului egalităţii de tratament trebuie reconciliată cu respectarea principiului legalităţii, potrivit căruia nimeni nu poate invoca, în beneficiul său, o nelegalitate săvârşită în favoarea altei persoane” (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Trebuie să se observe că, chiar dacă mărcile anterioare au în comun elementul „.com”, acestea nu sunt similare cu prezenta marcă. Mai mult, solicitantul nu menţionat nimic cu privire la modul cum aceste cereri au fost acceptate, respectiv daca au fost înregistrate ca urmare a dovezilor de folosintă depuse. În plus, în ceea ce priveşte cererea „orange.com”, Oficiul nu vede cum aceasta este comparabilă cu marca „FOODBOOKING.COM”, având ăn vedere faptul că nu este descriptivă pentru produsele şi serviciile solicitate.

Din motivele menţionate anterior şi în temeiul articolului 7 alineatul (1) literele (b) şi (c) şi al articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene, cererea de înregistrare a mărcii figurative a Uniunii Europene nr. 16 366 411 „FOODBOOKING.COM” este respinsă pentru toate produsele solicitate.

În temeiul articolului 59 din Regulamentul privind marca Uniunii Europene, aveţi dreptul să atacaţi această decizie. În temeiul articolului 60 din Regulamentul privind marca Uniunii Europene, calea de atac trebuie formulată în scris şi depusă la Oficiu în termen de două luni de la data notificării prezentei decizii. Cererea de introducere a căii de atac se depune în limba de procedură a deciziei atacate. În plus, în termen de patru luni de la aceeaşi dată trebuie depus, în scris, un memoriu în care să se expună motivele de atac. Cererea de atac va fi considerată depusă numai după achitarea taxei de 720 EUR.

Roxana PISLARU