Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke

(Artikel 7 und 42 Absatz 2 UMV

Alicante, 05.12.2017

Bernhard Nöhles Montessoristr. 22 D-41363 Jüchen ALEMANIA

Anmeldenummer:	016397002
Ihr Zeichen:	2017003EU
Marke:	smartFLEX
Art der Marke:	Wortmarke
Anmelderin:	Trützschler GmbH & Co. KG Duvenstr. 82-92 D-41199 Mönchengladbach ALEMANIA

Das Amt hat am 14.06.2017 die Anmeldung unter Berufung auf den beschreibenden Charakter sowie auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und c UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV beanstandet. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 04.08.2017 hierzu Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

1. Das Amt gibt die Markenbestandteile falsch wieder. Der zweite Bestandteil der Marke unterscheidet sich optisch vom ersten.

2. Der Inhalt des ersten Markenbestandteils wird vom Amt unvollständig wiedergegeben. Das Wort „smart“ hat außerdem auch Einzug in die deutsche Sprache erhalten.

3. Die Übersetzung des Wortes „of“ ist falsch.

4. Das Amt trennt die beiden Wortbestandteile inhaltlich voneinander. Das Amt hat beide Wortbestandteile geprüft, aber nicht erklärt, warum die zusammengesetzte Wortmarke in der eingereichten Form beschreibend ist. Die Marke heißt „smartFLEX“ und nicht „smart“ und „flexible“ und könnte somit höchstens mit „intelligent flexibel“ übersetzt werden.

5. Der Ausdruck ist ein Kunstwort.

6. Beide Adjektive stellen menschliche Eigenschaften dar, die von den angesprochenen Verkehrskreisen nie mit einer Textilmaschine in Verbindung gebracht werden könnten. Faserschneidemaschinen, z. Bsp., können keine intelligente Flexibilität aufweisen.

7. Im Falle, dass das Amt die Absicht hat, die Markenanmeldung zurückzuweisen, wird die Anberaumung eines Termins für eine mündliche Verhandlung gemäß Art. 77 (1) EG-Verordnung 207/2009 beantragt.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten und die Marke für alle beanspruchten Waren zurückzuweisen.

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV sind von der Eintragung ausgeschlossen „Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können.“

Mit dem Ausschluss solcher Zeichen oder Angaben als Unionsmarke verfolgt Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen und Angaben, die Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, von jedermann frei verwendet werden können. Diese Bestimmung erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden. (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

„Unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV fallen damit solche Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch aus Sicht der Verbraucher die Waren oder Dienstleistungen, die eingetragen werden sollen, entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können“ (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV erfasst insbesondere Marken, die es den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht ermöglichen, „bei einem späteren Erwerb, wenn ihre Erfahrung beim ersten Erwerb positiv war, die gleiche Wahl oder, wenn sie negativ war, eine andere Wahl zu treffen“ (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Dies ist namentlich bei Zeichen der Fall, die bei der Vermarktung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen üblicherweise verwendet werden (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV sind „Marken, die keine Unterscheidungskraft haben“, von der Eintragung ausgeschlossen.

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV erfasst insbesondere Marken, die es den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht ermöglichen, „bei einem späteren Erwerb, wenn ihre Erfahrung beim ersten Erwerb positiv war, die gleiche Wahl oder, wenn sie negativ war, eine andere Wahl zu treffen“ (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Dies ist namentlich bei Zeichen der Fall, die bei der Vermarktung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen üblicherweise verwendet werden (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

Nach Artikel 7 Absatz 2 UMV finden die Vorschriften des Absatzes 1 auch dann Anwendung, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Europäischen Union vorliegen, wie in diesem Fall im englischsprachigen Teil der Union.

Zu den Argumenten der Anmelderin nimmt das Amt wie folgt Stellung:

Zu 1. Das amtlich beanstandete Zeichen „smartFLEX“ wurde als Wortmarke angemeldet und besteht aus der Zusammenstellung der zwei Wortbestandteile „smart“ und „flex“. Die unterschiedliche Schreibweise der zwei Bestandteile hebt höchstens die Zusammenstellung aus zwei Wörtern hervor und verändert nicht deren Bedeutung. Dabei weist das Amt darauf hin, dass die Schreibweise einer Wortmarke nicht relevant ist. Eine Wortmarke kann komplett in Kapitälchen oder in Kleinbuchstaben eingetragen werden. Die Bedeutung der Wortmarke anhand der betreffenden Sprache und der grammatikalischen und lexikalischen Kriterien ist im Prüfungsprozess entscheidend. Auch das Vorhandensein eines Leerzeichens oder das Fehlen dessen, ist bei der Interpretation einer Wortmarke, die aus zwei oder mehreren Bestandteilen gebildet ist, nicht ausschlaggebend. Der Sinngehalt des Zeichens bleibt in jedem Fall vollständig erhalten.

Zu 2. Das Amt hat das vorliegende Zeichen im Hinblick auf die englischsprachigen Verbraucher innerhalb der Union beanstandet und nicht auf die deutschsprachigen.

Die Tatsache, dass das Wort „smart“ weitere Bedeutungen haben kann, als die in der amtlichen Beanstandung aufgeführten, nämlich „(über ein Gerät) so programmiert, dass es Handlungen/ Bewegungen unabhängig ausführen kann, (über Systeme) wie durch menschliche Intelligenz funktionierend oder durch automatische Computersteuerung“ beeinflusst nicht den Prüfungsprozess.

Es ist irrelevant wie viele unterschiedliche Bedeutungen die Bestandteile des verbalen Elementes einer Marke haben können (vgl. die Entscheidung der Fünften Beschwerdekammer vom 9.11.2016 im Beschwerdeverfahren R 1157/2016-5, e-Pedal, Rdnr. 23).

„Für eine Marke, deren Anmeldung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV zurückzuweisen ist, ist nicht vorauszusetzen, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in diesem Artikel genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können. Ein Zeichen ist daher von der Eintragung auszuschließen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet. (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32.)“

Zu 3. In der amtlichen Beanstandung wird an keiner Stelle die englische Präposition „of“ übersetzt. Dieses Wort ist nicht Bestandteil des beanstandeten Zeichens.

Zu 4. Die beanstandete Marke besteht aus der Nebeneinanderstellung der zwei Begriffe, „smart“ und „flex“. Wie in der amtlichen Beanstandung erklärt, haben beide Wortbestandteile für sich eine eigene Bedeutung, wobei es sich im Falle des zweiten Bestandteils um eine jedem englischsprachigen Verbraucher gängige Abkürzung handelt, die entsprechend auch in den einsprachigen Wörterbüchern gelistet ist (vgl. dazu auch 17/03/2017, R 1923/2016-1, FLEXTACK; 9/12/2016, R 1360/2016-4, FLEXSTEEL; 29/11/2012, T-171/11, Clampflex, EU:T:2012:636, 30/08/2017, R 2225/2016-4, FLEXCUT).

SMART „(of a device) programmed so as to be capable of some independent action“ (Informationen abgerufen am 14.06.2017unter https://en.oxforddictionaries.com/definition/smart ).

„(of systems) operating as if by human intelligence by using automatic computer control” (Informationen abgerufen am 14.06.2017unter https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/smart ).

Zu Deutsch: (über ein Gerät) so programmiert, dass es Handlungen/Bewegungen unabhängig ausführen kann.

(über Systeme) wie durch menschliche Intelligenz funktionierend oder durch automatische Computersteuerung.

FLEX „flexibility or pliability; Word origin of flex - flexible“ (Informationen abgerufen am 14.06.2017unter https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/flex ).

Flexibility: „The quality of bending easily without breaking; the ability to be easily modified“ (Informationen aus abgerufen am 14.06.2017unter https://en.oxforddictionaries.com/definition/flexibility ).

Flexibile: „Capable of bending easily without breaking; the ability to be easily modified“ (Informationen aus abgerufen am 14.06.2017unter https://en.oxforddictionaries.com/definition/flexible ).

Zu Deutsch: Flexibilität oder Biegsamkeit, Ursprung des Wortes flex – flexibel“

Flexibel: Fähig leicht gebogen zu werden /sich leicht zu biegen ohne zu brechen, Fähigkeit einfach geändert zu werden.

Beide Wörter sind für sich genommen für die angemeldeten Waren beschreibend. Das angemeldete Zeichen enthält eine logische und in Bezug auf die beanspruchten Waren unmittelbar eingängige Aussage. Auch fehlt dem Zeichen jedes sonstige Element, etwa grafischer Art, welches ihm über seinen offensichtlich anpreisenden Charakter hinaus in der Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise Unterscheidungskraft verleihen könnte. Die Tatsache, dass die beiden Wortbestandteile „smart“ und „flex“ in einem Wort geschrieben sind, ändert an dieser Beurteilung nichts (vgl. Entscheidung der Fünften Beschwerdekammer vom 7.09.2017 in dem Beschwerdeverfahren R 673/2017-5, smartactive, Rdnr. 38).

Die Nebeneinanderstellung impliziert die Addierung der Eigenschaften, auch wenn die Konjunktion „und“ nicht verschriftet ist (vgl. Entscheidung der Fünften Beschwerdekammer vom 7.09.2017 in dem Beschwerdeverfahren R 673/2017-5, smartactive).

Zudem entspricht es der Verbraucherwahrnehmung, ein aus mehreren Bestandteilen zusammengesetztes Zeichen in Wortbestandteile zu zerlegen, die eine konkrete Bedeutung vermitteln oder die bekannten Wörtern ähneln (06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51; 06/09/2013, T-599/10, Eurocool, EU:T:2013:399, § 104).

Die Bedeutung der Wörter die das Zeichen ausmachen kann als „smart“ und „flexibel“ verstanden werden, und auch als „smart“ und „Flexibilität“, also entweder als die Zusammenstellung zweier Eigenschaften, aber auch als ein Adjektiv und ein Substantiv, konform den Regeln der englischen Grammatik, indem das erste Wort das zweite näher bestimmt. Als Beweis der lexikalischen Korrektheit sind die Wörterbucheinträge zu sehen.

Es ergibt sich aus der Zusammenstellung, wie bereits in der amtlichen Beanstandung erklärt, die Annahme, dass die angesprochenen Verkehrskreise davon ausgehen werden, dass es sich bei den angemeldeten Waren der Klasse 7, z. Bsp. Faserschneidemaschinen um intelligente oder computergesteuerte Maschinen und Maschinenteile handelt, die sich an Umstände oder industrielle Prozesse flexibel anpassen können.

Wie unter 2. bereits verdeutlicht, ist es dabei unwichtig, ob die Wörter getrennt oder zusammengenommen auch weitere Bedeutungen und Interpretationen haben können.

Alle beanstandeten Waren der Klasse 7 Spinnmaschinen für Chemiefasern; Streckziehmaschinen; Streckwickelmaschinen; Maschinen für das Spritz-, Streck-, Blas- und Formverfahren; Faserschneidemaschinen; Walzen als Maschinenteile; Spulmaschinen; Extrudiermaschinen; Extrusionsmaschinen; Haspeln; Abziehmaschinen können intelligente, also computergesteuerte Maschinen und Maschinenbestandteile seien, die sich flexibel anpassen oder flexibel sind, also deren Eigenschaft die Flexibilität ist, die vom und über Computer gesteuert wird, eine smarte Flexibilität eben.

„Smart“ ist ein Attribut, das sich heutzutage auf vielfältige Bereiche erstreckt, besonders in der Technologie: von Smartphone, über Smart TV, Smart Home bis hin zu Smart City. Im Falle der aufgeführten Waren ist die Flexibilität auch eine wichtige Eigenschaft, wie folgende Informationen, die im Internet am 5.12.2017 abgerufen wurden, klar verdeutlichen:

sphttp://www.rieter.com/de/machines-systems/produkte/ringspinnen/ringspinnmaschine-g-36/

Auch bei Spinnmaschinen kann Flexibilität eine wichtige Eigenschaft bezeichnen, z. Bsp. um die Maschinen mit Computertechnologie auf verschiedene Fadenstärken, Fasern, Farben, Muster usw. umzustellen. Die Angabe „smartFLEX“ teilt lediglich mit, dass die angebotenen Maschinen und deren Teile mit smarter Technologie flexibel auf verschiedene industrielle Prozesse und Fertigungstechniken umgestellt oder angepasst werden können.  

Zu 5. Dass das beanstandete Zeichen als solches nicht in Wörterbüchern eingetragen ist mindert nicht dessen Verständlichkeit, da es sich, wie eben mehrfach erklärt, um zwei Wörter des Alltagswortschatzes der englischen Sprache handelt.

Siehe dazu auch die Entscheidung der Fünften Beschwerdekammer vom 7.09.2017 in dem Beschwerdeverfahren R 673/2017-5, smartactive, Rdnr. 28, mit dem Hinweis, dass es sich dabei um einen sehr ähnlichen Fall handelt in dem das Zeichen aus der Nebeneinanderstellung von zwei Wörtern besteht, die Eigenschaften bezeichnen: : „Was das Argument der Anmelderin betrifft, dass der Begriff […] in Wörterbüchern fehle, muss darauf hingewiesen werden, dass dieses Fehlen unerheblich ist, da es nicht erforderlich ist, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen beschreibend verwendet werden (09/12/2009, T-486/08, Superskin, EU:T:2009:487, § 48). Ob ein Wortzeichen beschreibend ist, kann daher nicht aus dem Umstand gefolgert werden, dass der Wortbestandteil dieses Zeichen als solcher nicht in Wörterbüchern aufgeführt ist (27/06/2013, T-248/11, Pure Power, EU:T:2013:333, § 33; 16/05/2017, T-472/16, LegalPro, EU:T:2017:341, § 25)“.

Eine Marke, die aus einer sprachlichen Neuschöpfung oder einem Wort mit mehreren Bestandteilen besteht, von denen jeder Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, hat selbst einen diese Merkmale beschreibenden Charakter im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c) UMV, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung oder dem Wort und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht. Dies setzt voraus, dass die Neuschöpfung oder das Wort infolge der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck bewirkt, der hinreichend stark von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfugung der ihren Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht. Insoweit ist auch die Analyse des fraglichen Ausdrucks anhand der maßgeblichen lexikalischen und grammatikalischen Regeln von Bedeutung (07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 16 und die dort angeführte Rechtsprechung, vgl. auch die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer vom 2.03.2017 in dem Beschwerdeverfahren R 1736/2016-4, SMARTPLUS, Rdnr. 24),

Zu 6. Das Amt widerspricht der Behauptung der Anmelderin, die Wörter die das beanstandete Zeichen bilden, bezeichnen allein menschliche Eigenschaften. Verschiedene Entscheidungen der Beschwerdekammern zeigen auf, dass die beiden Begriffe auf etliche Waren und Dienstleistungen angewandt werden können, bei denen Flexibilität mit Hilfe moderner Computertechnologie eine wichtige Rolle spielen.

Im Falle der EUTM 15748213 „FlexiSmart“ hat das Amt alle Waren der Klasse 7 am 19.12.2016 zurückgewiesen. Wie auch im hier vorliegenden Fall hatte die Prüferin erklärt, dass die Wörter „flexi“ und „smart“ zusammen und getrennt auf dem relevanten Markt benutzt werden, um sowohl Flexibilität und technologische Intelligenz in Verbindung Waren und deren Anwendungen zum Ausdruck zu bringen.

Vgl. dazu auch die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer vom 13.10.2017 in dem Beschwerdeverfahren R 238/2017-2, SMARTnet, Rdnr. 18 und 19: „Nicht bloß Menschen, sondern auch Waren, Dienstleistungen oder deren Funktionen können als „intelligent“, „clever“ oder „raffiniert“ und damit als „smart“ bezeichnet werden. Gerade in der modernen Technik werden Gerate oder bestimmte Funktionen gerne als „smart“ charakterisiert, wenn auf eine eigenständige intelligente Arbeitsweise hingewiesen werden soll […](siehe u.a. die Entscheidung der Beschwerdekammern vom 7.4.2017 in R 2023/2016-1 „Smart Security“, Rn. 15).“ Und „ […] das Wort „SMART” bedeutet, dass „mit Intelligenz versehen ist, wer eine bestimmte Unabhängigkeit nachweisen kann“, und wird im Computerbereich häufig verwendet, um den Grad der Ausreifung und Intelligenz eines Programms oder einer Maschine zu bezeichnen (vgl. in diesem Sinne 05/02/2015, T-499/13, SMARTER SCHEDULING, EU:T:2015:74, § 32, und 23/10/2015, T-649/13, SmartTV Station, EU:T:2015:800, § 27).“

Allein dieses Jahr wurden verschiedene Entscheidungen hinsichtlich Markenregistrierungen erlassen, die aus zwei Wörter bestanden, unter der Verwendung der Wörter „smart“ oder „flex“: Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer vom 2.03.2017 in dem Beschwerdeverfahren R 1736/2016-4, SMARTPLUS, Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer vom 17.03.2017 in dem Beschwerdeverfahren R 1932/2016-1, FLEXTACK, Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer vom 15.05.2017 in dem Beschwerdeverfahren R 2252/2016-4, FLEXMAX, Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer vom 30.08.2017 in dem Beschwerdeverfahren R 2225/2016-4, FLEXCUT, Entscheidung der Fünften Beschwerdekammer vom 7.09.2017 in dem Beschwerdeverfahren R 673/2017-5, smartactive, Entscheidung der Fünften Beschwerdekammer vom 21.09.2017 in dem Beschwerdeverfahren R 512/2017-5, SMARTLINK Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer vom 13.10.2017 in dem Beschwerdeverfahren R 238/2017-2, SMARTnet, Entscheidung der Fünften Beschwerdekammer vom 7.11.2017 in dem Beschwerdeverfahren R 382/2017-1, SMART E-BIKE.

Zu 7. Laut Artikel 77 (1) Mündliche Verhandlung, „ordnet das Amt von Amts wegen oder auf Antrag eines Verfahrensbeteiligten eine mündliche Verhandlung an, sofern es dies für sachdienlich erachtet“. In diesem Fall ist das Amt der Meinung, dass hinreichend Gelegenheit für eine Stellungnahme gegeben war und eine mündliche Verhandlung keine Fakten schaffen kann, die zu der Zulassung der Marke führen könnte.

Das Amt schlussfolgert nach erneuter Prüfung, dass die angesprochenen englischsprachigen Verkehrskreise im Falle der beanstandeten Markenregistrierung „smartFLEX“ davon ausgehen werden, dass es sich bei allen angemeldeten Waren der Klasse 7, um intelligente oder computergesteuerte Maschinen und Maschinenteile handelt, die sich an Umstände oder industrielle Prozesse flexibel anpassen können.

Aus den oben genannten Gründen und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und c UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 016397002 zurückgewiesen:

Alina BUTUMAN