Afslag på ansøgning om EU-varemærke i henhold til artikel 7

i varemærkeforordningen og regel 11, stk. 3, i gennemførelsesforordningen til varemærkeforordningen

Alicante, 21/06/2017

BECH-BRUUN LAW FIRM

Langelinie Allé 35

DK-2100 København Ø

DINAMARCA

Ansøgnings nr.:	016413321
Deres ref.:	013202-0393
Varemærke:	NetsPay
Mærketype:	Ordmærke
Ansøger:	Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup DINAMARCA

EUIPO rejste indvending den 10/03/2017 i medfør af artikel 7, stk. 1, litra b), og artikel 7, stk. 2, i varemærkeforordningen med den begrundelse, at varemærket mangler fornødent særpræg, jf. vedlagte brev.

Ansøgeren fremsatte den 04/04/2017 sine bemærkninger, som kan sammenfattes på følgende måde:

1. Mærket har særpræg.

2. Mærkebestanddelene ”NETS” er indarbejdet.

3. Kontoret har tidligere registreret lignende mærker.

I henhold til artikel 75 i varemærkeforordningen skal EUIPO træffe en afgørelse, der støttes på grunde, som ansøgeren har haft lejlighed til at udtale sig om.

Særpræg

I henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i varemærkeforordningen er "varemærker, som mangler fornødent særpræg", udelukket fra registrering.

Det er fast retspraksis, at de registreringshindringer, der er opregnet i artikel 7, stk. 1, i varemærkeforordningen, er uafhængige af hinanden og kræver en særskilt efterprøvelse. Desuden skal de nævnte registreringshindringer fortolkes i lyset af den almene interesse, der ligger til grund for hver enkelt af dem. Den almene interesse, der tages i betragtning, skal afspejle forskellige overvejelser, alt efter hvilken registreringshindring der er tale om (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

De i artikel 7, stk. 1, litra b), i varemærkeforordningen omhandlede varemærker er navnlig dem, som ikke giver mulighed for, at den relevante kundekreds "ved en senere erhvervelse af de pågældende varer eller tjenesteydelser kan gentage oplevelsen, hvis den er positiv, eller undgå den, hvis den er negativ" (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).

Ansøger argumenterer, at mærket har tilstrækkeligt særpræg og er egnet til at adskille en virksomhedens varer og tjenesteydelser fra andre virksomheders. Endvidere tilføjer ansøger, at det ikke kræves at forbrugerne præcis ved hvilken virksomhed mærket henviser til.

Kontoret er enigt med ansøger, i at et minimum af fornødent særpræg er tilstrækkeligt til at den absolutte registreringshindring ikke finder anvendelse jf. Artikel 7, stk. 1, litra b) i varemærkeforordningen. I det foreliggende tilfælde, finder Kontoret dog ikke at mærket har det krævede minimum af fornødent særpræg.

Derudover, og modsat ansøgers fortolkning, fremgår det ifølge fast retspraksis at et mærkes fornødne særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i varemærkeforordningen, at mærket har til formål at identificere de produkter og/eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, som havende oprindelse i en bestemt virksomhed og dermed adskille dette produkt fra andre virksomheders produkter (29/04/2001. C-468/01 P til C-472/01 P, Tabs 3D, EU:C:2004:259, § 32; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42; og 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; og 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33). Det er essentielt at den relevante kundekreds kan identificere varernes og tjenesteydelsernes oprindelse, det vil sige den virksomhed mærket henviser til, for at være i stand til at opfylde et varemærkes væsentlige funktion.

Endvidere, selv om det er alment accepteret, at et minimum af fornødent særpræg er tilstrækkeligt, skal det også tages i betragtning, at et EU-varemærke, for at det kan have fornødent særpræg, skal have særpræg i hele EU.

Ifølge fast retspraksis kan et sådant fornødent særpræg kun vurderes under henvisning til for det første de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, og for det andet den relevante kundekreds' opfattelse af dette tegn (12/07/2012, C‑311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24 og citeret retspraksis).

I betragtning af ansøgers varer og tjenesteydelser, som for eksempel består af software og behandling af betalingstransaktioner via internettet, fastholder Kontoret at der er tale om både varer til masseforbrug og specialiserede varer og at den relevante kundekreds, derfor, består af både gennemsnitsforbrugere og professionelle forbrugere. Modsat ansøgers argumentation, skal bedømmelsen af mærket derfor evalueres i forhold til begge kundekredses opfattelse af mærket.

Hvad angår ansøgers henvisning til den usædvanlige karakter af ordelementernes kombinationen, skal det bemærkes, at Kontorets indvending ikke er basseret på mærkets beskrivende egenskaber af de varer og tjenesteydelser der søges registeret, jf. artikel 7, stk. 1, litra c) i varemærkeforordningen, men at forbrugerne ikke vil opfatte mærket som en indikation af handelsmæssig oprindelse jf. artikel 7, stk. 1, litra b).

Ansøger modstrider ikke at den relevante kundekreds vil opfatte ”pay” som en henvisning til ”payment”, men ansøger finder det særdeles tvivlsomt at den relevante kundekreds vil opfatte kombinationen ”NetsPay” som en forkortelse eller alternativ stavemåde for ”payment networks”.

Kontoret fastholder at ordet ”Nets” af den relevante kundekreds vil blive opfattet som en forkortelse for flertalsformen af ”kommunikations- eller transmissions netværk” eller internettet generelt. ”Net” er en ofte benyttet og almen kendt abbreviation for ”netværk” og ”internet”. Endvidere, er det almindeligt på engelsk at sætte ”s” på endelsen af et ord for at danne flertal. Selvom netværk og internettet i mange tilfælde er refereret til i entalsform, ændrer flertalsformen derfor ikke forståelsen af ordet. Den relevante kundekreds vil uden yderligere overvejelse opfatte ordret ”Nets” i denne sammenhænæg som flere netværk.

Med den voksende udbredelse af betalingsmetoder på nettet, er den relevante kundekreds vant til udtryk såsom ”net banking” og ”payment networks”. Kontoret mener derfor ikke, at udtrykket ”NetsPay” differentierer sig tilstrækkeligt fra de gængse udtryk benyttet inden for området af internet betalingsmetoder, til at den relevante kundekreds uden yderligere overvejelser vil opfatte mærket som en indikation på handelsmæssig oprindelse. Den relevante kundekreds vil opfatte mærket ”NetsPay” som elektroniske betalingsnetværk, hvor forbrugeren ikke er begrænset til at lave eller modtage betalinger over ét netværk, men har flere netværk at vælge imellem. For eksempel, kan forbrugeren bruge/modtage forskellige betalingsmetoder, såsom mobiloverførsler, wireless betaling etc.. Endvidere kan forbrugeren have adgang til betaling over flere netværk i forskellige lande, for eksempel ved at betalingsnetværksudbyderne har indgået et samarbejde.

Kontoret fastholder, derfor, at mærket mangler særpræg for de af ansøgningen omfattede varer og tjenesteydelser, nemlig finansiel virksomhed og behandling af betalingstransaktioner via internettet, samt softwaren relateret hertil.

Mærkebestanddelen ”NETS” er indarbejdet

Generelle bemærkninger

Ifølge artikel 7, stk. 3, i varemærkeforordningen er de absolutte registreringshindringer i samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra b) - d) ikke til hinder for registrering af et varemærke, hvis dette varemærke som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det søges registreret. Hvad angår de tilfælde, der er omfattet af artikel 7, stk. 3, i varemærkeforordningen, er det forhold, at tegnet, der udgør den omhandlede varemærke, af den relevante kundekreds faktisk opfattes som en oprindelsesangivelse af varen eller tjenesteydelsen, nemlig et resultat af varemærkeansøgerens økonomiske indsats. Denne omstændighed gør det berettiget at se bort fra de almene interesser, der ligger til grund for artikel 7, stk. 1, litra b) - d) i varemærkeforordningen, hvorefter det kræves, at de af disse bestemmelser omhandlede varemærker frit skal kunne anvendes af alle, således at det undgås, at der skabes en uberettiget konkurrencefordel for én erhvervsdrivende …

For det første fremgår det af retspraksis, at det, for at varemærket har fået fornødent særpræg ved brug, kræves, at i det mindste en betydelig andel af den relevante kundekreds identificerer varen som hidrørende fra en bestemt virksomhed. De omstændigheder, der skal være til stede for, at betingelsen om, at varemærket har fået fornødent særpræg ved brug, kan anses for opfyldt, kan dog ikke udelukkende godtgøres på grundlag af almindelige og abstrakte oplysninger, såsom bestemte procentsatser …

For det andet bemærkes, at for at opnå registrering af et varemærke i medfør af artikel 7, stk. 3, i varemærkeforordningen skal det særpræg, der er opnået som følge af brugen af dette mærke, kunne påvises i den del af Den Europæiske Union, hvor mærket manglede fornødent særpræg efter samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra b) - d) ...

Der skal for det tredje i en sag som den foreliggende ved vurderingen af, om varemærket har fået fornødent særpræg ved brug, tages hensyn til faktorer som bl.a. varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af dette varemærke, størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket, den andel af de relevante kundekredse, der identificerer produktet som hidrørende fra en bestemt virksomhed på grund af varemærket, samt erklæringer fra industri- og handelskamre eller andre faglige sammenslutninger. Såfremt den kompetente myndighed på grundlag af sådanne elementer er af den opfattelse, at de relevante kundekredse eller i det mindste en betydelig andel af disse som følge af varemærket identificerer varen som hidrørende fra en bestemt virksomhed, skal den fastslå, at den i artikel 7, stk. 3, i varemærkeforordningen fastsatte betingelse for registrering af varemærket er opfyldt …

For det fjerde skal et varemærkes fornødne særpræg, der er opnået ved brug heraf, i henhold til retspraksis ligeledes bedømmes i forhold til de varer eller tjenesteydelser, som varemærkeansøgningen vedrører, og der skal tages hensyn til den formodede opfattelse af den pågældende vare- eller tjenesteydelseskategori hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger …

(10/11/2004, T 396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C 25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; og 18/06/2002, C 299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).

Ansøgers argumenter og indsendte materiale

Ansøger argumenterer at den relevante kundekreds vil opfatte ”NetsPay” som en betalingsløsning fra ”NETS”, da denne er en af de førende leverandører af betalingsløsninger i EU og at mærket utvivlsomt er indarbejdet i hvert fald på det danske marked.

Indsendt materiale

• Faktaark – ”NETS by numbers”

Kontorets vurdering

Først og fremmest påviser det fremsendte materiale ikke at mærkebestanddelen “NETS”, har opnået særpræg gennem indarbejdelse i det relevante territorie.

Da mærket består af engelske ord, er det opfattelsen af mærket for de engelsktalende forbrugere i EU der ligges til grund for evalueringen af mærket. Det fremgår ikke tydeligt af faktaarket hvilket eller hvilke territorier tallene referer til. Tallene er angivet i danske kroner og det kun er danske butikker og husholdninger der refereres til, Kontoret går derfor ud fra at det indsendte materiale kun vedrører brugen af mærket ”NETS” i Danmark. Det må derfor konkluderes at ansøger ikke har indsendt materiale for de påkrævede territorier.

For at vise, at varemærket har opnået særpræg skal ansøger påvise at den relevante kundekreds opfatter mærket som en handelsmæssig oprindelse, f.eks. gennem en markedsundersøgelse. Erklæringer fra handelskamre eller andre handels- eller erhvervsorganisationer kan også blive tillagt vægt for ansøgers påstand (se dom af 10/11/2004, T 396/02, Karamelbonbon, EU: T: 2004: 329, 56-59 ): Der er dog ikke indsendt sådanne dokumenter.

Derudover, har ansøger kun indsendt materiale for brug af mærkebestanddelen ”NETS”, materialet omhandler ikke mærket som helhed; indarbejdelsesmaterialet skal som udgangspunkt påvise at mærket der søges registreret har opnået særpræg ved indarbejdelse, og ikke at et element af mærket har opnået særpræg.

Modsat ansøgers argumentation, kan kontoret derfor ikke konkludere at mærket ”NetsPay” vil blive opfattet som en betalingsløsning fra ”NETS” hos den engelsktalende kundekreds.

Tidligere registrerede mærker

Hvad angår ansøgerens argumentation om, at EUIPO har godkendt flere lignende registreringer, skal det blot påpeges, at afgørelser vedrørende registrering af et tegn som EU-varemærke ifølge fast retspraksis ‘ … træffes i henhold til udøvelsen af en bunden kompetence og ikke på grundlag af en skønsmæssig beføjelse". Spørgsmålet om, hvorvidt et tegn er egnet til at kunne registreres som EU-varemærke, skal således udelukkende bedømmes på grundlag af denne forordning, således som den er fortolket af EU's retsinstanser, og ikke på grundlag af EUIPO's tidligere afgørelsespraksis (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; og 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

"Det fremgår nemlig af Domstolens praksis, at overholdelse af ligebehandlingsprincippet må ses i sammenhæng med overholdelsen af legalitetsprincippet, hvorefter ingen til egen fordel kan påberåbe sig en ulovlighed, der er begået til fordel for andre" (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Endvidere, mener Kontoret ikke at de tidligere registrerede mærker, som fremhævet af ansøger, relaterer sig og skaber et lignede link til de varer og tjenesteydelser der er registreret på samme måde som ”NetsPay” gør i pågældende ansøgning.

Sagens videre forløb

Af ovennævnte årsager og i medfør af artikel 7, stk. 1, litra b) og artikel 7, stk. 2), i varemærkeforordningen gives der hermed afslag på ansøgningen om registrering af EU-varemærke nr. 16 413 321 for samtlige varer og tjenesteydelser, der er omfattet af ansøgningen.

I overensstemmelse med artikel 59, i varemærkeforordningen, har De ret til at klage over denne afgørelse. I henhold til artikel 60, i varemærkeforordningen skal klagen indgives skriftligt til Harmoniseringskontoret inden for to måneder fra datoen for meddelelsen af denne afgørelse. Den indgives på det sprog, som den påklagede afgørelse blev truffet på. Og inden for fire måneder efter den samme dato skal der indgives en skriftlig begrundelse for klagen. Klagen anses for indgivet, når klagegebyret på 720 EUR er betalt.

Anja Pernille LIGUNA