Avslag av en ansökan om ett EU-varumärke utfärdat i enlighet med artikel 7 i EU-varumärkesförordningen och regel 11.3 i tillämpningsföreskrifterna för EU-varumärken

Alicante, 30/06/2017

NIHLMARK & ZACHAROFF ADVOKATBYRÅ AB Box 7701 S-103 95 Stockholm SUECIA

Ansökningsnummer:	016423717
Er ref.:	42529
Varumärke:	TERRACE HOTELS
Typ av märke:	Ordmärke
Sökande:	Stureplansgruppen AB Box 55719 SE-114 83 Stockholm SUECIA

1. EUIPO gjorde en invändning den 15 mars 2017, i enlighet med artikel 7.1 b och c samt artikel 7.2 i EU-varumärkesförordningen då detta varumärke ansågs vara beskrivande och sakna särskiljningsförmåga enligt bifogat brev.

2. Sökanden lämnade in sina synpunkter den 26 april 2017, och dessa kan sammanfattas enligt följande:

• Märket TERRACE HOTEL in sin helhet är på sin höjd suggestivt och inte beskrivande för de aktuella tjänsterna, och sambandet mellan märket och tjänsterna är inte konkret och direkt.

• I de fall där de två orden används på ett beskrivande sätt är ordföljden omkastad, dvs. en ”hotel terrace”.

• TERRACE HOTEL är inget etablerat begrepp i hotellbranschen och kan inte förstås enligt en strikt språklig analys. Det finns inga hotell för terrasser.

• Märket kan tolkas på flera olika sätt. Det kan anspela på en hotellbyggnad i terrassform som ett hotell i en terrasserad vinodling, eller som ett hotell i raden av radhus (terrace housing).

• Kontoret har registerat många märken som konstruerats på samma sätt som det sökta märket, bl.a. OLIVE TREE HOTELS & RESORTS, GRAND CITY HOTELS & RESORTS, HOTELS ON THE TEE, and ACTIVE HOTELS.

• På de hemsidor granskaren hänvisade till poängteras utsikten från terrassen, vilket är en eftertraktad egenskap hos hotell, och kontoret har godkänt märken som HOTEL WITH A VEW.

• Omsättningskretsen uppfattar namnet/varumärket på ett hotell som mer framträdande eller särskiljande än för andra typer av tjänster. Exempel ges.

• En registrering av kännetecknet skulle inte heller medföra att andra näringsidkare i branschen skulle hindras från att kommunicera att deras hotell har en eller flera terrasser.

3 I enlighet med artikel 75 i EU-varumärkesförordningen är det kontorets uppgift att fatta ett beslut som grundar sig på omständigheter som sökanden har haft möjlighet att yttra sig över.

Efter noggrant övervägande av sökandens synpunkter har kontoret beslutat att invändningen kvarstår.

Enligt artikel 7.1 c i EU-varumärkesförordningen får ”varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna” inte registreras.

Syftet med förbudet enligt artikel 7.1 c i EU-varumärkesförordningen mot att kännetecken eller upplysningar av det avsedda slaget registreras som EU-varumärke har allmänintresse:

kännetecken och upplysningar som beskriver egenskaper hos de varor eller tjänster för vilka ansökan om registrering har gjorts ska kunna användas fritt av alla. Denna bestämmelse hindrar därigenom att sådana kännetecken eller upplysningar förbehålls ett enskilt företag enbart därför att de har registrerats som varumärken.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

De kännetecken och upplysningar som avses i artikel 7.1 c i EU-varumärkesförordningen är de som, vid en normal användning ur en konsuments synvinkel, kan användas för att beskriva den vara eller tjänst för vilken ansökan om registrering har gjorts, antingen direkt eller genom omnämnande av en av dess väsentliga egenskaper (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Kontoret kan inte finna annat än att märket TERRACE HOTELS är beskrivande och saknar särskiljningsförmåga för de aktuella tjänsterna.

Sökanden anser att om de två orden används på ett beskrivande sätt är ordföljden omkastad, dvs. en ”hotel terrace”, men Kontoret håller inte med. De två uttrycken har olika betydelser, en hotellterrass (hotel terrace) är en terrass på/i anslutning till ett hotell, medan ett terrasshotell (terrace hotel) är ett hotell försedd med en eller flera terrasser.

Huruvida TERRACE HOTEL är ett etablerat begrepp i hotellbranschen eller inte är ovidkommande. Det väsentliga är hur omsättningskretsen uppfattar märket i samband med tjänsterna.

Som nämndes i Meddelandet om grunder för avslag är hotellterrasser något som många kunder finner åtråvärt då terrasser gör det möjligt för dem att sitta ute och njuta av frisk luft, och för att många terrasser har fina vyer av omgivningarna. Även om hotell som har terrasser vanligen inte kallar sig ”terrace hotel” så framkommer det klart i beskrivningen av hotellen och i reklamen att hotellen har njutbara terrasser. Ett sådant hotell kan mycket väl kallas ”a terrace hotel”.

Både ordet TERRACE och ordet HOTEL är vanliga engelska ord som förstås av alla engelsktalande konsumenter. Märket är också sammansatt enligt engelska grammatikregler. Konsumenterna behöver inte analysera märket TERRACE HOTEL för att förstå dess betydelse, nämligen att tjänsterna relaterar till och tillhandahålls på ett hotell försedd med en eller flera terrasser.

Märkets budskap är klart och direkt, och det finns inget inslag i märket som skulle göra att omsättningskretsen skulle uppfatta märket som en ursprungsangivelse.

När det gäller sökandens argument att ett antal liknande registreringar har godtagits av EUIPO är det tillräckligt att påpeka att enligt fast rättspraxis omfattas beslut om registrering av ett kännetecken som EU-varumärke av en begränsad behörighet och inte av en befogenhet att företa skönsmässiga bedömningar. Frågan om huruvida ett kännetecken kan registreras som EU-varumärke ska därför bedömas enbart på grundval av EU-varumärkesförordningen, som denna tolkats av unionsdomstolen, och inte på grundval av EUIPO:s tidigare praxis (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; och 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

Det följer av domstolens rättspraxis att likabehandlingsprincipen ska tillämpas mot bakgrund av rättssäkerhetsprincipen, enligt vilken ingen till sin egen förmån kan åberopa en olaglig åtgärd som gynnat någon annan (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Vidare, många av de märken som sökanden hänvisar till så som OLIVE TREE HOTELS AND RESORTS är inte jämförbara med det nu aktuella märket då de har helt andra betydelser och helt anda konnotationer, medan andra märken innehåller figurativa inslag som gör märkena i sin helhet registrerbara (SMALL DANISH HOTELS.COM).

Kontoret delar inte sökandens åsikt att omsättningskretsen skulle uppfatta namnet/varumärket på ett hotell som mer framträdande eller särskiljande än namnet på andra typer av tjänster då det finns en mängd beskrivande benämningar som används för hotell såsom golf hotel, beach hotel, och design hotel. Uttrycket ”terrace hotel/s” är en liknande beskrivande sammansättning av ord.

När det gäller sökandens argument att tredje man, och närmare bestämt sökandens/innehavarens konkurrenter, inte skulle hindras att använda kännetecknet i fråga för att beteckna de tjänster som avses i ansökan, måste det observeras att tillämpningen av artikel 3.1 c i direktiv 89/104, vilken motsvarar artikel 7.1 c i EU-varumärkesförordningen, inte beror på om det föreligger konkret, aktuellt och tungt vägande behov av att utesluta ensamrätt till ett kännetecken eller en upplysning.

4. Av de skäl som angivits ovan och i enlighet med artikel 7.1 b och c samt artikel 7.2 i EU-varumärkesförordningen avslås härmed denna ansökan om ett EU-varumärke nr 16 423 717 för följande tjänster:

Klass 43: Upplåtande av tillfälligt boende; Hotellverksamhet; Utskänkning av mat och dryck; Klubbtjänster avseende utskänkning av mat och dryck; Restaurangtjänster.

Ansökan godtas för övriga tjänster.

Enligt artikel 59 i EU-varumärkesförordningen har ni rätt att överklaga detta beslut. Enligt artikel 60.1 i EU-varumärkesförordningen ska överklagandet lämnas skriftligen till kontoret inom två månader från dagen för meddelandet av detta beslut. Dessutom ska grunderna för överklagandet anges skriftligen inom fyra månader från samma dag. Överklagandet kommer att registreras först då en avgift för överklagan på 720 EUR har betalats.

Anne-Lee KRISTENSEN