Vollständige Zurückweisung der Anmeldung einer Unionsmarke gemäß Artikeln 7 und 37 der Unionsmarkenverordnung Nr. 207/2009 (UMV), der Änderungsverordnung Nr. 2015/2424 und Regel 11(3) der Durchführungsverordnung Nr. 2868/1995 (UMDV)

Alicante, 04/07/2017

Koenig & Bauer AG Lizenzen - Patente Friedrich-Koenig-Str. 4 97080 Würzburg Deutschland

Anmeldenummer	16454613
Ihr Zeichen	S2.0023EM
Marke	MetalCan
Anmelderin	KBA-MetalPrint GmbH Wernerstr. 119-129 70435 Stuttgart Deutschland

• Sachverhalt

Das Amt beanstandete am 22. März 2017 per Einschreiben die Anmeldung unter Berufung auf den beschreibenden Charakter gemäß Artikel 7(1)(c) sowie auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7(1)(b) und auf Artikel 7(2) UMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 2. Mai 2017 zu der Beanstandung Stellung. Diese Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden.

1. Das Zeichen sei als Slogan aufzufassen.

2. „Can“ heiße „können“ auf Englisch und sei sowieso mehrdeutig.

3. Es gebe mehrere Voreintragungen.

4. Lexikalische Nachweise alleine seien nicht ausreichend.

5. Das Zeichen enthalte eine Binnenmajuskel.

6. Das Amt habe die Verpflichtung die Schutzhindernisse in Bezug auf jede einzelne Waren nachzuweisen.

7. Es gebe kein Freihaltebedürfnis.

8. „Can“ in Alleinstellung sei bereits schutzfähig.

• Entscheidung

Gemäß Artikel 75(1) UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten und die Anmeldung für alle Waren und Dienstleistungen zurückzuweisen (Klassen 2, 7, 9 und 37)

• Widerlegung der Gegenargumente

1. Das Zeichen sei als Slogan aufzufassen.

Das Zeichen besteht aus einem Hauptwort („can“ – Dose) und einem anderen Hauptwort („metal“ – Metall), das das andere näher bestimmt: „metal can“ – Metalldose.

In dieser Bedeutung ist das Zeichen beschreibend für die Bestimmung oder den Gegenstand der beanspruchten Waren und Dienstleistungen (siehe Beanstandungsbescheid vom 22. März 2017).

Daß „can“ auch ein Verb ist, ist nicht relevant, weil Mehrdeutigkeit nicht den Schutz einer Anmeldung begründen kann (siehe unter 2.).

Was übrigens der Slogan „Metal can“ heißen sollte, bleibt unklar.

2. „Can“ heiße „können“ auf Englisch und sei sowieso mehrdeutig.

Ein Zeichen ist bereits wegen fehlender Unterscheidungskraft oder beschreibenden Charakters zurückzuweisen, wenn es in einer seiner Bedeutungen ein Merkmal der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen beschreibt. Daß ein solches Zeichen vielleicht andere Bedeutungen hat, die diese Waren und/oder Dienstleistungen nicht beschreiben, spielt keine Rolle:

“Ein Wortzeichen kann daher nach dieser Bestimmung von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet.”

(Urteil des Gerichtshofes vom 23. Oktober 2003 in der Sache C-191/01P EUIPO ./. Wrigley [DOUBLEMINT], par. 32)

3. Es gebe mehrere Voreintragungen.

Diese Zeichen sind jedoch nicht Gegenstand des Verfahrens. Das Amt muß in jedem Fall den konkreten Sachverhalt berücksichtigen, der Gegenstand des Verfahrens ist, und kann keinen Vergleich mit sämtlichen anderen Entscheidungen anstellen, die in Bezug auf Anmeldungen ähnlicher Marken getroffen wurden. Ferner ist festzustellen, daß die Entscheidungen des Amtes über die Eintragung eines Zeichens gemäß UMV gebundene Entscheidungen und keine Ermessenentscheidungen sind. Die Rechtmäßigkeit dieser Entscheidungen ist daher allein auf der Grundlage der UMV und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen.¹

Die Anmelderin staunt über die Tatsache, daß alle von ihr erwähnten Voreintragungen für schutzfähig gehalten wurden, nur nicht ihr Zeichen.

Wie immer bei dieser Art von Gegenargumenten geht die Anmelderin davon aus, daß damals sorgfältig und ordentlich geprüft wurde, und daß die fehlende Kongruenz zwischen jenen Zeichen und dem hier zu prüfenden immer die Folge eines jetzt zu streng angesetzten Prüfungsmaßstabs ist. Niemals fragt sich jemand, ob nicht vielleicht damals bei der Prüfung der so ähnlichen und trotzdem ohne Probleme eingetragenen Zeichen andere Umstände und Maßstäbe galten, ob es vielleicht eine lockerere Eintragungspraxis gab oder ob einfach gepfuscht wurde und eine Beanstandung/Zurückweisung aus absoluten Gründen hätte formuliert werden müssen.

4. Lexikalische Nachweise alleine seien nicht ausreichend.

Es ist klar, daß die Tatsache, daß ein Begriff lexikalisch nachweisbar ist, an sich nicht ausreicht, um diesen Begriff wegen beschreibenden Charakters zurückzuweisen.

APPLE findet man ohne Probleme im englischen Wörterbuch und trotzdem ist es eine gültige Marke für Computer und Smartphones.

Wenn man jedoch das Markenzeichen komplett oder dessen Bestandteile lexikalisch nachweisen kann und wenn diese Bedeutungen dazu in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen noch einschlägig sind, ist es kaum anzunehmen, daß ein solches Zeichen zur Eintragung gelangt.

5. Das Zeichen enthalte eine Binnenmajuskel.

Binnengroßschreibung begründet keine Eintragung. Ein Großbuchstabe in der Mitte eines Wortes lenkt ganz im Gegenteil die Aufmerksamkeit des Publikums gerade auf die Tatsache, daß das Markenzeichen aus zwei separaten Begriffen mit deren eigener Bedeutung aufgebaut ist und daß es sich also nicht um eine „phantasievolle Neuschöpfung“ handelt, die nicht in Wörterbüchern auftaucht. Siehe folgendes Gerichtsurteil:

„Jedenfalls ist, was die Tatsache betrifft, dass die beiden Wörter, aus denen sich die angemeldete Marke zusammensetzt, ohne Zwischenraum aneinandergereiht sind und das zweite Wort mit einem Großbuchstaben geschrieben wird, festzustellen, dass diese Schreibweise kein schöpferisches Element darstellt, das dem Zeichen insgesamt die Fähigkeit verleihen könnte, die Waren eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Dies gilt um so mehr, als, wie die Beschwerdekammer zutreffend ausgeführt hat, der mögliche Effekt einer Aneinanderreihung ohne Zwischenraum dadurch vollständig neutralisiert wird, dass das zweite Wort „research“ mit einem Großbuchstaben beginnt (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 7. Juni 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/HABM [MunichFinancialServices], T‑316/03, Slg. 2005, II‑1951, Randnr. 37). Diesem Argument der Klägerin kann also nicht gefolgt werden.”

(Urteil des Gerichts vom 17. Juni 2009 in der Sache T-464/07 PharmaResearch, Rn. 42)

6. Das Amt habe die Verpflichtung die Schutzhindernisse in Bezug auf jede einzelne Waren nachzuweisen.

Im Prinzip ist das der Fall. Es gibt jedoch Ausnahmen, die in der Rechtsprechung festgelegt wurden.

Erstens darf das Amt die Schutzunfähigkeit eines Zeichens in Bezug auf eine bestimmte Ware ohne weitere Prüfung auch für ähnliche, homogene Waren annehmen.² Die Waren und Dienstleistungen aller zurückgewiesener Klassen in dieser Akte sind homogen. Farben und Drucktinten in der Klasse 2, Druckmaschinen und ihre Einzelteile und Zubehör in Klasse 7, Software für die Steuerung von Druckmaschinen in Klasse 9 und Reparatur und Wartung von Druckmaschinen in Klasse 37.

Zweitens ist diese „pauschale“ Beanstandung/Zurückweisung vor kurzem noch erheblich erweitert worden, und zwar in dem DELUXE-Urteil.³

7. Es gebe kein Freihaltebedürfnis.

Exklusive Benutzung schließt einen beschreibenden Charakter nicht aus. Auch wenn niemand anders das Zeichen im Moment benutzt und es nicht freigehalten werden muß, kann es die Waren und Dienstleistungen beschreiben und tut es dies auch.

„Nach ständiger Rechtsprechung verfolgt Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94, der verhindert, dass die Zeichen oder Angaben, auf die er sich bezieht, aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem einzelnen Unternehmen vorbehalten werden, das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass solche Zeichen oder Angaben von allen frei verwendet werden können. Seine Anwendung setzt nicht voraus, dass ein konkretes, aktuelles und ernsthaftes Freihaltebedürfnis besteht, so dass auf der Grundlage der einschlägigen Bedeutung des fraglichen Zeichens lediglich zu prüfen ist, ob aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise ein hinreichend direkter und konkreter Zusammenhang zwischen dem Zeichen auf der einen Seite und den Waren oder den Dienstleistungen, für die die Eintragung der Marke beantragt wurde, auf der anderen Seite besteht, der es dem betreffenden Publikum ermöglicht, unmittelbar und ohne weitere Überlegung insbesondere eines der Merkmale der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen zu erkennen (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichts STREAMSERVE, oben in Randnr. 15 angeführt, Randnrn. 36, 39 und 40, und vom 22. Juni 2005, Metso Paper Automation/HABM [PAPERLAB], T‑19/04, Slg. 2005, II‑2383, Randnr. 25).”

(Urteil des Gerichtes vom 9. Februar 2010 in der Rechtsache T-113/09 HABM ./. PromoCell bioscience alive GmbH Biomedizinische Produkte [SupplementPack], Rn. 27)

8. „Can“ in Alleinstellung sei bereits schutzfähig.

CAN ist jedoch nicht die hier zu prüfende Marke. Es geht hier um „MetalCan“ (DE: Metalldose/-büchse) mit einer einschlägigen Bedeutung in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen (siehe oben).

• Zusammenfassend urteilt das Amt, daß:

1. „MetalCan“ ohne jeglichen Zweifel für die angesprochenen, englischsprachigen Fachverbraucher eine klare Aussage darstellt in Bezug auf den Gegenstand der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen (das Bedrucken von Metalldosen).

2. die Dienstleistungen alle in direktem Bezug zu Druckmaschinen stehen und die Waren sich grosso modo auf Druckmaschinen und Zubehör, Tinte und Ansteuerungssoftware für Druckmaschinen beschränken.

3. in der Klasse 7 sogar von „Dosendruckmaschinen“ die Rede ist.

4. „MetalCan“ deshalb von den Fachverkehrskreisen (und von gut informierten Laien) als beschreibend aufgefaßt wird und nicht in der Lage ist, auf eine exklusive betriebliche Herkunft hinzuweisen.

5. ein solches Zeichen auch bar jeglicher Unterscheidungskraft ist, auch wenn es nur selten oder sogar überhaupt nicht von Dritten (bereits) benutzt würde.

6. die Tatsache, daß vergleichbare Zeichen in der Vergangenheit nicht auf Eintragungshindernisse stießen, kein Argument ist, das jetzt für die Akzeptanz von „MetalCan“ spricht.

7. das Zeichen deshalb auf der Grundlage von Artikeln 7(1)(b) und (c) UMV für alle Waren und Dienstleistungen zurückzuweisen ist.

• Beschwerdebelehrung

Gemäß Artikel 59 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen.

Darüber hinaus ist innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst mit der Zahlung der Beschwerdegebühr in Höhe von EUR 720,00 als eingelegt.

Robert KLIJN BRINKEMA