Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke

(Artikel 7 und 42 Absatz 2 UMV

Alicante, 16/02/2018

LLR Legerlotz Laschet und Partner Rechtsanwälte-Partnerschaft mbB Mevissenstr. 15 D-50668 Köln ALEMANIA

Anmeldenummer:	016463424
Ihr Zeichen:	M0738
Marke:
Art der Marke:	Bildmarke
Anmelderin:	BRIO AB Skeppsbron 1 A SE-201 23 Malmö SUECIA

Das Amt beanstandete am 27/03/2017 and 11/08/2017 die Anmeldung unter Berufung auf fehlende Unterscheidungskraft und beschreibenden Charakter gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und c UMV. Die Beanstandungen werden in beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 15/12/2017 fristgerecht zur Beanstandung vom 11/08/2017 Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

1. Das Amt hätte keinen Bezug zwischen dem Anmeldezeichen und den Waren „Spiele; elektronische Spiele“ nachweisen können

2. Es handle sich hierbei um Brettspiele oder ähnliches, die nicht in Form einer Ameise vorliegen würden

3. Ferner wurden Nachweise einer Verkehrsdurchsetzung eingereicht

Gemäß Artikel 75 GMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c) UMV fallenzulassen, dieselbe jedoch für Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) UMV aufrechtzuerhalten.

1. Zur fehlenden Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 1 b) GMV

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV sind „Marken, die keine Unterscheidungskraft haben“, von der Eintragung ausgeschlossen.

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV erfasst insbesondere Marken, die es den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht ermöglichen, „bei einem späteren Erwerb, wenn ihre Erfahrung beim ersten Erwerb positiv war, die gleiche Wahl oder, wenn sie negativ war, eine andere Wahl zu treffen“ (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).

Auch wenn die Prüfung einer Anmeldung sich auf den Gesamteindruck bezieht, ist dies nicht unvereinbar damit, die einzelnen Elemente, aus denen die Marke besteht, einzeln zu prüfen (Urteil vom 19.09.2001, T 118/00, „Tablette carrée blanche, tachetée de vert, and vert pâle“, Randnummer 59).

Die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens, die aus dem Erscheinungsbild der Ware selbst bestehen, sind grundsätzlich die gleichen wie für alle anderen Markenformen (16/06/2015, T-654/13, FORM EINER VERPACKUNG, EU:T:2015:381, § 20); es ist dabei irrelevant, ob die Anmelderin Schutz für eine Bildmarke oder dreidimensionale Marke beansprucht.

Zu berücksichtigen ist jedoch, dass der angesprochene Durchschnittsverbraucher eine Marke, die aus der Form der Ware oder der ihrer Verpackung besteht, nicht notwendig in der gleichen Weise wahrnimmt wie eine vom Erscheinungsbild der Ware unabhängige Wort- oder Bildmarke. Denn die Durchschnittsverbraucher sind nicht daran gewohnt, allein aus der Form der Waren oder der ihrer Verpackung ohne zusätzliche grafische oder Wortelemente auf die Herkunft dieser Waren zu schließen; daher kann die Feststellung der Unterscheidungskraft bei einer solchen Marke schwieriger sein (08/04/2003, C-53/01, C-54/01 & C55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 40; 25/10/2007 C-238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 80; 20/10/2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 46).

Gemäß ständiger Rechtsprechung besitzt nur eine Marke, die erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweicht und deshalb ihre wesentliche herkunftskennzeichnende Funktion erfüllt, auch Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b [UMV]“ (12/01/2006, C 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 31).

Wie schon in den vorgenannten Beanstandungen zum Ausdruck gebracht, verfügt das Anmeldezeichen nicht über diese erhebliche Abweichung von der Branchenüblichkeit, sondern erschöpft sich in für die beanstandeten Waren allgemeinen und üblichen Formen und Farben. Dies wurde von der Anmelderin auch nicht bestritten. Spielzeuge sind in der Regel bunt. Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine rollbare Rassel in rot mit einem Glöckchen in der Mitte. Die Gestaltungsmerkmale sind zu üblich, funktionell und allgemein, um allein dadurch den betroffenen, in diesem Falle allgemeinen, Verkehrskreisen einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren zu vermitteln.

Was das Argument anbelangt, das Amt hätte keinen Bezug zwischen dem Anmeldezeichen und den Waren „Spiele, elektronische Spiele“ dargelegt, so möchten wir folgendes hinzufügen:

Der Unterschied zwischen den Begriffen „Spielzeug“ und „Spiele“ oder „elektronische Spiele“ ist nach Ansicht des Amtes minimal und überlappend. Bei einer kurzen Internetsuche nach dem Begriff „elektronische Spiele“ wurde so z. B. der Rubikon-Würfel abgebildet sowie eine Armbanduhr mit elektronischen Funktionen. Wo ist nun das Spiel und wo das Spielzeug? Die Grenzen sind hierbei fließend, so dass davon ausgegangen werden kann, dass die betroffenen Verkehrskreise, wenn mit dem Anmeldezeichen auf einem elektronischen Spiel konfrontiert, erwarten würden, das dies sich auf abgebildete Zeichen ausgestattet mit elektronischen Funktionen bezöge.

, abgerufen am 05/02/2018 unter https://www.google.es/search?q=elektronische+spiele&safe=active&rlz=1C1GCEA_enES752ES753&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjeiLGS147ZAhVSZ1AKHe2DAY8Q_AUICigB&biw=1216&bih=852 .

Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Anmeldezeichen Teil eines Spieles ist.

In diesem Sinne wurde auch die bereits zitierte Anmeldung 013953393 für sowohl Spiele als auch Spielzeug zurückgewiesen: „Das von der Anmelderin beanspruchte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nimmt auf „Roboter“ Bezug. Unter diesen weiten Oberbegriff fallen nicht nur „Industrieroboter“, die z.B. beim Zusammenbau von Kraftfahrzeugen zum Einsatz kommen, sondern auch alle anderen Roboter, wie Haushaltshilfen oder Spielzeugroboter. Darüber hinaus enthält das beanstandete Warenverzeichnis Spiele und Spielzeuge, die auch Spielzeugroboter umfassen können. Weiters ist es durchaus möglich, dass Roboter auch im Bereich der Turn- und Sportartikel, zum Beispiel als Trainingspartner oder Trainingsmaschine, zum Einsatz kommen können. Die beanstandeten Dienstleistungen nehmen ausdrücklich auf Roboter Bezug. Elektro- bzw. Elektronikwaren, Maschinen, Automaten und Apparaturen sind entweder wesentliche Bestandteile von Robotern oder können selbst Roboter sein. Schließlich dient „Software“ zum Steuern von elektronischen Robotern, sodass auch Einzelhandels- oder Großhandelsdienstleistungen im Bereich Computersoftware einen direkten und unmittelbaren Bezug zum angemeldeten Zeichen aufweisen“ (siehe Entscheidung der 4. Beschwerdekammer vom 17/06/2016 in der Rechtssache R228/2015-4, Darstellung eines stehenden Roboters (fig.), Absatz 16).

Das Anmeldezeichen stellt somit nur die Ware selbst oder einen Teil davon dar und ist somit für die beanstandeten Waren nicht unterscheidungskräftig im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) UMV.

2. Zur durch Nutzung erlangten Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 7 3 UMV

Weiterhin machten Sie geltend, dass die Anmelderin das Anmeldezeichen seit der Markteinführung im Jahre 1966 „lange und intensiv für Spielzeug in der Europäischen Union“ benutze und deshalb eine erhebliche Bekanntheit erlangt hätte.

• Verkaufszahlen und Dauer der Benutzung

  • Verkaufszahlen und Umsätze wurden ab dem Jahr 2009 bis 2017 vorgelegt und nach Mitgliedsstaat aufgeteilt, in diesem Falle für die BRD, UK, Frankreich und EU insgesamt

• Werbeaufwendungen und Auszeichnungen

Printout der Mitteilung „Overall Marketing Budget 2016“ der Marketingabteilung der Anmelderin

Ablichtung des Produktkataloges „BRIO“ aus den Jahren 1969 und 2008

Auszug aus der Marketingkampagne in Finnland 2014 im Rahmen der 130 Jahre Feier.

Das Anmeldezeichen verfüge somit zumindest für die Ware „Spielzeug“ über eine deutliche durch Nutzung erworbene Unterscheidungskraft, da das Zeichen seit 1966 intensiv im Gebiet der Europäischen Union vertrieben und beworben wird.

Gemäß Artikel 7 Absatz 3 [UMV] stehen die absoluten Eintragungshindernisse des Artikels 7 Absatz 1 Buchstaben b bis d der Verordnung der Eintragung einer Marke nicht entgegen, wenn diese für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat. Die Tatsache, dass das Zeichen, das die betreffende Marke bildet, von den maßgeblichen Verkehrskreisen tatsächlich als Angabe der betrieblichen Herkunft einer Ware oder einer Dienstleistung wahrgenommen wird, ist im Fall des Artikels 7 Absatz 3 UMV das Ergebnis einer wirtschaftlichen Anstrengung der Anmelderin] der Marke. Dieser Umstand erlaubt es, die Erwägungen des Allgemeininteresses hintanzustellen, die Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b bis d [UMV] zugrunde liegen und die verlangen, dass die von diesen Bestimmungen erfassten Zeichen von allen frei verwendet werden können, um einen unzulässigen Wettbewerbsvorteil für einen einzelnen Wirtschaftsteilnehmer zu vermeiden ... .

Da es sich um ein dreidimensionales Zeichen handelt, muss eine Verkehrsdurchsetzung innerhalb aller Mitgliedsstaaten der Europäischen Union nachgewiesen werden.

Die vorgelegten Verkaufszahlen beziehen sich auf die Europäische Union insgesamt von 2009 bis 2017 und ergeben einen mittleren Jahreswert von 63.800 verkauften Einheiten. Hiervon wurden ca. 4.500 im Vereinigten Königreich verkauft und ca. 640 in Frankreich. Hierbei ist ein Rückgang der Verkaufswerte in den letzten Jahren zu beobachten, wurden in 2009 noch 82.204 Einheiten im Europäischen Raum verkauft, so zeigten die Zahlen von 2017 nur noch einen Verkauf von 24.033 Einheiten, dies entspricht einem Rückgang von ungefähr 70% innerhalb der letzten 9 Jahre.

Die Umsätze bezogen sich für den gleichen Zeitraum auf einen Mittelwert von 1.590.970 SEK (umgerechnet entspricht dies ungefähr 160.317 €) für die Gesamt-EU pro Jahr, 132.712 SEK (13.372 €) für das Vereinigte Königreich, 200.414 SEK (20.195 €) für die Bundesrepublik Deutschland und 20.027 SEK (ca. 2.018 €) in Frankreich. Dies bedeutet einen Umsatz von ca. 124.732€ für die verbleibenden 25 Mitgliedsländer der Europäischen Union, d. h. 4.990 € pro Land.

Die Werbeaufwendungen für das Jahr 2016 bezogen sich laut beigefügtem Ausdruck auf 25.000.000,00 kr, dies entspricht ungefähr 2.533.410 €. Dieser Werbeaufwand erscheint sehr hoch und übersteigt bei weitem den Umsatz, der sich im Jahre 2016 auf 154.782 € belief und im Jahr 2017 auf 66.175€ abfiel. Wie und in welchen Ländern diese Marketing- und Werbekampagnen durchgeführt wurden, wurde leider nicht aufgezeigt.

Die oben erwähnten Produktkataloge BRIO aus den Jahren 1969 und 2008 beweisen lediglich, dass das Anmeldezeichen im Produktsortiment angeboten wurde, neben anderen Holzspielwaren. Das gleiche gilt für die Marketingkampagne in Finnland.

Auch wenn es stimmt, dass im Falle eines Nachweises einer Verkehrsdurchsetzung innerhalb der Gesamt-EU dies vielleicht nicht sprichwörtlich zu nehmen ist, d. h. eine Verkehrsdurchsetzung in allen 28 Mitgliedsländern, so kann doch die Einreichung von Unterlagen hinsichtlich des Verkaufs dieser Waren in alleine 3 Ländern, in diesem Falle in Frankreich, dem Vereinigten Königreich und der Bundesrepublik Deutschland sowie der Durchführung einer Marketingkampagne in Finnland nicht ausreichend sein, um die ganze Europäische Union abzudecken. Ein Nachweis der Nutzung und der Bekanntheit des Zeichens innerhalb der großen Mehrheit der einzelnen Mitgliedsstaaten wäre nötig gewesen. So wurden z. B. für den gesamten südeuropäischen Raum keinerlei Nachweise, weder Umsatzzahlen noch Werbekampagnen, erbracht.

Auch die von der Anmelderin genannte Entscheidung des Gerichtes in der Rechtssache C-98/11 P vom 24/05/2012 ging letztendlich in diese Richtung, siehe Randnummer 63: „Was den vorliegenden Fall angeht, hat das Gericht jedoch keinen Rechtsfehler begangen, da die Rechtsmittelführerin jedenfalls keinen quantitativ hinreichenden Nachweis erbracht hat, dass die angemeldete Marke im gesamten Unionsgebiet Unterscheidungskraft infolge Benutzung erlangt hätte“.

Die Nachweise sind zu gering, nur 4 Länder der EU wurden benannt. Allein aus den Umsatzzahlen für 3 Länder der Europäischen Union und den beigefügten Werbeprospekten ist es unmöglich, auf eine innerhalb der Europäischen Union erlangte Kennzeichnungskraft durch Nutzung zu schließen.

Aus den oben genannten Gründen und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV wird hiermit die Anmeldung für die Gemeinschaftsmarke Nr. 016463424 für folgende Waren zurückgewiesen:

Klasse 21 Keramikerzeugnisse für den Haushalt.

Klasse 28 Spiele; Spielzeug; Elektronische Spiele.

Die übrigen Waren und Dienstleistungen können weiterverfolgt werden.

Gemäß Artikel 59 GMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 GMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Darüber hinaus ist innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst mit der Zahlung der Beschwerdegebühr in Höhe von 800 EUR als eingelegt.

Patricia MOTZER