OPOSICIÓN Nº B 2 943 036

Frutas Buendía, S.A., Avd. Antonete Gálvez, 30600 Archena, España (parte oponente), representada por GT. de Propiedad Industrial, S.L., c/Capitán Haya, nº. 38-7º-izda., 28020 Madrid, España (representante profesional)

c o n t r a

Clemengold International Pty Ltd., Portion 21 of Junction Farm 521, 0885 Letsitele, Sudáfrica (solicitante), representado por Merx Patentes y Marcas, S.L.P., Calle Pinar 5, 28006 Madrid, España (representante profesional).

El 21/11/2018, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n.° B 2 943 036 se estima parcialmente, en concreto para los siguientes productos impugnados:

2.

Clase 31: Cultivos agrícolas e hidropónicos, productos hortícolas.

2. La solicitud de marca de la Unión Europea n.° 16 479 611 se deniega para todos los productos anteriores. Se admite para los demás productos.

3. Cada parte correrá con sus propias costas.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra algunos de los productos de la solicitud de marca de la Unión Europea n.º 16 479 611, (figurativa), en concreto, contra todos los productos de la clase 31. La oposición está basada en el registro de marca española n.º 2 904 074, “LEMON GOLD” (denominativa). La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del RMUE.

PRUEBA DEL USO

Con arreglo al artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE, a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o, en su caso, la fecha de prioridad de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para no utilizarla. La marca anterior está sometida a la obligación de uso si en esa fecha ha estado registrada durante, al menos, cinco años.

Esta misma disposición establece que, a falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

El solicitante pidió a la parte oponente que presentara la prueba del uso del registro de marca española n.º 2 904 074, “LEMON GOLD” (denominativa).

La fecha de presentación de la solicitud impugnada es el 17/03/2017. Por tanto, se exigió a la parte oponente que demostrase que la marca en la que se basa la oposición fue objeto de uso efectivo en España del 17/03/2012 al 16/03/2017 inclusive.

La petición se presentó dentro de plazo y es admisible, dado que el registro de la marca anterior se produjo más de cinco años antes de la fecha de referencia antes mencionada.

Asimismo, dicha prueba debe demostrar el uso de la marca en relación con los productos en los que se basa la oposición, a saber:

Clase 31: Limones

Con arreglo al artículo 10, apartado 3, del RDMUE (antigua regla 22, apartado 3, del REMUE vigente con anterioridad al 1 de octubre de 2017), la prueba del uso consistirá en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición.

El 05/04/2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 2, del RDMUE (antigua regla 22, apartado 2, del REMUE vigente con anterioridad al 1 de octubre de 2017), la Oficina invitó a la parte oponente a presentar pruebas del uso de la marca anterior en un plazo que finalizaba el 10/06/2018. La parte oponente presentó pruebas el 04/06/2018 (dentro del plazo establecido).

Las pruebas a tomar en consideración, tal y como se hallan referenciadas por el oponente en su escrito de 04/06/2018, son las siguientes:

FACTURAS DE COMPRA:

Facturas de los suministradores de productos de cartón y embalaje necesarios para el transporte del producto al mercado nacional e internacional:

Elemento 1: 4 facturas, una por cada año, correspondientes a 2013-2015 y 2017, por la compra a la empresa Continuos Grafimur, S.L. de 12.400.000 etiquetas adhesivas para el producto “LEMON GOLD”.

Elemento 2: 14 facturas aleatorias de los años 2013 a 2015, por la compra de cajas para el embalaje de, entre otros, productos de la marca “LEMON GOLD” a la firma Cartonajes Vegabaja, S.A.

Elemento 3: 1 factura de la empresa “lsabel Sánchez Ramírez”, por la compra de papel seda para la envoltura de agrios, del año 2015.

Elemento 4: 16 facturas aleatorias de los años 2013 a 2017 (3 o 5 por año), por la compra a la firma Sacos Durcal, S.A. de materiales de envasado y embalaje de productos “LEMON GOLD”.

Elemento 5: 139 facturas aleatorias (una por cada mes) desde el año 2013 a 2017, por la compra a la firma Smurfit Kappa Iberoamericana, S.A. de cartón ondulado y envases para productos agrícolas, entre ellos los de la marca “LEMON GOLD”.

FACTURAS DE VENTA:

El oponente aporta facturas aleatorias de los años 2013 a 2018, de ventas del producto “LEMON GOLD” a otros países de la UE. Según sus alegaciones, éstas suponen un 60% de la venta del producto “LEMON GOLD”, siendo el resto mercado nacional.

Elemento 6: 36 facturas (3 por cada mes), a diferentes clientes en el año 2013 en Andorra, Francia y Suiza.

Elemento 7: 34 facturas (3 por cada mes, excepto agosto), a diferentes clientes en el año 2014 en Andorra, Francia e Italia.

Elemento 8: 31 facturas (3 por cada mes, excepto agosto y septiembre), a diferentes clientes en el año 2015 en Andorra, Francia e Italia.

Elemento 9: 22 facturas, a diferentes clientes en el año 2016 en Andorra, Francia, Italia y Suiza.

Elemento 10: 24 facturas (2 por cada mes), a diferentes clientes en el año 2017 en Andorra, Francia, Italia y Suiza.

Elemento 11: 9 facturas, a diferentes clientes en el transcurso del año 2018 en Francia, Italia y Reino Unido.

Elemento 12: certificado de facturación expedido por la parte oponente el 16/04/2018 donde constan los montantes facturados por la venta de “limones” bajo la marca “LEMON GOLD” en el periodo de 2013 a 2017 y de enero a abril de 2018. El total de ventas asciende a EUR 2.971.504,12.

Elemento 13: fotografías del producto “limón” envasado en su caja, así como cajas preparadas para su llenado en el almacén.

Elemento 14: fotografía de la publicidad de la empresa oponente en una revista especializada de alimentación (“Alimarket”), donde se aprecian las marcas de la entidad oponente, entre ellas “LEMON GOLD”. Esta revista se encuentra redactada en español y es de fecha octubre 2015.

Con arreglo al artículo 18, apartado 1, párrafo segundo, letra b), del RMUE, a efectos del apartado 1 también tendrá la consideración de uso: la colocación de la marca de la Unión Europea en los productos o en su embalaje en la Unión solo con fines de exportación.

Las pruebas presentadas demuestran que los productos han sido producidos en España y se venden en Francia, Italia, Suiza, Reino Unido y Andorra, lo que demuestra claramente que los productos han sido exportados, en su caso, o vendidos desde el territorio de referencia.

Por consiguiente, y de conformidad con el artículo 18, apartado 1, párrafo segundo, letra b), del RMUE, la prueba del uso aportada por la parte oponente presenta indicaciones suficientes acerca del lugar de uso.

La fecha de la mayoría de las pruebas corresponde al periodo pertinente.

Los documentos presentados, a saber, las facturas de compra de material de embalaje y de venta de los productos en cuestión (limones), ofrecen a la División de Oposición información suficiente sobre el volumen comercial, el ámbito territorial, la duración y la frecuencia del uso.

Las pruebas demuestran que la marca ha sido utilizada de acuerdo con su función y tal como fue registrada, en relación con todos los productos.

El Tribunal de Justicia ha sostenido que una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. Además, para que una marca haya sido objeto de uso efectivo es necesario que la marca se use públicamente y con relevancia exterior en la forma protegida en el territorio correspondiente (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T‑174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Si se toma en consideración la prueba en su totalidad, cabe concluir que la prueba presentada por la parte oponente es suficiente para demostrar el uso efectivo de la marca anterior en el territorio de referencia durante el periodo de referencia.

Cabe mencionar que la parte solicitante no presentó argumentos en defensa tras la aportación de la prueba de uso por parte del oponente.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

a) Los productos

Los productos en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 31: Limones.

Los productos impugnados son los siguientes:

Clase 31: Cultivos agrícolas e hidropónicos, productos hortícolas y forestales.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Los productos impugnados cultivos agrícolas e hidropónicos abarcan, como categoría más amplia, los productos de la parte oponente limones. Puesto que la División de Oposición no puede diseccionar ex officio la amplia categoría de los productos impugnados, éstos se consideran idénticos a los productos de la parte oponente.

Los productos hortícolas impugnados son similares en alto grado a los limones de la parte oponente, porque coinciden en los siguientes aspectos: canales de distribución, público destinatario y fabricante (productor). Además tienen la misma naturaleza.

Los productos forestales impugnados son diferentes a los limones de la parte oponente. Se trata de productos de diferente naturaleza y propósito. No tienen el mismo método de uso ni son complementarios. No están en competencia. No tienen los mismos canales de distribución ni tampoco van dirigidos al mismo público destinatario. Son producidos por diferentes productores/proveedores/fabricantes.

b) Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos considerados idénticos o similares (en distintos grados) están dirigidos al público en general.

El grado de atención es medio.

c) Los signos

LEMON GOLD
Marca anterior	Marca impugnada

La marca anterior denominativa se encuentra íntegramente reproducida en la marca impugnada, siendo además también el único elemento verbal que la compone. Si tienen o no significado los elementos verbales idénticos de ambas marcas es irrelevante a los efectos de la presente comparación. Ambos poseerían mismo carácter distintivo si se procediera a un análisis de sus significados. La única diferencia entre los signos reside en la marca impugnada, concretamente, en una etiqueta de color negro donde aparece el dibujo de un cítrico. Ambos elementos siendo no distintivos: el limón por tratarse de los productos en pugna y la etiqueta por ser ésta un elemento básico decorativo.

A nivel oral y conceptual los signos son idénticos y dado que la única diferencia se establece en el gráfico, anteriormente descrito, los signos son visualmente similares a alto grado.

Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

d) Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente no ha reivindicado, de manera explícita, que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior, en su totalidad, no tiene significado en relación con ninguno de los productos en cuestión desde la perspectiva del público del territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal.

e) Apreciación global, otros argumentos y conclusión

El Tribunal ha declarado que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

El riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, una similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios. Por consiguiente, un menor grado de similitud entre los productos y servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas, y viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

En el presente caso, los productos se consideran en parte idénticos y en parte diferentes. El grado de atención del público relevante se considera medio y el carácter distintivo de la marca anterior se considera normal.

Los signos son visualmente similares en alto grado e idénticos desde el punto de vista fonético y conceptual. Las marcas coinciden íntegramente en sus elementos verbales, tal y como se ha señalado en el apartado c) de la presente decisión. Por otro lado, las marcas se diferencian en elementos decorativos o que carecen de capacidad distintivad.

Cabe señalar la falta de alegaciones del solicitante.

El riesgo de confusión incluye situaciones en las que el consumidor confunde directamente las marcas en sí o establece una conexión entre los signos en conflicto, y da por hecho que los productos o servicios correspondientes proceden de la misma empresa o de empresas relacionadas económicamente.

En efecto, es muy probable que el consumidor pertinente perciba la marca impugnada como una submarca —una variación de la marca anterior— configurada de forma distinta en función del tipo de productos o servicios que designe (23/10/2002, T‑104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Por lo tanto, la oposición es parcialmente fundada sobre la base del registro de marca española n.º 2 904 074, “LEMON GOLD” (denominativa). De lo cual se deriva que debe desestimarse la marca impugnada para parte de los productos impugnados, a saber, los considerados idénticos o similares: cultivos agrícolas e hidropónicos, productos hortícolas.

El resto de los productos impugnados son diferentes. Puesto que la similitud de los productos y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE, no se puede estimar la oposición basada en este artículo y dirigida contra esos productos.

En aras de la exhaustividad, debe indicarse que la oposición también debe desestimarse en cuanto que se basa en los motivos recogidos en el artículo 8, apartado 1, letra a), del RMUE y se dirigen contra los demás productos, ya que productos obviamente no son idénticos.

COSTAS

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma. De conformidad con el artículo 109, apartado 3, del RMUE, en la medida en que las partes pierdan, respectivamente, en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Oposición dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

Puesto que la oposición solo ha prosperado para una parte de los productos impugnados, ambas partes han resultado vencedoras en algunos elementos del litigio y vencidas en otros. Por consiguiente, cada una de las partes sufragará sus propios gastos.

La División de Oposición

Alicia BLAYA ALGARRA

Inés GARCÍA LLEDÓ

Chantal VAN RIEL

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).