Avslag av en ansökan om ett EU-varumärke utfärdat i enlighet med artikel 7 i EU-varumärkesförordningen och regel 11.3 i tillämpningsföreskrifterna för EU-varumärken

Alicante, 21/08/2017

VALEA AB Box 1098 SE-405 23 Göteborg SUECIA

Ansökningsnummer:	016509119
Er ref.:	TS19111EU00
Varumärke:	Hy-Steel
Typ av märke:	Ordmärke
Sökande:	Ovako Sweden AB . SE-813 82 Hofors SUECIA

1. EUIPO gjorde en invändning den 4 april 2017 i enlighet med artikel 7.1 b och c samt artikel 7.2 i EU-varumärkesförordningen då detta varumärke ansågs vara beskrivande och sakna särskiljningsförmåga enligt bifogat brev.

2. Sökanden beviljades två månaders anstånd och lämnade in sina synpunkter den 31 juli 2017; dessa kan sammanfattas enligt följande:

• ”High Yield Steel” är inte någon vanligt förekommande produkt inom sökandens bransch och denna perifera stålsort är ingenting sökanden saluför eller önskar saluföra.

• Uttrycket ”Hy-Steel” var inte förekommande innan sökandens själv formade detta uttryck. Inte heller idag är ”Hy-Steel” känt för att beskriva någon specifik egenskap för de sökta varorna.

• ”Hy-Steel” används inte som en förkortning för ”High Yield Steel” i branschen och myndigheten har inte påvisat detta. På de sidor som myndigheten anfört finns inga spår av uttrycken HY-Steel, HY Steel, Hy-Steel eller Hy Steel. Att HY skulle utgöra en förkortning för orden ”High Yield” står inte att finna i något vederhäftigt lexikon utan uppgifterna återfinns i ett internetlexikon som är öppet för alla och envar att sammanställa.

• Initialförkortningar består normalt av versaler. Det är svårt att dra sig till åminnelse något enda exempel på en vedertagen två bokstavsförkortning som utgörs av en versal och en gemen.

• Märket har redan prövats i PRV utan att någon anmärkning riktades.

• Sökanden refererar till rättspraxis som stöd för sina argument.

• Målgruppen för märket förstår att detta är ett kännetecken och ingen produktbeskrivning. En registrering av märket begränsar inte konkurrenters möjligheter att använda allmänna begrepp för att marknadsföra sina varor.

• I andra hand yrkar sökanden att varuförteckningen begränsas till ”varor som inte är eller innefattar s.k. ”high yield steel”.

3. I enlighet med artikel 75 i EU-varumärkesförordningen är det kontorets uppgift att fatta ett beslut som grundar sig på omständigheter som sökanden har haft möjlighet att yttra sig över. Efter noggrant övervägande av sökandens synpunkter har kontoret beslutat att invändningen kvarstår.

Enligt artikel 7.1 c i EU-varumärkesförordningen får ”varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna” inte registreras.

Det är fast rättspraxis att vart och ett av de registreringshinder som anges i artikel 7.1 i EU-varumärkesförordningen ska tillämpas oberoende av de andra och prövas separat. Dessa registreringshinder ska dessutom tolkas mot bakgrund av det allmänintresse som ligger bakom vart och ett av dem. Det allmänintresse som beaktas ska spegla olika hänsynstaganden beroende på vilket registreringshinder det gäller (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Syftet med förbudet enligt artikel 7.1 c i EU-varumärkesförordningen mot att kännetecken eller upplysningar av det avsedda slaget registreras som EU-varumärke har allmänintresse:

kännetecken och upplysningar som beskriver egenskaper hos de varor eller tjänster för vilka ansökan om registrering har gjorts ska kunna användas fritt av alla. Denna bestämmelse hindrar därigenom att sådana kännetecken eller upplysningar förbehålls ett enskilt företag enbart därför att de har registrerats som varumärken.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

De kännetecken och upplysningar som avses i artikel 7.1 c i EU-varumärkesförordningen är de som, vid en normal användning ur en konsuments synvinkel, kan användas för att beskriva den vara eller tjänst för vilken ansökan om registrering har gjorts, antingen direkt eller genom omnämnande av en av dess väsentliga egenskaper (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Kontoret vidhåller att uttrycket Hy-Steel kan komma att uppfattas som betydelsen ”high yield steel” vilket är beskrivande för motståndskraftigt stål/motståndskraftiga stålprodukter av sådant material.

Sökanden påstår att ”High Yield Steel” är inte någon vanligt förekommande produkt inom dennes bransch och det inte är någonting som sökanden saluför eller önskar saluföra. En Google-sökning på sökandens namn ”Ovako” och orden ”high yield steel” ger dock flera träffar som visar på att sökanden visst är bekant med termen ”high yield strenght” för att ange en typ av stål.. Se ett par exempel nedan:

Ovako’s flat bars, made either from structural steel, spring steel

or boron steel, are developed for applications requiring high

strength, good bendability and weldability. In addition, our

steel offers benefits such as good impact toughness and high

yield strength.

https://www.offshore-europe.co.uk/__novadocuments/33284?v=635107877134470000

Grade SB600 is a micro-alloyed steel for general purposes. It is recommended for applications requiring high yield strength in the as rolled condition. The chemical composition has no standardised equivalent, but is unique to Ovako Bar.

https://steelnavigator.ovako.com/steel-grades/24mnv6/

Uttrycket ”Hy-Steel”, eller varianter därav, är måhända inte vanligt förekommande i branschen. Dock är det uppenbart att förkortningen ”HY” används i branschen för att ange ”high yield”. Sökanden och dess kundkrets, som är specialiserade inom stålbranschen, är mycket väl medvetna om detta.

Se även ett par exempel nedan där hela ordkombinationen förekommer på ett generiskt vis:

--his report reviews the presently available welding technology for

high-yield-strength steel (HY-steel) systems from the viewpoint of

suggesting where fabrication cost savings might be achieved without

sacrificing weldment integrity or performance

http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a124234.pdf

The principal advantages of the HY-steels are their good combination of strength and toughness over a wide temperature range and their good weldability in heavy sections with little preheat and no postweld heat treatment. This class of steels includes Ni-Cr-Mo steels designated HY-80 and HY-100 and a Ni-Cr-Mo-V steel tentatively designated HY-130.

https://www.astm.org/DIGITAL_LIBRARY/STP/PAGES/STP47809S.htm

Trots att förkortningen HY inte förekommer i vederhäftiga lexikon är det vanligt förekommande i den aktuella branschen. Kontoret finner det mycket troligt att uttrycket Hy-Steel som sökanden har för avsikt att monopolisera skulle komma att uppfattas som en referens till ”high yield steel” och inte som ett igenkänningstecken.

Förkortningen HY förekommer även i andra förkortningar som referens till ”high yield” t.ex. HYSD som står för “High Yield Strength Deformed Bars”. Sökanden är troligen mycket väl medveten om detta.

Det faktum att sökanden märke innehåller en kombination av en versal och en gemen bidrar inte till märket särskiljningsförmåga. Förkortningar kan mycket väl skrivas med enbart små eller enbart stora bokstäver eller en kombination av små och stora bokstäver. T.ex. skulle uttrycket ”H2O” och ”H2o” genast förstås som en symbol för vatten oavsett om det skrivs med små eller stora bokstäver, eller en kombination av båda delarna.

När det gäller de svenska beslut som sökanden hänvisar till måste man hålla i minnet att det tydligt framgår av rättspraxis att

unionsordningen för varumärken är ett självständigt system som består av en samling mål och regler som är specifika för detta system, varvid ledning inte behöver hämtas utifrån, eftersom denna ordning ska tillämpas utan hänsyn till de nationella systemen. Följaktligen ska bedömningen om ett kännetecken kan registreras som ett EU-varumärke endast göras med hänsyn till relevanta unionsbestämmelser. EUIPO och, i förekommande fall, unionsdomstolarna är därför inte bundna av ett beslut som fattats på medlemsstatsnivå eller av ett tredje land där det fastställs att det berörda kännetecknet kan registreras som nationellt varumärke. Så är fallet även om ett sådant beslut fattats med tillämpning av nationell lagstiftning som harmoniserats med direktiv 89/104 eller i ett land som ingår i det språkområde som ordmärket härstammar från.

(27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).

Vidare kan hänvisningar till nationella registreringar i icke-engelskspråkiga medlemsstater inte godtas som relevanta i detta ärende; i sådana medlemsstater kan kännetecknet nämligen ha särskiljningsförmåga utan att detta nödvändigtvis är fallet inom hela unionen (03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).

När det gäller sökandens argument att tredje man, och närmare bestämt sökandens konkurrenter, inte har behov av att använda kännetecknet i fråga för att beteckna de varor som avses i ansökan, måste det observeras att tillämpningen av artikel 3.1 c i direktiv 89/104, vilken motsvarar artikel 7.1 c i EU-varumärkesförordningen, inte beror på om det föreligger konkret, aktuellt och tungt vägande behov av att utesluta ensamrätt till ett kännetecken eller en upplysning. (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39).

Kontoret kan inte finna någonting suggestivt med sökta märket i sin helhet. I avsaknad av något ytterligare särskiljande element, finns inte någonting i märket Hy-Steel som på ett enkelt sätt kan komma att uppfattas som ett angivande av varornas kommersiella ursprung.

Sökandens andrahandsyrkan kan inte godtas då den är villkorlig. Dessutom är det inte tillåtet att myndigheten, då registrering begärs för vissa varor eller tjänster, endast registrerar varumärket i den mån varorna eller tjänsterna inte har en viss egenskap. Se Mål C-363/99, Postkantoor, paragraferna 114 och 115.

4. Av de skäl som angivits ovan och i enlighet med artikel 7.1 b och c samt artikel 7.2 i EU-varumärkesförordningen avslås härmed denna ansökan om ett EU-varumärke nr 016509119 för följande varor:

Klass 6 Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material av metall för järnvägsspår; icke-elektriska kablar och metalltrådar; små smidesvaror av järn och metall; rör av metall; kassaskåp; stål; legerat stål; överdraget stål; valsat stål; stålrör; stålbalkar; stålplåt; ståltuber; stålstänger; stålringar; ståltråd; stållegeringar; artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser nämligen obearbetat eller delvis bearbetat stål, stållegeringar, bandstål, plattband av stål, gjutstål, formatplåt, bandplåt, manufakturerad plåt, plastbelagd plåt, målad plåt, järnplåtsämnen (valsade), pansarplåt, bleckplåt, plåtar och plattor av metall, rör av metall, stålmaster, stålbyggnader, material av metall för järnvägsspår, icke-elektriska kablar och metalltrådar.

Ansökan kommer att gå vidare för övriga varor.

Enligt artikel 59 i EU-varumärkesförordningen har ni rätt att överklaga detta beslut. Enligt artikel 60 i EU-varumärkesförordningen ska överklagandet lämnas skriftligen till kontoret inom två månader från dagen för meddelandet av detta beslut. Det ska inges på handläggningsspråket för det förfarande under vilket det överklagade beslutet fattades. Och grunderna för överklagandet ska anges skriftligen inom fyra månader från samma dag. Överklagandet kommer att registreras först då en avgift för överklagan på 720 EUR har betalats.

Cecilia ÅLIN