ENTSCHEIDUNG

der Vierten Beschwerdekammer

vom 19. November 2019

In dem Beschwerdeverfahren R 905/2019-4

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau
Münchenerstr. 20 91567 Herrieden Deutschland	Antragstellerin / Beschwerdeführerin

vertreten durch Isarpatent - Patent- und Rechtsanwälte Behnisch Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB, Friedrichstraße 31, 80801 München, Deutschland

gegen

ALONSIO SERVICES LIMITED
Klimentos 41-43 Klimentos Tower Flat/Office 25 1061 Nicosia Zypern	UM-Inhaberin / Beschwerdegegnerin

BESCHWERDE betreffend das Löschungsverfahren Nr. 18 542 C (Unionsmarke Nr. 16 545 311)

erlässt

DIE Vierte BESCHWERDEKAMMER

unter Mitwirkung von D. Schennen (Vorsitzender und Berichterstatter), C. Bartos (Mitglied) und E. Fink (Mitglied)

Geschäftsstellenbeamter: H. Dijkema

die folgende

Entscheidung

Sachverhalt

1. Gegen die Unionsmarke Nr. 16 545 311

Robimat

die am 02/04/2017 von der Alonsio Services Limited, Klimentos 41-43, Klimentos Tower, Flat/Office 25, 1061 Nicosia, Zypern (im folgenden „Alonsio“) angemeldet und am 14/07/2017 für die Waren

Klasse 7 – Verkaufs- und Warenautomaten; Gekühlte Verkaufsautomaten; Ausgabemaschinen [ausgenommen Verkaufsautomaten]; Mit Jetons betätigte Verkaufsautomaten; Maschinen und Werkzeugmaschinen für Materialbearbeitung und Produktion; Umzugs- und Transportgeräte; Kehr-, Reinigungs- und Waschmaschinen; Abgabemaschinen.

Klasse 9 – Mess-, Erkennungs- und Überwachungsinstrumente, -vorrichtungen sowie -regler; Navigations-, Orientierungs-, Standortverfolgungs-, Zielverfolgungs- und Kartierungsgeräte; Ap­parate, Instrumente und Kabel für Elektrizität; Informationstechnologische, audiovisuelle, multi­mediale und fotografische Geräte; Magnete, Magnetisierungs- und Entmagnetisierungsvorrichtun­gen; Optische Geräte und Ausrüstung, Verstärkungsgeräte und Korrektoren; Sicherungs-, Sicher­heits-, Schutz- und Signalgeräte sowie -ausrüstung; Wissenschaftliche Geräte und Laborgeräte für physikalische Reaktionen mittels Elektrizität; Apparate für wissenschaftliche Forschung und La­bor, Unterrichtsapparate und Simulatoren; Informationstechnologische und audiovisuelle Geräte; Geldbetätigte Mechaniken für Verkaufsautomaten.

Klasse 11 – Kühl- und Gefrierausrüstung; Brenner, Boiler und Heizgeräte; Trockenanlagen; Koch‑, Erhitzungs-, Kühlungs- und sonstige Behandlungsgeräte und -ausrüstung für Nahrungsmit­tel und Getränke; Heizungs-, Ventilations-, Klima- und Luftreinigungsgeräte und -anlagen; Per­sönliche Heiz- und Trockengeräte.

eingetragen wurde, wurde am 14/12/2017 von der Sielaff GmbH & Co. KG Auto­matenbau (im folgenden „Sielaff“) Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit einge­reicht, mit dem der absolute Nichtigkeitsgrund nach Artikel 59 (1) (b) UMV, Bösgläubigkeit, geltend gemacht wurde.

2. Die Löschungsabteilung wies mit Entscheidung vom 27/03/2019 den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit vollständig kostenpflichtig zurück.

3. Die Löschungsabteilung berücksichtigte zwar zugunsten von Sielaff, dass Alonsio zwei weitere Marken, die Sielaff benutzt zu haben behauptete, angemeldet hatte („SIELISIMO“ und „SIGUSTO“) und auch weitere Marken, die anderen Unter­nehmen im Bereich der Klassen 7 und 11 gehörten, angemeldet hatte, sah aber eine eigene Benutzung dieser Marke(n) durch Sielaff nicht als erwiesen an und sah auch in der Tatsache, dass Alonsio diese Marken angemeldet hatte kurz nach­dem die von Sielaff gehaltenen Marken „ROBIMAT“ und „SIELISIMO“ (nicht aber „SIGUSTO“) 2016 nicht verlängert wurden und abliefen, keinen besonderen eine Bösgläubigkeit begründenden Umstand.

4. Dagegen legte Sielaff (die Antragstellerin) am 24/04/2019 in vollem Umfang Be­schwerde ein, die sie am 18/07/2019 begründete und mit der sie beantragt,

• die Entscheidung der Löschungsabteilung aufzuheben;

• die Unionsmarke Nr. 16 545 311 für nichtig zu erklären und

• der Inhaberin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

5. Die Antragstellerin äußert ihr Unverständnis, dass angesichts des nachfolgend noch im einzelnen geschilderten Sachverhalts nicht auf Bösgläubigkeit erkannt wurde, so wie in parallelen Verfahren.

6. Alonsio (die Inhaberin) gab keine Stellungnahme ab.

7. Nach dem Akteninhalt ergibt sich folgender Sachverhalt, der, soweit nicht anders angegeben, unstreitig ist oder aus der Registerlage des Registers für Unions­mar­ken resultiert:

• Am 2/04/2017 wurden von Alonsio die Unionsmarken ROBIMAT, SIGUSTO und SIELISIMO angemeldet. Kurz zuvor wurden die von Sielaff für u.a. die streitgegenständlichen Waren (insbesondere Verkaufsautomaten) gehaltenen Marken ROBIMAT und SIELISIMO wegen Nichtverlängerung gelöscht.

• Zur gleichen Zeit meldete Alonsio auch die Unionsmarken Nr. 16 543 043 „Ecam“, Nr. 16 543 068 „Dezl“, Nr. 16 543 951 „Dedica“, Nr. 16 543 969 „Striker“, Nr. 16 543 985 „SENSOCARE“, Nr. 16 545 329 „Miix”, Nr. 16 545 352 „Esam“, Nr. 16 556 573 „Smartflex“, Nr. 16 556 581 „Adapt­tech”, Nr. 16 556 599 „ionair“, Nr. 16 608 201 „Kikko“, Nr. 16 608 317 „Canto“, Nr. 16 608 333 „Snakky“ sowie Nr. 16 613 366 „Melodia“ (alle im Bereich der Klassen 7 und 11, insbesondere für Verkaufsautomaten) an. De’Longhi Appliances s.r.l. stellte gegen drei dieser Marken („Ecam“, Esam“, „Dedica“) Nichtigkeitsanträge wegen Bösgläubigkeit, die nach der Sachverhaltsdarstellung in der angefochtenen Entscheidung noch anhängig waren; jedoch entschied die Löschungsabteilung am 27/03/2019 (Az. 19 908 C), die Unionsmarke „Esam“ wegen Bösgläubigkeit zu löschen.

• Sielaff berief sich auf eine langjährige Benutzung der Marken ROBIMAT, SIGUSTO und SIELISIMO für Verkaufsautomaten und legte dazu einige Nachweise vor.

• Sielaff legte einen Auszug aus der Webseite von Alonsio vor, auf der es heißt, „We are a young design and manufacturing company“, „we manufacture range of brands under our own brands“ (folgen alle o.g. Marken), aber dann heißt es

.

• Die Kammer hat im Rahmen der Prüfung der Beschwerde die Webseite auf­zurufen versucht, sie ist jetzt offline.

• Am 15/09/2017 schrieb Alonsio an Sielaff: „We became aware that you are being active in the same field of business under the name ROBIMAT. We may refer to attached printout of your website www.sielaff.com/en/products/ /..../sigusto-serie. You use name ROBIMAT as models of your hot drink vending machines. … We also will start legal procedures against your retail shops …“. Alonsio warf Sielaff vor, ihre Markenrechte an ROBIMAT, SIGUSTO und SIELISIMO zu verletzen, und forderte Sielaff auf, eine „cease and desist declaration“ abzugeben, in der u.a. von Sielaff verlangt wurde:

- jede Benutzung von ROBIMAT, SIGUSTO und SIELISIMO zu unterlas­sen;

- „to pay a penalty amounting to 5001,- EUR for each single breach“ (pro Verletzungshandlung 5.001,- EUR zu zahlen);

- Auskunft zu geben über alle verletzenden Handlungen, Namen und Adressen von Lieferanten und Kunden preiszugeben und Rechnung über Gewinne zu legen;

- „to compensate to Alonsio any damage which has resulted or will result from the infringing acts against the aforementioned EUTM“ (jeden erlittenen und zukünftigen Schaden von Alonsio zu ersetzen).

• Am 16/12/2017 schrieb Alonsio an Sielaff, man sei bereit, die Marken ROBIMAT, SIGUSTO und SIELISIMO für je 10.000,- EUR bzw. 30.000,- EUR für alle drei Marken zusammen zu verkaufen, und „I am sure in case we will start sending cease and desist letters to all distributors of Garmin …., it will be much more costly …“ und „I have some internal reasons to close this project as I star another project dedicated to sell design services“.

• Zur Firma „Garmin“ führte die angefochtene Entscheidung aus: „Am 29/11/2017 hatte das Unternehmen Garmin Switzerland GmbH („Garmin“) einen Nichtigkeitsantrag u. a. gemäß Artikel 59 (1) (b) UMV gegen die Unionsmarkeneintragung Nr. 16 543 068 „Dezl“ gestellt. Das Verfahren, das unter der Nummer 17 964 C geführt wurde, wurde nach Übertragung der an­gefochtenen Marke auf … Garmin am 19/03/2018 geschlossen”.

• Zu den genannten anderen Firmen behauptete Sielaff noch, eine Rücksprache mit deren anwaltlichen Vertretern habe ergeben, dass diese ebenfalls von Alonsio abgemahnt worden waren.

• Sielaff geht davon aus, dass Alonsio von der Benutzung ihrer Marken Kennt­nis hatte.

8. Alonsio (die Inhaberin) verteidigte sich vor der Löschungsabteilung damit, ihr ha­be es freigestanden, die betr. Marken, für die keine Eintragungen durch Dritte existierten, selbst anzumelden und diese auch zu verteidigen, und die Kennzei­chenrechte der Fa. Sielaff seien jedenfalls nicht verkehrsbekannt. Ihre weiteren Ausführungen zur Frage, ob sie von einer Benutzung durch Sielaff Kenntnis hat­te, sind unklar und auslegungsfähig.

Entscheidungsgründe

9. Auf die Beschwerde der Antragstellerin war die angegriffene Unionsmarke Nr. 16 545 311 „ROBIMAT“ für nichtig zu erklären. Es ist zur Überzeugung der Kammer festgestellt worden, dass die Inhaberin bei der Anmeldung der Marke bösgläubig war, Artikel 59 (1) (b) UMV.

10. Es fällt auf, dass die Löschungsabteilung auf der Basis derselben Faktenlage, was das Verhalten der Alonsio betrifft, den Nichtigkeitsgrund der Bösgläubigkeit ge­genüber der Fa. DeLonghi betr. die Unionsmarke Nr. 16 545 352 „Esam“ bejaht hat (Entscheidung vom 27/03/2019 Nr. 19 908 C), und zwar in derselben perso­nellen Besetzung und mit der Aussage, Kenntnis der Fa. Alonsio von der Marke sei zu vermuten, lediglich mit dem Unterschied, dass dort, anders als hier, eine Vor-Benutzung durch die Antragstellerin bejaht wurde. Jedoch fällt auch auf, dass im vorliegenden Fall die Löschungsabteilung für den Nachweis einer solchen Be­nutzung offenbar dieselben strengen Kriterien angelegt hat wie für den Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung gemäß Artikel 18, 47 (2) UMV. Das geht fehl, erstens weil es bei dem Löschungsgrund der Bösgläubigkeit um komplexe Über­legungen geht, in denen der Eingriff in einen fremden durch Benutzung begrün­deten Besitzstand eines der Elemente ist und zweitens verfahrensrechtlich, weil Artikel 47 (2) und Regel 22 GMDV bzw. Artikel 10 DVUM eine eigenständige Obliegenheit des Nachweises der Benutzung unabhängig vom Sachvortrag der Gegenseite statuieren, während im Rahmen des Löschungsverfahren wegen Bös­gläubigkeit Tatsachen, die nicht bestritten werden, als zugestanden zu behandeln sind.

11. Aus dem Charakter des Löschungsverfahrens gemäß Artikel 59 UMV und dem Charakter des Nichtigkeitsgrunds der Bösgläubigkeit als eines absoluten Nichtig­keitsgrunds, der im öffentlichen Interesse liegt, folgt auch, dass das Amt auch nicht von den Parteien vorgetragene Tatsachen verwerten darf, Artikel 95 (1) UMV, und dass auch Tatsachen berücksichtigt werden dürfen, die sich aus der Registerlage und aus anderen Verfahren, die die hiesige Beschwerdegegnerin be­treffen und im wesentlichen dieselben Sachverhalte betreffen, einzubeziehen sind; diese sind als amts- bzw. gerichtsbekannt zu behandeln. Die Löschungsabteilung hat diese Tatsachen – die anderen von Alonsio angemeldeten Marken und die daraus entstandenen Verfahren vor dem Amt – ja auch folgerichtig im Sachver­halt (Seite 3 der angegriffenen Entscheidung) aufgegriffen und in den Entschei­dungsgründen (auf Seite 8) behandelt, ohne daraus allerdings die Schlussfolge­rungen zu ziehen, die sich daraus aufdrängen mussten. Dazu musste dann die Be­schwerdegegnerin auch nicht mehr gehört werden, schon deshalb, weil es um von ihr selbst vorgenommene Verfahrenshandlungen vor dem Amt geht.

12. Der Löschungsgrund des Artikels 59 (1) (b) UMV setzt voraus, dass die Anmel­derin zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke bösgläubig war. Nähere Kriterien gibt das Gesetz nicht vor. Aus dem rechtssystematischen Zusammenhang z.B. in der Gesamtschau mit Artikel 8 UMV ergibt sich, dass Artikel 59 (1) (b) UMV weder ein Instrument zur Durchsetzung relativer Gründe (älterer Rechte) ist (12/09/2019, C-104/18, Koton, EU:C:2019:724, § 58) noch eines zur moralischen Bewertung des Verhaltens im Rechtsverkehr. Es geht vielmehr darum, dass Marken angemeldet werden, um sie zweckwidrig und unter Ausnutzung formaler Rechtspositionen im Rechtsverkehr durchzusetzen. Das Unionsmarkenrecht ist Teil der Rechts- und Wettbewerbsordnung des EU-Vertrages, welcher den unver­fälschten Wettbewerb sicherstellen soll (12/11/2002, C-206/01, Arsenal, EU:C:2002:651, § 47; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 48). Dabei kann die gutgläubige Benutzung durch die Antragstellerin einerseits und eine fehlende Benutzungsabsicht durch die Inhaberin andererseits durchaus ein wesentliches Element in der Gesamtbetrachtung bilden.

13. Artikel 59 (1) (b) UMV findet Anwendung, wenn sich aus schlüssigen und über­einstimmenden Indizien ergibt, dass der Inhaber einer Unionsmarke die Anmel­dung dieser Marke nicht mit dem Ziel eingereicht hat, sich in lauterer Weise am Wett­bewerb zu beteiligen, sondern mit der Absicht, in einer den redlichen Han­dels­bräuchen widersprechenden Weise Drittinteressen zu schaden oder mit der Absicht, sich ohne Bezug zu einem konkreten Dritten ein ausschließliches Recht zu anderen als zu den zur Funktion einer Marke gehörenden Zwecken zu ver­schaffen (12/09/2019, C-104/18, Koton, EU:C:2019:724, § 46).

14. Bei der Absicht des Anmelders einer Marke handelt es sich um ein subjektives Tatbestandsmerkmal, das von den zuständigen Stellen jedoch in objektiver Weise zu bestimmen ist (12/09/2019, C-104/18, Koton, EU:C:2019:724, § 47). Subjekti­ve Elemente, nämlich Absichten der Anmelderin bei Vornahme der Anmeldung, können anhand der objektiven Fallumstände bestimmt werden (11/06/2009, C‑529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42; 08/05/2014, T‑327/12, Simca, EU:T:2014:289, §  54; 07/07/2016, T‑82/14, Luceo, EU:T:2016:396, § 31).

15. Folglich muss jede Berufung auf eine Bösgläubigkeit umfassend beurteilt werden, wobei alle im Einzelfall erheblichen Faktoren zu berücksichtigen sind. Dies ist die einzige Art und Weise, auf die eine behauptete Bösgläubigkeit objektiv ge­prüft werden kann (12/09/2019, C-104/18, Koton, EU:C:2019:724, § 47).

16. Fallgruppen der Bösgläubigkeit sind

(a) Missbrauch des Markensystems zur Durchsetzung sachfremder Zwecke und Aus­nutzung rein formaler Rechtspositionen (siehe 07/07/2016, T-82/14, Luceo, EU:T:2016:396, § 108; 25/11/2013, R 2292/2012-2, LUCEO, § 33),

(b) Anmeldung von Zeichen, die bereits von Dritten benutzt werden, um deren Besitzstand zu stören (siehe 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 38) und

(c) Anmeldung von Marken in der Absicht, Abstandszahlungen zu erpressen oder Dritte unter Androhung von Rechtsnachteilen zu veranlassen, die Marke abzukau­fen (siehe 07/07/2016, T-82/14, Luceo, EU:T:2016:396, § 145; 08/05/2014, T‑327/12, Simca, EU:T:2014:289, § 72).

Diese Fallgruppen können sich weitgehend überschneiden, etwa im Hinblick darauf, ob die Markenanmelderin überhaupt eine eigene Geschäftstätigkeit und Benutzungsabsicht hat, weil andernfalls auf die Absicht zu (c) geschlossen wer­den kann, und im Hinblick darauf, wie wertvoll der Besitzstand eines Dritten ist, weil dann das Vorgehen zu (c) lukrativ ist.

17. Die Kammer kommt zu dem Ergebnis, dass hier alle drei der genannten Fall­gruppen vorliegen.

Markenrechtsfremde Zwecke

18. Das Markenrecht und damit die Rechtsbeziehungen zwischen Prätendenten um die Benutzung derselben oder ähnlicher Zeichen wird beherrscht vom Prioritäts­prinzip, Artikel 8 (2) UMV. Jede Anmeldung einer Marke steht unter dem Vorbe­halt, dass durch die Anmeldung und durch eine allfällige anschließende Benut­zung keine Rechte Dritter verletzt werden, siehe jetzt auch Wortlaut von Arti­kel 9 (2) UMV, „vorbehaltlich“. Der EuGH hat der These, eine jüngere Marke ge­währe gegenüber älteren Zeichenrechten ein positives Benutzungsrecht, solange sie nicht in ihrem Bestand beseitigt wird, eine Absage erteilt (21/02/2013, C‑561/11, Fédération Cynologique, EU:C:2013:91); erst recht gewährt solchiges kein Verbietungsrecht.

19. Zweitens muss zwar der Anmelder einer Unionsmarke zum Zeitpunkt der Anmel­dung keinen konkreten Benutzungswillen haben noch gar diese benutzen, er muss aber nach 5 Jahren der Nichtbenutzung die „Sanktionen“ (so der Wortlaut von Artikel 18 UMV) gewahren, d.h. Verfall der Marke, keine Durchsetzbarkeit im Widerspruchsverfahren (Artikel 47 UMV) und keine Durchsetzbarkeit im Ver­letzungsprozeß (Artikel 128 (1), 127 (3) UMV). Sprachlich schief ist es, von einer 5-jährigen „Schonfrist“ zu sprechen. Vielmehr ist die Marke bereits zu löschen, wenn am Tage X plus 1 nach Ablauf von 5 Jahren die Verfallserklärung beantragt wird (so lag es im Fall C-246/05 Chef de Cuisine), was bedeutet, dass die 5 Jahre eigentlich bereits mit der Eintragung beginnen. Damit wirkt die gesetzliche Rege­lung indirekt zurück in der Weise, dass es dem Anmelder verwehrt sein muss, zu argumentieren, er brauche bis zum Ablauf der ersten 5 Jahre nach Eintragung (die wiederum erheblich nach der Anmeldung liegen kann) gar nichts zu tun.

20. Im vorliegenden Fall haben wir es mit einer im 5. Stock eines Gebäudes ansässi­gen Briefkastenfirma zu tun, für die die Antragstellerin keine geschäftliche Tätig­keit ermitteln konnte und für die die Antragsgegnerin (Inhaberin) keine konkrete geschäftliche Tätigkeit geltend gemacht hatte. Verweise auf Projekte und „Design“ bleiben nebulös und geben jedenfalls keinen Aufschluss, wie diese Fir­ma eine Produktion oder einen Handel mit den streitgegenständlichen Waren, et­wa Verkaufsautomaten für Getränke, tätigt oder zu tätigen auch nur beabsichtigt. Eine Recherche unter „Klimentos 41-43, Klimentos Tower, Flat/Office 25“ ergibt etliche Firmen, die dort ebenfalls ansässig zu sein scheinen.

21. Aus dem Webseiten-Auszug ergibt sich nichts hinsichtlich einer geschäftlichen Tä­tigkeit, keine Produktinformation, kein Firmeninfo, keine Kontaktdaten, und be­zeichnenderweise ist die Produktpalette der Firma überall gleich null. Be­zeichnend ist, dass diese Webseite heute gar nicht mehr existiert.

22. In starkem Kontrast dazu steht es, dass auf der Webseite eine Inhaberschaft von nicht weniger als 18 „brands“ geltend gemacht wird, wohlgemerkt ohne dass es auch nur ein einziges Produkt mit diesen „brands“ gibt.

23. Wie auf diese Weise die Fa. Alonsio unter 18 verschiedenen Marken tätig sein will, bleibt ein Geheimnis.

24. Warum diese „brands“ genannt werden, ergibt sich aus der angefochtenen Ent­scheidung klar. Es handelt sich allesamt um Marken von Firmen, die im Bereich der Verkaufsautomaten und jedenfalls der Klassen 7 und 11 geschäftlich aktiv und seit langem am Markt tätig sind.

25. Wie die Inhaberin auf alle diese Marken gekommen ist, lässt nur den Schluss zu, dass sie von einer Benutzung dieser Marken wusste.

26. Aus der angefochtenen Entscheidung ergeben sich auch genügend Einzelheiten über die Reaktionen jener anderer Firmen. Die Kammer geht von der Richtigkeit der Darstellung der Antragstellerin aus, dass jene anderen Firmen ebenfalls von Alonsio abgemahnt wurden.

27. Als Zwischenergebnis bleibt festzuhalten, dass die Fa. Alonsio rein spekulativ und ohne jede eigene wirtschaftliche Tätigkeit eine größere Zahl von Marken der­selben Produktkategorie angemeldet hat, die gemeinsam haben, dass sie am Markt befindliche Unternehmen stören konnten.

28. Außerdem hat Alonsio diese Markenanmeldungen lediglich zu dem Zweck vorge­nommen, ein Formalrecht zu begründen und gegenüber Sielaff den Eindruck auf­gebaut, dies begründe ein absolut zu beachtendes Verbietungsrecht ungeachtet aller weiteren Umstände wie z.B. der Benutzungslage. Wenn sich nun Alonsio darauf beruft, die betr. Marken seien von Sielaff nicht verlängert worden, so be­legt dies erstens nur, dass Alonsio von diesen Marken Kenntnis hatte und dass die Anmeldung durch Alonsio kurz nach dem Ablauf der Marken von Sielaff ziel­gerichtet erfolgte, und zweitens auch insoweit nur die unlautere Ausnutzung einer formalen Rechtslage, denn der Ablauf des Markenschutzes für A gibt B kein Recht gegenüber A. Es ist eine missbräuchliche Ausnutzung formaler Rechtspo­sitionen, systematisch erst vor kurzem abgelaufene Marken Dritter anzumelden.

Eingriff in Besitzstände Dritter

29. Zweitens war es im vorliegenden Fall bösgläubig, diese Marken in Kenntnis der Benutzung durch Sielaff anzumelden.

30. Der EuGH hat zu dieser Fallkonstellation für Recht befunden (11/06/2009, C‑529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 43-48), dass böser Glaube u.a. dann vorliegt, wenn sich der Anmelder ein Zeichen als Marke hat eintragen lassen, ohne dessen Benutzung zu beabsichtigen, allein um den Marktzutritt eines Dritten zu verhindern. In einem solchen Fall erfüllt nämlich die Marke nicht ihre Haupt­funktion, die darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungs­identität der betreffenden Ware oder Dienstleistung zu garantieren. Dass ein Drit­ter seit langem ein Zeichen für eine gleiche oder mit der angemeldeten Marke ver­wechselbar ähnliche Ware verwendet und dass dieses Zeichen in einem gewissen Grad rechtlichen Schutz genießt, ist einer der erheblichen Faktoren für die Beur­teilung der Frage, ob der Anmelder bösgläubig war. In einem solchen Fall könnte nämlich der Anmelder in den Genuss der von der Unionsmarke verliehenen Rech­te gelangen, nur um gegenüber einem Mitbewerber, der ein Zeichen verwendet, das bereits aus eigener Kraft einen gewissen Grad rechtlichen Schutzes erlangt hat, unlauteren Wettbewerb zu betreiben. Gleichwohl ist zu prüfen, ob sogar dann, wenn mehrere Hersteller auf dem Markt gleiche oder ähnliche Zeichen für gleiche oder mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnliche Waren ver­wenden, der Anmelder ein berechtigtes Ziel verfolgt.

31. Diese Erwägungen treffen genau den vorliegenden Fall. Zwar ging es in dem o.a. Ausgangsfall um eine langjährige Benutzung durch beide Parteien und die Inten­tion einer der Parteien, nachträglich diese Gleichgewichtslage zu stören, doch haben wir o.a. nur die Urteilspassagen zitiert, die nicht spezifisch diese Sondersi­tuation betreffen und eher allgemein gehalten sind, und diese treffen eben den vorliegenden Fall sehr genau.

32. Dass Alonsio von der Benutzung durch Sielaff wusste, kann nicht nur aus den Umständen vermutet werden (so die Löschungsabteilung in der parallelen Ent­scheidung Nr. 19 908 C zur Marke „Esam“), sondern ergibt sich bereits aus den Schreiben von Alonsio selbst.

33. Und zwar heißt es in dem Schreiben vom 15/09/2017 an Sielaff ganz ausdrück­lich, dass Alonsio von der Benutzung durch Sielaff Kenntnis erlangt hatte („we became aware“). Es ist ja gerade die Benutzung (durch Sielaff), für die Alonsio Schadensersatz verlangt. Sodann droht Alonsio in diesem Schreiben, gegen Ein­zelhändler vorzugehen, die Sielaff-Produkte vertreiben („legal procedures against your retail shops“), was voraussetzt, dass Alonsio wusste, dass es solche Einzel­händ­ler gibt und dass diese ROBIMAT-Produkte vertreiben.

34. Die Einlassungen von Alonsio vor dem Amt sind ausweichend. Sollten diese Ein­lassungen dahin zu verstehen sein, man habe von Sielaff und ihrer geschäftlichen Tätigkeit bei der Anmeldung noch nichts gewusst, so wäre dies unglaubwürdig, gerade auch weil Alonsio eine Vielzahl von weiteren Marken angemeldet hat, die, was kein Zufall sein kann, allesamt in Verbindung stehen zu bereits auf dem Markt für Verkaufsautomaten etablierten Unternehmen. Gutgläubigkeit hieße im Gegenteil, dass ein Start-up-Unternehmen, das sich neu am Markt etablieren möchte, sich bemüht, Zeichen Dritter erst einmal möglichst zu meiden. Wie die Generalanwältin treffend bemerkte (Schlussanträge der Generalanwältin vom 4/04/2019 in der Rs. C-104/18, Koton, § 68): Warum sollte man bewusst das Risiko schaffen, dass Verbraucher die eigenen Waren oder Dienstleistungen mit einem anderen Anbieter in Verbindung bringen?

35. Dass alle drei Marken, ROBIMAT, SIGUSTO und SIELISIMO, bereits seit lan­gem von Sielaff am Markt für Verkaufsautomaten in Benutzung waren, ergibt sich ohne jeden Zweifel aus den von Sielaff zur Begründung des Löschungsan­trags eingereichten Unterlagen. Es ist weder erforderlich, vollständige Benut­zungsnachweise in Einklang mit Artikel 47 (2) UMV vorzulegen, noch kann es bei einer solchen Sachlage von Sielaff verlangt werden, Rechnungen über tatsäch­liche Verkäufe vorzulegen, die dann höchstens von Alonsio zum Anlass für wei­tere Schadensersatzforderungen und Abmahnungen an Abnehmer genommen werden könnten.

36. Zwar hatte Sielaff zum Zeitpunkt der Anmeldung durch Alonsio keinen eingetra­genen Markenschutz mehr; EU-Marken waren abgelaufen, und nationale Marken bestehen offenbar nicht (vorgetragen in diese Richtung wurde nichts). Doch ge­währt das deutsche nationale Recht auch Markenschutz qua Benutzung, § 4 Nr. 2 DE-Markengesetz. Ein gegen bösgläubige Anmeldungen geschützter Besitzstand kann also auch ohne eingetragenen Markenschutz begründet werden. Außerdem ist nach den o.g. Grundsätzen des EuGH der Grad des rechtlichen Schutzes zu­gunsten des Dritten nur ein Kriterium, so dass folgerichtig der EuGH auch in der bloßen Kenntnis der Benutzung durch Dritte noch keine Bösgläubigkeit sieht (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, §§ 40, 48, 49).

Abstandszahlungen

37. Offenbar hielt sich Alonsio für berechtigt, die in den Schreiben vom 15/09/2017 und 16/12/2017 aufgestellten Forderungen zu erheben. Das geht fehl. Diese Schreiben haben mit einer redlichen Abmahnung nichts zu tun, sondern dienen nur dem Abpressen von Geld.

38. Der Inhaber einer eingetragenen Marke ist berechtigt, vom angeblichen Verletzer die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung zu verlangen, in der sich der angebliche Verletzer verpflichtet, für den Fall zukünftiger Verletzungshand­lungen eine Vertragsstrafe zu zahlen. Der Inhaber einer eingetragenen Marke ist auch berechtigt, sie Konkurrenten zum Kauf anzubieten. Indes hat das hier ge­zeigte Vorgehen mit derartigen lauteren Vorgehensweisen nichts gemein.

39. Mit dem Schreiben vom 15/09/2017 droht Alonsio, bestehende Geschäftsbe­ziehungen zu stören, Einzelhändler, die Verkaufsautomaten anbieten, abzumah­nen. Ein Einzelhändler wird die wahre Rechtslage nicht überblicken können und sich im Zweifel bereits einem Drohpotential beugen.

40. Eine Zahlung von 5.001,- EUR pro Verletzung ist unbestimmt und exzessiv. Erstens bliebe es Alonsio überlassen, frei zu bestimmen, was eine Verletzung ist, so dass die geforderte Summe nach oben nicht begrenzt ist. Zweitens bezieht sich die Forderung nicht auf bestimmte Zeiträume und deckt ihrem Wortlaut nach auch Handlungen vor der Eintragung (ab der erst Schadenersatz verlangt werden kann, Artikel 9 UMV), ja sogar vor der Anmeldung durch Alonsio, ja sogar vor dem Zeitpunkt des Ablaufs der Marken ROBIMAT und SIELISIMO ab. Drittens verschweigt Alonsio, worin ein eigener Schaden liegen soll, solange Alonsio selbst noch keine Produktion begonnen hat.

41. Die „Cease and desist declaration“ verlangt von Sielaff auch (unter Nr. 6), Alonsio jeden vergangenen und zukünftigen Schaden zu ersetzen. Dies ist unbe­stimmt, und die Unterzeichnung dieser Erklärung würde Alonsio das Recht ein­räumen, nach freiem Belieben Schadenersatz geltend zu machen, und zwar ohne jede zeitliche und betragsmäßige Grenze. Mit der Unterzeichnung der Erklärung würde sich Sielaff Alonsio finanziell total ausliefern.

42. Insgesamt zielen die Formulierungen des Schreibens vom 15/09/2017 auf maxi­male Drohung und maximalen Druck und sind eine reine Einschüchterung.

43. Mit dem Schreiben vom 16/12/2017 verlangt Alonsio dann „nur“ noch 10.000 EUR mal 3 = 30.000 EUR für den Kauf der Markenrechte. Der Tonfall ist konzilianter, das Schreiben soll den Eindruck erwecken, Alonsio wolle nur eigene Kosten abdecken. Doch ist der geforderte Betrag nach wie vor hoch und 10 mal höher als die für die Anmeldung und Eintragung (eine gesonderte Eintragungsge­bühr besteht nicht mehr, Alonsio war bei der Anmeldung nicht durch zugelassene Vertreter vertreten) aufzuwendenden Amtsgebühren. Offenbar hatte Alonsio schon den Überblick verloren, wenn im Schreiben auf Abnehmer der Fa. Garmin Bezug genommen wurde.

44. Insgesamt geht es lediglich darum, Sielaff hohe Geldsummen abzupressen.

45. In dem Schreiben vom 16/12/2017 gibt Alonsio indirekt zu, hinsichtlich der Mar­ken ROBIMAT, SIGUSTO und SIELISIMO keine eigenen Benutzungsabsichten mehr zu verfolgen. Damit verbleibt als einziger erkennbarer Zweck der Anmel­dung dieser Marken, Dritten Geldsummen abzupressen.

46. Dies wirkt schon deshalb auf den Zeitpunkt der Vornahme der Anmeldung zu­rück, weil in dem Zwischenzeitraum keine anderen Aktivitäten von Alonsio fest­stellbar sind; denknotwendigerweise können Geldforderungen wie im vorliegen­den Fall erst nach Anmeldung und dann auch erst nach Eintragung erhoben wer­den.

47. Das Risiko, dem sich Sielaff durch diese Schreiben konfrontiert sieht, ist enorm und kann bis zum Verlust des Geschäfts gehen, z.B. wenn die Drohungen, Abneh­mer und Händler abzumahnen, wahrgemacht würden. Ein Risiko für eine Firma wie Alonsio ist nicht zu erkennen. Es ist sogar schon zweifelhaft, ob die ange­gebene Adresse eine ladungsfähige Anschrift ist und wer diese Firma rechtlich vertritt. Im Internet findet man nichts mehr, gegenüber dem Amt wurde eine Stel­lungnahme abgegeben, per e-comm. Zwar bedeutet der Grundsatz der freien Übertragbarkeit des Markenrechts (Artikel 20 UMV) auch, dass grundsätzlich Unternehmen Marken auch anmelden dürfen mit dem Ziel der späteren Verwer­tung durch Dritte, doch muss es sich dabei um eigene Markenentwicklung und die Veräußerung an Unternehmen, die eigenständige Markenrechte erwerben wollen, handeln (siehe 25/11/2013, R 2292/2012-2, LUCEO, § 34-36) und nicht um die spekulative Anmeldung von Marken, um sie denen „zurückzuverkaufen“, die sie bereits benutzen. Das Vorgehen der Alonsio ist so scheinheilig wie das des Fahr­raddiebs, der dem Eigentümer das Fahrrad zurückverkaufen will und behauptet, es gefunden zu haben.

48. Zusammengefasst ergibt die Aktenlage, dass Alonsio bei Anmeldung der Unions­marke bösgläubig war. Die drei hier untersuchten Aspekte überschneiden sich, sie ergeben ein klares Gesamtbild, und Umstände, die zugunsten von Alonsio spre­chen könnten, sind nicht ersichtlich.

Bezug zu den eingetragenen Waren

49. Alle eingetragenen Waren stehen in einem Bezug zu den Waren, die von Sielaff benutzt werden.

50. Zu der in der letzten Zeit kontrovers diskutierten Frage, ob bei Befund der Bös­gläubigkeit alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen zu löschen sind oder nur diejenigen, die auch vom jeweiligen Antragsteller benutzt werden, hat die Ge­neralanwältin überzeugend ausgeführt, dass eine Aufteilung einer Anmeldung in einen bösgläubigen und einen gutgläubigen Teil einen Anreiz setzen würde, Mar­ken für einen größeren Kreis an Waren und Dienstleistungen anzumelden, als es durch die tatsächlichen Verwendungsabsichten gerechtfertigt ist, denn man müsste dann keinen Nachteil fürchten, wenn die Bösgläubigkeit entdeckt wird. Der Umstand, dass eine Marke ursprünglich für Waren und Dienstleistungen an­gemeldet wurde, von denen der Anmelder wusste oder wissen musste, dass iden­tische oder ähnliche Marken existierten, kann in jedem Fall ein gewichtiges Indiz dafür sein, dass auch die Anmeldung dieser Marke für andere Waren oder Dienst­leistungen bösgläubig war. Es obliegt dann jedenfalls dem Anmelder einer sol­chen Marke, für jene anderen Waren eine kommerzielle Logik der eigenen Be­nutzung darzulegen (Schlussanträge der Generalanwältin vom 4/04/2019 in der Rs. C-104/18, Koton, § 58-60). Es handelt sich also meist um ein Scheinproblem.

51. Der Gerichtshof hat in seinem darauf ergangenen Urteil (12/09/2019, C-104/18, EU:C:2019:724, Koton) diese Erwägungen zumindest nicht beanstandet und er­sichtlich keinen Versuch einer solchen Trennung in „bösgläubige und nicht-bös­gläubige“ Waren in Erwägung gezogen, auch wenn der Tenor des Urteils eine of­fenbare Unrichtigkeit aufweist, soweit er den Antrag auf Nichtigerklärung der Marke zurückweist.

52. Im vorliegenden Fall genügt es festzuhalten, dass alle eingetragenen Waren geeig­net sind, ein Drohpotential gegen Unternehmen im Bereich der Verkaufsautoma­ten aufzubauen und dass für keine Waren eine Benutzungsabsicht von Alonsio er­kennbar war.

53. Nach allem war die Entscheidung der Löschungsabteilung aufzuheben und die Unionsmarke für alle eingetragenen Waren und Dienstleistungen für nichtig zu erklären.

Kosten

54. Die Antragsgegnerin (Inhaberin der Unionsmarke) ist gemäß Artikel 109 (1) UMV im Löschungsverfahren und im Beschwerdeverfahren unterlegen und hat die Kosten beider Instanzen zu tragen.

Kostenfestsetzung

55. Gemäß Artikel 109 (7) UMV setzt die Beschwerdekammer in der Entscheidung die von der unterliegenden Beschwerdegegnerin zu erstattenden Kosten bereits fest, sofern sich die Kosten auf die an das Amt gezahlten Gebühren und die Ver­tretungskosten beschränken. Die Beschwerdeführerin kann gemäß Arti­kel 18 (1) (c) (ii), (iii) UMDV Erstattung der Vertretungskosten für das Lö­schungsverfahren in Höhe von 450 EUR und für das Beschwerdeverfahren von 550 EUR und Erstattung der Gebühren gemäß Anhang I Nr. A. 20, 21 zur UMV für den Löschungsantrag von 630 EUR und der Beschwerdegebühr von 720 EUR verlangen, zusammen 2.350 EUR.

Tenor der Entscheidung

Aus diesen Gründen entscheidet

DIE KAMMER

wie folgt:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Unionsmarke Nr. 16 545 311 wird für nichtig erklärt.

3. Die Beschwerdegegnerin trägt die Kosten des Verfahrens in beiden Instanzen.

4. Der Betrag der von der Beschwerdegegnerin an die Beschwerdeführerin zu erstattenden Kosten wird auf 2.350 EUR festgesetzt.

Unterzeichnet D. Schennen

Unterzeichnet C. Bartos

Unterzeichnet E. Fink

Geschäftsstellenbeamter: Unterzeichnet H.Dijkema