OPOSICIÓN Nº B 2 922 626

Abadía de Montserrat, Pl. Santa María, s/n, 08199 Montserrat (Barcelona), España (parte oponente), representada por Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 Bis, 2° piso, 08036 Barcelona, España (representante profesional)

C O N T R A

Bodegas Barbadillo, S.L., C/ Luis Eguilaz, 11, 11540 Sanlucar de Barrameda (Cádiz), España (solicitante), representado por Soulmark, S.L., Avda. Pablo Iglesias, 15, 28003 Madrid, España (representante profesional).

El 14/06/2018, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición nº B 2 922 626 se estima para todos los productos impugnados.

2. La solicitud de marca de la Unión Europea nº 16 548 109 se deniega en su totalidad.

3. El solicitante carga con las costas, que se fijan en 620 EUR.

NOTA PRELIMINAR

A partir del 01/10/2017, el Reglamento (CE) nº 207/2009 y el Reglamento (CE) nº 2868/95 han sido derogados y sustituidos por el Reglamento (UE) 2017/1001 (versión codificada), el Reglamento delegado (UE) 2017/1430 y el Reglamento de ejecución (UE) 2017/1431, sin perjuicio de determinadas disposiciones transitorias. Además, desde el 14/05/2018, el Reglamento delegado (UE) 2017/1430 y el Reglamento de ejecución (UE) 2017/1431 han sido codificados y derogados por el Reglamento delegado (UE) 2018/625 y el Reglamento de ejecución (UE) 2018/626. Todas las menciones al RMUE, RDMUE y REMUE en la presente decisión se refieren a los reglamentos actualmente vigentes, salvo que se indique expresamente otra cosa.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 16 548 109 ““BARBADILLO MONTSERRAT”“ (denominativa). La oposición está basada en los siguientes derechos anteriores:

• Registro de marca de la Unión Europea nº 579 334 .

• Registro de marca de la Unión Europea nº 12 296 869 “ABADIA DE MONTSERRAT” (denominativa).

La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

La oposición se basa en más de una marca anterior. La División de Oposición considera adecuado examinar la oposición, en primer lugar, en relación con el registro de marca de la Unión Europea nº 579 334 .

1. Los productos

Los productos en que se basa la oposición son, entre otros, los siguientes:

Clase 33: Bebidas alcohólicas (con excepción de las cervezas).

Los productos impugnados son los siguientes:

Clase 33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

Los productos anteriormente listados son, a pesar de la ligera variación en su redacción, idénticos.

2. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos idénticos están dirigidos al público en general. El grado de atención de los consumidores se considera medio.

3. Los signos

	BARBADILLO MONTSERRAT
Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es la Unión Europea.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

El carácter unitario de la marca de la Unión Europea implica que una marca de la Unión Europea anterior puede servir de fundamento en los procedimientos de oposición para oponerse a la solicitud de registro de una marca de la Unión Europea que pueda afectar negativamente a la protección de la primera marca, aunque solo sea en relación con la percepción de los consumidores en una parte de la Unión Europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Por lo tanto, el riesgo de confusión respecto de una parte del público destinatario de la Unión Europea únicamente es suficiente para denegar la solicitud impugnada.

El elemento común “MONTSERRAT” tendrá significado para los consumidores del territorio español/habla española para quienes, como se verá en detalle a continuación, tendrá un carácter distintivo normal. Es por ello que la División de Oposición considera que dicha parte del público en el territorio de referencia es el escenario en el que el riesgo de confusión es más probable que aflore y, en consecuencia, la comparación de los signos se centrará en los consumidores del territorio español/habla española.

El solicitante alega, respecto del significado y uso del término “MONTSERRAT”, que “es el nombre de una mujer, muy extendido en el territorio catalán, acompañado de otros términos o elementos que lo complementan”. Asimismo, alega que “la marca oponente “MONTSERRAT” únicamente reproduce un nombre de mujer, por lo que su grado de distintividad debemos considerarlo bajo”. Respecto del término “BARBADILLO” de la marca impugnada, el solicitante alega que, además de ser parte de su denominación social, es “el nombre de un conocidísimo vino blanco en España, por lo que la atención que los consumidores prestarán a este término se verá reforzada”, quedando “MONTSERRAT” como “meramente accesorio, identificador de una colección o tipo concreto de vino dentro de la gran familia de marcas “BARBADILLO”.

La División de Oposición desea señalar que el solicitante no aporta pruebas o documentos que respalden ninguna de las afirmaciones del párrafo anterior. Quedan, por tanto, desestimadas dichas argumentaciones infundadas.

En cualquier caso, la División de Oposición desea aclarar que, a pesar de que un término esté incluido en la denominación social de un determinado ente/empresa, esto no otorga derecho alguno para el uso de dicho término como marca en el mercado, ya que el propósito o la función de una denominación social es servir de identificador comercial o mercantil de la empresa, y no el poder distinguir los productos y/o servicios de una empresa de los de otra.

Respecto del término “BARBADILLO”, y en ausencia de pruebas que respalden los argumentos del solicitante, se considera que éste será reconocido por parte del público español únicamente como el nombre de una localidad española en Castilla y León (España). Sin embargo, debido al reducido tamaño del pueblo de Barbadillo (aproximadamente 420 habitantes), es probable que parte del público español perciba este término como carente de significado.

En cualquier caso, si se entendiera como el nombre de un pueblo, se trata de un lugar significativamente alejado (i.e. más de 500 Km de distancia) del lugar en el que el solicitante alega que se encuentra su bodega (i.e. Cádiz, España) de la que aparentemente procede el vino que el solicitante reclama que se conoce como “BARBADILLO”.

De acuerdo a lo anterior, y puesto que no se considera, ni ha sido probado, que el nombre geográfico de “BARBADILLO” se asocie con un vino, este término se considera de carácter distintivo normal respecto de los productos en cuestión.

Respecto del término “MONTSERRAT”, la División de Oposición considera que será entendido por el público español como un nombre de mujer de origen catalán, tal como alegan ambas partes, y/o como el nombre de una montaña en el noreste de España, tal como alega la parte oponente. Puesto que “MONTSERRAT” no tiene un significado relacionado con los productos en cuestión, se considera de carácter distintivo normal.

Por todo lo anterior, se considera que la marca impugnada está formada por elementos de carácter distintivo normal.

La marca anterior está formada por un elemento figurativo que representa una “M” estilizada en rojo, que tiene el concepto de la letra que representa. Esta letra se entiende como una clara alusión a la primera letra del término “Montserrat” que lo acompaña. El término “Monserrat” es de carácter distintivo normal, por las mismas razones anteriormente explicadas respecto de la marca impugnada. La letra “M” y el elemento abstracto cuadrado en color amarillo son de carácter distintivo normal puesto que no tienen significado respecto de los productos en cuestión.

Visualmente, la letra “M” estilizada es de un impacto visual algo mayor que el resto de elementos, debido a su color rojo, posicionamiento central y mayor tamaño. Sin embargo, su impacto visual no es suficiente como para que los demás elementos que la acompañan pasen desapercibidos.

Cuando los signos estén formados tanto por componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a los signos en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). De acuerdo a lo anterior, los consumidores centrarán su atención en el elemento “Montserrat”, al que es más probable que se refieran para hacer referencia a la marca anterior.

Como argumenta el solicitante, por lo general, los consumidores tienden a centrarse en el principio de un signo cuando ven una marca. Esto se debe al hecho de que el público lee de izquierda a derecha, lo que convierte a la parte situada a la izquierda del signo (parte inicial) en la que primero atrae la atención del lector. Sin embargo, esto no puede aplicarse en todos los casos (12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 26-32).

Como regla general, cuando la marca anterior está comprendida en su totalidad en el signo impugnado y desempeña un papel independiente y distintivo en el mismo, ello constituye una indicación de que los dos signos son similares (13/06/2012, T 519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012, T 260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T 179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26).

Al mismo tiempo, el consumidor medio, normalmente percibe un signo como un todo, y no examina sus detalles individuales (27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 52). Parece, por tanto, poco probable que tales consumidores pasen por alto el elemento “Montserrat”/”MONTSERRAT” en ambos signos.

Visualmente, es importante señalar que la marca impugnada es denominativa. Por tanto, la protección se otorga para la palabra en sí y no una determinada forma de escribirla. Es, por tanto, irrelevante que ésta se presente en mayúsculas, minúsculas, o en combinación de ambas.

Los signos coinciden en el término “Montserrat”. Los signos difieren en la letra “M” en color rojo y el elemento abstracto cuadrado en color amarillo, ambos en la marca anterior, y en el término “BARBADILLO” de la marca impugnada. Asimismo, difieren en la ligera estilización del término “Montserrat” de la marca anterior.

Teniendo en cuenta lo anterior, así como que la única palabra de la marca anterior está totalmente incluida en la marca impugnada, la División de Oposición considera que los signos son visualmente similares en grado medio.

Fonéticamente, puesto que la letra “M” estilizada y en rojo de la marca anterior es percibida como la primera letra de la palabra que la sigue, lo más probable es que los consumidores la omitan, y se refieran a la marca anterior pronunciando únicamente “Montserrat”.

Los signos coinciden en el sonido de la secuencia de letras “m-o-n-t-s-e-r-r-a-t”, quedando, por tanto, la marca anterior fonéticamente incluida en su totalidad en la marca impugnada. Los signos difieren fonéticamente en el sonido de “BARBADILLO” y, en el caso (poco probable) de ser pronunciada, en el sonido de la letra “M” de la marca anterior.

Teniendo en cuenta lo anterior, la División de Oposición considera que los signos son fonéticamente similares en grado medio.

Conceptualmente, se hace referencia a las afirmaciones anteriores relativas al contenido semántico que las marcas transmiten. Dado que ambos signos contienen “Montserrat”, se percibirá que se refieren al mismo nombre de mujer o a la montaña en el noreste de España.

La marca anterior tiene asimismo el concepto de la letra “M”. Respecto del término “BARBADILLO” de la marca impugnada, para parte del público español, éste tendrá el significado descrito anteriormente y no está presente en la marca anterior. Para otra parte del público, “BARBADILLO” carecerá de significado. A pesar de que dicho término acompaña al término “MONTSERRAT” en la marca impugnada, no altera en modo alguno el significado de esta última.

Teniendo en cuenta lo anterior, la División de Oposición considera que los signos son conceptualmente similares en grado medio.

Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente ha reivindicado que la marca anterior posee un carácter distintivo elevado, pero no ha presentado ninguna prueba que demuestre dicha reivindicación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior, en su totalidad, no tiene significado en relación con ninguno de los productos en cuestión desde la perspectiva del público del territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

Las marcas son visual, fonética y conceptualmente similares en grado medio.

La marca anterior posee un carácter distintivo normal.

Respecto a los detalles de las coincidencias y diferencias entre los signos, así como el carácter distintivo de los elementos que las forman y su mayor o menor impacto para los consumidores, se hace referencia a lo explicado en la sección c). Cabe señalar, a modo de conclusión, que las coincidencias se encuentran en un elemento de carácter distintivo normal “Montserrat”/”MONTSERRAT”, que constituye la única palabra en la marca anterior, y la segunda de la marca impugnada.

Los productos son idénticos y están dirigidos al público en general. El grado de atención de los consumidores se considera medio.

Se tiene en cuenta el hecho de que el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las diferentes marcas y debe confiar en su recuerdo imperfecto de ellas (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

El riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, una similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios. Por consiguiente, un menor grado de similitud entre los productos y servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas, y viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta las similitudes entre los signos, junto a la identidad de los productos, se considera que estas circunstancias son suficientes para que exista riesgo de confusión.

Asimismo, el riesgo de confusión incluye situaciones en las que el consumidor confunde directamente las marcas en sí o establece una conexión entre los signos en conflicto, y da por hecho que los productos o servicios correspondientes proceden de la misma empresa o de empresas relacionadas económicamente. En efecto, puesto que la única palabra de la marca anterior, “Montserrat”, está comprendida en la marca impugnada, es muy probable que el consumidor pertinente perciba esta última como una submarca —una variación de la marca anterior— configurada de forma distinta en función del tipo de productos que designe.

Además, no hay que olvidar que los productos relevantes son bebidas y, habida cuenta de que estas se suelen pedir en establecimientos ruidosos (bares, clubs nocturnos), la similitud fonética entre los signos es especialmente relevante (véase la sentencia de 15/01/2003, T‑99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48, que refleja esta línea argumental).

El solicitante expone que la solicitud de marca de la Unión Europea goza de renombre, y pertenece a una extensa “familia de marcas”. Como se ha indicado anteriormente, no presenta prueba alguna al respecto. Sin embargo, en aras de la exhaustividad, la División de Oposición desea señalar que, aunque así hubiera sido, el derecho a una marca de la Unión Europea comienza en la fecha de presentación de la solicitud y no antes; en relación con el procedimiento de oposición, la solicitud debe examinarse a partir de esa fecha.

Por lo tanto, al examinar si la marca de la Unión Europea incurre en algún motivo de denegación relativo, los acontecimientos o hechos ocurridos antes de la fecha de presentación de la marca de la Unión Europea carecen de importancia, ya que los derechos de la parte oponente, en la medida que preceden a la marca de la Unión Europea, son anteriores a la marca de la Unión Europea del solicitante.

El solicitante también hace referencia a resoluciones previas de la Oficina para sustentar sus alegaciones. Sin embargo, las resoluciones previas de la Oficina no son vinculantes para esta, ya que cada asunto debe tratarse por separado y teniendo en cuenta sus peculiaridades.

Esta práctica ha sido plenamente refrendada por el Tribunal General, el cual declaró que es jurisprudencia reiterada que la legalidad de las resoluciones debe apreciarse únicamente a la luz del RMUE y no sobre la base de la práctica decisoria anterior de la Oficina (30/06/2004, T‑281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Aunque las resoluciones anteriores de la Oficina no sean vinculantes, su razonamiento y resultado deben ser debidamente tomados en consideración a la hora de decidir sobre un asunto concreto.

En este caso, las resoluciones anteriores mencionadas por el solicitante no son pertinentes para el presente procedimiento, ya que afectaban a productos y/o servicios y a signos diferentes de los aquí afectados. Es por ello que no puede esperarse que se sigan los mismos razonamientos ni se alcancen las mismas conclusiones.

Considerando todo lo anterior, existe riesgo de confusión en la parte del público destinatario que hable español. Tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente decisión, un riesgo de confusión respecto de solo una parte del público destinatario de la Unión Europea es suficiente para desestimar la solicitud impugnada.

Por lo tanto, la oposición es fundada sobre la base del registro de marca de la Unión Europea nº 579 334 . De lo cual se deriva que debe desestimarse la marca impugnada para todos los productos.

No es, por tanto, necesario examinar la oposición en relación al derecho anterior restante, esto es, el registro de marca de la Unión Europea nº 12 296 869 “ABADIA DE MONTSERRAT” (denominativa).

COSTAS

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que el solicitante es la parte vencida, deberá sufragar la tasa de oposición, así como los gastos en los que haya incurrido la parte oponente en el procedimiento que nos ocupa.

Con arreglo al artículo 109, apartados 1 y 7, del RMUE y al artículo 18, apartado 1, letra c), inciso i) del REMUE (antigua regla 94, apartados 3 y 6, y regla 94, apartado 7, letra d), inciso i), del REMUE vigente con anterioridad al 1 de octubre de 2017), los gastos que deberán pagarse a la parte oponente son la tasa de oposición y los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Eva Inés PÉREZ SANTONJA

María del Carmen SUCH SANCHEZ

Marta GARCÍA COLLADO

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).