Denegación de una solicitud de marca de la Unión Europea

(artículo 7 y el artículo 42, apartado 2, del RMUE)

Alicante, 29/06/2018

Romaní-Martinez Abogados SLP Calle Balmes 129 Bis Piso 4º 1ª E-08008 Barcelona ESPAÑA

Nº de solicitud:	016548422
Referencia:	MUEPOSICIONM2
Marca:
Tipo de marca:	Otro
Solicitante:	UMANY EUROPE, S.L. AVENIDA INDUSTRIA, 14 E-08960 SANT JUST DESVERN (BARCELONA) ESPAÑA

La Oficina objetó el 10/04/2017 en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b) del RMUE al considerar que la marca carece de carácter distintivo, por los motivos que se indican en la carta adjunta.

El solicitante presentó sus alegaciones el 31/07/2017 y el 01/08/2017, que pueden resumirse del siguiente modo:

1. La Oficina acepta la limitación de los productos de la clase 18 a: “Bolsas; bolsas de gimnasia; bolsas de cuero; bolsas de mano; bolsos de mano; bolsos de viaje; bolsos de noche; bolsos de cuero; bolsos para avión; bolsos de moda; bolsos de mano pequeños; bandoleras; neceseres (vacíos); neceseres de belleza; billeteras; monederos; tarjeteros; carteras [marroquinería]; carteras de mano; carteras para llaves; maletines (carteras) [marroquinería];; fundas de cuero; estuches para artículos de tocador; estuches de viaje (artículos de marroquinería); estuches vacíos para cosméticos; equipaje; maletas; baúles [equipaje]; mochilas; artículos de guarnicionería.” y la renuncia a protección en clases 14 y 25.

2. La marca solicitada es la concreta representación de un asa rígida peculiar en la posición concreta que adopta en la parte superior de cualquier modelo de bolso, todo ello en la forma que es de ver en la representación unida a la solicitud. Dicha forma de asa puede perfectamente asumir la función inherente a toda marca, la de distinguir un concreto origen empresarial respecto de otros, puesto que, no sólo intrínsecamente es distintiva, sino que además, y como ahora acreditaremos, es así como se ha venido utilizando y es así como se percibe en el mercado. Es por tanto un elemento totalmente independiente del bolso al que se finalmente aplique, que además de operar como elemento funcional (pues lógicamente sirve para agarrar el bolso), es por encima de todo la marca de la casa, su sello de identidad. Dicha asa difiere de manera significativa de los usos del sector.

3. Los consumidores, que por el tipo de producto exclusivo al que nos referimos, podría decirse que presta un elevado nivel de atención al realizar sus compras u orientar sus preferencias, no ven en dicha asa un simple elemento decorativo o funcional. Sino que se percibirá como un elemento indicativo de un origen empresarial concreto distinto de los demás.

4. La solicitante describe la marca en cuestión y aporta información de la historia de la empresa y de la creación de la marca, de los canales de distribución e imágenes de los bolsos comercializados por la firma.

5. A los efectos de acreditar cuanto antecede la solicitante aporta documentación (Anexos I a V).

Decisión:

De acuerdo con el artículo 94 del RMUE, corresponde a la Oficina dictar una resolución basada en motivos o pruebas sobre los que el solicitante ha tenido oportunidad de presentar sus alegaciones.

Después de tener en cuenta estas alegaciones, la Oficina ha decidido mantener la objeción.

Es jurisprudencia consolidada que cada uno de los motivos de denegación de registro enumerados en el artículo 7, apartado 1, del RMUE es independiente de los demás y exige un examen por separado. Además, es preciso interpretar dichos motivos de denegación a la luz del interés general subyacente en cada uno de ellos. El interés general tomado en consideración al examinar cada uno de dichos motivos de denegación puede, o incluso debe, reflejar distintas consideraciones, en función del motivo de denegación de que se trate (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE, se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo.

Las marcas a las que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE son, en particular, aquellas que no permiten al público pertinente “repetir la experiencia de compra, si resulta positiva, o evitarla, si resulta negativa, en una adquisición posterior de los productos o servicios de que se trate” (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).

Para que un signo posea un carácter distintivo mínimo en el sentido del citado artículo, debe servir para identificar los productos para los que se ha solicitado su protección como originarios de un operador comercial concreto y, por consiguiente, distinguirlos de aquellos de otros operadores (08/05/2008, C-304/06 P, ‘Eurohypo’, EU:C:2008:261, § 66).

Es jurisprudencia reiterada que “[a] el carácter distintivo de un signo sólo puede ser apreciado, por un lado, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otro lado, en relación con la forma en que lo percibe el público relevante” (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).

El signo solicitado es una marca de posición que consiste en una específica configuración de un asa de bolso formada por dos soportes rígidos atravesados por una varilla cilíndrica también rígida. La forma del producto (bolso) no forma parte del mismo.

Los productos solicitados en el presente caso son bolsas; bolsas de gimnasia; bolsas de cuero; bolsas de mano; bolsos de mano; bolsos de viaje; bolsos de noche; bolsos de cuero; bolsos para avión; bolsos de moda; bolsos de mano pequeños; bandoleras; neceseres (vacíos); neceseres de belleza; billeteras; monederos; tarjeteros; carteras [marroquinería]; carteras de mano; carteras para llaves; maletines (carteras) [marroquinería];; fundas de cuero; estuches para artículos de tocador; estuches de viaje (artículos de marroquinería); estuches vacíos para cosméticos; equipaje; maletas; baúles [equipaje]; mochilas; artículos de guarnicionería en la clase 25. Estos productos son, en principio, productos de uso diario y están dirigidos principalmente al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, de la Unión Europea en su totalidad. La solicitante alega que el público de referencia, al tratarse de un bolso de precio elevado, prestará mayor atención en el momento de la compra del producto. A este respecto cabe mencionar que, en cuanto a la percepción del público pertinente, el Tribunal General ha considerado que la circunstancia de que el consumidor medio de los productos designados sea atento y perspicaz no basta por sí solo para acreditar que esté acostumbrado a ver en una determinada forma tridimensional una indicación del origen de aquellos. Así, aunque el público pueda prestar atención a algunos detalles estéticos del producto, ello no implica que entienda automáticamente que tales detalles cumplen la función de una marca (véase sentencia de 12 de septiembre de 2007, T-358/04, “Mikrophon”, ap. 46).

Para apreciar si la forma del asa del bolso puede ser percibida por el público como una indicación del origen del producto, hay que examinar la impresión de conjunto que produce la apariencia de dicho signo (sentencia de 24/11/2004, T-393/02, «Henkel», apartado 37).

De acuerdo con la jurisprudencia consolidada, sólo una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos de ese ramo y que, por ese motivo, cumpla su función esencial de origen no está desprovista de carácter distintivo a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b) del RMUE” (sentencia de 12/01/2006, C-173/04 P, «Deutsche SiSi-Werke», apartado 31). En el presente caso, la Oficina señaló en la notificación de 10/04/2017 que la forma solicitada del asa del bolso no difiere sustancialmente de otras formas de asas utilizadas por los competidores. El solicitante ha presentado en el último de sus anexos copias de búsquedas en Internet donde se muestran numerosas formas de bolsos con diferentes asas, señalando que existen diferencias entre la forma del asa de la solicitante y las demás formas y que se trata de un elemento de diseño. La Oficina no comparte dicha conclusión, ya que la forma del asa del bolso no difiere sustancialmente de las múltiples formas de asas de bolso presentes en el mercado, (véase ejemplos a continuación) sino que es simplemente una variante más. En el presente caso, la marca consiste en una figura formada por dos soportes rígidos atravesados perpendicularmente por una varilla cilíndrica (según la propia explicación de la solicitante). La varilla cilíndrica serviría o podría utilizarse a modo de asa o agarradera y los dos soportes cumplirían la función de fijar el asa al bolso, cartera, maleta o estuche y a su vez de puntos de engarce de dicha varilla. Los elementos anteriormente descritos pueden definirse como elementos simples y funcionales; ya que un asa de bolso, maleta, cartera…debe mantener una cierta distancia de separación con respecto del bolso, maleta, maletín o contenedor que la lleva, para que las manos encajen en el agarradero. Que dichas partes de agarre sean rígidas o blandas, de un material u otro, es indiferente. Las asas de bolsos, maletas, maletines o contenedores de este tipo siempre se construyen de manera más o menos igual, con una estructura similar. Las diferencias que pueda haber entre el asa solicitada y las demás asas de la competencia no bastan para constituir el carácter distintivo de aquella. Un asa con carácter distintivo debería salirse completamente de la norma. Aunque en relación a productos como los complementos (bolsos), ropa y el calzado el aspecto estético tenga un papel fundamental a la hora de su adquisición y el público relevante pueda prestar más atención a detalles estéticos que estén más acordes con sus gustos, esto no implica que percibirán cada uno de esos detalles como signos distintivos de un determinado titular. La forma no se diferencia suficientemente de otras habitualmente utilizadas para los productos del solicitante y no permitiría al público destinatario distinguir inmediatamente y sin asomo de duda los productos del solicitante de otros de distinto origen comercial. Por ello, los consumidores, al encontrarse con la marca de posición solicitada, no serán capaces de atribuirle un origen empresarial. En efecto, el consumidor medio no tiene la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en una determinada forma, al margen de todo elemento gráfico o textual, y, por consiguiente, puede resultar más difícil acreditar el carácter distintivo cuando se trate de una marca tridimensional que cuando se trate de una marca denominativa o figurativa (véase sentencia de 7 de octubre de 2004, C-136/02P, “Formas tridimensionales de linternas”, ap. 30).

Pese a los argumentos presentados por la parte solicitante, la Oficina mantiene que en el mercado de los bolsos es práctica habitual (como indican los ejemplos aportados por la solicitante y por la Oficina) utilizar diferentes formas y materiales como asas de bolsos, sin identificar al productor del mismo, simplemente sirven para llamar la atención del consumidor o despertar su interés por un determinado producto y no otro, dadas sus particularidades estéticas o decorativas.

La Oficina basa su análisis en hechos que resultan de la experiencia práctica generalmente adquirida de la comercialización de productos de consumo general, hechos que cualquier persona puede conocer y que son, en particular, conocidos por los consumidores de dichos productos, sin que esté obligada a proporcionar ejemplos de esa experiencia práctica (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).

A la vista de los ejemplos suministrados por el solicitante, la Oficina mantiene que el elemento solicitado como marca es una mera variación de un elemento común que se encuentra en prácticamente todos los bolsos. En concreto, en las vistas de bolsos suministradas, puede verse que es habitual que los fabricantes de estos productos diseñen asas de diferentes materiales, tamaños y formas. Si bien se puede decir que el diseño del solicitante es en cierto modo inusual, en opinión de la Oficina, el consumidor prestará escasa atención a este detalle que pasará desapercibido dentro del diseño global del bolso cuando ejercite su decisión de adquirir el producto. El signo solicitado por sí solo, no desencadenará un estímulo visual en el consumidor capaz de hacerle reconocer el origen de los productos. (28/09/2010, T-388/09, Two Curves on a Pocket, EU:T:2010:410, §§ 18 y 19).

Aunque los criterios de apreciación del carácter distintivo son los mismos para los distintos tipos de marcas, en el marco de la aplicación de dichos criterios, la percepción del público relevante no es necesariamente la misma para cada una de esas categorías y, por consiguiente, puede resultar más difícil de acreditar el carácter distintivo para algunas categorías de marcas que para otras (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).

La Oficina se reafirma en que, en ausencia de alguna característica particular o de otros elementos distintivos, el consumidor medio simplemente percibirá el signo solicitado como un elemento decorativo al que no atribuirá ninguna importancia marcaria. El público relevante no hará ninguna asociación entre el signo solicitado y el origen de los productos en cuestión. Como ya se ha especificado anteriormente, el hecho de que otros fabricantes no usen el signo solicitado es irrelevante a la hora de apreciar el carácter distintivo intrínseco de un signo.

A efectos de acreditar la adquisición de carácter distintivo por el uso, el solicitante ha presentado los siguientes documentos:

Anexo I: Documentos de procedencia de la propia firma: impresiones de la web www.m2malletier.com con referencia a los bolsos y al asa, su origen y explicación.

Anexo II: Publicaciones, blogs y revistas y diarios internacionales con explicación previa y traducción en lo menester.

Anexo III: Publicaciones, blogs y revistas y diarios españoles.

Anexo IV: Portales de venta donde se ofrecen los exclusivos productos de “M2 MALLETIER” .

Anexo V: Composición propia con muestreo de bolsos de terceros con asas rígidas.

En relación a los documentos enviados por el solicitante para acreditar la adquisición de carácter distintivo por el uso de la marca solicitada, la Oficina destaca lo siguiente:

En virtud del artículo 7, apartado 3 RMUE, los motivos de denegación absolutos recogidos en el artículo 7, apartado 1, letras b) a d) de dicho Reglamento no se oponen al registro de una marca si ésta hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicita el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma. En efecto, en el supuesto contemplado en el artículo 7, apartado 3 del RMUE, el hecho de que el público pertinente perciba efectivamente el signo que constituye la marca de que se trata como una indicación del origen comercial de un producto o de un servicio es el resultado del esfuerzo económico del solicitante de la marca. Esta circunstancia justifica que se excluyan las consideraciones de interés general subyacentes al apartado 1, letras b) a d) RMUE, del mismo artículo, las cuales exigen que las marcas a que se refieren dichas disposiciones puedan ser libremente utilizadas por todos, para evitar la creación de una ventaja competitiva ilegítima a favor de un único operador económico... .

En primer lugar, de la jurisprudencia se desprende que la adquisición de un carácter distintivo como consecuencia del uso de la marca exige que al menos una parte significativa del público interesado identifique, gracias a la marca, los productos o servicios de que se trata atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada. Sin embargo, las circunstancias en las que tal condición debe considerarse satisfecha no pueden establecerse únicamente en función de datos generales y abstractos, como porcentajes determinados … .

En segundo lugar, para obtener el registro de una marca al amparo del artículo 7, apartado 3 del RMUE, el carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso de la marca deberá acreditarse en la parte de la Unión Europea en la que la marca carecía de carácter distintivo a la luz de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b) a d), de dicho Reglamento ... .

En tercer lugar, para apreciar la adquisición, en un caso concreto, del carácter distintivo de la marca deben tomarse en consideración factores como la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de cámaras de comercio e industria o de otras asociaciones profesionales. Si, en vista de tales elementos, los sectores interesados, o al menos una parte significativa de éstos, identifican, gracias a la marca, el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, debe llegarse a la conclusión de que se cumple el requisito establecido para el registro de la marca por el artículo 7, apartado 3 del RMUE ... .

En cuarto lugar, según la jurisprudencia, el carácter distintivo de una marca, incluido el adquirido por el uso, debe apreciarse también en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca, tomando en consideración la percepción, de la categoría de productos o servicios de que se trata, que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz ... .

(Véase la sentencia de 10/11/2004, T-396/02, «Forme d'un bonbon», apartados 55- 59; sentencia de 04/05/1999, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, «Windsurfing Chiemsee», apartado 52; sentencia de 22/06/2006, C-25/05 P, «Storck», apartado 75 y sentencia de 18/06/2002, C-299/99, «Philips», apartado 63.

Puesto que la marca solicitada es una marca de posición, la distintividad adquirida por el uso debe demostrarse en todo el territorio de la Unión Europea. En el caso de marcas no denominativas, como en el caso que nos ocupa, debe presumirse que la apreciación de su carácter distintivo es la misma en toda la Unión Europea, a menos que existan indicios concretos en sentido contrario. Dado que en el presente asunto no se deduce que sea así, debe considerarse que el motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE existe, con respecto a la marca solicitada, en toda la Unión Europea. Por lo tanto, dicha marca debe haber adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso en toda la Unión europea para poder ser registrada, en virtud del artículo 7, apartado 3, del mismo Reglamento.

El carácter distintivo adquirido mediante el uso significa que, aunque el signo ab initio carezca de tal carácter distintivo inherente respecto a los productos reivindicados, a causa del uso que se hace del mismo en el mercado, al menos una parte considerable del público destinatario ha pasado a percibir dicho signo como un elemento identificativo de los productos objeto de la solicitud de marca de la Unión Europea como procedentes de una determinada empresa. De este modo, el signo habría adquirido la capacidad de distinguir ciertos productos y servicios de los de otras empresas a la fecha de la solicitud de la marca, porque se perciben como originarios de una empresa concreta. En este sentido, un signo en principio no susceptible de ser registrado con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras b), c) o d), RMUE puede adquirir una nueva importancia, y su connotación, que deja de ser meramente descriptiva o no distintiva, le permite superar tales motivos absolutos de denegación del registro como marca.

El uso de la marca debe tener como consecuencia que esta adquiera la función de indicación del origen (principal función de la marca) de la que antes carecía. La identificación del producto o del servicio por los sectores interesados, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, debe efectuarse gracias al uso de la marca como tal y, por tanto, gracias a la naturaleza y al efecto de esta, que la hacen apropiada para distinguir el producto o el servicio de que se trata de los de otras empresas (18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377).

Igualmente, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de ella, la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que, al menos para una parte significativa del público pertinente, la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir, por tanto, este producto de los de otras empresas (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 49; 29/01/2013, T-25/11, handy tool, EU:T:2013:40, § 54).

En cuanto al material suministrado (material publicitario, publicaciones, blogs y revistas y diarios) no hay constancia de que dichos productos hayan sido distribuidos o vendidos en los diferentes mercados de la Unión Europea. Aun admitiendo que la adquisición de dichos productos se haya realizado a través de Internet, no existe constancia del número de visitas que los consumidores hayan podido realizar en las diferentes páginas web del solicitante, ni una relación de dichas visitas en los diferentes mercados relevantes.

La Oficina señala que debe hacerse una distinción entre “pruebas directas” de la adquisición de carácter distintivo (encuestas, evidencia de la cuota de mercado del solicitante, certificados de Cámaras de Comercio e Industria u otras asociaciones comerciales y profesionales) y “pruebas secundarias” (volúmenes de ventas y material publicitario, duración del uso) que son meramente indicativas del reconocimiento de la marca en el mercado. Así pues, las pruebas secundarias pueden servir para corroborar las pruebas directas, pero no substituirlas. En el presente caso, aun suponiendo que todo el material mostrase la marca de posición tal y como se solicitó, se trata de pruebas secundarias que no muestran la proporción del público que, expuesto a la marca, identifica los productos como procedentes de una empresa particular.

Los documentos aportados, no demuestran ni contienen indicaciones relativas al conocimiento de la marca en el territorio de referencia ni de su uso en tal territorio, ni las inversiones efectuadas o de la proporción del público consumidor en la Unión Europea que identifica los productos reivindicados atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca.

En vista de lo precedente, la Oficina considera que el solicitante no ha demostrado adecuadamente que en la Unión Europea la marca en cuestión ha adquirido, para los productos solicitados, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma en el sentido del artículo 7(3) del RMUE.

En virtud de los motivos expuestos anteriormente, y de acuerdo con el artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE, se deniega la solicitud de marca de la Unión Europea nº 16 548 422, para todos los productos solicitados.

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, tiene derecho a recurrir la presente resolución. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

Julia TESCH