OPOSICIÓN Nº B 2 931 742

Casty, S.A., Calle Pedro de Valdivia 4 y 6; 45 600 Talavera de la Reina (Toledo), España (parte oponente), representada por Protectia Patentes y Marcas S.L., Calle Arte 21, 2ºA, 28 033 Madrid, España (representante profesional)

c o n t r a

Daniel Santos del Barco Giné, Plaça Doctor Galtes 9, 2º-1ª, 08 172 Sant Cugat Del Vallés, España (solicitante), representado por Ingenias, Av. Diagonal 421, 2º, 08008 Barcelona, España (representante profesional).

El 08/06/2018, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n.° B 2 931 742 se estima para todos los productos impugnados, a saber:

Clase 29: Frutos secos sazonados; frutos secos especiados; frutos secos tostados; frutos secos procesados.

Clase 30: Aperitivos a base de maíz; aperitivos a base de trigo; aperitivos consistentes principalmente en cereales extruidos; aperitivos de cereales con sabor a queso; aperitivos de maíz hinchado; aperitivos que consisten principalmente en pan; fritos de maíz; galletas de arroz; galletas de cebolla; galletas saladas con sabor a especias; galletas saladas con sabor a queso; galletas saladas de cereales preparados; maíz frito; maíz tostado; nachos; pasteles salados; patatas o tiras fritas a base de cereales; productos alimenticios para aperitivos hechos de harina de cereales; productos de aperitivo hechos de harina de patata; productos de aperitivo que consisten en productos de cereales; tortillas de harina o maíz; tentempiés fabricados de muesli.

2. La solicitud de marca de la Unión Europea n.° 16 556 722 se deniega para todos los productos impugnados. Se admite para los demás productos.

3. El solicitante carga con las costas, que se fijan en 620 EUR.

NOTA PRELIMINAR

A partir del 01/10/2017, el Reglamento (CE) nº 207/2009 y el Reglamento (CE) nº 2868/95 han sido derogados y sustituidos por el Reglamento (UE) 2017/1001 (versión codificada), el Reglamento delegado (UE) 2017/1430 y el Reglamento de ejecución (UE) 2017/1431, sin perjuicio de determinadas disposiciones transitorias. Además, desde el 14/05/2018, el Reglamento delegado (UE) 2017/1430 y el Reglamento de ejecución (UE) 2017/1431 han sido codificados y derogados por el Reglamento delegado (UE) 2018/625 y el Reglamento de ejecución (UE) 2018/626. Todas las menciones al RMUE, RDMUE y REMUE en la presente decisión se refieren a los reglamentos actualmente vigentes, salvo que se indique expresamente otra cosa.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra algunos de los productos de la solicitud de marca de la Unión Europea n.º 16 556 722, en concreto, contra los productos de las clases 29 y 30. La oposición está basada en el registro de marca en la Unión Europea n.º 11000 296, . La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra/s a) y b), del RMUE, el artículo 8, apartado 3, del RMUE, el artículo 8, apartado 4, del RMUE, el artículo 8, apartado 5, del RMUE, el artículo 8, apartado 6, del RMUE.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

1. Los productos

Los productos en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 30: Helados; polos; mezclas para hacer polos helados; productos de confitería; productos de pastelería.

Los productos impugnados son los siguientes:

Clase 29: Frutos secos sazonados; frutos secos especiados; frutos secos tostados; frutos secos procesados.

Clase 30: Aperitivos a base de maíz; aperitivos a base de trigo; aperitivos consistentes principalmente en cereales extruidos; aperitivos de cereales con sabor a queso; aperitivos de maíz hinchado; aperitivos que consisten principalmente en pan; fritos de maíz; galletas de arroz; galletas de cebolla; galletas saladas con sabor a especias; galletas saladas con sabor a queso; galletas saladas de cereales preparados; maíz frito; maíz tostado; nachos; pasteles salados; patatas o tiras fritas a base de cereales; productos alimenticios para aperitivos hechos de harina de cereales; productos de aperitivo hechos de harina de patata; productos de aperitivo que consisten en productos de cereales; tortillas de harina o maíz; tentempiés fabricados de muesli.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Productos impugnados de la clase 29

Los frutos secos sazonados; frutos secos especiados; frutos secos tostados; frutos secos procesados impugnados son similares a los productos de confitería de la parte oponente, porque tienen el mismo propósito y están destinados a un mismo público. Son productos competidores fabricados por los mismos productores y coinciden en sus canales de distribución.

Productos impugnados de la clase 30

Los galletas de arroz; galletas de cebolla; galletas saladas con sabor a especias; galletas saladas con sabor a queso; galletas saladas de cereales preparados; pasteles salados se incluyen en la categoría más amplia de los productos de pastelería de la parte oponente. Por tanto, son idénticos.

Los aperitivos a base de maíz; aperitivos a base de trigo; aperitivos consistentes principalmente en cereales extruidos; aperitivos de cereales con sabor a queso; aperitivos de maíz hinchado; aperitivos que consisten principalmente en pan; fritos de maíz; maíz frito; maíz tostado; nachos; patatas o tiras fritas a base de cereales; productos alimenticios para aperitivos hechos de harina de cereales; productos de aperitivo hechos de harina de patata; productos de aperitivo que consisten en productos de cereales; tortillas de harina o maíz; tentempiés fabricados de muesli impugnados son similares a los productos de confitería de la parte oponente. En efecto, los productos impugnados son productos a base de cereales que tienen el mismo propósito que los productos de la marca anterior. Todos están destinados a un mismo público. Son productos competidores fabricados por los mismos productores y coinciden en sus canales de distribución.

2. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos considerados idénticos o similares están dirigidos al público en general.

El grado de atención es medio.

3. Los signos

Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es la Unión Europea.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

El carácter unitario de la marca de la Unión Europea implica que una marca de la Unión Europea anterior puede servir de fundamento en los procedimientos de oposición para oponerse a la solicitud de registro de una marca de la Unión Europea que pueda afectar negativamente a la protección de la primera marca, aunque solo sea en relación con la percepción de los consumidores en una parte de la Unión Europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Por lo tanto, el riesgo de confusión respecto de una parte del público destinatario de la Unión Europea únicamente es suficiente para denegar la solicitud impugnada.

La marca anterior está formada por cinco letras verdes de carácter figurativo tal y como se muestra en la parte superior de esta decisión. Según el oponente, ésta viene formada por el vocablo “FLYUP”. En efecto, esta lectura no se puede descartar, al igual que también se ha de tener en cuenta otras formas tales como “FITUP” (con la letra T invertida) o “FIYUP”. Por economía procesal, la División de Oposición considera adecuado centrarse en la comparación de los signos teniendo en cuenta el público que identifica el vocablo “FLYUP” en la marca anterior y que es de habla inglesa. Este público es más susceptible de ver representado el vocablo “FLYUP” por tratarse de un término con significado: volar hacia arriba (si bien su forma correcta sería “FLY UP”, con espacio). El significado no guarda relación con los productos de la marca anterior por lo que se trata de un elemento distintivo.

La marca impugnada está formada por los vocablos “FLY UP” (terminados por un signo de exclamación) insertado en unas alas – todo ello en color verde con letras negras. Detrás viene un rectángulo negro tal y como consta en la representación arriba expuesta. “FLY UP” tiene el mismo significado que el arriba descrito y las alas representan los apéndices pares que utilizan algunos animales para volar. Ninguno de estos significados tiene que ver con los productos solicitados por lo que todos los elementos son distintivos. La marca contestada no posee ningún elemento que se pueda considerar más dominante (que sea visualmente llamativo) que otros elementos.

Cuando los signos estén formados tanto por componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a los signos en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Visualmente, los signos coinciden en las letras “FLY UP” (en un caso separado y en otro no). No obstante, se diferencian en el resto de elementos, por ejemplo: el signo de exclamación y elementos figurativos muy dispares.

Por consiguiente, los signos tienen visualmente un grado de similitud bajo.

Fonéticamente, la pronunciación de los signos coincide en el sonido de “FLY UP”, presentes de forma idéntica en ambos signos. El hecho de que vengan separados los términos y de que se incluya un signo de exclamación apenas se apreciará oralmente por lo que las marcas son fonéticamente similares en alto grado si no idénticas.

Conceptualmente, se hace referencia a las afirmaciones anteriores relativas al contenido semántico que las marcas transmiten. Ambos signos se percibirán como “volando hacia arriba”. Si bien el signo contestado trasmite otros conceptos adicionales, la acepción común hace que los signos sean conceptualmente similares en alto grado.

Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente no ha reivindicado, de manera explícita, que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior, en su totalidad, no tiene significado en relación con ninguno de los productos en cuestión desde la perspectiva del público del territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

El Tribunal ha declarado que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

El riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios. Por consiguiente, un menor grado de similitud entre los productos y servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas, y viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Los productos impugnados son idénticos y similares y están dirigidos al público en general. El nivel de atención es medio. Por otro lado, el derecho anterior tiene un grado de distintividad normal.

Los signos son similares en bajo grado desde el punto de vista visual. Si bien los productos propiamente dichos son productos de consumo corriente, que se suelen comprar en grandes superficies o establecimientos comerciales, en los que los productos se exponen en las estanterías y donde el consumidor obedece más al impacto visual de la marca que busca (véase, en este sentido, la sentencia de 15/04/2010, T‑488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145), no podemos olvidar que las marcas son fonéticamente similares en alto grado (si no idénticas) y que son conceptualmente similares en alto grado.

Estas similitudes en alto grado, desde el punto de vista fonético y conceptual, junto con la identidad y similitud de productos, hacen que exista riesgo de confusión entre el público.

Considerando todo lo anterior, existe riesgo de confusión en la parte del público destinatario que hable inglés. Tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente decisión, un riesgo de confusión respecto de solo una parte del público destinatario de la Unión Europea es suficiente para desestimar la solicitud impugnada.

Por lo tanto, la oposición es fundada sobre la base del registro de marca en la Unión Europea n.º 11 000 296. De lo cual se deriva que debe desestimarse la marca impugnada para todos los productos impugnados.

COSTAS

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que el solicitante es la parte vencida, deberá sufragar la tasa de oposición, así como los gastos en los que haya incurrido la parte oponente en el procedimiento que nos ocupa.

Con arreglo al artículo 109, apartados 1 y 7, del RMUE y al artículo 18, apartado 1, letra c), inciso i) del REMUE (antigua regla 94, apartados 3 y 6, y regla 94, apartado 7, letra d), inciso i), del REMUE vigente con anterioridad al 1 de octubre de 2017), los gastos que deberán pagarse a la parte oponente son la tasa de oposición y los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Chantal VAN RIEL

Inés GARCIA LLEDOÓ

Richard BIANCHI

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).