Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 10/05/2018

BUZZI, NOTARO & ANTONIELLI D'OULX Corso Vittorio Emanuele II, 6 I-10123 Torino ITALIA

Fascicolo nº:	016557721
Vostro riferimento:	MUE1230-DR/ng
Marchio:	PROFESSIONAL DIETETICS
Tipo de marchio:	Marchio denominativo
Nome del richiedente:	Professional Dietetics S.p.A. Via Ciro Menotti, 1/A I-20129 Milano ITALIA

In data 13/04/2017 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 04/08/2017 dopo aver richiesto una proroga dei termini, il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il richiedente chiede che gli venga riconosciuto il carattere distintivo acquisito ai sensi dell’articolo 7, paragrafo3 del RMUE. Il rifiuto provvisorio è stato emesso con riferimento al pubblico di lingua inglese nell’Unione, tenendo conto che il segno “PROFESSIONAL DIETETICS” è costituito da termini inglesi. La documentazione allegata intende provare l’uso e la notorietà del marchio in tutta l’Unione Europea, in considerazione del fatto che la lingua inglese è mediamente conosciuta in tutti i paesi dell’Unione e pertanto ragionevolmente compresi dalla maggior parte della popolazione dell’Unione. Il richiedente allega come prove a sostegno della capacità distintiva acquisita attraverso l’uso, la seguente documentazione:

Allegato A - Dichiarazione resa dal Prof. Paolo Giorgetti, in qualità di Amministratore Unico di Professional Dietetics S.p.A., riportante la storia della società e dell’uso del marchio, nonché i principali riferimenti in merito ai dati di fatturato.

Allegato B - Visura Storica: a conferma del fatto che la società si è costituita nel 1996 e che il Prof. Giorgetti ne è l’Amministratore Unico.

Allegato C - Brochure e volantini: si allegano alcune brochure e volantini per far notare come il marchio PROFFESIONAL DIETETICS appaia sempre sui prodotti e sul relativo materiale informativo e pubblicitario. Si evidenzia, in particolare, che i prodotti identificati dal marchio di prodotto AMINOTROFIC – tra quelli di maggior successo - sono proprio integratori dietetici.

Allegato D - Fatture: a sostegno dei dati di fatturato indicati nella Dichiarazione, si allegano fatture a titolo esemplificativo a partire dal 2009 fino al 2016. Non sono state presentate fatture relative al periodo precedente solo in quanto di più difficile raccolta, essendo state archiviate ed essendo disponibili solo in formato cartaceo. La richiedente si rende comunque disponibile a ottenerle, qualora fosse ritenuto necessario.

Allegato E - Fiere: si allegano immagini e documentazione, a titolo esemplificativo, relativi alla partecipazione a varie fiere di settore. In particolare, come indicato nella Dichiarazione, la richiedente partecipa con costanza alle Fiere Internazionali di settore, alle quali partecipano altresì le più importanti aziende internazionali.

Allegato F - Immagini prodotti: si allegano varie immagini dei prodotti della richiedente per far apprezzare il fatto che anche sui prodotti con marchio dedicato, il segno PROFFESIONAL DIETETICS appare sempre e comunque, utilizzato anch’esso in funzione distintiva e, pertanto, di marchio.

Allegato G - Ricerca Scientifica: si allegano alcuni articoli ed estratti di carattere scientifico relativi ai prodotti di maggior successo della richiedente. Tra di essi, rientrano anche gli integratori dietetici, identificati dal marchio di prodotto AMINITROFIC. Questi allegati sono per lo più in lingua inglese. Tuttavia, il loro scopo non è tanto quello di farne apprezzare i contenuti, quanto di dimostrare che esiste numerosa documentazione scientifica relativa ai prodotti della richiedente, con conseguente ampia riconoscibilità per quest’ultima.

Allegato H - Sponsorizzazioni: si allegano alcuni contratti di sponsorizzazione stipulati in occasione di eventi promozionali, a prova delle attività pubblicitarie sostenute dalla richiedente.

Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

Questi i motivi.

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi privi di carattere distintivo”.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE sono, in particolare, quelli reputati inidonei a consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). “Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno” (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).

Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).

È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, §  42; e 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).

Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine "è distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale" (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

L’Ufficio fa riferimento alla notifica dei motivi di rifiuto trasmessa in data 13/04/2017 contenente le ragioni secondo le quali il segno è, prima facie, privo di carattere distintivo.

Poiché non sono state formulate osservazioni al rispetto, l’Ufficio non considera opportuno ribadire gli argomenti già espressi per l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), RMUE al caso di specie, ma dedica la propria attenzione alla richiesta di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE.

In forza dell’articolo 7, paragrafo 3 [RMUE], gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-d), dello stesso regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-d) [RMUE], le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico ... .

In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione per l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso può essere considerata soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto in relazione ai dati generali e astratti, come percentuali determinate ... .

In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all’uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte della Unione in cui esso ne era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del detto regolamento ... .

In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie, dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta ... .

In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto ... .

((10/11/2004, T‑396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C‑108/97 & C‑109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C‑25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; e 18/06/2002, C‑299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).

Va innanzitutto ricordato che nel presente caso i prodotti richiesti sono sostanzialmente diretti al pubblico anglofono dell’Unione ovvero i cittadini della Gran Bretagna, dell’Irlanda e di Malta.

Nel caso presente è quindi necessario determinare se detti consumatori siano stati “esposti” al segno in esame per un “congruo” periodo di tempo, in modo tale da essere immediatamente in grado di riconoscere il segno stesso come l’indicazione di una ben determinata origine imprenditoriale.

Va peraltro rilevato che in relazione alla classe 5, si deve supporre che anche i consumatori del resto dei paesi dell’UE con una sufficiente conoscenza dell’inglese sarebbero in grado di attribuire un preciso significato alla dicitura “PROFESSIONAL DIETETICS” (in italiano: “dietetica professionale, come da lettera allegata) rispetto ai prodotti coperti dalla classe di cui sopra.

Tuttavia, anche senza voler applicare tale criterio estensivo, si deve comunque concludere che la portata geografica dell’obiezione si estende quantomeno ai territori di Gran Bretagna, Irlanda e Malta.

Per contro, la documentazione trasmessa non fornisce indicazioni al riguardo ai territori di Irlanda e Malta, circostanza questa che rende ragionevole presumere che la commercializzazione dei prodotti richiesti non sia stata effettuata in quei territori.

Tale circostanza, di per sé, escluderebbe l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE.

Il richiedente ha presentato a supporto della registrazione la dichiarazione scritta rilasciata dal Sig. Paolo Giorgetti in qualità di Amministratore Unico di Professional Dietetics S.p.A.. La dichiarazione è accompagnata dalla storia, uso e fatturato del marchio (allegato A).

Indipendentemente dal valore probatorio delle dichiarazioni scritte in questione (28/03/2012, T‑214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 33; 09/03/2012, T‑450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 43), il contenuto delle dichiarazioni non dimostra il carattere distintivo acquisito all’interno di Gran Bretagna, Irlanda e Malta.

La dichiarazione del Sig. Paolo Giorgetti, in particolare in relazione al punto 2 della dichiarazione (la notorietà del marchio “PROFESSIONAL DIETETICS”), poiché proviene dal richiedente stesso, non ha un’origine neutrale e/o indipendente ed ha quindi un valore probatorio limitato. Non solo, in relazione ai dati forniti sulla fatturazione, si può apprezzare che il fatturato relativo alla Gran Bretagna tra il 2009 al 2016 ammonta a 11.575 euro circa, non esistono dati di vendite per quanto riguarda l’Irlanda e Malta. Se si considera che il pubblico di potenziali consumatori dei prodotti in questione deve ritenersi composto da milioni di persone nel territorio di Gran Bretagna, Irlanda e Malta, i suddetti dati di vendita appaiono francamente esigui.

Invero, la richiedente presenta i fatturati dall’anno 2009 al 2016, tali dati sono supportati dalla presentazione delle fatture emesse a favore dei clienti fuori dal territorio italiano. Escludendo 3 fatture emesse favore di clienti residenti in Gran Bretagna, non sono state presentate altre fatture emesse a favore di clienti residenti nel territorio di lingua inglese. È chiaro che dai dati in possesso dell’Ufficio presumere che la commercializzazione dei prodotti richiesti sia quasi effettuata esclusivamente in Italia. (allegato D).

Per quanto riguarda i documenti apportati nell’allegato C ed F , (brochure, volantini ed immagini prodotti) dimostrano l’uso del marchio. Tuttavia il richiedente non ha fornito dati che permettano all’Ufficio di determinare la portata di distribuzione e/o divulgazione dei predetti brochure e volantini. Il fatto che la documentazione sia in lingua inglese non è un elemento in grado di provare l’acquisita distintività del segno in seguito all’uso nel territorio di riferimento.

Per quanto concerne gli investimenti per pubblicizzare o promuovere il marchio, il richiedente afferma di aver partecipato a fiere internazionali di settore, ad esempio AMWC a Montecarlo, SIME a Roma, SIES a Bologna, WUWHS a Firenze, CCR Expo, ed altre. A sostegno della partecipazione a questi eventi, il richiedente ha fornito copie di contratti di sponsorizzazione per gli anni 2012 (pari a 2200 euro circa), 2013, 2014, 2016 in vari eventi, un ordine per arredi (presumibilmente da essere impiegati nella 22ª edizione del “Congress of the European Academy of Dermotology and Venereology, October 2013) per un importo di 745 euro e di partecipazione all’area EXPO 2014 nel contesto di IronMan 70.3 nel 2014 per un importo di 6344 euro. L’Ufficio rileva che non è stata fornita nessuna prova di pagamento, fattura e/o copia bonifico bancario a sostegno dell’avvenuta partecipazione del richiedente agli eventi sopra citati. Quindi, seppure le prove sopra menzionate non possono essere accettate, a titolo informativo gli investimenti di cui sopra ammontano a poco meno di 10.000 euro. (Allegati E ed H)

Nel loro insieme le prove valutate sino ad ora sono insufficienti per poter dimostrare il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso. Va anche aggiunto che, è alquanto difficile poter determinare e misurare l’impatto che ha potuto avere nei confronti del pubblico di riferimento la partecipazione a fiere nazionali ed internazionali.

Sebbene tali fiere possano essere state visitate da un pubblico internazionale, le prove non permettono di determinare la reale presenza del pubblico inglese a questi avvenimenti e ancor meno se detta presenza si sia tradotta in un uso in grado di dotare di capacità distintiva un segno che di per se ne è privo.

L’Ufficio rileva altresì che il richiedente non ha presentato elementi di prova quali le quote di mercato detenute dal marchio, dichiarazioni di associazioni professionali e camere di commercio o sondaggi/indagini demoscopiche.

Tali elementi di prova sono da considerarsi, secondo la giurisprudenza comunitaria, come “direct proof” (prove dirette) dell’acquisizione di capacità distintiva in contrapposizione alla cosiddetta “secondary evidence” (prove secondarie), costituita in buona sostanza dal volume delle vendite e dal materiale pubblicitario. Tale prova, se può essere utile per corroborare i suddetti elementi di prova, non è certo in gradi di sostituirsi ad essi (12/09/2007, T141/06, Glaverbel, EU:T:2009:69, § 41 e 44).

Pertanto, sulla base del materiale presentato, risulta impossibile concludere con ragionevole certezza che una parte sostanziale del pubblico dell’Unione, ossia il pubblico di lingua inglese sia stata effettivamente “esposta” al segno in esame al punto di percepire il medesimo come una chiara indicazione di una ben precisa origine imprenditoriale e non come indicativo di una caratteristica dei prodotti.

Di conseguenza, l’Ufficio ritiene che l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3 del Regolamento del marchio dell’Unione Europea sia da considerarsi esclusa..

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 557 721 è respinta per i seguenti prodotti:

Classe 05 Integratori dietetici; integratori alimentari per uso medico, in forma di preparati idrosolubili, compresse o capsule; integratori alimentari ad uso medico per il trofismo muscolare; integratori alimentari per animali; bevande dietetiche per uso medico.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Antonino TIZZANO