OPPOSIZIONE N. B 2 928 086

Mondadori International Business S.r.l, Via Bianca di Savoia, 12, 20122, Milano, Italia (opponente), rappresentato da Dragotti & Associati S.r.l., Via Nino Bixio 7, 20129, Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Kuaile Zhang, Via V.D.A. Ciabatti 34, 59100, Prato, Italia (richiedente), rappresentata/o da Italbrevetti S.r.l., Via Salvo D'Acquisto, sn, 56025, Pontedera (PI)

Italia (rappresentante professionale).

Il 27/09/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 2 928 086 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 25: copricapo [cappelleria]; articoli di abbigliamento; tee-shirt; grembiuli.

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 558 405 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 558 405 . L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 10 497 162 e No 12 148 581 . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettere  b) RMUE in relazione ad entrambi i marchi anteriori e l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE in relazione alla registrazione anteriore No 10 497 162.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

1. I prodotti e servizi

I prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Marchio dell’Unione europea No 10 497 162:

Classe 9: Apparecchiature elettriche ed elettroniche, vale a dire e-book readers, telefoni e telefoni cellulari, tavolette elettroniche, radio, computer da tavolo e portatili, netbooks; CD-ROM e DVD vergini e registrabili; CD-ROM e DVD preregistrati relativi ad argomenti educativi di interesse generale per il pubblico, azione, commedia, drammi e musica; apparecchiature per la registrazione, trasmissione e riproduzione di suoni ed immagini, in particolare, registratori e riproduttori audio e video portatili e non di, CD-ROM e DVD; lettori MP3 portatili e non; apparecchiature per giocare con giochi per il computer, in particolare attrezzatura contenente dispositivi di memoria quali dischi, cartucce per i giochi per il computer, cassette per i giochi per il computer, dischi per i giochi per il computer, leve di comando per i giochi per il computer, controller e video monitor per giochi per il computer; apparecchi per giochi elettronici, pre-registrati e no, utilizzanti ricevitori televisivi; accessori per il computer in particolare mouse per il computer, tappetini per il mouse per il computer, stampanti, modem; pubblicazioni elettroniche ed in particolare libri, riviste, notiziari, giornali, brochure, manuali relativi ad argomenti educativi quali scienza, storia, letteratura, linguistica, libri, riviste, notiziari, giornali, brochure, manuali relativi ad argomenti di interesse generale per il pubblico quali notizie, azione, commedia, drammi e musica registrati su supporti elettronici quali CD-ROM, DVD, schede di memoria elettronica; pubblicazioni elettroniche nella forma di e-books, files elettronici, scaricabili da banche dati online o da internet relative ad argomenti educativi quali scienza, storia, letteratura, linguistica, argomenti di interesse generale per il pubblico quali notizie, spettacolo, azione, commedia, drammi e musica; programmi per giochi per computer scaricabili via internet; programmi di computer per l'uso in internet e nella rete globale; programmi di computer per la progettazione di pagine web; video e musica digitale (scaricabile) fornita da siti su internet; software pre-installati su schede elettroniche o su elaboratori elettronici, su tavolette elettroniche, su computer da tavolo e portatili, su netbooks; software scaricabili e non per computer, ebook-readers, telefoni mobili, tavolette elettroniche, nella forma di programmi e applicazioni di intrattenimento, gioco, spettacolo, insegnamento, lettura, informazione; files MP3 e registrazioni MP3 scaricabili da internet, da forum di discussione on-line; web cast; webinar e podcast con musica, audiolibri relativi ad argomenti educativi quali scienza, storia, letteratura, linguistica, argomenti di interesse generale per il pubblico quali notizie, spettacolo, azione, commedia, drammi e musica; suonerie per telefoni cellulari scaricabili da banche dati o da internet; hardware e software per computer per la creazione, elaborazione ed integrazione di testi, di audio, grafica, fotografie ed immagini in movimento in applicazioni e contenuti multimediali; software per computer, per ebook-readers, per telefoni mobili, per tavolette elettroniche, che fornisce accesso web ad applicazioni e servizi attraverso sistemi connessi ad internet; supporti di memorie USB e relativi accessori; schede di memoria elettronica.

Classe 16: Articoli in carta e cartone non inclusi in altre classi, articoli per ufficio (eccetto mobili), biglietti di auguri, stampati, annuali, giornali, riviste, notiziari, periodici, opuscoli, libri, manuali di istruzione, guide di consultazione, cataloghi, album, diari, libretti per appunti, agende per indirizzi, poster, calendari, mappe, organizer personali; album fotografici, fotografie, articoli di cancelleria, articoli da disegno, oggetti d'arte litografati od incisi, etichette e stampe adesive, materiale per l'insegnamento.

Classe 35: Compilazione di inserzioni pubblicitarie per uso come pagine web, per uso come pagine web su internet; composizione di inserzioni pubblicitarie per uso come pagine web; fornitura di spazio su siti web per la pubblicità di prodotti e servizi; pubblicità compresa pubblicità on-line su una rete informativa; pubblicità per corrispondenza compresa per posta elettronica; distribuzione di supplementi pubblicitari in allegato ad edizioni regolari; distribuzione di materiali pubblicitari; distribuzione di prodotti per scopi pubblicitari; distribuzione di campioni di prodotto per scopi pubblicitari; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori d'ufficio; vendita on-line di pubblicazioni, libri, riviste, stampati, periodici e testi elettronici e non; servizi di archivio di libri e stampati elettronici e non; gestione di archivi informatici; servizi di assistenza nella gestione di un'impresa commerciale in franchising e servizi di emissione di contratti di franchising e/o merchandising; servizi di marketing; servizi di assistenza clienti ed abbonati; servizi di abbonamento a giornali per conto terzi; noleggio di materiali, di spazi e di supporti pubblicitari anche on-line; organizzazione di esposizioni e fiere per scopi commerciali o pubblicitari; diffusione di annunci pubblicitari e di materiale pubblicitario (manifesti, volantini, stampati, campioni); decorazione di vetrine; dimostrazione pratica di prodotti; servizi di vendita all'asta; approvvigionamento per conto terzi; raggruppamento di prodotti per conto terzi ovvero prodotti provenienti dai seguenti ambiti: sport, giochi, fotografia, cinema, musica, audiovisivi, telefonia (anche mobile), telecomunicazioni ed informatica, cartoleria, prodotti editoriali, in modo da consentire ai clienti di vedere (anche in un negozio, in uno spazio espositivo a scopo commerciale, su un catalogo commerciale generale o su un sito internet) ed acquistare questi prodotti tramite qualsiasi mezzo anche di telecomunicazione; servizi di rassegna stampa online; servizi promozionali; servizi di promozione dei prodotti e dei servizi altrui attraverso la distribuzione di carte sconto e carte fedeltà; servizi di promozione dei prodotti e dei servizi altrui attraverso la distribuzione di materiali pubblicitari stampati e concorsi promozionali; servizi di merchandising ed in particolare la promozione dei prodotti e dei servizi altrui attraverso la distribuzione di prodotti personalizzati quali profumi, saponi, magliette, cappellini, sacche, borse per la spesa, sciarpe, foulard, spille, gagliardetti, adesivi, penne, porta-chiavi, bandierine, palloncini, quaderni, stampati; servizi di pubblicità e di informazione commerciale forniti via internet; servizi di ricerca e di analisi di mercato via internet; servizi di organizzazione di vendite on-line al pubblico via internet, servizi di vendita on-line o via internet e servizi di vendita di prodotti al dettaglio e all'ingrosso per conto terzi ovvero prodotti provenienti dai seguenti ambiti: sport, giochi, fotografia, cinema, musica, audiovisivi, telefonia (anche mobile), telecomunicazioni ed informatica, cartoleria, prodotti editoriali; servizi di gestione ed di analisi di prezzi e prodotti su siti internet relativi ad acquisti tramite internet; servizi di gestione commerciale per le vendite via internet; servizi di consulenza nel campo del marketing via internet; servizi di fornitura di informazioni via internet ai consumatori relativamente ai prodotti; reclutamento di personale; servizi di import-export, rappresentanze commerciali ed esclusive di prodotti ovvero prodotti provenienti dai seguenti ambiti: sport, giochi, fotografia, cinema, musica, audiovisivi, telefonia (anche mobile), telecomunicazioni ed informatica, cartoleria, prodotti editoriali.

Classe 38: Fornitura di accesso a siti di musica digitale su internet; fornitura di accesso a siti web MP3 su internet; fornitura di accesso a siti web su internet; fornitura di accesso a pagine web; fornitura di accesso a reti di dati, in particolare a internet, a forum su internet, a rete globale su internet e a servizi di server; telecomunicazione di informazioni (incluse pagine web); messaggi via web; servizi di inoltro di siti web; servizi di comunicazione e telecomunicazione, in particolare diffusione di programmi radiofonici e televisivi, diffusione diretta e via satellite il cui segnale può essere nuovamente diffuso da antenne televisive via cavo e da emittenti radiotelevisive terziarie o mediante servizi on-line via rete telematica ed informatica; servizi di radiotelefonia mobile; comunicazioni tramite terminali di elaboratori elettronici, trasmissione di messaggi, informazioni ed immagini con l'ausilio di un computer; servizi di posta elettronica; servizi di trasmissione elettronica di dati e documenti via computer; servizi di trasmissione di dati via rete globale informatica; servizi di fornitura di comunicazione audio, video e testuale on-line per le comunità on-line; servizi fornitura di informazioni in materia di comunicazioni e telecomunicazioni, servizi di bacheche elettroniche relative ad argomenti di interesse generale per il pubblico nel campo educativo e del divertimento; servizi di agenzie d'informazione e di stampa; servizi di accesso ad un portale internet con contenuti commerciali.

Classe 41: Fornitura di siti web caratterizzati da esecuzioni musicali, video musicali, filmati correlati, fotografie e altri materiali multimediali; fornitura di musica digitale (non scaricabile) per siti internet MP3; pubblicazione di riviste web; servizi di educazione e di divertimento; servizi di educazione e di divertimento attraverso la televisione, la radio, via satellite e programmi internet; programmazione televisiva a fibre ottiche, via cavo, via internet, digitale o via satellite; televisione interattiva, giochi interattivi e competizioni interattive; divertimento interattivo, servizi educativi, sportivi e culturali per chi guarda la televisione; organizzazione di corsi di istruzione, formazione ed aggiornamento, convegni, seminari, mostre, rassegne, spettacoli, manifestazioni, fiere, esposizioni, concorsi a scopi formativi e culturali; servizi di attività culturali e sportive; edizione e pubblicazione on-line di libri, giornali, riviste, pubblicazioni, stampati, periodici e testi, film, registrazioni video e sonore; produzione e distribuzione di film; organizzazione di manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche e di varietà; produzione e rappresentazione di eventi e spettacoli televisivi e radiofonici; servizi di cronisti; reportage fotografici; fornitura di giochi on-line a partire da una rete informatica; servizi elettronici per giochi ottenuti via internet; fornitura tramite una rete informatica globale di pubblicazioni elettroniche on-line non scaricabili in forma di libri, giornali, riviste, blog, e-zine e riviste on-line; pubblicazione di libri elettronici, libri-audio, musica ed illustrazioni; servizi di biblioteca on-line ed in particolare fornitura di servizi di biblioteca elettronica riguardo a quotidiani, riviste, fotografie e immagini tramite una rete computerizzata; servizi di biblioteca disponibili mediante una banca dati computerizzata contenenti informazioni estratte da giornali.

Marchio dell’Unione europea No 12 148 581:

Classe 7: Macchine e macchine utensili; motori (eccetto quelli per veicoli terrestri); macchine per affilatura, agitatori; apparecchi elettromeccanici per la preparazione di alimenti; aspirapolvere, accessori di aspiratori di polvere per spargere profumi e disinfettanti, sacchetti per aspirapolvere, soffierie d'aspirazione; incubatrici per uova; distributori automatici; macchine per burro, apparecchi per spillare la birra sotto pressione, pompe per birra, macchine per lavorare il legno, apparecchi per la fabbricazione delle bevande gassate, telai per maglieria, macchine per tappare le bottiglie, macchine per incapsulare le bottiglie, macchine per piombare le bottiglie, macchine per lavare le bottiglie, macchine per birrerie, spazzole (parti di macchine), tritarifiuti, trituratori domestici elettrici, macinini da caffè non manuali, caldaie di macchine, lucidatrici elettriche, cesoie elettriche, forbici elettriche, macchine compattatrici per rifiuti, macchine da cucire, trinciatrici (macchine), cucitrici, coltelli elettrici, macchine da cucina elettriche, separatori di panna, emulsionatori elettrici per uso domestico, sbucciatrici (macchine), macchine per filtrare, fruste elettriche per uso domestico, spremifrutta elettrici per uso domestico, tosaerba (macchine), tritacarne, apparecchi di lavaggio, macchine per grattugiare le verdure, macchine per lavare la biancheria, macchine mescolatrici, telai (macchine), frullatori, macinini per uso domestico non manuali, apparecchi di pulizia a vapore, utensili (parti di macchine), macchine per tagliare il pane, macchine per la fabbricazione di paste alimentari, impastatrici, riempitrici, stiratrici, macchine per la lavorazione degli alimenti, robot (macchine), pulitrici di tappeti elettriche, filettatrici, macchine per la tintura, macchine per maglieria, lavastoviglie, macchine per la lavorazione del vetro; macchine per impastare il pane.

Classe 8: Utensili e strumenti azionati manualmente, articoli di coltelleria, coltelli, forchette e cucchiai, posate, strumenti per arrotare, pietre per affilare, macchinette per tagliare la barba, tenaglie (utensili), apriscatole non elettrici, temperini, schiaccianoci, cinture porta utensili, apparecchi a mano per arricciare i capelli, macchine per il taglio dei capelli elettriche e non elettriche, pinze per arricciare le ciglia, cesoie, forbici, chiavi (utensili), affetta verdura, tagliaunghie elettrici e non elettrici, taglia pizza non elettrici, attrezzi per raccogliere la frutta, apparecchi per la depilazione elettrici e non elettrici, pinzette per depilare, squadre (utensili), stampi (utensili), astucci per rasoi, ferri per arricciare, ferri da stiro, porta trapani (utensili), tosaerba (strumenti manuali), trita verdura, tritacarne (utensili manuali), apri ostriche, vaporizzatori per insetticidi (utensili), utensili da giardino azionati manualmente, lamette per rasoi, lime, lime per unghie elettriche, necessaire per manicure, necessaire per pedicure, apparecchi per fare fori alle orecchie (per orecchini), pinze, lucidatrici per unghie (elettriche e non elettriche), grattugie (utensili), nécessaire per la rasatura, rasoi elettrici e non elettrici, rastrelli (utensili), seghe (utensili), spatole (utensili), apparecchi per la stampa di tatuaggi, cacciaviti, affettatrici di formaggi non elettriche, affettauova non elettrici, trapani (utensili manuali).

Classe 11: Apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di raffreddamento, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e impianti sanitari; paralumi, lampadine per illuminazione, lampadine elettriche, pentole a pressione elettriche, vasche da bagno, accessori per vasche da bagno, impianti di bagni, apparecchi per bagni, barbecue, scalda biberon (elettrici), apparecchi per il raffreddamento di bevande, bollitori elettrici, scaldini elettrici, apparecchiature per abbronzare, filtri elettrici per il caffè, macchine elettriche da caffè, apparecchi per tostare il caffè, caffettiere elettriche, scaldini, scalda vivande, asciugacapelli, apparecchi e impianti di climatizzazione, frigoriferi, congelatori, cuscini scaldati elettricamente, non per uso medico, termocoperte, non per uso medico, apparecchi per cuocere, fornelli da cucina, apparecchi di cottura a microonde, utensili per la cottura elettrici, apparecchi per la disinfezione, apparecchi per la distillazione, box doccia, docce, forni ad eccezione dei forni da laboratorio, friggitrici elettriche, ferri per cialde elettrici, ghiacciaie, tostapane, grill (apparecchi di cottura), cappe aspiranti per cucine, apparecchi per bagni a idromassaggio, lavabo, apparecchi per asciugarsi le mani per bagni, piastre elettriche, radiatori (riscaldamento), fornelli, recipienti frigoriferi, refrigeratori, rubinetti, girarrosti, aeratori (climatizzazione), yogurtiere elettriche, accendigas automatici, forni per panetteria, caminetti da appartamento, tazze di gabinetti (W.C.), stiratrici a vapore, apparecchi per filtrare l'acqua, radiatori elettrici, lavelli, impianti per sauna, spray per il viso (sauna); gelatiere.

Classe 21: Utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina; pettini e spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria, porcellana, terracotta e maiolica non comprese in altre classi, batterie da cucina, cavatappi, candelieri, bottiglie, apribottiglie, candelabri, utensili cosmetici, apparecchi per struccarsi, apparecchi di deodorazione per uso personale, vasellame, apparecchi per la proiezione d'aerosol per uso non medico, pentole a pressione non elettriche, vasche portatili per bambini, scope, secchi, ciotole (recipienti), battitori non elettrici, scalda biberon non elettrici, pennelli per la barba, porta pennelli per la barba, bollitori non elettrici, boccette per infusi di tè, filtri da tè, spazzolini da denti (elettrici), tritatori per la casa non elettrici, vasi per bruciare profumi, copri vaso non in carta, macinini per il caffè a mano, caffettiere non elettriche, porta menù, casseruole, calzanti, lucidatrici per calzature (non elettriche), lucidatrici (apparecchi elettrici), cocotte per cucinare a vapore non elettriche, stuzzicadenti, porta stuzzicadenti, spolveratrici non elettriche, sottobottiglie, sottocaraffe, sottobicchieri, supporti per piatti non di carta tranne la biancheria per la tavola, distributori di carta igienica, distributore di sapone, scatole in metallo per la distribuzione dei tovaglioli di carta, emulsionatore non elettrico per uso domestico, spegnitoi, stenditoi per biancheria, vasi da fiori, fruste non elettriche per uso domestico, padelle per friggere, friggitrici non elettriche, pressa frutta non elettrica per uso domestico, forme per dolci, ferri per cialde (non elettrici), ghiacciaie portatili non elettriche, grill (utensili da forno), mescolatori manuali (shaker), mulini a mano per uso domestico, strumenti di pulizia ad azionamento manuale, vaporizzatori di profumi, scolapasta, mollette per bucato, vassoi per uso domestico, tegamini, apparecchi e macchine non elettriche per uso domestico, portacoltelli per la tavola, porta spugne, portasapone, portasciugamani, pattumiere, raccogli briciole, articoli di raffreddamento d'alimenti per uso domestico, assi da stiro, anelli per i tovaglioli, centri da tavola, bicchieri.

Classe 24: Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e copritavoli; stoffe, materie plastiche (succedanei del tessuto), materie filtranti (materie tessili), biancheria per la casa, biancheria da letto, coperte da viaggio, biancheria da bagno (tranne i capi d'abbigliamento), biancheria da tavola non di carta, asciugamani in materie tessili, salviette in tessuto per struccare, fazzoletti da naso in tessuto, fodere di cappelli, sacchi a pelo (lenzuola a forma di sacchi), rivestimenti di mobili in materie plastiche, rivestimenti di mobili in materie tessili, fodere di protezione per mobili, tendine in materiale tessile o tende da doccia in materie tessili o di plastica.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25: Abbigliamenti impermeabili; abbigliamento in finta pelle; abbigliamento in pelle; abbigliamento per ginnastica; abiti; abiti [completi]; abiti scamiciati; articoli di abbigliamento; bandane [foulards]; biancheria intima; boa [pelliccia da collo]; body [biancheria intima]; calzamaglie; cinture [abbigliamento]; collants; copricapo [cappelleria]; costumi da bagno; costumi da spiaggia; culottes [biancheria intima]; foulards [fazzoletti]; giacche; girocollo [sciarpe]; gonne; grembiuli; leggings; leggings [pantaloni]; maglie sportive; maglieria; maglioni; maglioni [pullover]; minigonne a pantalone; mutande; pantaloni; parka; pellicce; pellicce [indumenti]; pigiama; poncho; pullover; scialli; sciarpe; sciarpe da collo; soprabiti; sopravvesti; sparati di camicie; stole [pellicce]; tee-shirt; tute [indumenti].

Al fine di determinare l’effettiva portata della protezione attribuibile ad un elenco di prodotti e servizi, è necessario interpretarne la formulazione.

I termini “in particolare” “compresi”, utilizzato nell’elenco dei prodotti e servizi del dell’opponente, indicano che i prodotti e servizi specificamente indicati sono solo esempi di prodotti e servizi compresi in quella categoria e che la protezione non è limitata ad essi. In altre parole, tale termine introduce un elenco non esaustivo di esempi (09/04/2003, T‑224/01, Nu‑Tride, EU:T:2003:107).

D’altro lato, il termine “ovvero” e “vale a dire”, utilizzato nell’elenco dei prodotti e servizi del dell’opponente per indicare la relazione esistente tra un singolo prodotto o servizio ed una categoria più ampia di prodotti e servizi, ha una funzione escludente e limita la portata della protezione ai soli prodotti e servizi specificamente indicati.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

I prodotti oggetto di contestazione comprendono una vasta serie di articoli d’abbigliamento (tra cui: soprabiti; abbigliamento in finta pelle; leggings) nonché articoli di cappelleria (ad esempio, copricapo [cappelleria]).

Di contro, i prodotti e servizi protetti dalle suindicate privative anteriori sulle quali l’opposizione si basa consistono in: macchine utensili, motori, elettrodomestici, macchinari, distributori automatici (Classe 7) posate, pinze, utensili per la cura del corpo (Classe 8) apparecchiature elettroniche, software, supporti ottici e digitali, hardware, accessori per computer e pubblicazioni elettroniche (Classe 9) apparecchiature di illuminazione, riscaldamento, cottura, refrigerazione, lampadine, macchine per il caffè (Classe 11) articoli in carta e cartone, fotografie, oggetti d’arte litografati o incisi (Classe 16) utensili e recipienti ed accessori per la casa o la cucina, spazzole, vasellame, strumenti per la pulizia, vassoi (Classe 21) tessuti, coperte, stoffe, biancheria per la casa, rivestimenti (Classe 24) servizi pubblicitari e promozionali, di ricerca ed analisi dei mercati, servizi di merchandising, amministrazione commerciale, organizzazione di esposizioni, gestione d’affari commerciali, lavori d’ufficio (Classe 35) fornitura di accesso a siti web su internet, siti di messaggistica web, servizi di comunicazione e telecomunicazione, servizi di posta elettronica, servizi di agenzia di informazione e di stampa (Classe 38) e fornitura di siti web, musica digitale per siti web, pubblicazione di riviste web, servizi di educazione, servizi di attività culturali e sportive (Classe 41).

La Divisione d’opposizione non ravvisa alcuna somiglianza tra i prodotti contestati ed i prodotti e servizi dell’opponente. Nello specifico, non risulta alcuna affinità tra la destinazione, modalità d’uso, canale di distribuzione nonché il produttore dei prodotti contestati in Classe 25 e quelli dell’opponente nelle Classi 7, 8, 9, 11,16, 21, 24, 35, 38 e 41. Inoltre, i prodotti e servizi in conflitto non sono né complementari né tantomeno in competizione tra loro. Conseguentemente, sono dissimili.

Nelle proprie osservazioni, l’opponente sostiene che i prodotti in contestazione sono confondibili con alcuni dei servizi anteriori in Classe 35, ovvero servizi di merchandising ed in particolare la promozione dei prodotti e dei servizi altrui attraverso la distribuzione di prodotti personalizzati quali magliette, cappellini, sacche, borse per la spesa, sciarpe, foulard.

La Divisione di Opposizione non può tuttavia condivide tale affermazione. In particolare, i suindicati servizi in Classe 35 consistono nel prestare agli altri assistenza nella vendita di prodotti e servizi, promuovendo il loro lancio e/o la loro vendita attraverso la pubblicità, per mezzo di attività di merchandising. Questi servizi sono forniti da agenzie di pubblicità che studiano le esigenze dei propri clienti, e forniscono tutte le informazioni e i consigli necessari per la commercializzazione dei loro prodotti e servizi creando una strategia pubblicitaria personalizzata per esempio attraverso giornali, siti web, video, Internet o specifiche attività di merchandising. Appare pertanto evidente che la natura e la destinazione dei servizi di merchandising pubblicitario sono fondamentalmente diverse dalla fabbricazione di prodotti. Ne consegue che tali servizi in Classe 35 poco hanno che spartire con i prodotti contestati avendo una diversa natura, origine, scopo e canale di distribuzione. Neppure sono detti prodotti e servizi complementari o in competizione. Pertanto, essi sono da considerarsi dissimili.

Non si condivide, inoltre, quanto sostenuto dall’opponente in merito alla somiglianza tra i prodotti contestati e servizi di attività culturali e sportive in Classe 41 dell’opponente. Infatti, tali servizi consistono nell’organizzare attività culturali e sportive mentre i prodotti contestati sono articoli indossati per coprire il corpo. Nonostante i prodotti contestati possono essere destinati, inter alia, al vasto pubblico formato dagli utenti di attività sportive e culturali si perviene ad analoga conclusione di cui sopra con riferimento alla loro diversa natura, scopo e metodo di utilizzo, complementarietà e competitività.

Infine, si ritiene priva di fondamento l’ asserita somiglianza tra i prodotti contestati e quelli in Classe 24 dell’opponente. Infatti, il principale punto di contatto tra i prodotti tessili della Classe 24 e gli articoli di abbigliamento della Classe 25 è che sono realizzati in materie tessili. Tuttavia, ciò non è sufficiente a giustificare un accertamento di somiglianza. Questi, infatti, servono a scopi completamente diversi: gli articoli di abbigliamento sono destinati a essere indossati da persone, o servono come articolo di moda, mentre i prodotti tessili sono destinati principalmente a un uso domestico e alla decorazione d’interni. Di conseguenza, la loro modalità d’uso è diversa. Inoltre i canali di distribuzione e i punti vendita dei prodotti tessili e degli articoli di abbigliamento sono diversi e il pubblico di riferimento non penserà che essi provengono dalla stessa azienda. Pertanto i prodotti tessili sono considerati dissimili dagli articoli di abbigliamento; (cfr. le decisioni del 31/05/2012, R 1699/2011-4, GO REBEL (fig.) / GO GLORIA ORTIZ (fig.), § 16; 26/07/2012, R 1367/2011-1, PROMO TEXTILE (fig.) / Promodoro, § 17; 01/08/2012, R 2353/2010-2, Refrigue for cold (fig.) / RefrigiWear (fig.) et al., § 26).

2. Conclusione

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, la somiglianza dei prodotti o dei servizi è una condizione necessaria per la sussistenza del rischio di confusione. Poiché i prodotti e servizi sono chiaramente dissimili, una delle condizioni necessarie enunciate dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE non è soddisfatta. L’opposizione deve quindi essere respinta nei limiti in cui essa è basata sul motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE.

NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE

In conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell’Unione europea anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell’Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

Da quanto detto, si desume che gli impedimenti relativi alla registrazione previsti dall’articolo 8, paragrafo 5, RMUE sono applicabili soltanto quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

• I segni devono essere identici o simili.

• Il marchio dell’opponente deve godere di notorietà. La notorietà, inoltre, deve essere precedente a la data del deposito della domanda di marchio contro cui viene proposta opposizione; deve riguardare il territorio interessato ed essere in relazione ai prodotti e/o ai servizi per i quali è stata formata opposizione.

• Rischio di pregiudizio: l’uso del marchio impugnato potrebbe trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

I requisiti summenzionati sono cumulativi, e quindi l’assenza di uno qualsiasi di essi dà luogo al rigetto dell’opposizione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE (16/12/2010, T‑345/08 & T‑357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Nondimeno, è necessario osservare che potrebbe non essere sufficiente rispettare tutte le suddette condizioni. In effetti, l’opposizione può comunque essere respinta se il richiedente dimostra un giusto motivo per l’uso del marchio impugnato.

Nel caso specifico, il richiedente afferma di avere un giusto motivo per usare il marchio contro cui viene proposta opposizione. Sarà necessario esaminare l’affermazione del richiedente solo qualora le tre condizioni suddette siano soddisfatte (22/03/2007, T‑215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 60). Per tale motivo, la divisione d’Opposizione si occuperà di questo aspetto alla fine, e soltanto se sarà ancora necessario.

1. Notorietà del marchio anteriore

Secondo l’opponente il Marchio dell’Unione europea No 10 497 162 gode di notorietà in Italia.

La notorietà implica una soglia di conoscenza che si raggiunge soltanto quando il marchio anteriore è noto a una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi cui il marchio stesso si riferisce. Il pubblico in seno al quale il marchio anteriore deve aver acquisito notorietà è quello cui il marchio stesso fa riferimento, ossia a seconda del prodotto o del servizio commercializzati, l’intero pubblico o un segmento più specializzato.

Nel presente caso, il marchio impugnato è stato depositato il 06/04/2017. Quindi è richiesto all’opponente di dimostrare che il marchio per il quale la notorietà e rivendicata aveva acquisito notorietà in Italia prima di tale data. Le prove devono inoltre dimostrare che la notorietà acquisita riguardava i prodotti, in relazione ai quali l’opponente ha affermato l’esistenza della notorietà stessa, ossia i seguenti:

Classe 16: Articoli in carta e cartone non inclusi in altre classi, articoli per ufficio (eccetto mobili), biglietti di auguri, stampati, annuali, giornali, riviste, notiziari, periodici, opuscoli, libri, manuali di istruzione, guide di consultazione, cataloghi, album, diari, libretti per appunti, agende per indirizzi, poster, calendari, mappe, organizer personali; album fotografici, fotografie, articoli di cancelleria, articoli da disegno, oggetti d'arte litografati od incisi, etichette e stampe adesive, materiale per l'insegnamento.

L’opposizione è rivolta contro i seguenti prodotti:

Classe 25: Abbigliamenti impermeabili; abbigliamento in finta pelle; abbigliamento in pelle; abbigliamento per ginnastica; abiti; abiti [completi]; abiti scamiciati; articoli di abbigliamento; bandane [foulards]; biancheria intima; boa [pelliccia da collo]; body [biancheria intima]; calzamaglie; cinture [abbigliamento]; collants; copricapo [cappelleria]; costumi da bagno; costumi da spiaggia; culottes [biancheria intima]; foulards [fazzoletti]; giacche; girocollo [sciarpe]; gonne; grembiuli; leggings; leggings [pantaloni]; maglie sportive; maglieria; maglioni; maglioni [pullover]; minigonne a pantalone; mutande; pantaloni; parka; pellicce; pellicce [indumenti]; pigiama; poncho; pullover; scialli; sciarpe; sciarpe da collo; soprabiti; sopravvesti; sparati di camicie; stole [pellicce]; tee-shirt; tute [indumenti].

Per determinare il livello di notorietà del marchio, occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti pertinenti, tra cui, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo.

Il 30/11/2017 l’opponente ha presentato le seguenti prove:

DOCUMENTO 1:

• Articolo del 12 gennaio 2017 pubblicato sul sito internet www.datamediahub.it ed intitolato ‘Quote mercato settimanali e mensili (su “totale pagata”). La documentazione in analisi indica che la società dell’opponente deteneva – nell’ottobre 2016 – il 29% della quota di mercato delle riviste settimanali Italiane. Collocandosi al disopra di altre case editrici italiane tra cui Cairo Editore® o Gruppo Espresso®. Per quanto riguarda il mercato delle riviste mensili, invece, la documentazione de quibus dimostra che l’opponente risulta l’editore che detiene la maggiore quota di mercato italiano i.e. il 22% ed un volume di vendite di oltre quattro milioni di copie, nel settembre 2016. L’articolo menziona il marchio ‘Sale e Pepe’ esclusivamente nella parte in cui si elencano le riviste periodiche di proprietà dell’opponente.

• Copia di quattro tabelle concernenti i dati forniti dalla società Accertamenti Diffusione Stampa S.r.l. relativi alla quota di mercato italiano detenuta dalla rivista mensile denominata ‘Sale&Pepe’ nel triennio 2014 – 2017. La documentazione in questione dimostra che la rivista ‘Sale&Pepe’ detiene una quota di mercato pari al 15,37% nel 2014; 14,58% nel 2015; 15,31 nel 2016 nonché 11% nel 2017 rispetto ad altre riviste concorrenti nel segmento editoriale culinario. Inoltre, la documentazione ad oggetto fa riferimento al numero di riviste ‘Sale&Pepe’ rispettivamente vendute in Italia nel 2014 (49.411); 2015 (46.437); 2016 (43.737) e 2017 (21.307).

• Copia di uno studio effettuato dalla società Audipress S.r.l. nel maggio 2017 relativo alla percentuale di italiani che leggono o sfogliano un titolo di stampa. In particolare, da tale documento si evince che la lettura di quotidiani mensili interessa 13,6 milioni di persone.

• Estratti degli account Twitter®, Facebook® e Istagram® della rivista ‘Sale&Pepe’ relativi al periodo 22 novembre 2017. In particolare, si nota che la pagina Twitter® è seguita da 19400 utenti con oltre ottomila ‘mi piace’. La pagina Facebook® è invece seguita da ben 987.000 utenti con 991.000 ‘mi piace’. Infine, la pagina Instagram® è seguita da 49.000 utenti.

DOCUMENTO 2:

• Locandina non datata relativa ad un concorso culinario che ha avuto sede in diversi comuni del Veneto. Il marchio dell’opponente appare nella sezione dedicata ai partner dell’evento.

• Estratto della pagina web dell’opponente www.salepepe.it datato 29/11/2017 nel quale si menziona che Sale&Pepe quale partner di un evento culinario dedicato alle eccellenze del territorio del Garda Trentino.

• Estratto della pagina Facebook® dell’opponente ‘La Scuola di Cucina sale&pepe’ seguita, in data 22 novembre 2017, da 9183 utenti e con 9287 ‘mi piace’.

Le prove sopra elencate attestano che la rivista culinaria denominata ‘Sale&Pepe’ ha venduto un ragguardevole numero di copie in Italia. Inoltre, è stato dimostrato che il periodico commercializzato dall’opponente detiene una considerevole quota di mercato rispetto a riviste dello stesso segmento pubblicate da società concorrenti (in particolare, si segnalano quote che vanno dall’11% ad oltre il 15% nel periodo 2014 – 2017, in Italia). Oltre a ciò, il considerevole numero di seguaci degli account italiani di Twitter®, Facebook® e Instagram® dedicati alla rivista Sale&Pepe (in particolare nella pagina Facebook®, seguita da quasi un milione di utenti) nonché la presenza della rivista ‘Sale&Pepe’ tra gli sponsor di alcune manifestazioni (Documento 2) dimostrano un certo impegno a livello di marketing e suggeriscono che il marchio occupa una posizione consolidata nel rispettivo mercato italiano. In tali circostanze la divisione d’Opposizione ritiene che le prove presentate dall’opponente, considerate nel loro complesso, dimostrano che il marchio anteriore detiene un certo grado di conoscenza tra il pubblico interessato, e ciò consente alla divisione d’Opposizione di concludere che il marchio anteriore gode di una certa notorietà. Se poi il grado di notorietà sia sufficiente per applicare l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE dipende da altri fattori pertinenti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, come per esempio il grado di somiglianza tra i segni, le caratteristiche intrinseche del marchio anteriore, il tipo di prodotti e servizi in questione e i rispettivi consumatori, eccetera.

Le prove non riescono tuttavia a dimostrare la notorietà del marchio per tutti i prodotti sulla cui base è stata basata l’opposizione e per cui è stata rivendicata la notorietà. Infatti, le prove riguardano esclusivamente riviste di cucina, mentre i riferimenti ai rimanenti prodotti sono scarsi o nulli. Ciò risulta evidente, per esempio, dalle tabelle relative alla quota di mercato e di prodotti venduti (Documento 1) nonché la documentazione relativa alle pagine social e gli eventi di partnership commerciale (Documenti 1 e 2).

2. I segni

Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Tuttavia, poiché la notorietà del marchio anteriore è stata rivendicata e provata esclusivamente in Italia, l’analisi seguente si concentrerà sul pubblico italiano.

L’elemento verbale ‘SALE & PEPE’, comune in entrambi i segni, sarà percepito dal pubblico di riferimento come il nome di due tipici condimenti per pietanze. La Divisione di Opposizione ritiene che tale elemento sia meramente allusivo – e non descrittivo, contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente – risultando sufficientemente fantasioso rispetto ai prodotti rilevanti dell’opponente i.e. riviste di cucina. A riguardo, deve comunque essere tenuto in considerazione che l’opponente ha dimostrato un certo livello di notorietà del marchio anteriore in relazione ai suindicati prodotti.

Parimenti, l’elemento verbale ‘SALE & PEPE’ del marchio contestato risulta pienamente distintivo, posto che il suo significato non è in alcun modo correlato alle caratteristiche dei prodotti del richiedente. Lo stesso vale per le lettere ‘SP’ le quali saranno percepite da una parte sostanziale del pubblico di riferimento come le rispettive iniziali delle parole ‘sale’ e ‘pepe’.

I segni a confronto non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Infine, è utile ricordare che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Visivamente, i segni coincidono nell’elemento verbale ‘SALE & PEPE’. Tuttavia, essi differiscono nelle lettere ‘SP’ del marchio contestato e nei rispettivi arrangiamenti grafici.

Pertanto, i marchi sono visivamente simili in alto grado.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere ‘SALE & PEPE’ presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce esclusivamente nel suono delle lettere ‘SP’ del marchio contestato, che non hanno controparte nel marchio anteriore e che verranno percepite come acronimo dei menzionati termini e probabilmente non saranno pronunciate.

Pertanto, i marchi sono foneticamente simili in alto grado.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. In particolare, considerato che entrambi i marchi a confronto evocano il concetto di due condimenti (ovvero, sale e pepe) questi saranno concettualmente simili in alto grado.

Tenuto conto del fatto che i segni sono stati riscontrati simili sotto almeno uno degli aspetti della comparazione, l’esame sull’esistenza di un rischio di pregiudizio deve proseguire.

3. Il «nesso» tra i segni

Come indicato in precedenza, il marchio anteriore gode di una certa notorietà e i segni sono simili in grado elevato. Al fine di stabilire l’esistenza di un rischio di pregiudizio, è necessario dimostrare che, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, il pubblico interessato stabilirà un nesso (o un’associazione) tra i segni. La necessità di un siffatto «nesso» tra i marchi in conflitto nella mente dei consumatori non è esplicitamente menzionata nell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, ma è stata confermata in varie sentenze (23/10/2003, C‑408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Non si tratta di un requisito supplementare, ma rispecchia semplicemente la necessità di determinare se l’associazione che il pubblico potrebbe stabilire tra i segni è tale da generare un potenziale pregiudizio al marchio anteriore o indebito vantaggio dal carattere distintivo dello stesso una volta valutati tutti i fattori pertinenti del caso di specie.

Tra i fattori pertinenti per l’esame di un eventuale «nesso» vi sono (27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):

 il grado di somiglianza tra i segni;

 la natura dei prodotti o dei servizi, compreso il grado di somiglianza o di differenza di tali prodotti o servizi nonché il pubblico rilevante;

 il livello di notorietà del marchio anteriore;

 il carattere distintivo, intrinseco o acquisito grazie all’uso, del marchio anteriore;

 l’esistenza di un rischio di confusione in parte del pubblico.

Questo elenco non è tassativo, pertanto possono rilevare altri criteri a seconda delle circostanze particolari del caso di specie. Inoltre, la sussistenza di un “nesso” può essere accertata sulla base anche di solo alcuni di questi criteri.

Nel caso si specie, i marchi in conflitto sono visivamente, foneticamente e concettualmente simili in alto grado, posto che l’elemento verbale del marchio anteriore ‘SALE & PEPE’ è interamente riprodotto nel marchio contestato. Inoltre, il pubblico di riferimento dei prodotti del marchio contestato è lo stesso del marchio anteriore, vale a dire il grande pubblico. Benché i prodotti contestati in Classe 25 non appaiono direttamente e immediatamente collegati alle riviste di cucina dell’opponente esiste un certo grado di prossimità e collegamento tra di essi. Infatti, la realtà del mercato dimostra che molto spesso le riviste di settore includono, come allegato, oggetti e gadget collezionabili relazionati al tema trattato dalla testata. Ad esempio, è pratica comune allegare a riviste di gastronomia degli accessori per la cucina come contenitori, palette o grembiuli.

Inoltre, e in accordo con quanto affermato dall’opponente, è pratica comune che i titolari di marchi rinomati distribuiscano capi di abbigliamento come prodotti di merchandising. In merito, l’opponente allega delle immagini che raffigurano il marchio ‘SALE & PEPE’ su dei grembiuli da cucina distribuiti durante un evento:

.

In luce di quanto sopra, si rileva che l’opponente è riuscito a provare che il pubblico di riferimento è già in parte avvezzo a riscontrare nel mercato il marchio ‘Sale&Pepe’ in relazione a capi d’abbigliamento, in particolare grembiuli da cucina.

Pertanto, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti nel caso di specie e ponderando l’importanza degli stessi, la divisione d’Opposizione ha concluso che trovandosi di fronte al marchio contestato i consumatori interessati saranno probabilmente in grado di operare un’associazione con il segno anteriore, ossia di stabilire un “nesso” mentale tra i segni, però solo in relazione ad alcuni dei prodotti contestati in Classe 25, ossia quelli tipicamente utilizzati in cucina o che rappresentano prodotti abitualmente distribuiti per scopi promozionali i.e.: copricapo [cappelleria] (posto che tale categoria include cappelli da chef e cappelli da sole spesso distribuiti come prodotti di merchandising); articoli di abbigliamento (posto che tale categoria include magliette, spesso distribuite come oggetti di merchandising nonché grembiuli da cucina) tee-shirt; grembiuli. Tuttavia, anche se un “nesso” tra i segni costituisce una condizione necessaria per l’ulteriore valutazione di un eventuale pregiudizio o indebito vantaggio, l’esistenza di un tale nesso non è di per sé, sufficiente a stabilire l’esistenza di una delle forme di pregiudizio di cui all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE (26/09/2012, T‑301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).

4. Rischio di pregiudizio

L’uso del marchio impugnato rientra fra i casi previsti dall’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, quando si verificano una qualsiasi delle seguenti situazioni:

• trae indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore;

• reca pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore;

• reca pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore.

Benché il pregiudizio o l’indebito vantaggio possano essere solo potenziali nei procedimenti di opposizione, una mera possibilità non è sufficiente per applicare l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una lesione effettiva e attuale del suo marchio. Egli deve «addurre elementi che permettono di concludere prima facie nel senso di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio o di pregiudizio» (06/07/2012, T‑60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).

Ne consegue che l’opponente deve dimostrare che il pregiudizio o l’indebito vantaggio sono probabili, ossia prevedibili nel normale corso degli eventi. A tale scopo, l’opponente deve presentare prove o almeno svolgere una coerente argomentazione da cui emerga in che cosa consisterebbero il pregiudizio o l’indebito vantaggio e come potrebbero verificarsi, in maniera che sia possibile concluderne prima facie che tale evento è effettivamente probabile nel normale corso degli eventi.

L’opponente afferma che il richiedente, utilizzando un marchio simile al marchio rinomato SALE & PEPE, trarrà un chiaro ed indebito vantaggio nella promozione e distribuzione dei prodotti contestati in Classe 25. Di talché, sussisterebbe un serio ed indebito vantaggio del richiedente, nonché un rischio di pregiudizio alla notorietà del marchio dell’opponente.

In altre parole, l’opponente afferma che l’uso del marchio impugnato trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore e recherebbe pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore.

Indebito vantaggio (parassitismo)

Nel contesto dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l’indebito vantaggio riguarda “i casi in cui sussista un palese sfruttamento parassitario di un marchio famoso o si tenti di approfittare della sua notorietà”. In altri termini, si tratta del rischio che l’immagine del marchio notorio o le caratteristiche da quest’ultimo proiettate siano trasferite ai prodotti e servizi designati dal marchio impugnato, così che la commercializzazione di questi ultimi sarebbe facilitata da tale associazione con il marchio anteriore notorio. (06/07/2012, T‑60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T‑215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40).

L’opponente ritiene che l’utilizzo del marchio contestato possa essere ragionevolmente in grado di addurre al richiedente un indebito vantaggio del tutto ingiustificato. Tale considerazione non è da considerarsi meramente ipotetica bensì prevedibile data la natura e le attività che coinvolgono il marchio SALE & PEPE dell’opponente e i prodotti del richiedente in Classe 25.

La divisione di opposizione concorda con le conclusioni dell'opponente. Infatti, va sottolineato che i segni in conflitto sono simili in alto grado. Inoltre, il marchio anteriore gode di una certa rinomanza in Italia. Ciò rende probabile che il richiedente potrà trarre un indebito vantaggio dalla notorietà del segno dell'opponente. In particolare, i copricapo [cappelleria]; articoli di abbigliamento; tee-shirt; grembiuli del richiedente potrebbero essere utilizzati per scopi promozionali o includere capi di abbigliamento normalmente utilizzati in cucina. Di conseguenza, nel caso di specie, il pubblico rilevante stabilirà inevitabilmente un legame mentale tra tali prodotti contestati e l'opponente a causa della reputazione dei suoi marchi. Ciò comporterebbe che il marchio del richiedente ottenga un indebito vantaggio derivante dall’associazione con il marchio rinomato dell'opponente.

Alla luce di quanto sopra esposto, la divisione d’Opposizione conclude il marchio impugnato probabilmente trarrà indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore.

Altri tipi di rischio di pregiudizio

L’opponente inoltre afferma che l’uso del marchio impugnato recherebbe pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore.

L’opponente non ha tuttavia presentato né osservazioni né prove a sostegno di tale affermazione. Benché nel procedimento di opposizione il pregiudizio possa essere solo potenziale, una mera possibilità non è sufficiente per applicare l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Il titolare del marchio anteriore, pur non essendo tenuto a dimostrare l’esistenza di una lesione effettiva del suo marchio, deve “addurre elementi che permettono di concludere prima facie nel senso di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio o di pregiudizio”.(06/07/2012, T‑60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera f), RDMUE, se l’opposizione si basa su un marchio che gode di notorietà nel senso indicato all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l’opponente deve fornire prove o osservazioni da cui risulti che l’utilizzazione senza giusta causa del marchio impugnato andrebbe a detrimento della reputazione del marchio anteriore.

All’opponente quindi è stato chiesto di svolgere almeno una coerente argomentazione, da cui emergesse che il detrimento sarebbe probabile nel normale corso degli eventi. In mancanza di indicazioni in tal senso, l’affermazione dell’opponente dev’essere respinta.

5. Giusto motivo

Come detto in precedenza, il richiedente afferma di avere un giusto motivo per l’uso del marchio impugnato.

Secondo il richiedente, il termine in base al quale è stata riscontrata la somiglianza dei segni è descrittivo in relazione ai prodotti del marchio anteriore posto che ‘Sale&Pepe’ consisterebbe in una locuzione comune.

Come risposta, l’opponente sostiene che il richiedente non riesce con le proprie affermazioni a soddisfare il richiesto onere della prova. In particolare, non pare sostenibile che il marchio ‘Sale&Pepe’ possa considerarsi una locuzione di uso comune.

L’affermazione del richiedente non è fondata.

In particolare, un giusto motivo sussiste laddove il richiedente rilevi (e corrobori con prove) che non gli si possa ragionevolmente imporre di astenersi dall’uso del marchio ad esempio, perché si tratta di un uso generico del segno per indicare il tipo di prodotti e servizi, con termini generici o mezzi figurativi generici.

Tuttavia, la condizione del giusto motivo non è soddisfatta semplicemente dal fatto che, inter alia, il segno è particolarmente adatto per individuare i prodotti per i quali è utilizzato (cfr. tra l’altro, le decisioni del 23/11/2010, R 240/2004-2 – WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD; e del 15/06/2009, R 1142/2005-2 (fig.) marie claire / MARIE CLAIRE et al.).

Come indicato nella sezione b) della presente decisione, l’elemento ‘SALE & PEPE’, del marchio anteriore sarà percepito dal pubblico di riferimento come il nome di due tipici condimenti per pietanze risultando sufficientemente fantasioso sebbene meramente allusivo rispetto al tema trattato dal periodico dell’opponente i.e. gastronomia e cucina. Inoltre, tale locuzione è pienamente distintiva rispetto a tutti i prodotti contestati in Classe 25.

In altri termini, e contrariamente a quanto sollevato dal richiedente, non può essere concluso che l’elemento ‘SALE & PEPE’ sia descrittivo in relazione ai prodotti dell’opponente in Classe 16 (ed in particolare per riviste di cucina) sia rispetto ai prodotti rivendicati in Classe 25 posto che non ne descrive direttamente alcuna caratteristica (ad esempio qualità, valore, finalità, provenienza ecc.) ed il suo uso nella prassi commerciale non è comune i prodotti de quibus.

In considerazione di quanto sopra, la divisione d’Opposizione ritiene che il richiedente non sia riuscito a stabilire un giusto motivo per l’uso del marchio impugnato.

6. Conclusione

Alla luce di quanto sopra esposto, l’opposizione è fondata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, nella misura in cui è rivolta contro i seguenti prodotti:

Classe 25: copricapo [cappelleria]; articoli di abbigliamento; tee-shirt; grembiuli.

L’opposizione non viene accolta nella misura in cui è rivolta contro i rimanenti prodotti.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Divisione d’Opposizione

José Antonio GARRIDO OTAOLA

Aldo BLASI

Michele M. BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.