Afslag på ansøgning om EU-varemærke i henhold til artikel 7

i varemærkeforordningen og regel 11, stk. 3, i gennemførelsesforordningen til varemærkeforordningen

Alicante, 18/08/2017

Løje, Arnesen & Meedom

Advokatpartnerselskab

Øster Allé 42, 6

DK-2100 København Ø

DINAMARCA

Ansøgnings nr.:	016562506
Deres ref.:	TM17815EU00/TME/MDB
Varemærke:	PREMIUM PRO
Mærketype:	Ordmærke
Ansøger:	CBP A/S Bødkervej 10 DK-7100 Vejle DINAMARCA

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (herefter EUIPO) rejste i brev af 24/04/2017 indvending mod registrering af det mærke, der er søgt om, med den begrundelse, i medfør af artikel 7, stk. 1, litra b, og artikel 7, stk. 2, i varemærkeforordningen (207/2009 samt ændringer som indeholdt i 2015/2424), at varemærket mangler fornødent særpræg. Dette brev er vedlagt som bilag.

Ansøgers Repræsentant fremsatte den 26/06/2017 sine bemærknin­ger, som kan sammen­fattes på følgende måde:

1. Repræsentanten tilslutter sig de i den foreløbige afgørelse anvendte definitioner af mærkets leksikalske elementer (ord).

2. Når mærket efter Repræsentantens opfattelse har særpræg, skyldes det

   1. at sammensætningen af PREMIUM og PRO ikke er et kendt udtryk, der kan associeres med en veldefineret mening, eller som beskriver egenskaber ved de tjenesteydelser, som der er søgt om beskyttelse af.

   2. at den af Repræsentanten anerkendte rosende betegnelse ikke går på tjenesteydelserne, men derimod på udbyderen af disse tjenesteydelser.

Det anføres på det grundlag, at mærkets betydning er vag og/eller mangetydig (og understået foranlediger en fortolkningsindsat eller udløser en kognitiv proces).

3. at EU-domstolens dom i C-311/11 P ikke giver grundlag for at udlede, at et salgsfremmende udtryk per se mangler særpræg, eller at der kan stilles særskilte (strengere) krav til ordmærker, der er slogans eller salgsfremmende udtryk.

Repræsentanten anfører således, at mærket opfylder disse betingelser, hvilket begrundes bl.a. med, at sloganet bruger lingvistiske og stilistiske virkemidler (bogstavrim), der gør det konceptuelt intrigerende og opfindsomt.

3. Det samme varemærke er godkendt af et nationalt kontor (det danske).

For god ordens skyld bemærkes, at der er enighed mellem Repræsentant og EUIPO om, at mærket ikke har beskrivende karakter. EUIPO bemærker, at denne registreringshindring (artikel 7, stk. 1, litra c) ikke er anvendt i den foreløbige afgørelse. EUIPO kan derfor endvidere tilslutte sig Repræsentantens påstand, når denne anfører p. 3 i sin skrivelse, at ’ingen [af de mulige betydninger] beskriver bestemte eller konkrete egenskaber ved de ansøgte ydelser’.

Heraf følger, at Repræsentantens bemærkninger om, at skønt mærket ikke ’direkte beskrivende’, men ’blot [et] suggestivt mærke’, er irrelevante. Registreringshindringen bygger som ovenfor anført på et andet litra.

I henhold til artikel 75 i varemærkeforordningen skal EUIPO træffe en afgørelse, der støttes på grunde, som ansøgeren har haft lejlighed til at udtale sig om.

Efter at have taget behørigt hensyn til ansøgerens argumenter har EUIPO besluttet at opretholde indvendingen.

Det juridiske grundlag

Det er fast retspraksis, at registreringshindringer, der er opregnet i forordningens artikel 7, stk. 1, er uafhængige af hinanden og kræver en særskilt efterprøvelse. Desuden skal de nævnte registreringshindringer fortolkes i lyset af den almene interesse, der ligger til grund for hver enkelt af dem. Den almene interesse, der tages i betragtning ved efterprøvelsen af de enkelte registreringshin­dringer, kan eller skal afspejle forskellige overvejelser, alt efter hvilken registrerings­hindring der er tale om (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25):

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=49505&pageIndex=0&doclang=DA&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=132163 .

I henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i varemærkeforordningen, er varemærker, som mangler fornødent sær­præg, udelukket fra registrering:

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/ctm_legal_basis/ctmr_da.pdf .

De af artikel 7, stk. 1, litra b), i varemærkeforordningen omfattede tegn er tegn, der er uegnede til at udføre varemærkets væsentligste funktion, nemlig at angive varens eller tjenesteydelsens oprindelse, således at forbrugeren, der erhverver den vare el­ler tjenesteydelse, som varemærket betegner, ved en senere erhvervelse kan gen­tage oplevelsen, hvis den er positiv, eller undgå den, hvis er negativ (06/07/2011, T-258/09, i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland, EU:T:2011:329, § 22):

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=gentage%2Boplevelsen&docid=106941&pageIndex=0&doclang=DA&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=112113#ctx1 .

Registrering af et varemærke, der består af tegn eller angivelser, der i øvrigt finder anvendelse som reklameslogans, kvalitetsangivelser eller opfordringer til at købe de varer eller tjenesteydelser, som dette varemærke vedrører, er [..] ikke som sådan udelukket på grund af en sådan anvendelse (04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). Det skal endvidere anføres, at der ikke skal anvendes strengere kriterier på slogans end dem, der anvendes på andre typer tegn (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44):

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=46939&pageIndex=0&doclang=DA&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=801363 .

Et tegn som f.eks. et slogan, der har andre funktioner end som et varemærke i klassisk forstand, "har [..] fornødent særpræg i den i artikel 7, stk. 1, litra b) i varemærkeforordningen anvendte betydning, hvis det uden videre kan opfattes som en oplysning om den handelsmæssige oprindelse af de pågældende varer eller tjenesteydelser, således at den relevante kundekreds uden risiko for forveksling kan adskille varemærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser fra dem, der har en anden handelsmæssig oprindelse" (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; og 03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21):

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48468&pageIndex=0&doclang=DA&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=802616 .

Selv om det er de samme kriterier for bedømmelse af et varemærkes særpræg, der finder anvendelse på alle varemærkekategorier, kan det i forbindelse med anvendelsen af disse kriterier tydeligt vise sig, at opfattelsen hos den relevante kundekreds ikke nødvendigvis er den samme for alle varemærkekategorier, og det kan derfor vise sig vanskeligere at bevise, at visse kategorier af varemærker har særpræg (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabletter, EU:C:2004:258, § 38):

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=49151&pageIndex=0&doclang=DA&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=801695 .

Det er endvidere fast retspraksis, at opfattelsen af varemærket i den relevante kundekreds påvirkes af dennes opmærksomhedsniveau, som kan variere, alt efter hvilken kategori af varer eller tjenesteydelser der er tale om (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; og 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34):

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48778&pageIndex=0&doclang=DA&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=802398 .

Ansøgers påstande

Ad 1. Definitioner

Eftersom Repræsentanten tilslutter sig de anvendte definitioner af de leksikalske elementer, der indgår i mærket, er der ingen grund til at diskutere disse.

Ad 2. Særpræg

Repræsentantens påstand om, at tegnet PREMIUM PRO ikke kendes på forhånd, har ikke kunnet verificeres. Tværtimod viser et opslag i TMview, at varemærket er blevet registreret i en række tilfælde (https://www.tmdn.org/tmview/welcome ) i andre jurisdisktioner (end det her omtalte og det i bemærkningerne omtalte i Danmark).

EUIPO ønsker imidlertid ikke at anvende dette formalistiske kriterium.

I stedet fokuseres på retstilstanden, sådan den er fastlagt i forordning og fortolket gennem retspraksis.

Af de generelle bestemmelser i EUIPOs retningslinjer fremgår det, at der er tre generelle tilfælde, hvor forordningens artikel 7, stk. 1, litra b) gælder.

For det første kan manglende særpræg afledes af, at et ordmærke er beskrivende. Eftersom der er enighed om, at mærket, der er søgt, ikke er beskrivende, finder denne bestemmelse ikke anvendelse her.

For det andet mangler et varemærke særpræg, såfremt der indgår et leksikalsk element, der ikke er direkte beskrivende, men som på den anden side informerer om de pågældende varers og tjenesteydelsers karakter, uden at angive deres handelsmæssige oprindelse. Standardeksemplet er ’Medi’, 12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 22), som omfattede varer og tjenesteydelser i en lang række klasser, men som fællesnævner med relation til medicinsk behandling¹. Dette tilfælde finder ikke anvendelse her, idet de to leksikalske elementer, hverken individuelt eller anskuet i deres helhed, indeholder oplysninger om karakteren eller typen af de tjenesteydelser, der er søgt om.

For det tredje mangler et varemærke særpræg, såfremt mærkets leksikalske struktur kan anses for almindelig i en reklamemæssig sammenhæng eller i kommercielt sprog, selv om den i øvrigt afviger fra den grammati(kal)ske norm. Standardeksemplet er det sammensatte mærke ECO PRO, hvor det første element er beskrivende og det andet alene lovprisende. Dette tilfælde finder heller ikke direkte anvendelse, idet dets første element er beskrivende, modsat hvad der er tilfældet i PREMIUM PRO. Det kan dog anvendes indirekte, jf. følgende.

Det her behandlede mærkes første element PREMIUM kan alene – hvilket der er enighed om – opfattes som en lovprisning med reference til de tjenesteydelser, der er søgt om. Dette fremgår ligeledes af retspraksis i tilfældet ’Premium XL/ Premium L’². I den konkrete sammensætning kan det opfattes som et forstærkende element af PRO, hvad enten dette elementer refererer til målgruppen (professionelle brugere) eller til tjenesteydelsernes egenskaber/kvaliteter.

På grundlag heraf er det EUIPOs opfattelse, i analogi med de afgørelser, der henvises til, at det her behandlede mærke i sin helhed er så generelt (og ikke engang beskrivende), at det på ingen måde kan oplyse den relevante kundekreds om handelsmæssig oprindelse for de omhandlede tjenesteydelser.

Som følge heraf afvises Repræsentantens påstand om, at det kan tillægges betydning, at mærket ikke kendes på forhånd, er frit opfundet af ansøgeren, og at det ikke har noget veldefineret meningsindhold.

Skønt det ikke kan afvises, at ansøger selv har ’opfundet’ mærket – på lige fod med andre ’opfindere’ af samme mærke, kan påstanden om, at det ikke er kendt, klart afvises, idet der eksisterer (eller har eksisteret) andre enslydende mærker. Det kan ligeledes afvises, at det ikke har noget veldefineret meningsindhold, som ville kunne udløse en kognitiv proces.

For god ordens skyld og for fuldstændigheds skyld afvises ligeledes Repræsentantens påstand om, at den foreløbige afgørelse ikke indeholder omtale af tolkningen af PRO som udbyder og som tjenesteydelsernes kvalitet:

Den relevante forbruger vil opfatte ordene i tegnet som en meningsfyldt reference til (eller udsagn om) kvalitet ud over det sædvanlige eller det gennemsnitlige, og som enten er rettet mod professionelle eller i sig selv har professionelle kvaliteter (underskrevne undersøgers fremhævelse).

Repræsentanten anfører i sine bemærkninger, under henvisning til dom C-311/11 P, at et mærke kan have særpræg, såfremt det har flere betydninger.

EUIPO tilslutter sig selvsagt Domstolens afgørelse.

Det bemærkes imidlertid i den forbindelse, at appellantens påstand om særpræg af mærket WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, afvises af Domstolen (modsat hvad der var tilfældet i VORSPRUNG DURCH TECHNIK C-398/08 P, hvor appellanten fik medhold), idet - som det hedder i præmis 34 - den for dette varemærke relevante kundekreds ikke foranlediges til ud over det salgsfremmende udtryk, hvorefter en vanskelig opgave gøres enkel, at udlede en angivelse af en særlig handelsmæssig oprindelse af varemærket³.

For så vidt som det her behandlede mærke PREMIUM PRO kan sammenlignes med WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, jf. Repræsentantens henvisning til denne dom C-311/11 P, bemærker EUIPO, at dets opfattelse af PREMIUM PRO som uden særpræg finder støtte i Domstolens opfattelse af nævnte mærke.

Det er EUIPOs opfattelse, at særpræg ikke automatisk kan udledes af, at et leksikalsk element har flere betydninger, in casu det forhold, at PRO kan referere såvel til tjenesteydelsernes karakter som til udbyderne. Der er med andre ord tale om en betingelse (eller et forhold), som ikke er tilstrækkelig(t). Et mærke vil fortsat være uden særpræg, såfremt det ikke muliggør en identifikation af udbyderen af tjenesteydelserne.

Det forhold, at de to leksikalske elementer begge indleder af ’PR’ og dermed allittererer, anses af EUIPO for et så spinkelt argument, at det ikke kan tillægges betydning i forhold til at tilkende det omhandlede mærke særpræg.

Som konklusion er det EUIPOs opfattelse, at de begrundelser, som Repræsentanten anfører, ikke giver grundlag for at konkludere, at de i retspraksis indeholdte betingelser for at tilkende et slogan og/eller salgsfremmende udtryk særpræg (bestemmelse af handelsmæssig oprindelse, nødvendighed af en fortolkningsindsats og udløser af en kognitiv proces) er opfyldt.

Det fastholdes således, at PREMIUM PRO mangler særpræg.

Ad 3. Identisk mærke

Repræsentanten henviser i sine bemærkninger til det forhold, at det samme mærke er blevet godkendt af Patent- og Varemærkestyrelsen i Danmark..

I forhold til registrering af lignende mærker er det fast retspraksis, at

varemærkesystemet er et selvstændigt system, der består af en hel­hed af regler og forfølger formål, som er særegne for systemet og til­strækkelige i sig selv, og dets anvendelse er uafhængig af alle nationale systemer (05/12/2000, T-32/00, Messe München mod KHIM (electronica), Sml. II, s. 3829, § 47).

Spørgsmålet om, hvorvidt et tegn er egnet til at kunne registreres som varemærke, skal således kun bedømmes på grundlag af de relevante fællesskabsretlige bestemmelser. EUIPO og i givet fald Fællesskabets retsinstanser er derfor ikke bundet af en mellemkommende afgørelse fra en medlemsstat (eller et tredjeland), hvorefter det samme tegn kan registreres som et nati­onalt varemærke. Det samme er tilfældet, selv hvis en sådan afgørelse er truffet i henhold til en national lovgivning, der er harmoniseret ved direktiv 89/104, eller i et land, der tilhører det sprogområde, hvori det pågæl­dende ordmærke har sin oprindelse (27/02/2002, T‑106/00, ‘STREAMSERVE’, § 47):

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=46751&page-Index=0&doclang=da&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=198647 ).

og for det andet, at

afgørelser træffes i henhold til udøvelsen af en bunden kompetence og ikke på

grundlag af en skønsmæssig beføjelse. Spørgsmålet om, hvorvidt et tegn er egnet til at kunne registreres som EF-varemærke, skal således udeluk­kende bedømmes på grundlag af denne forordning, således som den er for­tolket af Fællesskabets retsinstanser, og ikke på grundlag af Harmoniserings­kontorets tidligere afgørelsespraksis (09/10/2002, T-36/01, "Surface d'une plaque de verre", EU:T:2002:245, § 35):

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=47752&pa­geIndex=0&doclang=DA&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=160599 .

Sammenfattende fastholder EUIPO den opfattelse, at ansøgers bemærkninger ikke giver grundlag for at konkludere, at mærket har særpræg.

Konklusion

Af ovennævnte årsager og i medfør af artikel 7, stk. 1, litra b), og artikel 7, stk. 2 i varemærkeforordningen gives der hermed afslag på ansøgningen om registrering af varemærke nr. 16 562 506 for følgende tjenesteydelser:

Klasse 35	Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver; bistand og rådgivning ved forretningsledelse og forretningsvirksomhed; indsamling, kompilering, sortering, redigering og systematisering af information, herunder kommerciel information, i computerdatabaser; lokalisering af lagerbeholdning i databaser; kommerciel information; forretningsrelaterede informationsydelser; information om salgsmetoder og forretningsvirksomhed; forretningsanalyse, -research og -information; kommerciel information ydet via internettet; tilvejebringelse af kommerciel information via det globale computernetværk; stille kommerciel information til rådighed fra onlinedatabaser; engros- og detailhandel med bageriprodukter; markedsføring via database; annonce- og reklamevirksomhed vedrørende databaser; prissammenligning; prissætningsundersøgelser; udarbejdelse af pristilbud; afgivelse af pristilbud på varer eller tjenester; forretningsundersøgelser; markedsanalyser; omkostningsanalyser; økonomiske prognoser; udlejning af reklameplads og reklamematerialer; offentliggørelse af reklametekster; layout til reklamemæssige formål; bistand ved køb af varer og tjenesteydelser for andre; salgsfremmende foranstaltninger for andre; online-annoncering på et computernetværk; organisering af udstillinger og varemesser med kommercielle eller reklamemæssige formål; engros- og detailhandel med fødevarer; engros- og detailhandel med råvarer, forblandede præparater og ingrediensblandinger til fremstilling af fødevarer.
Klasse 38	Telekommunikationsvirksomhed; tilvejebringelse af brugeradgang til indhold, websider og portaler; transmission af databaseinformation via telekommunikationsnetværk; formidling af adgang til databaser og portaler på internettet; tilvejebringelse af adgang til databaser i computernetværk; elektronisk udveksling af data lagret i en database og som er tilgængelige via telekommunikationsnetværk.
Klasse 42	Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; design, udvikling og vedligeholdelse af databaser; programmering af software til informationsplatforme på internettet; installation, vedligeholdelse og opdatering af softwaresystemer og databasesystemer; formidling af midlertidig brug af onlinesoftware, der ikke kan downloades, til databasestyring; formidling af information vedrørende produktudvikling; stille midlertidig adgang til ikke-downloadable onlinesoftware til rådighed til transmission og styring af information; software as a service (SaaS); cloud computing; konsulentbistand vedrørende cloud-computernetværk og cloud-computerapplikationer; udbydelse af virtuelle computermiljøer og virtuelle computersystemer via cloud computing.
Klasse 43	Tilvejebringelse af mad og drikke; konsulentvirksomhed i forbindelse med bageteknikker; stille information til rådighed om bagerivirksomhed, herunder formidling af online-information vedrørende bagerivirksomhed; information vedrørende tilberedning af mad og drikke; stille information til rådighed i form af bageopskrifter; rådgivning om opskrifter, herunder bageopskrifter.

I overensstemmelse med artikel 59 i varemærkeforordningen har De ret til at klage over denne afgørelse. I henhold til artikel 60 i varemærkeforordningen skal klagen indgives skriftligt til EUIPO inden for to måneder fra datoen for meddelelsen af denne afgørelse. Inden for fire måneder efter den samme dato skal der desuden indgives en skriftlig begrundelse for klagen. Klagen anses for indgi­vet, når klagegebyret på 720 EUR er betalt.

Poul Søren KJÆRSGAARD