OPOSICIÓN Nº B 2 943 242 

Biele, S.A., Larrañaga Industrialdea, 1 Urrestilla, 20738 Azpeitia (Guipuzkoa), España (oponente), representado por S. Orlando Asesores Legales y en Propiedad Industrial, S.L., C/ Castelló, 20, 4ºD, 28001 Madrid, España (representante profesional)

 

c o n t r a

 

Barcelona Instruments Electronics, S.L., Rosselló, n.º 20, 08029 Barcelona, España (solicitante), representado por Manresa Industrial Property, S.L., Diputació 256, 3º 1ª, 08007 Barcelona, España (representante profesional).

El 14/07/2021, la División de Oposición adopta la siguiente

  

RESOLUCIÓN:

 

1.	La oposición n.º B 2 943 242 se estima parcialmente, en concreto para los siguientes productos impugnados: Clase 7: Herramientas eléctricas; soldadores eléctricos; equipos de soldadura; robots de soldadura; robots industriales; máquinas, herramientas y aparatos para sujetar y unir; máquinas y máquinas herramientas para el tratamiento de materiales y fabricación.
2.		La solicitud de marca de la Unión Europea n.º 16 584 013 se deniega para todos los productos anteriores. Se admite para los demás productos.

 

3.	Cada parte correrá con sus propias costas.

MOTIVOS:

 

Con fecha 17/08/2017, la parte oponente presentó una oposición contra algunos de los productos de la solicitud de marca de la Unión Europea n.º 16 584 013  (marca figurativa), en concreto contra todos los productos de la clase 7 y algunos de los productos de la clase 8. La oposición está basada en el registro de marca de la Unión Europea n.º 1 782 580 (marca figurativa). La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

PRUEBA DEL USO

Con arreglo al artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE, a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o, en su caso, la fecha de prioridad de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para no utilizarla. La marca anterior está sometida a la obligación de uso si en esa fecha ha estado registrada durante, al menos, cinco años.

Esta misma disposición establece que, a falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

El 07/05/2018 el solicitante presentó sus alegaciones en respuesta al escrito de oposición incluyendo en las mismas la petición de prueba de uso de la marca anterior.

Ahora bien, el solicitante no ha presentado la solicitud de prueba del uso por medio de un documento separado tal como exige el artículo 10, apartado 1, del RDMUE.

Por consiguiente, la solicitud de prueba del uso es inadmisible en virtud del artículo 10, apartado 1, del RDMUE.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

 

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

a) Los productos y servicios

 

El ámbito de protección de la marca anterior fue limitado en la decisión de anulación de 08/07/2020 n.º 22 147 C. Por consiguiente, los productos y servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 7: Máquinas y máquinas-herramientas para la automatización de procesos industriales.

Clase 37: Servicios de montaje, instalación, reparación y mantenimiento de máquinas y máquinas-herramientas para la automatización de procesos industriales.

Los productos impugnados son los siguientes:

Clase 7: Herramientas eléctricas; soldadores eléctricos; equipos de soldadura; robots de soldadura; Robots industriales; Máquinas, herramientas y aparatos para sujetar y unir; Máquinas y máquinas herramientas para el tratamiento de materiales y fabricación.

Clase 8: Utensilios y herramientas manuales para el tratamiento de materiales y para la construcción, reparación y mantenimiento; Herramientas manuales para la construcción, reparación y mantenimiento.

Cabe señalar que aunque la intención del oponente en el escrito de oposición al incluir las palabras reparación y mantenimiento; reparación y mantenimiento en la lista de los productos impugnados de la clase 8 no es clara, teniendo en cuenta que en los productos solicitados en la Clase 8, bajo la marca impugnada, las palabras reparación y mantenimiento forman parte de los términos utensilios y herramientas manuales para el tratamiento de materiales y para la construcción, reparación y mantenimiento; herramientas manuales para la construcción, reparación y mantenimiento en la clase 8 del signo impugnado, así como las alegaciones presentadas por el oponente el 28/09/2017, donde precisamente se subrayan esos términos de la clase 8, se entiende que la oposición se dirige contra los mencionados términos de la clase 8.

Cabe señalar, como nota preliminar, que de conformidad con el artículo 33, apartado 7 del RMUE, los productos y servicios no se considerarán semejantes o diferentes entre sí por el hecho de figurar en la misma clase o en distintas clases de la clasificación de Niza.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Productos impugnados de la clase 7

Las herramientas eléctricas; soldadores eléctricos; equipos de soldadura; robots de soldadura; robots industriales; máquinas, herramientas y aparatos para sujetar y unir; máquinas y máquinas herramientas para el tratamiento de materiales y fabricación impugnados son al menos similares a las máquinas y máquinas-herramientas para la automatización de procesos industriales de la parte oponente puesto que pueden ser complementarias y se distribuyen a través de los mismos canales comerciales al mismo público especializado. Además, tienen el mismo origen empresarial.

Productos impugnados de la clase 8

Los utensilios y herramientas manuales para el tratamiento de materiales y para la construcción, reparación y mantenimiento; herramientas manuales para la construcción, reparación y mantenimiento impugnados son diferentes a las máquinas y máquinas-herramientas para la automatización de procesos industriales de la clase 7 de la parte oponente porque no coinciden en factores relevantes. Los productos comparados tienen diferente naturaleza (máquinas y máquinas‑herramientas vs utensilios y herramientas manuales) y propósitos (automatización de procesos industriales vs tratamiento de materiales y construcción, reparación y mantenimiento). No están, por tanto, en competición ni son complementarios. Tienen diferentes modos de uso y son distribuidos a través de canales comerciales diferentes a un público con diferentes necesidades. Además su origen comercial es diferente. La misma conclusión puede inferirse en la comparación de estos productos impugnados y los servicios de montaje, instalación, reparación y mantenimiento de máquinas y máquinas-herramientas para la automatización de procesos industriales de la clase 37 de la parte oponente, puesto que los productos concretos a los que refieren estos servicios son diferentes de aquellos. En apoyo de sus alegaciones, la oponente muestra un pantallazo de la página web del solicitante. Ahora bien, la comparación de los productos y servicios debe basarse en la descripción indicada en las respectivas listas de productos y servicios. Cualquier uso actual o intencionado que no conste en dichas listas no es relevante en la presente comparación, puesto que se trata de la valoración del riesgo de confusión en relación con los productos y servicios en los que se basa la oposición y contra los que se dirige; no se trata, por tanto, de la valoración de la confusión real o de la infracción (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71). En consecuencia, este argumento de la parte oponente debe ser desestimado.

b) Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos considerados al menos similares están dirigidos al público en general y a clientes empresariales con conocimientos o experiencia profesional específicos.

El grado de atención puede variar de medio a alto dependiendo del precio y especial naturaleza de los productos en cuestión.

c) Los signos

 

Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es la Unión Europea.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

El carácter unitario de la marca de la Unión Europea implica que una marca de la Unión Europea anterior puede servir de fundamento en los procedimientos de oposición para oponerse a la solicitud de registro de una marca de la Unión Europea que pueda afectar negativamente a la protección de la primera marca, aunque solo sea en relación con la percepción de los consumidores en una parte de la Unión Europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Por lo tanto, el riesgo de confusión respecto de una parte del público destinatario de la Unión Europea únicamente es suficiente para denegar la solicitud impugnada.

Los elementos verbales “BIELE” (marca anterior) y “BIELEC” (signo impugnado) tienen significado en algunos territorios. Por ejemplo, para el público eslovaco “BIELE” significa blanco o para el público polaco “BIELEC” significa termita. Sin embargo, ninguna de estas palabras tiene significado alguno para una parte substancial de la Unión Europea como, por ejemplo, para el público español. En consecuencia, la División de Oposición considera adecuado centrarse en la comparación de los signos en la parte del público español para quienes los elementos verbales carecen de significado y son distintivos en grado normal.

La marca anterior es una marca figurativa que consiste en un único elemento verbal “BIELE” que está ligeramente estilizado en letras gruesas de color negro, todas en minúsculas excepto por la primera letra que es mayúscula.

El signo impugnado es figurativo y está compuesto por el elemento verbal “BIELEC” escrito en letras mayúsculas de trazado fino, ubicado debajo de un elemento que será percibido como las letras estilizadas “BE” o únicamente la letra “B” seguida de un elemento geométrico abstracto. Todos los elementos del signo son de color azul.

La alta estilización del elemento que sigue a la letra “B” supone que éste será percibido por una parte del público objeto de análisis como un elemento geométrico sin significado alguno, mientras que otra parte del público lo percibirá como una letra “E” muy estilizada. Cuando los signos estén formados tanto por componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a los signos en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). En este sentido, resulta muy probable que el público relevante se refiera al signo impugnado a través del elemento verbal “BIELEC” más que describiendo las letras o la letra y elemento figurativo que le preceden.

Para quienes vean únicamente la letra “B”, ésta será percibida como la inicial de la palabra que le sigue “BIELEC”. En cualquier caso, sea percibida como “B” o “BE”, este elemento en su conjunto no guarda relación alguna con los productos en cuestión y es distintivo en grado normal.

Contrariamente a lo que alega el solicitante, el signo impugnado no posee ningún elemento que se pueda considerar claramente más dominante (que sea visualmente llamativo) que otros elementos. Si bien es cierto que la letra “B” seguida de un elemento geométrico abstracto, o las letras ‘BE’ (según se perciban), son debido a su mayor tamaño y posición como primeros elementos del signo, más prominentes, no se considera que dominen por sí solos/solas la imagen de la marca que el público guarda en la memoria. En particular, el elemento verbal “BIELEC” también tiene bastante relevancia visual dentro del signo, debido a su nada desdeñable tamaño y posición en el mismo.

Visualmente, los signos coinciden en la secuencia de letras “BIELE*”, lo que supone la marca anterior entera y cinco de las seis letras del segundo elemento del signo impugnado que contiene también la letra “C” al final. La diferencia entre los signos radica principalmente en el primer elemento “BE” o “B” más el elemento geométrico, según sea percibido, además de en los colores y diferentes estilizaciones de los signos. A excepción de la letra “E” cuando sea percibida como tal en el elemento “BE” del signo impugnado, la estilización de los elementos verbales en ambos signos se percibirá simplemente como la forma gráfica de llamar la atención del público sobre los elementos verbales y, por tanto, su impacto en la comparación de los signos será limitado al igual que el de los colores.

Por lo general, los consumidores tienden a centrarse en el principio de un signo cuando ven una marca. Esto se debe al hecho de que el público lee de izquierda a derecha (de arriba hacia abajo), lo que convierte a la parte situada a la izquierda (arriba) del signo (parte inicial) en la que primero atrae la atención del lector. Aunque la palabra “BIELEC” del signo impugnado esté precedida por la(s) letra(s) “B” o “BE”, según se perciban, y sea el segundo elemento del signo, dicha letra “B” (para una parte del público) no es más que la repetición de la inicial de “BIELEC” y, si bien ésta no será ignorada dada su posición y tamaño en el signo, resulta previsible que el público relevante se centrará en la palabra “BIELEC” a la hora de identificar el signo.

En vista de todo lo anterior, teniendo en cuenta las consideraciones previas y la importancia de los diversos elementos, los signos son visualmente similares en grado medio.

Fonéticamente, la pronunciación de los signos coincide en el sonido de las letras “BIELE*”, presentes en ambos signos, aunque como segundo elemento del signo impugnado. La pronunciación difiere en la última letra “C” del signo impugnado, además de en su inicial “B” o letras “BE”, en cuyo caso, ambas serían pronunciadas con el fonema /be/ y no tienen equivalentes en la marca anterior.

Por consiguiente, los signos tienen una semejanza fonética al menos por encima de la media.

Conceptualmente, ninguno de los signos tiene significado alguno para el público del territorio de referencia. Dado que no es posible comparar las marcas conceptualmente, el aspecto conceptual carece de relevancia a efectos de la evaluación de la similitud entre los signos.

Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

 

d) Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

Según el oponente, la marca anterior ha sido utilizada de manera amplia y disfruta de un ámbito de protección elevado. Sin embargo, por motivos de economía procesal, la prueba presentada por el oponente para demostrar esta reivindicación no debe ser apreciada en el presente asunto (véase el apartado «Apreciación global»).

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior no tiene significado en relación con ninguno de los productos en cuestión desde la perspectiva del público objecto de análisis. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal.

e) Apreciación global, otros argumentos y conclusión

El riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, una similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios. Por consiguiente, un menor grado de similitud entre los productos y servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas, y viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

El riesgo de confusión incluye situaciones en las que el consumidor confunde directamente las marcas en sí o establece una conexión entre los signos en conflicto, y da por hecho que los productos o servicios correspondientes proceden de la misma empresa o de empresas relacionadas económicamente.

En el caso que nos ocupa, los productos en cuestión son parcialmente al menos similares y parcialmente diferentes. El grado de atención del público pertinente puede variar de medio a alto. La marca anterior tiene un carácter distintivo intrínseco normal. Desde la perspectiva visual los signos tienen una similitud media, mientras que desde el aspecto fonético, la similitud está por encima de la media. Conceptualmente, los signos no se asocian a ningún contenido semántico que pueda ayudar a diferenciarlos.

Teniendo en cuenta todos los factores relevantes, la División de Oposición considera que existe riesgo de confusión entre los signos para la parte del público analizado porque la marca anterior está incluida completamente en el segundo elemento del signo impugnado, cuya mayor diferencia con éste se encuentra en su última letra “C”, la cual es muy probable que pase desapercibida, ya que el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las diferentes marcas y debe confiar en su recuerdo imperfecto de ellas (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Incluso los consumidores que posean una alto grado de atención tienen que basarse en su recuerdo imperfecto de las marcas (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Aunque la diferencia entre los signos radica principalmente en el elemento de mayor tamaño del signo impugnado, éste atañe a la letra “B” que se percibirá como la inicial de “BIELEC”, lo que dará lugar a que los consumidores piensen que los productos son fabricados por la misma empresa o por empresas relacionadas económicamente. Asimismo, incluso cuando el primer elemento del signo impugnado se perciba como “BE”, es también muy probable que el consumidor pertinente, habida cuenta de la casi identidad de los elementos coincidentes entre los signos, perciba la marca impugnada como una submarca —una variación de la marca anterior— configurada de forma distinta en función del tipo de productos que designe (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

En sus observaciones, el solicitante señala que es titular del registro del nombre comercial español n.º 175 329 con la palabra “BIELEC” (denominativo) en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), el cual coexiste con la marca anterior de la parte oponente sin ningún tipo de conflicto.

De acuerdo con la jurisprudencia, no cabe excluir que la coexistencia de dos marcas en un mercado determinado pueda eventualmente contribuir, junto con otros factores, a disminuir el riesgo de confusión entre dichas marcas por parte del público pertinente (03/09/2009, C‑498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 82). En ciertos casos, la coexistencia de marcas anteriores en el mercado podría disminuir el riesgo de confusión entre dos marcas en conflicto constatado por la Oficina (11/05/2005, T‑31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86). Sin embargo, dicha posibilidad solo puede tomarse en consideración si, al menos, durante el procedimiento sobre los motivos de denegación relativos ante la EUIPO, el solicitante de la marca de la Unión Europea ha demostrado suficientemente que dicha coexistencia se basaba en la ausencia de riesgo de confusión, por parte del público interesado, entre las marcas anteriores que invoca y la marca anterior del interviniente en la que se basa la oposición y sin perjuicio de que las marcas anteriores de que se trate y las marcas en conflicto sean idénticas (11/05/2005, T‑31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).

De lo anterior se deduce que la coexistencia formal de determinadas marcas en registros nacionales o de la Unión no resulta especialmente relevante por sí misma. Debe demostrarse, igualmente, que coexisten en el mercado, lo que podría indicar que los consumidores están acostumbrados a ver las marcas sin confundirlas. Por último, habría que señalar que el examen de la Oficina se limitará, en principio, a las marcas en conflicto.

Únicamente en circunstancias especiales, la División de Oposición puede considerar las pruebas de la coexistencia de otras marcas en el mercado (y, posiblemente, en el Registro) a nivel nacional o de la Unión como un indicio de «dilución» del carácter distintivo de la marca de la parte oponente que podría ir en contra de una presunción de riesgo de confusión.

Este aspecto debe evaluarse en cada caso y dicho valor indicativo debe tratarse con cautela, ya que puede haber razones diferentes por las que coexisten signos similares; por ejemplo, la existencia anterior de situaciones de hecho y de derecho distintas en el pasado o de acuerdos sobre derechos anteriores entre las partes interesadas.

Por consiguiente, en ausencia de alegaciones convincentes y pruebas que las sustenten, esta alegación del solicitante debe desestimarse por carecer de fundamento.

El solicitante hace referencia a la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia T-317/01 de 30/06/2004 en relación a los signos “EURODATA TV” vs “M+M EUROdATA” para sustentar sus alegaciones. Cabe subrayar, asimismo, que cada asunto debe examinarse con arreglo a sus características específicas. El resultado de un asunto en particular dependerá de ciertos criterios concretos aplicables a los hechos del asunto en cuestión, con inclusión, por ejemplo, de las afirmaciones y los argumentos de las partes, así como de los documentos que estas aporten. Por consiguiente, aun cuando la Sentencia anterior sometida a la División de Oposición sea, en cierta medida, objetivamente similar al presente asunto, el resultado no puede ser el mismo.

En vista de lo precedente, la División de Oposición considera que existe riesgo de confusión por parte del público de habla española. Por consiguiente, la oposición se considera parcialmente fundada sobre la base del registro de marca de la Unión Europea de la parte oponente. Tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución, un riesgo de confusión entre solo una parte del público destinatario de la Unión Europea es suficiente para desestimar la solicitud impugnada.

Se desprende de lo anterior que la marca impugnada se debe rechazar para los productos declarados al menos similares a los de la marca anterior.

El resto de los productos impugnados son diferentes. Puesto que la similitud de los productos y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE, no se puede estimar la oposición basada en este artículo y dirigida contra esos productos.

Puesto que se ha estimado parcialmente la oposición sobre la base del carácter distintivo inherente de la marca anterior, no es necesario apreciar el grado de mejora del carácter distintivo de dicha marca debido a su extenso uso, según alega la parte oponente, en relación a los productos y servicios que han sido considerados idénticos y similares. Incluso en el caso de que la marca anterior gozase de un carácter distintivo elevado, el resultado sería el mismo.

De la misma forma, no es necesario examinar el presunto carácter distintivo elevado de la marca de la parte oponente en relación con los productos que no han sido considerados similares, dado que la similitud entre los productos y servicios es una condición sine qua non para poder apreciar la existencia de riesgo de confusión. El resultado sería, por tanto, el mismo, incluso si la marca anterior gozase de un carácter distintivo elevado.

COSTAS

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma. De conformidad con el artículo 109, apartado 3, del RMUE, en la medida en que las partes pierdan, respectivamente, en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Oposición dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

Puesto que la oposición solo ha prosperado para una parte de los productos impugnados, ambas partes han resultado vencedoras en algunos elementos del litigio y vencidas en otros. Por consiguiente, cada una de las partes sufragará sus propios gastos.

 

 

La División de Oposición

 

 

Marta GARCÍA COLLADO

María del Carmen COBOS PALOMO

Helena GRANADO CARPENTER

 

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).