Denegación de una solicitud de marca de la Unión Europea de acuerdo con el artículo 7 del RMUE y la regla 11, apartado 3, del REMUE

Alicante, 19/06/2017

PONS CONSULTORES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, S.A. Glorieta Rubén Darío, 4 E-28010 Madrid ESPAÑA

Nº de solicitud:	016659617
Referencia:
Marca:	TOPFOOTBALL
Tipo de marca:	Marca denominativa
Solicitante:	CONSUMER BRANDS Co. S.L. Avda. Ramon y Cajal 1 Centro MBE E-28016 Madrid ESPAÑA

La Oficina objetó el 04/05/2017 en virtud del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y el artículo 7, apartado 2, del RMUE al considerar que la marca carece de carácter distintivo, por los motivos que se indican en la carta adjunta.

El solicitante presentó sus alegaciones el 14/06/2017, que pueden resumirse del siguiente modo:

1. La marca solicitada ni es de carácter descriptivo ni carece de carácter distintivo, ya que está formada por un conjunto denominativo caprichoso que no describe ni identifica directamente los servicios que distingue. Igualmente, la el término “TOP” es polisémico y no necesariamente contiene información obvia y directa sobre la especie y la calidad de los servicios o es descriptiva de los servicios solicitados El concepto de top con origen del idioma inglés que se corresponde con una prenda de ropa femenina.

2. Existen marcas europeas similares al caso que nos ocupa o con cierta evocación o con referencia a un determinado concepto, que han sido registradas, y que sin embargo no han sido objeto de objeciones por motivos absolutos.

Decisión

De acuerdo con el artículo 75 del RMUE, corresponde a la Oficina dictar una resolución basada en motivos o pruebas sobre los que el solicitante ha tenido oportunidad de presentar sus alegaciones.

Después de tener en cuenta las alegaciones del solicitante, la Oficina ha decidido mantener la objeción.

Con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE, “se denegará el registro de las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del servicio”.

Es jurisprudencia consolidada que cada uno de los motivos de denegación de registro enumerados en el artículo 7, apartado 1, del RMUE es independiente de los demás y exige un examen por separado. Además, es preciso interpretar dichos motivos de denegación a la luz del interés general subyacente en cada uno de ellos. El interés general tomado en consideración al examinar cada uno de dichos motivos de denegación puede, o incluso debe, reflejar distintas consideraciones, en función del motivo de denegación de que se trate (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Al prohibir el registro como marca de la Unión Europea de tales signos o indicaciones, el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivas de las características de productos o servicios para los cuales se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos. Esta disposición impide, por consiguiente, que tales signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

“Los signos y las indicaciones a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), [RMUE] son los que pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista de los destinatarios, para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, el producto o el servicio para el que se solicita el registro” (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

La Oficina constató que el signo solicitado es descriptivo en relación a los servicios solicitados para el público de habla inglesa en la Unión Europea. El solicitante no ha cuestionado el público de referencia así como tampoco el nivel de atención de éste.

En el presente asunto, y tal y como se estableciera en la notificación de motivos de denegación el público pertinente es el compuesto por el consumidor medio. El grado de conocimiento del público destinatario será el de un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

La marca de referencia se compone de dos elementos (marca compuesta) para apreciar su carácter distintivo debe ser considerada como un todo, ello no es incompatible con un examen posterior de los diferentes elementos que la componen (19/09/2001, T- 118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).

Para que una marca constituida por un neologismo o una palabra resultantes de una combinación de elementos (como es el caso) se considere descriptiva, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE, “no basta con que se compruebe un posible carácter descriptivo de cada uno de sus elementos. Debe establecerse igualmente que el propio neologismo o la propia palabra tienen dicho carácter” (12/01/2005, T-367/02 - T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 31).

Una marca constituida por dos elementos individualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro, es a su vez descriptiva de las características de esos productos o servicios, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c) [RMUE], salvo si existe una diferencia perceptible entre el neologismo o las palabras y la mera suma de los elementos que los componen: Ello implica que, debido al carácter inusual de la combinación en relación con dichos productos o servicios, las palabras creen una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de las indicaciones suministradas por los elementos que los componen, de forma que el neologismo o la palabra prevalezcan sobre la suma de dichos elementos ... (12/01/2005, T-367/02 - T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).

A este respecto, un análisis del término en cuestión a la luz de las reglas lingüística y gramaticales pertinentes es asimismo útil (30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 21).

En el presente asunto, y tal y como se desprende del análisis y definiciones proporcionados en la notificación de motivos de denegación, la marca solicitada se compone de los elementos verbales “TOP” y “FOOTBALL”. El signo no es inhabitual en su estructura, ni crea una impresión ni un significado alejados de los producidos por la mera unión de las indicaciones que resultan de sus componentes. Dichos elementos no presentan ninguna característica, en cuanto a la manera como se combinan, que permita que dicha marca cumpla su función esencial en lo tocante a los productos a los que se refiere la solicitud de registro (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 74).

Conviene precisar que “el carácter distintivo de una marca se aprecia sobre la base del hecho de que dicha marca pueda ser percibida de manera inmediata por el público pertinente como una designación del origen comercial del producto o del servicio de que se trata … A este respecto, la falta de uso previo no indica necesariamente que se tenga tal percepción.” (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).

Contrariamente a lo que mantiene el solicitante, del análisis anterior se desprende que cuando la denominación “TOPFOOTBALL” es aplicada a los servicios solicitados, a saber: clase 41: Servicios de educación, entretenimiento y de actividades deportivas; dicha denominación será percibida por el consumidor de referencia anglófono, no solamente como un mensaje puramente informativo sino también descriptivo en relación a estos servicios, en concreto de su especie (o naturaleza), calidad y el destino de los servicios en cuestión.

Por tanto, considerada en su conjunto, la expresión “TOPFOOTBALL” informa inmediatamente a estos consumidores, sin necesidad de pararse a pensar, de que los servicios solicitados en la clase 41 son servicios de entretenimiento, como pueden ser la organización de partidos de fútbol de carácter amistoso con un fin lúdico, la organización de actividades deportivas, tratándose en dicho caso de actividades deportivas relacionadas con la práctica de futbol y los servicios de educación que pueden tener como objetivo la enseñanza de dicho deporte. El término “TOP” se entenderá en este caso haciendo referencia a la calidad de los servicios ofertados, describiéndolos como los mejores, los que están situados los primeros, los de mejor calidad.

Con respecto al argumento que el término “TOP” es un término polisémico cabe mencionar que para denegar un registro de una marca con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE,

no es necesario que los signos e indicaciones que forman la marca a que se refiere dicho artículo se utilicen efectivamente en el momento de la solicitud de registro para fines descriptivos de productos o de servicios como aquellos para los que se presenta la solicitud o de las características de tales productos o servicios. Como indica la propia letra de dicha disposición, basta que los referidos signos e indicaciones puedan utilizarse con tales fines. Por lo tanto, debe denegarse el registro de un signo denominativo, con arreglo a dicha disposición, si, en al menos uno de sus significados potenciales, designa una característica de los productos o servicios de que se trate.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, subrayado añadido.)

Por tanto, contrariamente a lo que argumenta el solicitante, la marca “TOPFOOTBALL” describe directamente, tal y como se desprende del análisis anterior, una o varias de las características que los servicios de referencia pueden revestir. Por ello se considera que, a pesar de las alegaciones del solicitante sobre la ausencia de carácter descriptivo, el mensaje transmitido por la marca será inmediatamente percibido, sin necesidad de mayor reflexión y el carácter descriptivo de la denominación es incuestionable.

Registro de marcas similares

En relación con el argumento del solicitante de que la Oficina ha aceptado marcas similares, procede señalar, que “las resoluciones que adopta la Oficina relativas al registro de un signo como marca de la Unión Europea... dimanan de una competencia reglada y no de una facultad discrecional”. Por lo tanto, la legalidad de las resoluciones de la Oficina debe apreciarse únicamente sobre la base del RMUE, tal como lo ha interpretado el juez de la Unión, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la Oficina (sentencias de 15/09/2005, C-37/03 P, «BioID», apartado 47 y de 09/10/2002, T-36/01, «Surface d'une plaque de verre», apartado 35).

“De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la observancia del principio de igualdad de trato debe conciliarse con la observancia del principio de legalidad, según el cual nadie puede invocar, en beneficio propio, una ilegalidad cometida a favor de otro” (sentencia de 27/02/2002, T-106/00, «Streamserve», apartado 67).

Debe tenerse en cuenta que la EUIPO tiene la obligación de ejercer sus competencias de conformidad con los principios generales del derecho de la UE, tales como el principio de igualdad de trato y el principio de buena administración. Habida cuenta de estos dos principios, la Oficina debe, al examinar una solicitud de registro de una marca de la Unión Europea, tener en cuenta las decisiones tomadas previamente respecto de las solicitudes similares y considerar especialmente si debe decidir de igual forma o no. Dicho esto, la forma en que se aplican los principios de igualdad de trato y de buena administración debe ser consistente con el respeto a la legalidad. En consecuencia, una persona que presente una solicitud de registro de un signo como marca no puede invocar, en beneficio propio y con el fin de asegurar una decisión idéntica, un acto posiblemente ilegal cometido en beneficio de otra persona o de sí mismo. Además, por razones de seguridad jurídica y, de hecho, de una buena administración, el examen de cualquier solicitud de marca debe ser riguroso y exhaustivo con el fin de evitar el registro de marcas de manera indebida. Dicho examen debe llevarse a cabo en referencia a cada caso individual. El registro de un signo como marca depende de criterios específicos, que son aplicables en las circunstancias objetivas de cada caso particular y cuya finalidad es determinar si el signo en cuestión es objeto de algún motivo de denegación (sentencia de 21/05/2015, T-203/14, «Splendid», apartados 47-60, énfasis añadido).

Como consecuencia a lo anteriormente mencionado, se concluye que las observaciones del solicitante no pueden alterar el resultado del presente rechazo.

En virtud de los motivos expuestos anteriormente, y de acuerdo con el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y el artículo 7, apartado 2, del RMUE, se deniega la solicitud de marca de la Unión Europea nº 16 659 617 para todos los servicios solicitados

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, tiene derecho a recurrir la presente resolución. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de

cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

Julia TESCH