OPPOSITION n° B 2 934 472

Mirto Corporación Empresarial, S.L., C/ Emilio Muñoz, 57, 28037 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Miguel Angel, 21, 28010, Madrid, Espagne (employé)

c o n t r e

Rosmery Nails Beauty & Cosmetics, 42 Rue Lomicht, 9696 Winseler, Luxembourg (demanderesse).

Le 23/10/2018, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1. L’opposition n° B 2 934 472 est accueillie pour tous les produits contestés.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 16 675 605 est rejetée dans son intégralité.

3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 16 675 605  . L’opposition est fondée sur, notamment, l’enregistrement de marque espagnole n° 3 085 199  . L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et, en relation avec d’autres marques antérieures, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement espagnol n° 3 085 199 de l’opposante.

a) Les produits

L’opposition est fondée sur les produits suivants :

Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices .

Les produits contestés sont les suivants:

Classe 3: Produits cosmétiques.

Les produits cosmétiques contestés sont indiqués de façon identique dans la liste de l’opposante.

b) Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits identiques s’adressent au grand public.

Le niveau d’attention est considéré comme moyen.

c) Les signes

Marque antérieure	Marque contestée

Le territoire pertinent est l’Espagne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marque antérieure est constituée par l’élément verbal « MIRTO » en lettres majuscules blanches dans une police de caractères légèrement stylisée, placé dans un cadre au bord blanc, le tout sur un fond rectangulaire noir.

L’élément verbal « MIRTO » de la marque antérieure est un mot espagnol existant dans le dictionnaire et qui fait référence à un type d’arbuste. Il s’agit toutefois d’un terme assez spécialisé du domaine de la botanique, peu susceptible d’être reconnu par le consommateur moyen auquel s’adressent les produits en cause, d’autant plus que dans le langage courant l’arbuste en question est plus couramment désigné par un autre mot (‘arrayán’). Ceci a été confirmé par les chambres de recours dans la décision du 04/07/2016, R 1871/2015-4, mirrio/MIRTO, § 25, concernant une opposition basée sur la même marque espagnole, qui a établi que, en l’absence de toute autre référence à une plante dans la marque (sous forme par exemple d’un dessin de plante), le public espagnol n’attribuerait aucune signification à cet élément verbal. La division d’opposition considère ainsi que le mot « MIRTO » n’a pas de signification pour la grande majorité du public pertinent et est pleinement distinctif.

La marque contestée est constituée par l’élément verbal « mito » en lettres minuscules dans une police de caractère légèrement stylisée, de couleur brune, à la droite duquel se trouve le symbole de marque enregistrée « ® », et au-dessous duquel est représenté l’élément verbal « cosmetics » en très petites lettres, à peine lisibles car le fond est d’une couleur vert-olive sur lequel elles se détachent peu. Le tout est placé sur un fond rectangulaire, noir dans les zones proches des bords et vert olive dans la zone centrale dans laquelle sont inscrits les éléments verbaux.

Le symbole de la marque enregistrée est une information de nature purement administrative qui ne fait pas réellement partie de la marque. En conséquence, il n’en sera pas tenu compte dans la comparaison.

L’élément verbal « mito » est un mot espagnol qui fait référence à un récit merveilleux en dehors du temps historique, mettant en scène des personnages héroïques ou divins ; une fiction ou un personnage littéraire qui incarne un aspect universel de la condition humaine ; une personne ou chose admirée et estimée ; une personne ou chose à laquelle sont attribuées des qualités qu’elle ne possède pas en réalité (explications basées sur les définitions du dictionnaire de la Real Academia Española, à l’adresse www.rae.es, le 10/10/2018). Dans son acception de « chose admirée ou estimée », il peut être perçue comme laudatif par le public pertinent.

Le terme « mito » est l’élément visuellement dominant de la marque contestée compte tenu de sa taille et de sa position par rapport à l’autre élément verbal et de sa position centrale sur le fond rectangulaire.

L’élément verbal « cosmetics » a un rôle extrêmement réduit dans la marque. D’une part, il sera immanquablement associé au mot existant espagnol « cosméticos » et est donc descriptif et dénué de tout caractère distinctif en relation avec des produits cosmétiques ; d’autre part, il est représenté en lettres de très petite taille et son impact visuel est très faible.

Sur le plan visuel, il convient de tenir compte du fait que, lors de la comparaison d’éléments verbaux stylisés, l’Office considère ceux-ci comme similaires lorsqu’ils ont en commun un nombre significatif de lettres dans la même position et lorsqu’ils ne sont pas hautement stylisés ou sont stylisés de la même manière ou d’une manière similaire. Une similitude peut ainsi être constatée nonobstant la représentation graphique des lettres dans différentes polices de caractères, en italiques ou en caractères gras, en lettres minuscules ou majuscules, ou encore en couleur (arrêts du 18/06/2009, T-418/07, LiBRO, EU:T:2009:208; du 15/11/2011, T-434/10, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:T:2011:663; du 29/11/2012, C-42/12 P, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:C:2012:765, recours rejeté).

En l’espèce, la présence dans les signes des éléments « MIRTO » et « mito», modérément stylisés et qui ne diffèrent que par une lettre intermédiaire, donne lieu à une similitude visuelle.

Les signes diffèrent par l’élément verbal additionnel de la marque contestée, cette différence ayant un impact minime compte tenu de l’impact visuel très réduit et du caractère non-distinctif de celui-ci.

De plus, les différences liées aux éléments graphiques des signes sont également très peu significatives car l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

En tout état de cause, ces éléments graphiques contribuent dans une certaine mesure à renforcer la similitude visuelle car, dans les deux signes, les éléments concordants « MITO »/ « mito » sont représentés dans une couleur claire et occupent une position centrale sur un fond rectangulaire très sombre.

En conséquence, les signes sont visuellement similaires à un degré élevé.

Sur le plan phonétique, le public ne se réfèrera à la marque contestée que par son élément « mito » étant donné le caractère non distinctif et la petite taille de l’autre élément verbal. Ainsi les signes ne diffèrent que par le son de la consonne /r/ de « MIRTO » dans la marque antérieure, assez peu audible en raison de sa position intermédiaire dans le mot, de surcroît en fin de syllabe. Les signes ont le même nombre de syllabes et partagent le même rythme et la même intonation.

Par conséquent, ils sont phonétiquement similaires à un degré élevé.

Sur le plan conceptuel, ainsi qu’indiqué ci-dessus, la majeure partie du public espagnol n’attribuera pas de signification à la marque antérieure. Cependant la marque contestée évoque le concept d’un mythe. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

d) Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que la marque antérieure espagnole sur laquelle la division d’opposition a choisi de centrer l’examen est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée en relation avec les produits cosmétiques. Elle ne fait en effet référence à une renommée et à un usage intensif qu’en relation avec les autres marques antérieures invoquées, pour d’autres produits.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification en rapport avec les produits cosmétiques. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Ainsi qu’établi plus haut, la marque contestée évoque le concept d’un « mythe », qui n’est pas présent dans la marque antérieure. Toutefois, cette différence ne sera pas nécessairement perçue lorsque les marques sont prononcées car elles sont phonétiquement très similaires. De plus, les signes sont également visuellement similaires à un degré élevé, ce qui revêt une importance particulière en relation avec les produits en cause.

En effet, les consommateurs choisissent habituellement les produits cosmétiques eux-mêmes sur les rayons des magasins spécialisés et des grandes surfaces. En l’espèce, l’utilisation d’un mot très semblable dans une couleur claire sur un fond très foncé de forme rectangulaire, est susceptible de conduire les consommateurs à confondre les signes, notamment en tenant compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Il convient d’ajouter que le caractère distinctif normal de la marque antérieure lui confère une protection normale sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, que le public ne fait pas preuve d’un niveau d’attention particulièrement élevé en relation avec ces produits, et enfin que ces derniers sont identiques.

Au vu des éléments qui précèdent considérés dans leur ensemble, et sur la base du principe d’interdépendance évoqué plus haut, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

Il convient de noter que l’opposante a fourni plusieurs décisions de l’Office espagnol des brevets et marques (OEPM) pour étayer le risque de confusion, dont une que la division d’opposition considère particulièrement pertinente en relation avec le cas d’espèce dans la mesure où elle concerne la perception de signes comparables à ceux du cas d’espèce, par le public espagnol. Dans cette décision datée du 22/05/2017, l’OEPM a refusé la demande de marque espagnole « GRUPO MITO » (figurative), en raison de l’existence d’un risque de confusion avec des marques antérieures « MIRTO » de l’opposante. Il est vrai que les décisions nationales ne revêtent pas de caractère contraignant pour l’EUIPO, et dans le cas d’espèce, le raisonnement ayant conduit à la conclusion n’est pas fourni. Toutefois, la division d’opposition considère que la décision en question de l’OEPM renforce de manière incontestable la conclusion ci-dessus selon laquelle il existe un risque de confusion entre les signes du cas d’espèce.

En ce qui concerne l’éventualité qu’une partie réduite du public puisse associer l’élément « MIRTO » de la marque antérieure au concept d’un arbuste, ce qui introduirait un élément de différenciation supplémentaire entre les signes, la division d’opposition juge utile de rappeler qu’il n’est pas nécessaire d’établir un risque de confusion pour l’ensemble du public pertinent (20/07/2017, T-521/15, D (fig.) / D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69) et que par conséquent il n’est pas nécessaire d’évaluer s’il existe ou non un risque de confusion pour ce public minoritaire.

L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement espagnol n° 3 085 199 de l’opposante.

Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.

Étant donné que la marque antérieure espagnole n° 3 085 199 conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T‑342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

L’opposition étant accueillie dans son intégralité sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif sur lequel l’opposition est fondée, à savoir celui prévu à l’article 8, paragraphe  5, du RMUE.

FRAIS

Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphes 3 et 6 et règle 94, paragraphe 7, point d, sous i), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Frédérique SULPICE

Catherine MEDINA

Begoña URIARTE VALIENTE

Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.