Partielle Zurückweisung der Anmeldung einer Unionsmarke gemäß Artikeln 7 und 42 der Unionsmarkenverordnung Nr. 2017/1001 (UMV)

Herrn

RA Ulrich SANDER

Eisenführ Speiser

Patentanwälte Rechtsanwälte PartgmbH

Postfach 10 60 78

28060 Bremen

Alemania

Alicante, 25/04/2018

Anmeldenummer	16675721
Ihr Zeichen	M01565EM2
Marke
Art der Marke	Dreidimensional
Anmelderin	Volkswagen Aktiengesellschaft Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg Deutschland

• Sachverhalt

Das Amt beanstandete am 5. Juni 2017 die Anmeldung unter Berufung auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 (1)(b) der damaligen Unionsmarkenverordnung Nr. 207/2009 (jetzt Nr. 2017/1001, die Artikelnummern haben sich nicht geändert.).

Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 4. Juli 2017 zu der Beanstandung Stellung.

Sie trug im Wesentlichen vor:

1. Das Zeichen sei für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen einzutragen.

2. Auch für Fahrzeugteile wäre das Zeichen ohne weiteres schutzfähig.

3. Das Zeichen sei für alles schutzfähig, weil die Form unterscheidungskräftig sei: Es gehe hier nämlich um den VW-Bus „Bulli“ aus den 50-60er Jahren.

4. Mehrere Merkmale des Kleinbusses seien ohne weiteres schutzfähig.

5. Eine identische Anmeldung sei schon für die gleichen Waren und Dienstleistungen vor einigen Jahren akzeptiert worden.

6. Auch andere Fahrzeugformen seien bereits vom Amt akzeptiert worden.

7. Die Anmelderin verstehe nicht, warum das Amt andere Anmeldungen in ihrem Namen „ohne Kommentar“ in dem Beanstandungsbescheid erwähne.

• Entscheidung

Gemäß Artikel 94 UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten und die Anmeldung für folgende Waren und Dienstleistungen zurückzuweisen:

12

Fahrzeuge und Beförderungsmittel; Fahrzeuge zur Beförderung auf dem Lande, sowie deren Teile; motorisierte Landfahrzeuge; führerlose Fahrzeuge [autonome Fahrzeuge]; Motoren und Antriebe für Landfahrzeuge; Triebwerke für Landfahrzeuge; Fahrwerke für Fahrzeuge; Fahrzeugaufbauten von Fahrzeugen; Kupplungen für Landfahrzeuge; Stoßdämpfer für Fahrzeuge; Stoßdämpferfedern für Fahrzeuge; Reifen (Pneus); Reifen für Fahrzeugräder; Felgen für Fahrzeugräder; Vollgummireifen für Fahrzeugräder; Fahrzeugräder; Naben für Fahrzeugräder; Schläuche für Reifen; Flickzeug für Reifenschläuche, selbstklebende Flickgummis für die Reparatur von Reifenschläuchen, Spikes für Reifen, Schneeketten; Gleitschutzvorrichtungen für Fahrzeugreifen; Fahrzeugsitze; Rückspiegel; Kopfstützen für Fahrzeugsitze; Alarmanlagen für Fahrzeuge, Diebstahlsicherungen für Fahrzeuge; Zigarettenanzünder für Automobile; Kraftfahrzeuge; Automobile; Anhänger für Fahrzeuge, Anhängerkupplungen für Fahrzeuge; Omnibusse; Autobusse; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten.

28

Geräte für Jahrmärkte und Spielplätze; Spielwaren, Spiele, Spielzeug und Kuriositäten; Modellbausätze [Spielwaren]; Plüschspielzeugartikel; Fahrzeugmodelle [verkleinert]; Spielzeugfahrzeuge; Roller (Kinderfahrzeuge); Automobilmodelle [verkleinert]; Spielzeugautos; Ferngesteuerte Fahrzeuge [Spielzeuge]; Spielkarten; Rennstrecke aus Plastik; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten.

35

Einzel- und Großhandelsdienstleistungen bezüglich Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeugteilen und -zubehör, Motoren und Antriebe für Landfahrzeuge, Fahrwerke für Landfahrzeuge, Fahrzeugaufbauten und Reifen für Fahrzeugräder; Einzel- und Großhandelsdienstleistungen für den Versandhandel bezüglich Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeugteilen und -zubehör, Motoren und Antriebe für Landfahrzeuge, Fahrwerke, Fahrzeugaufbauten von Fahrzeugen und Reifen für Fahrzeugräder; Dienstleistungen des Einzel- und Großhandels über das Internet bezüglich Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeugteilen und -zubehör, Motoren und Antriebe für Landfahrzeuge, Fahrwerke für Fahrzeuge, Fahrzeugaufbauten von Fahrzeugen und Reifen für Fahrzeugräder; Einzel- und Großhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen bezüglich Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeugteilen und -zubehör, Motoren und Antriebe für Landfahrzeuge, Fahrwerke für Fahrzeuge, Fahrzeugaufbauten von Fahrzeugen und Reifen für Fahrzeugräder; das Zusammenstellen, ausgenommen deren Transport, verschiedener Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeugteile und -zubehör, Motoren und Antriebe für Landfahrzeuge, Fahrwerke für Fahrzeuge, Fahrzeugaufbauten von Fahrzeugen und Reifen für Fahrzeugräder für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren in einer Einzelhandelsverkaufsstelle zu erleichtern; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeugteilen und -Zubehör, Motoren und Antriebe für Landfahrzeuge, Fahrwerke für Fahrzeuge oder Fahrzeugaufbauten von Fahrzeugen und Reifen für Fahrzeugräder; Unternehmensverwaltung und organisatorische Verwaltung von Kraftfahrzeug-Fuhrparks für Dritte; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Waren.

37

Umbau, Reparatur, Demontage, Wartung und Pflege von Fahrzeugen; Reparatur von Fahrzeugen im Rahmen der Pannenhilfe; kundenspezifische Durchführung von Umbauten an Karosserie, Fahrwerk und Motor von Kraftfahrzeugen (Tuning), soweit in Klasse 37 enthalten; Lackieren von Fahrzeugen; Polieren von Fahrzeugen; Rostschutzbehandlung von Fahrzeugen; Fahrzeuginstandhaltung; Reinigung von Fahrzeugen; Runderneuerung von Reifen; Auskünfte über Reparaturen; Rostschutzarbeiten; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten.

39

Transportwesen; Abschleppen von Fahrzeugen; Taxidienste, Transporte mit Kraftfahrzeugen, Transportlogistik; Vermietung von Fahrzeugen, insbesondere Automobilen; Beförderung von Personen, insbesondere mit Autobussen.

Wie die Anmelderin feststellen kann, ist das Zeichen im Vergleich zu der ursprünglichen Beanstandung, in der dem Zeichen die Veröffentlichung nur für die Klassen 25, 30 und 43 in Aussicht gestellt wurde, jetzt für mehr Waren und Dienstleistungen für schutzfähig befunden.

Die Klassen 12, 35, 37 und 39 beziehen sich jetzt nur noch direkt auf Kraftfahrzeuge. Die Beanstandung der Klasse 28 wurde aus der Beschwerdekammerentscheidung R0767/2016-4 vom 2. Juni 2016 übernommen. Die Beanstandung gegen die Klasse 41 wurde vollständig fallengelassen.

• Widerlegung der Gegenargumente

1. Das Zeichen sei für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen einzutragen.

Siehe hierzu oben und unten unter „Zusammenfassend…..“.

2. Auch für Fahrzeugteile wäre das Zeichen ohne weiteres schutzfähig.

Dieser Behauptung muß das Amt kräftig widersprechen. Wenn die angesprochenen Verkehrskreise die Abbildung eines Kleinbusses in Kombination mit allerhand Fahrzeugteilen wahrnehmen, werden sie annehmen, daß es sich bei diesen Fahrzeugteilen um Teile für den gezeigten Kleinbus handelt. Oder sie werden in Kombination mit Fahrzeugteilen, der Abbildung eines PKWs überhaupt keine Aufmerksamkeit widmen.

3. Das Zeichen sei für alles schutzfähig, weil die Form unterscheidungskräftig sei: Es gehe hier nämlich um den VW-Bus „Bulli“ aus den 50-60er Jahren.

4. Mehrere Merkmale des Kleinbusses seien ohne weiteres schutzfähig.

Hier ist größtenteils der Entscheidung der Beschwerdekammer in dem Fall R0767/2016-4 vom 2. Juni 2016 zu folgen, die die erste von insgesamt hier fünf Abbildungen des gleichen Fahrzeugs betraf. Dort heißt es in Randnummer 21:

„Die graphische Wiedergabe zeigt einen Gegenstand, der eindeutig als Kraftfahrzeug zu erkennen ist, und zwar in frontaler Draufsicht. Irgendwelche typischen Merkmale, die im Verkehr bei real existierenden Kraftfahrzeugen als Herkunftshinweis aufgefaßt werden können, wie Wortbestandteile, Bildzeichen (wie das auf dem Briefbogen der Anmelderin verwendete Zeichen oder das dem Fall C-48/05, „Opel/Autec“ zugrundeliegende Bildzeichen) oder charakteristische Kühlergrillformen fehlen. Zwar trägt die Anmelderin vor, daß das Anmeldezeichen einem tatsächlich von ihr vertriebenen Fahrzeugmodell, nämlich dem VW „Bulli“, entspreche. Jedoch ist dies aus der strichartigen Zeichnung der Anmeldung ohne weitere Wortbestandteile, Bildzeichen oder sonstige charakteristische Formen nicht ohne weiteres ersichtlich.“

Was für die Frontalansicht gilt, gilt mutatis mutandis auch für die Seitenansichten und die Heckansicht.

Im Allgemeinen kann gesagt werden, daß diese Formen schon einigen Autoliebhabern, vor allem VW-Liebhabern bekannt erscheinen, aber daß das große Publikum, das hier angesprochen wird, keine Ahnung von der Form eines Volkswagens Bulli hat.

5. Eine identische Anmeldung sei schon für die gleichen Waren und Dienstleistungen vor einigen Jahren akzeptiert worden.

6. Auch andere Fahrzeugformen seien bereits vom Amt akzeptiert worden.

Auf die Voreintragung ihrer Unionsmarke (UM 10511591) sowie weiterer ähnlicher Marken kann sich die Anmelderin nicht mit Erfolg berufen. Im rechtlichen Ausgangspunkt ist nicht eine bisherige Praxis maßgeblich¹, sondern es kann sich die Anmelderin auf den Grundsatz der Gleichbehandlung berufen, der aber nur in den Grenzen des Grundsatzes der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung gilt (27.2.2002, T-106/00, „Streamserve“, EU:T:2002:43, § 67).

Eine Gleichbehandlung kann die Anmelderin aber nur in dem Rahmen geltend machen, den die Verwaltung als gleich zu behandeln anerkannt hat. Dieser Rahmen besteht nicht aus individuellen Einzelfallentscheidungen aus der großen Masse der ca. 1 Million eingetragener Unionsmarken, denen u.U. ebenso viele Gegenbeispiele gegenübergestellt werden könnten, sondern er besteht nur in dem Rahmen, den das Amt in Form seiner Prüfungsrichtlinien offiziell und transparent niedergelegt hat.

7. Die Anmelderin verstehe nicht, warum das Amt andere Anmeldungen in ihrem Namen „ohne Kommentar“ in dem Beanstandungsbescheid erwähne.

Sie schreibt wortwörtlich:

„Welches Bewandtnis es mit den vom Amt genannten Voreintragungen, auf die das Amt im Bescheid vom 5. Juni 2017 ohne nähere Kommentierung verweist, nämlich die UM 10851021, 10851038, 108510465, 10851012, 10851053, 14668644 und 14668693, haben soll, bleibt unklar, zumal es sich dabei sämtlich um Bildmarken handelt.“

Die UM 10851021, 10851038, 10851046, 10851012 und 10851053 sind alle in dem Markenzeichen der hier zu prüfenden Akte enthalten:

UM 16675721 – 3D-Marke

(Nr. 3)

10851021- fig.

(Nr. 1)

10851038 – fig.

(Nr. 4)

10851046 – fig.

(Nr. 2)

10851012 – fig.

(Nr. 5)

10851053- fig.

Es ist doch egal, wie man sie nennt: 3D oder Bildmarke, wenn die Abbildungen absolut identisch sind.

• Zusammenfassend urteilt das Amt, daß:

1. die Abbildung des Kleinbusses ohne jeglichen Zweifel für das allgemeine, durchschnittlich über Autos informierte Publikum in der EU, das ein Auto besitzt, ab und zu ein neues kauft oder Teile und Accessoires für das Auto braucht und Dienstleistungen beansprucht, die das Auto betreffen, keinen Hinweis auf eine bestimmte Anbieterin von Fahrzeugen oder fahrzeugbezogene Dienstleistungen darstellt.

2. die Abbildung des Kleintransporters Bulli von Volkswagen nur den leidenschaftlichen Autoliebhabern etwas sagt.

3. soweit die Anmelderin sich auf eine überragende Bekanntheit der Anmeldung beruft, darauf hingewiesen wird, daß, sofern dies als Antrag auf Eintragung gemäß Artikel 7(3) 3 UMV (Verkehrsdurchsetzung) zu verstehen sein sollte, keine diesbezüglichen Unterlagen eingereicht wurden.

4. das Zeichen keine Unterscheidungskraft aufweist und somit unter das Eintragungsverbot des Artikels 7(1)(b) UMV fällt.

5. das Zeichen für alle unter „Entscheidung“ erwähnten Waren und Dienstleistungen zurückzuweisen ist.

6. das Zeichen, wenn keine Beschwerde eingeht, mit folgendem Verzeichnis veröffentlicht werden kann:

12

Fahrzeuge zur Beförderung in der Luft, auf dem Wasser oder auf Schienen sowie deren Teile; Lastkraftwagen; Sattelauflieger für Fahrzeuge, Motorräder; Mopeds; Fahrräder; Drahtseilfördergeräte und -anlagen; Karren, Einkaufswagen, Gepäckwagen; Luftfahrzeuge; Boote, Schiffe; Lokomotiven; Traktoren; Zweiräder, Roller [Fahrzeuge]; Sessellifte, Seilbahnen; Rollstühle; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten.

25

Kopfbedeckungen; Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Polo-Shirts, Overall, T-Shirts, Mäntel, Jacken, Tücher für Bekleidungszwecke, Unterhosen, Hosen, T-Shirts, Babywäsche, Badeanzüge, Regenmantel, Theaterkostüme, Schuhe, Fußballschuhe, Hüte, Mützen, Strümpfe, Handschuhe, Schals, Stolen, Krawatten, Gürtel, Duschhauben; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten.

28

Sportartikel und -ausrüstungen, Turnartikel; Festschmuck und künstliche Weihnachtsbäume; Plüschtiere; Spielautomaten (geldbetätigte Maschinen), Videospielgeräte für Spielhallen; Videospielgeräte; Roller (Kinderfahrzeuge); Spielbälle; Kaleidoskope; Brettspiele; Spielkugeln; Fahrrad-Heimtrainer; Bogenschießgeräte; Gymnastik- und Turngeräte; Handschuhe [Zubehör für Spiele]; Schwimmer [Angelsport]; Tarnschilde [Sportartikel]; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten.

30

Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, ausgenommen Futtermittel; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Fruchtsaucen; Hefe, Backpulver; Speisesalz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis.

35

Erteilung von Auskünften (Information) und Beratung für Verbraucher in Handels- und Geschäftsangelegenheiten (Verbraucherberatung); verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen (Büroarbeiten); Beratung und Hilfe bei der Organisation und Führung von Handels- und Geschäftsbetrieben; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Beratung in Fragen des Personalwesens, Unternehmensberatung, Rundfunk- und Fernsehwerbung, Veranstaltung von Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke, Sammeln und Zusammenstellen von themenbezogenen Presseartikeln; Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien für den Einzelhandel; Öffentlichkeitsarbeit; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen; Verkaufsförderung für Dritte; Personalanwerbung; Durchführung von Unternehmensverlagerungen; Verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen; Buchprüfung; Sponsorensuche.

37

Bau-, Montage- und Abbrucharbeiten; Vermietung von Werkzeugen, Baumaschinen und Geräten für Bau- und Abbrucharbeiten; Bergbauarbeiten sowie Gas- und Ölgewinnungsarbeiten; Schädlingsbekämpfung und -vernichtung [ausgenommen für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke] sowie Desinfektion; Wartung, Reinigung und Reparatur von Dampfkesseln und Brennern; Auskünfte in Bauangelegenheiten; Montage von Türen und Fenstern; Steinbrucharbeiten; Installation, Wartung und Reparatur von Maschinen; Wartung und Reparatur von Flugzeugen; Schiffsbau; Reparatur von Fotoapparaten; Reparatur von Uhren; Reparatur von Schlössern; Möbelpflegearbeiten; Instandhaltung, Reinigung und Reparatur von Leder; Desinfektionsarbeiten; Installation und Reparatur von Einbruchalarmanlagen; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten.

39

Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen; Dienstleistungen eines Frachtmaklers; Auslieferung von Waren und Paketen; Verkehrsinformationsdienste; Flottensteuerung von Kraftfahrzeugen mittels Navigations- und Ortungsgeräten.

41

Verlags- und Berichtswesen; Bildung, Erziehung, Unterhaltung und Sport; Übersetzung und Dolmetschen; Ausbildung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Organisation und Durchführung von kulturellen und/oder sportlichen Veranstaltungen; Talent- und Nachwuchsförderung durch Aus- und Fortbildung; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Durchführung von Spielen in Computernetzwerken und im Internet; Erziehung auf Akademien; Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung; Veranstaltung von Wettbewerben [Erziehung und Unterhaltung]; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Kolloquien, Konferenzen, Kongressen, Symposien, Seminaren und Workshops [Ausbildung]; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle und Unterrichtszwecke; Coaching [Ausbildung]; berufliche Umschulungen; Veranstaltung sportlicher Wettkämpfe; Verleih von Büchern [Leihbücherei]; Veröffentlichung von Büchern; online Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Betrieb eines Clubs [Unterhaltung oder Unterricht]; Tierdressur; Veranstaltung von Lotterien; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten.

43

Verpflegung von Gästen; Beherbergung von Gästen.

• Beschwerdebelehrung

Gemäß Artikel 66-68 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen.

Darüber hinaus ist innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst mit der Zahlung der Beschwerdegebühr in Höhe von EUR 720,00 als eingelegt.

Robert KLIJN BRINKEMA