OPPOSIZIONE N. B 2 959 008

Harmony Gold U.S.A., Inc., 7655 Sunset Boulevard, 90046, Los Angeles, Stati Uniti (opponente), rappresentata/o da Barzanò & Zanardo Roma S.p.a., Via Piemonte, 26, 00187, Roma, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Kabushiki Kaisha Bigwest (also trading as Bigwest Co. Ltd.), 19-8 Nishihara 3-chome, Shibuya-ku, 151-0066 Tokyo, Giappone (richiedente), rappresentata da Studio Torta S.p.a., Via Viotti 9, 10121 Torino, Italia (rappresentante professionale).

Il 05/11/2019, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 2 959 008 è totalmente respinta.

2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 790 421 per il marchio denominativo ‘MACROSS’. L’opposizione si basa, sulle registrazioni di marchio tedesco n. 39 966 574, di marchio italiano n. 1 258 061, di marchio spagnolo n. 2 918 783, di marchio francese n. 99 801 944, di marchio inglese n. 2 204 547, tutte per il marchio denominativo ‘MACROSS’. In relazione a tali marchi l’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE e l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

PROVA DELL’USO

Ai sensi dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del richiedente, l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo d’uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta.

La richiedente ha chiesto all’opponente di presentare la prova dell’uso per tutti i marchi sui quali si basa l’opposizione, ossia per le registrazioni di marchio tedesco n. 39 966 574, di marchio italiano n. 1 258 061, di marchio spagnolo n. 2 918 783, di marchio francese n. 99 801 944 e di marchio del Regno Unito n. 2 204 547, tutte per il marchio denominativo ‘MACROSS’.

La data di deposito della domanda contestata (che rivendica le classi 9, 16, 28 e 41) è 01/06/2017. In relazione alla classe 41 la domanda contestata gode di una data di priorità risalente al 01/02/2017. All’opponente è stato quindi richiesto di dimostrare che i marchi su cui è basata l’opposizione sono stati oggetto di uso effettivo in Germania, Spagna, Francia, Italia e Regno Unito dal 01/06/2012 al 31/05/2017 (incluso) per le classi 9, 16 e 28 e dal 01/02/2012 al 31/01/2017 (incluso) per la classe 41.

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchi anteriori erano stati registrati più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata.

Le prove devono altresì dimostrare l’uso del marchio/dei marchi in relazione ai prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione, in particolare:

Registrazione di marchio tedesco n. 39 966 574

Classe 16: Materia stampata; riviste; magazine; manuali; libri illustrati; libri; stampati; manifesti; pocket calendari; album; almanacco; comunicazioni; calendari, cataloghi; fotografie; collezioni di pagine illustrate, stampate o rilegate; articoli per legatoria; informazioni su carta e / o cartone; carte da gioco.

Classe 25: Abbigliamento per uomini, donne e bambini; calzature; cappelleria.

Classe 28: Giocattoli e giochi che usano i temi, la trama, la decorazione o l'attrezzatura di personaggi dei film cinematografici e dei programmi televisivi; alberi di Natale; Articoli di ginnastica e sportivi, compresi nella classe 28.

Classe 38: Telecomunicazioni.

Classe 41: Servizi di editoria di testi e illustrazioni; servizi di pubblicazione libri; noleggio libri; organizzazione di concorsi in materia di istruzione e di intrattenimento; organizzazione di esposizioni, incluse nella classe 41; intrattenimento audiovisivo; compresi programmi televisivi e cinematografici; produzione, pubblicazione e valutazione di programmi cinematografici, televisivi, video e radio; produzione di film e di liveshows; noleggio di film e giochi radiofonici; parchi.

Registrazione di marchio italiano n. 1 258 061

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

Classe 38: Telecomunicazioni

Classe 41: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali.

Registrazione di marchio spagnolo n. 2 918 783

Classe 38: Servizi di telecomunicazione; servizi di diffusione di programmi radio e televisivi, servizi di comunicazione da termini di computer; servizi di trasmissione sound, immagini e informazioni da computer; servizi di comunicazione tramite le reti mondiale e computer.

Classe 41: Servizi di produzione di serie per la televisione; servizi di pubblicazione di testi e illustrazioni (non pubblicazioni); servizi di pubblicazione; servizi di prestito di prestiti; servizi di organizzazione di competizione educativa / intrattenimento; servizi organizzativi delle mostre per oggetti di culturale, di formazione o di intrattenimento; servizi audiovisivi delle imprese compresi programmi di cinematografia o di televisione; servizi di produzione, edizione e scienza di programmi cinematografici, di televisione, video e radio, servizi di produzione di film e di spettacoli in diretta; servizi di noleggio dei registrazioni e film di cinematografia; servizi di parchi temi (intrattenimento).

Registrazione di marchio del Regno Unito n. 2 204 547

Classe 25: Articoli di abbigliamento, calzature e cappelleria; calzini, calzature, camicie, felpe, pigiami, calzoni, cappotti, pantaloncini da corsa, pantaloncini da palestra, abiti, cinture di abbigliamento, bandane, maglioni, guanti, muffole, abbigliamento per il collo, abbigliamento da sci, calzoni larghi, visiere, bretelle, dolcevita, canottiere, cappelleria, accappatoi da bagno, costumi da spiaggia.

Classe 16: Libri di fumetti, novelle e libri di ruolo; fogli d'istruzione per la costruzione di figure di azione giocattolo; giornali, periodici, riviste; manuali; riviste; libri; manifesti; agende; album; almanacchi; schede di annuncio; articoli per il legame; carte da gioco.

Registrazione di marchio francese n. 99 801 944

Classe 9: Apparecchi e macchine per la registrazione, la duplicazione, la trasmissione e la riproduzione di suoni o di immagini (ad eccezione di quelle di carta o di cartone) e di supporti magnetici, ottici, digitali ed elettronici di registrazione suoni e informazioni, comprese videocassette, dischi, compact disc, CD-ROM, compact disc interattivi, videodischi; apparecchi e macchine di calcolo, computer, programmi per computer e software registrati su supporti magnetici; giochi elettronici e video computer progettati per essere utilizzati solo con ricevitori televisivi o schermi di computer, videocassette registrate e non.

Classe 16: Materiale stampato, giornali, periodici, riviste, giornali, libri, stampe, manifesti, agende, album, almanacchi, fogli pubblicitari, calendari, cataloghi, fotografie, raccolta di carte, cartone illustrato e stampato, portadocumenti in carta e / o cartone; carte da gioco.

Classe 25: Abbigliamento per uomini, donne e bambini; calzature; cappelleria.

Classe 28: Giochi e giocattoli con temi, trame, set e personaggi di programmi cinematografici e televisivi; decorazioni per alberi di Natale, articoli ginnici e sportivi non compresi in altre classi (tranne abbigliamento, calzature e tappeti).

Classe 41: Intrattenimento audiovisivo; produzione, distribuzione e utilizzo di film cinematografici, programmi televisivi, film, video, programmi radiofonici, editing di programmi radiofonici e televisivi; edizioni di libri, riviste; parchi divertimento; corsi di corrispondenza; corsi forniti nel quadro di seminari, workshop, conferenze, forum, affitti di film.

Conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, RDMUE (in precedenza regola 22, paragrafo 3, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le prove relative all’uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio dell’opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l’opposizione.

In data 22/08/2018, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, RDMUE (in precedenza regola 22, paragrafo 2, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), l’Ufficio ha concesso all’opponente fino al 27/10/2018 per presentare le prove dell’uso dei marchi anteriori, termine prorogato su richiesta dell’opponente fino al 18/01/2019. L’opponente ha presentato alcune prove d’uso in data 11/01/2019 e altre in precedenza, ossia in data 03/04/2018, a sostegno della la notorietà dei suddetti marchi. Inoltre, in data 14/01/2019, l’opponente ha presentato traduzioni di alcuni documenti presentati in data 03/04/2018.

Poiché l'opponente ha chiesto che taluni dati commerciali contenuti nelle prove fossero mantenuti riservati nei confronti di terzi, ma non è stata fornita alcuna spiegazione o alcun particolare interesse a giustificare la riservatezza dei documenti in questione, come richiesto dall'articolo 114, paragrafo 4, della RMUE, i documenti in questione non sono pertanto considerati riservati dall'Ufficio. Tuttavia, ai fini del presente caso, la divisione di Opposizione descriverà gli elementi di prova in termini generali senza rivelare informazioni commerciali sensibili.

La richiedente nella sua memoria del 27/05/2019 chiede che la prova d’uso venga respinta in quanto i documenti a sostegno dell’uso sono stati trasmessi senza indicazione del numero dell’allegato e del numero progressivo rendendo, quindi, difficile la consultazione e la comprensione degli stessi.

A tal proposito è necessario osservare che in base ai criteri stabiliti dall’art. 55 RDMUE, la memoria dovrebbe contenere un indice che precisa, per ciascun documento o elemento di prova allegato: a) il numero dell'allegato; b) una breve descrizione del documento o dell'elemento e, se del caso, il numero di pagine; c) il numero di pagina della memoria dove il documento o l'elemento è citato.

Nel caso di specie, sia nella memoria dell’opponente del 03/04/2018 sia in quella del 11/01/2019 le prove a sostegno della notorietà e dell’uso del marchi su cui è basata l’opposizione sono elencate con un ordine ben preciso e descritte brevemente, il che consente di individuare piuttosto agevolmente gli allegati di riferimento sebbene questi non siano numerati. Inoltre, la richiedente dimostra di aver compreso e analizzato il contenuto dei documenti a sostegno dell’uso e della notorietà. Pertanto, la divisione di Opposizione non ritiene necessario, per ragioni di economia procedurale, chiedere all'opponente di presentare un ulteriore elenco delle prove relative all’uso e alla notorietà dei marchi su cui si basa dell’opposizione

Le prove d’uso presentate dall’opponente saranno suddivise per Paese in modo da semplificare il lavoro di analisi riguardante i vari territori di riferimento dei marchi anteriori, tenendo in considerazione che, per quanto riguarda le prove concernenti pagine Internet, si tratta di una suddivisione sommaria effettuata solo sulla base della lingua in cui la pagina Internet è scritta e/o sulla base dell’estensione geografica del relativo nome a dominio, non essendo fornite dall’opponente informazioni relative ai visitatori di tali pagine e alle aree geografiche di provenienza degli stessi. Inoltre si precisa che tutti i documenti costituiti da pagine Internet presentati a sostegno della prova d’uso sono stati scaricati dall’opponente nel 2018, in data 30/04/2018 o 01/04/2018 e, pertanto, posteriormente al periodo di riferimento.

Le prove d’uso da prendere in considerazione sono le seguenti:

Italia

Prove presentate in data 11/01/2019

• Ordini di acquisto di cappelli ‘MACROSS’ con indirizzo di consegna in Italia datati 2002, 2004, 2005, 2006 e 2007, ovvero vari anni anteriori al periodo di riferimento (presentati come Allegato 8).

Prove presentate in data 03/04/2018

• Blog datato 21/09/2008, ossia vari anni anteriori al periodo di riferimento, con recensioni sulla serie ‘Macross’ dove, tra l’altro, gli utenti si lamentano che la serie non venga trasmessa in Italia ‘e’ un vero peccato che questo cartone animato non venga trasmesso in Italia’ (presentato come Allegato 3).

• Blog con recensioni del 2010 e, dunque prima del periodo di riferimento, dove si parla serie MACROSS FRONTIER (presentato come Allegato 5).

• Streaming degli episodi della saga MACROSS, attraverso il sito italiano www.italia-film.online, 1982/2008 (presentato come Allegato 8).

• Blog datato 26 febbraio 2011 e, dunque prima del periodo di riferimento, dove si parla della serie Robotech creata negli Stati Uniti nel 1985 comprendente la serie ‘Macross’ composta di 36 episodi creati tra il 1982/1983 (presentato come Allegato 10).

• Pagina scaricata dal sito www.ai-robot.it, non datata, con in vendita la statuetta ‘robot MACROSS’ (presentata come Allegato 11).

• Pagina del sito Youtube (IT), non datata, che evidenzia vari video caricati riferiti alla serie MACROSS (presentata come Allegato 12).

Spagna

Prove presentate in data 03/04/2018

• Blog nel quale si parla di una nuova serie ‘MACROSS’ del 2017 e, quindi, nel periodo di riferimento, in lingua spagnola e inglese (presentato come Allegato 13).

• Pagina internet con sei recensioni riguardo i videogiochi MACROSS datate 2001, 2003, 2010, 2011, 2013 e 2016. Pertanto, solo le ultime tre sono nel periodo di riferimento (presentata come Allegato 35).

• Pagina internet, non datata, ove è possibile acquistare modellini MACROSS (presentata come Allegati 36)

• Pagina internet, datate nel 2015 (nel periodo di riferimento) dedicate a videogiochi inspirati alla serie MACROSS (presentate come Allegati 37 e 38).

• Pagina internet dalla quale è possibile scaricare e installare temi MACROSS, attualizzata l’ultima volta nel 2011 e, dunque, fuori dal periodo di riferimento. (presentata come Allegato 39).

Regno Unito

Prove presentate in data 11/01/2019

• Ordini di acquisto di articoli d’abbigliamento ‘MACROSS’ con indirizzo di consegna nel Regno Unito e con date comprese tra il 2001 e il 2011 e, dunque, fuori dal periodo di riferimento (presentati come Allegato 11).

• Ordini di acquisto di DVD ‘MACROSS’ con indirizzo di consegna in Regno Unito con date comprese tra il 2001 e il 2005 e, dunque, fuori dal periodo di riferimento (presentati come Allegato 12).

• Ordini di acquisto di vari articoli ‘MACROSS’ quali statuette, DVD e comics con indirizzo di consegna nel Regno Unito e date comprese tra il 2001 e il 2010 e, dunque, fuori dal periodo di riferimento. Solo tre ordini sono stati effettuati nel 2013 per un importo di circa 300,00 euro in totale (presentati come Allegato 13).

• Ordini di acquisto di vari articoli ‘MACROSS’ quali comics e t-shirt con indirizzo di consegna nel Regno Unito e date comprese tra il 2003 e il 2010 e, dunque, fuori dal periodo di riferimento. Solo due ordini sono stati effettuati nel 2012 per un importo di circa 165,00 euro (presentato come Allegato 14).

• Contratto di licenza concessa da un soggetto diverso dall’opponente e avente ad oggetto la distribuzione della serie MACROSS nel Regno Unito con inizio 15 maggio 2011 e scadenza quinquennale e, pertanto, nel periodo di riferimento (presentato come Allegato 15).

• Contratto di licenza concessa da un soggetto diverso dall’opponente (licenziante) e avente ad oggetto la distribuzione della serie MACROSS nel Regno Unito con inizio il giorno 1 gennaio 2010 e scadenza il 31 dicembre 2010 e, dunque, fuori dal periodo di riferimento (presentato come Allegato 16).

• Contratto di licenza concessa da un soggetto diverso dall’opponente (licenziante) e avente ad oggetto la distribuzione di varie serie tra cui la serie MACROSS nel Regno Unito con inizio 15 maggio 2011 e scadenza quinquennale e, pertanto nel periodo di riferimento (presentato come Allegato 17).

Prove presentate in data 03/04/2018

• Blog che evidenzia l’immagine di un fumetto ispirato alla saga MACROSS nel Regno Unito in data 11 maggio 2017 e, pertanto, nel periodo di riferimento (presentato come Allegato 14).

• Pagine relative a tre eventi dedicati agli appassionati di ‘anime’ e ‘manga’ (London MCM Expo: 27-29 ottobre 2006, London MCM Expo: 28-30 ottobre 2015 e London Film And Comic Con: 28-30 luglio 2016). Solo in un’occasione, ossia nella pagina dedicata a ‘Tamashi Nations and Japan’, si fa menzione del marchio MACROSS in relazione ad alcune statuette (presentato come Allegato 40).

Francia

Prove presentate in data 11/01/2019

• Ordini di acquisto di DVD ‘MACROSS’ con indirizzo di consegna in Francia datati 2002, 2007, 2008 e 2010 e, pertanto fuori dal periodo di riferimento (presentati come Allegato 2).

• Ordini di acquisto di cappelli ‘MACROSS’ con indirizzo di consegna in Francia datati 2002, 2204, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2010 e, pertanto, fuori dal periodo di riferimento (presentato come Allegato 3).

• Contratto di licenza relativo alla distribuzione della serie MACROSS in Francia datato 2003 e della durata di tre anni clausole relative ad una licenza della serie MACROSS in Francia con inizio dal 30 settembre 2005 e con scadenza il 30 settembre 2007 e, pertanto, fuori dal periodo di riferimento (presentato come Allegato 4).

• Contratto di licenza, datato 8 febbraio 2016, concessa da ‘un soggetto diverso dall’opponente, concernente, inter alia, la serie MACROSS, per il territorio francese e italiano e, pertanto, nel periodo di riferimento (presentato come Allegato 6).

Prove presentate in data 03/04/2018

• Blog, non datato, dove si parla della serie MACROSS ‘une nouvelle série en 2018 pour célébrer les 35 ans de la licence ’ (presentato come Allegato 15).

• Pagine tratte dal sito http://www.macross-galaxy-network.fr, con ultimo aggiornamento nel 2016 e, dunque, nel periodo di riferimento, con la cronologia della saga MACROSS (presentato come Allegato 16).

• Pagine Internet dove vengono mostrati episodi della serie MACROSS in lingua francese emessi tra il 2002 e il 2011 e nelle quali si commentano episodi della serie MACROSS del 2008, 2015 e 2016 (presentate come Allegati 18 e 19).

• Pagina di sito internet in lingua francese, datata 2015 e, dunque nel periodo di riferimento, nel quale si commenta la serie MACROSS (presentato come Allegato 20).

• Pagina del sito https://www.shin-sekai.fr dove sono in vendita statuette MACROSS e pagina internet recante immagini di statuette e riviste MACROSS in lingua francese (presentate come Allegati 21 e 22).

• Blog nel quale gli utenti commentano gli episodi della saga MACROSS. La maggior parte dei commenti sono stati inseriti dagli utenti nel 2011 e, dunque fuori dal periodo di riferimento (presentato come Allegato 23).

• Pagina di sito internet specializzato in “anime”, in lingua francese, con articolo dedicato a MACROSS pubblicato il primo settembre 2002 e, dunque, fuori dal periodo di riferimento (presentata come Allegato 24).

• Pagina di sito internet con estensione ‘FR’ relativa a un evento di ‘cosplay’ del 2016 (nel periodo di riferimento) al quale, da quanto asserito dall’opponente, avrebbe partecipato anche un team francese rappresentando la saga MACROSS (presentata come Allegato 10).

Germania

Prove presentate in data 11/01/2019

• Ordini di acquisto di cappelli ‘MACROSS’ con indirizzo di consegna in Germania datati 2004 e 2007 e, dunque, fuori dal periodo di riferimento (presentati come Allegato 7).

Prove presentate in data 03/04/2018

• Pagine del sito Youtube (DE), non datato, che evidenzia vari video caricati riferiti alla serie MACROSS (presentate come Allegato 26).

• Blog datato 1982 (fuori dal periodo di riferimento) relativo alla saga MACROSS (presentato come Allegati 27).

• Pagina internet sulle quale è possibile vedere un episodio della saga MACROSS del 2008 e, dunque, fuori dal periodo di riferimento (presentata come Allegato 28).

• Pagina del sito www.o-gundam.de sulla quale è possibile acquistare statuette e merchandising MACROSS dalla quale non si evince alcuna data (presentata come Allegato 30).

• Pagina Facebook, in lingua tedesca, relativa a MACROSS, che conta oltre 36 mila followers tedeschi (presentato come Allegato 31).

• Blog in lingua tedesca sul quale gli utenti commentano gli episodi MACROSS, con commenti risalenti al 2005 e, dunque fuori dal periodo di riferimento (presentato come Allegato 32).

• Pagina internet dalla quale, secondo quanto asserito dall’opponente, è possibile scaricare e installare temi MACROSS. L’ultimo aggiornamento di tale pagina risale al 2010 e, dunque, furi dal periodo di riferimento (presentato come Allegato 33).

• Pagina internet, non datata, dove, secondo quanto asserito dall’opponente, si spiega come costruire un modellino MACROSS (presentato come Allegato 34).

Prove che non possono essere riferite a un territorio definito.

Prove presentate in data 11/01/2019

• Contratto di distribuzione mondiale articoli a marchio MACROSS con inizio il 31 dicembre 2000 e con scadenza il 31 dicembre 2002 e, dunque, fuori dal periodo di riferimento (presentato come Allegato 10).

Prove presentate in data 03/04/2018

• Cinque articoli tratti da Wikipedia in Italiano, ma che in genere sono disponibili in varie lingue, concernenti la serie televisiva MACROSS creata nel 1982 da Shiji Kawanori e, in particolare, il primo sequel per la serie televisiva MACROSS, la serie ‘Robotech’ creata nel 1985, consistente in una fusione di episodi di MACROSS (1982/3) ed episodi di altre serie, la serie ‘Fortezza superdimensionale Macross’ creata nel 1982 da Shiji Kawanori e pubblicata per la prima volta in Italia in versione DVD nel 2003, il videogioco denominato “The Super Dimension Fortress Macross” pubblicato in Giappone nel 2003 (presentati come Allegati 1, 2, 3, 6 e 8).

• Schermata di due episodi della serie MACROSS caricati da utenti su Youtube in lingua portoghese e in caratteri asiatici (presentato come Allegato 7).

• Streaming degli episodi della saga MACROSS, attraverso il sito https://www.dailymotion.com sottotitolato in portoghese e con un commento in lingua francese (presentato come Allegato 17).

Inoltre, in data 11/01/2019, sono stati presentati anche documenti ascrivibili ai cinque Paesi oggetto della presente prova d’uso (Spagna, Regno Unito, Francia e Italia).

• Lista dei contratti di licenza relativi alla serie MACROSS per Spagna, Regno Unito, Francia e Italia. Tale documento non è né datato né firmato, pertanto è difficile comprenderne l’origine (presentata come Allegato 1).

• Lista dei contratti di distribuzione a livello mondiale per il merchandising relativo alla serie ‘MACROSS’ e ‘ROBOTECH’. Tale documento è datato 2012-2017. Tuttavia, non essendo firmato da alcun soggetto risulta difficile comprenderne l’origine e il contesto nel quale è stato redatto (presentata come Allegato 9).

Valutazione delle prove — fattori

Il richiedente contesta la prova dell’uso presentata dall’opponente adducendo che in alcuni contratti di licenza un soggetto diverso dall’opponente viene indicato come licenziante.

Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, RMUE, l’uso del marchio dell’Unione europea con il consenso del titolare è considerato come effettuato dal titolare. Sebbene questa disposizione riguardi i marchi dell’Unione europea, essa può essere applicata per analogia ai marchi anteriori registrati negli Stati membri. Il fatto che l’opponente abbia presentato la prova dell’uso effettuato da terzi dei propri marchi dimostra implicitamente che l’opponente ha acconsentito a tale uso (08/07/2004, T‑203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225).

Di conseguenza, poiché può presumersi che le prove presentate dall’opponente costituiscono un’indicazione implicita che l’uso dei marchi è stato effettuato con il suo consenso, l’affermazione del richiedente è da considerarsi infondata. Pertanto, tali contratti di licenza saranno presi in considerazione nella valutazione della prova d’uso.

Ai sensi dell’articolo 10(3) RDMUE, le indicazioni e le prove richieste per fornire la prova dell'uso devono consistere in indicazioni relative al luogo, al tempo, alla portata e alla natura dell'uso del marchio dell'opponente per i prodotti e servizi in questione. Questi requisiti per la prova d'uso sono cumulativi (05/10/2010, T 92/09, STRATEGI, EU:T:2010:424, § 43). Ciò significa che l'opponente è tenuto non solo ad indicare, ma anche a provare ciascuno di questi requisiti.

Periodo di riferimento

Una parte rilevante dei documenti presentati è datata anteriormente al periodo di riferimento. Altri documenti non sono datati e solo alcuni presentano date successive o nel periodo di riferimento.

Non sono prese in considerazione le prove d’uso al di fuori del periodo di riferimento, salvo che contengano la prova indiretta che il marchio sia stato effettivamente utilizzato anche durante il periodo di tempo in questione. Eventi successivi al periodo di riferimento possono consentire di confermare o apprezzare meglio la portata dell’uso del marchio anteriore nel periodo di riferimento e le reali intenzioni della titolare del marchio nel corso dello stesso periodo (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).

Nel caso di specie, una parte cospicua degli elementi di prova che si riferiscono a un uso al di fuori del periodo di riferimento non possono essere considerati una conferma dell'uso del marchio entro tale periodo, in quanto sono datati in periodi lontani dal periodo rilevante.

In particolare, per quanto riguarda il marchio italiano, gli ordini di acquisto di cappelli MACROSS con indirizzo di consegna in Italia (presentati come Allegato 8) mostrano date dal 2002 al 2007 e, dunque, molti anni prima del periodo di riferimento (2012-2017), così come la maggior parte degli ordini di acquisto presentati per il marchio tedesco, francese e inglese mentre nessun ordine di acquisto è stato allegato a supporto dell’uso del marchio spagnolo. In relazione al territorio inglese, si sottolinea che solo 6 ordini di acquisto sono stati effettuati nel periodo rilevante per un importo monetario complessivo molto esiguo (tre nel 2013 per un importo complessivo di circa 300,00 euro e due nel 2012 per un importo complessivo di circa 165,00 euro). Inoltre, i tre ordini d’acquisto relativi al 2013 si riferiscono a statuette di personaggi di fantasia (giocattoli) appartenenti alla Classe 28, mentre il marchio inglese ‘MACROSS’ non copre i prodotti della Classe 28. Pertanto, tali ordini di acquisto non possono essere presi in considerazione nella valutazione della prova d’uso.

L’opponente ha presentato anche dei contratti di licenza della serie ‘MACROSS’ in relazione al territorio del Regno Unito (presentati come Allegati 15, 16 e 17) e francese (presentati come Allegati 4 e 6), ma solo una parte di essi è datato nel periodo di riferimento. Inoltre, i contratti di licenza per il Regno Unito non possono essere presi in considerazione nella valutazione della prova d’uso poiché il marchio inglese ‘MACROSS’ non copre i servizi di cui alla Classe 41, mentre l’oggetto di tali contratti è proprio la concessione in utilizzo della serie televisiva ‘MACROSS’ che costituisce un servizio di intrattenimento sotto forma di serie televisiva appartenente alla Classe 41.

Pertanto, l’unico contratto di licenza riguardante il periodo di riferimento è quello relativo al territorio francese datato 8 febbraio 2016 (presentato come Allegato 6).

In merito alle pagine internet allegate dall’opponente in relazione ai vari territori rilevanti (Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna) si precisa che gran parte delle stesse non sono datate o sono datate al di fuori del periodo di riferimento e solo una parte esigua è datata nel periodo di riferimento.

Di conseguenza, la documentazione presentata dall’opponente a sostegno dell’uso dei marchi anteriori contiene scarse indicazioni relative al periodo di riferimento (2012-2017).

Estensione dell'uso

Per quanto riguarda l’estensione dell’uso tutti i fatti e le circostanze pertinenti devono essere presi in considerazione, compresa la natura dei beni o servizi in questione, le caratteristiche del mercato interessato, l'estensione territoriale dell'uso, il volume commerciale, la durata e la frequenza.

È importante notare che, nel valutare le prove presentate, la Divisione di opposizione deve effettuare una valutazione globale prendendo in considerazione tutte le circostanze del caso. Inoltre, tutti gli elementi di prova presentati devono essere valutati congiuntamente. I singoli elementi di prova possono essere di per sé insufficienti a dimostrare l'uso di un marchio anteriore, ma possono contribuire a provarne l'uso in combinazione con altri documenti e informazioni.

Tuttavia, anche in una valutazione complessiva delle prove riguardanti il periodo di riferimento, i documenti presentati dall'opponente non forniscono alla Divisione di opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sulla durata e sulla frequenza dell’uso.

L’unico contratto di licenza per il territorio francese riguardante il periodo di riferimento (presentato come Allegato 6) è inidoneo di per sé a dimostrare la portata dell'uso del marchio francese MACROSS in relazione a “servizi di intrattenimento sotto forma di serie televisive”, se non supportato da prove integrative che aiutino a comprendere il volume d’affari relativo a tale marchio.

La lista dei contratti di licenza della serie MACROSS per Spagna, Regno Unito, Francia e Italia così come la lista dei contratti di distribuzione a livello mondiale per il merchandising relativo alla serie MACROSS e ROBOTECH (presentate come Allegati 1 e 9) non sono ne’ redatte su carta intestata ne’ sono firmate. Pertanto, non essendo possibile comprendere la provenienza tali documenti, in quali circostanze sono stati elaborati e a chi sono destinati, il loro valore probatorio è molto ridotto.

Come evidenziato nel paragrafo concernente il periodo di riferimento, solo una parte dei blog così come delle pagine Internet riguardanti la serie MACROSS e alcuni prodotti a marchio MACROSS sono datati nel periodo rilevante (2012-2017). Tali blog e pagine Internet se da un lato dimostrano una presenza del marchio MACROSS su Internet, dall’altro non sono idonee a fornire informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull'ambito, sulla durata e sulla frequenza dell'uso e, pertanto, non costituiscono una prova convincente del fatto che prodotti e servizi contraddistinti dai rispettivi marchi MACROSS siano stati effettivamente commercializzati sui mercati di riferimento. Difatti, le prove di cui sopra non danno informazioni sul volume commerciale, sull'ambito, sulla durata e sulla frequenza dell'uso e non vi sono altri documenti che permettano di collegare queste pagine con tali informazioni.

Allo stesso modo, la pagina Facebook in lingua tedesca, che conta oltre 36 mila “followers” della serie MACROSS (presentata come Allegato 31), si limita ad indicare la presenza on line del marchio ma non è idonea a dimostrare né la portata dell’uso né il volume commerciale raggiunto attraverso l’uso del marchio in questione, se non corroborata da ulteriori prove a sostegno. Inoltre, il numero di "Mi piace" su una pagina Internet può dare solo un'indicazione del numero di persone che la seguono ma non il numero esatto di visite effettuato sulla pagina nel periodo di riferimento.

Riguardo agli articoli di Wikipedia presentati dall’opponente come Allegati 1, 2, 3, 6 e 8, si rileva che Wikipedia è un'enciclopedia collettiva online il cui contenuto può essere modificato in qualsiasi momento e, in alcuni casi, da qualsiasi visitatore, anche in forma anonima. Pertanto le informazioni tratte dai suoi articoli mancano di certezza giuridica (10/02/2010, T-344/07, Homezone, EU:T:2010:35, § 46; 03/03/2016, T 778/14, COYOTE UGLY / COYOTE UGLY, EU:T:2016:122, § 37-38). Inoltre, le pagine di Wikipedia non contengono informazioni per determinare l’estensione dell’uso del marchio negli anni e sui territori di riferimento.

In generale, è importante rilevare che la semplice presenza di un marchio su un sito web di per sé non è sufficiente a dimostrare un uso effettivo, a meno che il sito web non mostri anche il luogo, il periodo di tempo e l’estensione dell’uso o a meno che tali informazioni non siano fornite diversamente. In particolare, il valore in termini di prove di estratti da Internet può essere rafforzato presentando prove del fatto che il sito web specifico è stato visitato e, in particolare, che sono stati trasmessi ordini dei prodotti e servizi in questione attraverso il sito web da un certo numero di clienti nel periodo di riferimento. Prove utili a questo proposito potrebbero essere i registri che si tengono generalmente per la gestione di una pagina web aziendale, ad esempio i registri relativi alle visite ricevute in diversi momenti o, in alcuni casi, ai paesi da cui è stato realizzato l’accesso alla pagina web. (Direttive concernenti l’esame dinanzi all’Ufficio, parte C, Opposizione, pag. 19).

Nel caso di specie l’opponente non ha fornito alcuna informazione concernente il traffico delle pagine web allegate come il numero di visite ricevute dalle stesse o eventuali transazioni avvenute sui siti web relativi a tali pagine.

A questo riguardo, la divisione di Opposizione ritiene che non sia possibile dedurre dal materiale presentato che l'opponente abbia seriamente utilizzato i marchi anteriori nei territori di riferimento per i prodotti e servizi contraddistinti da tali marchi e durante il periodo rilevante. Sebbene il titolare non sia tenuto a rivelare l'intero volume delle vendite o presentare una copia di tutte le fatture emesse e pur essendo sufficiente presentare prove che dimostrino che è stata superata la soglia minima per l'accertamento dell'uso effettivo (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310,§ 72), rimane, nel caso di specie che, l'opponente non ha fornito alcuna informazione o documento relativo al fatturato parziale o totale o alle cifre di vendita in relazione ad alcun prodotto o servizio e non vi sono neanche fatture che mostrino le vendite effettive effettuate con i marchi anteriori e la loro situazione sul mercato. Gli unici documenti contabili che l’opponente ha presentato sono ordini d’acquisto per la maggior parte fuori dal periodo rilevante. Come rilevato in precedenza, gli unici ordini d’acquisto rientranti nel periodo rilevante sono tre ordini riguardanti il Regno Unito e relativi a ‘t-shirt’ e ‘comics’, per un valore di soli 165,00 euro in totale suggerendo, pertanto, unicamente un uso sporadico del marchio inglese ‘MACROSS’ anteriore.

Al momento di provare l’uso del proprio marchio, l’opponente è nella posizione migliore per fornire elementi di prova idonei a dimostrare l'uso effettivo del proprio marchio. Tenendo in considerazione quanto asserito dall’opponente circa il settore in cui prevalentemente opera, ossia quello dell’intrattenimento audiovisivo, lo stesso avrebbe potuto facilitare documenti contabili, come relazioni finanziarie annuali che fornissero un quadro generale delle sue attività commerciali in questo settore con il marchio MACROSS, o prove indipendenti in grado di dimostrare, ad esempio, le spese pubblicitarie, il numero di spettatori della serie televisiva, l’arco temporale ecc.

Se è vero che il titolare (ovvero l'opponente) ha la libera scelta dei mezzi di prova dell'estensione dell'uso (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 37), deve tuttavia mostrare la realtà dell'uso commerciale del marchio almeno per fugare ogni possibile dubbio che tale uso possa essere solo sporadico o simbolico.

A tale riguardo, la seria utilizzazione di un marchio non può essere dimostrata da probabilità o da presunzioni ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino un’utilizzazione effettiva e sufficiente del marchio sul mercato interessato (12/12/2002, T-39/01, HIWATT, EU:T:2002:316, § 47; 06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT, EU:T:2004:292, § 28).

Alla luce di quanto detto e da una valutazione complessiva degli elementi di prova presentati, in assenza di ulteriori elementi, non si può ritenere che l'opponente abbia dimostrato, l'estensione dell'uso dei marchi anteriori in relazione ai prodotti e servizi su cui si fonda l'opposizione. La prova, nella sua interezza, non consente alla divisione di opposizione, senza ricorrere a probabilità, speculazioni o presunzioni, di stabilire che vi sia stato un uso effettivo del marchi anteriori nei Paesi di riferimento nel periodo rilevante e per i prodotti e servizi rilevanti (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 43).

La Corte di Giustizia ha statuito che si ha «uso effettivo» del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145).

La divisione d’Opposizione ritiene, in conclusione, che le prove fornite dall’opponente non sono sufficienti a dimostrare che i marchi anteriori sono stati utilizzati in modo effettivo e serio nei territori di riferimento durante il periodo di riferimento.

Ne discende che l’opposizione, fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE e sull’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, deve essere respinta a norma dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, e dell’articolo 10, paragrafo 2, RDMUE (in precedenza regola 22, paragrafo 2, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017).

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Martina GALLE

Angela DI BLASIO

Begoña URIARTE VALIENTE

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.