ANNULLAMENTO N. 36 644 C (NULLITÀ)

Marco Antonio Musella, Via Dover, 04011 Aprilia, Italia, e Marco Primavera, Via Gino Capponi, 00179 Roma, Italia (richiedenti), rappresentati da Avv. Giuseppe Cavallaro, Via del Tritone 102, 00187 Roma, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

The Sold Out Music S.r.l., Circ.ne Clodia, 145A, 00195 Roma, Italia (titolare), rappresentata da R&P Legal, Via Emilia, n. 86/90, 00187 Roma, Italia (rappresentante professionale).

Il 04/08/2021, la Divisione di Annullamento emana la seguente

DECISIONE

1. La domanda di nullità è interamente respinta.

2. I richiedenti sopportano l’onere delle spese, fissate in Euro 450.

MOTIVAZIONI

In data 12/07/2019, i richiedenti hanno presentato una domanda di nullità contro il marchio dell’Unione europea n. 16 855 711 ‘THEGIORNALISTI’ (marchio verbale) (il ‘MUE contestato’), depositato il 12/06/2017 e registrato il 25/09/2017. La domanda è diretta contro tutti i prodotti coperti dal MUE contestato, ossia:

Classe 14: Spille.

Classe 25: Cappelli; visiere di cappelli; cappelli alla moda; cappelli e berretti per lo sport; felpe; felpe con cappuccio; magliette; magliette con cappuccio; magliette scollate senza maniche; magliette a maniche corte; magliette a manica lunga.

I richiedenti hanno invocato l’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI

In data 12/07/2019, i richiedenti hanno presentato la domanda di nullità in esame invocando la malafede della titolare al momento del deposito del MUE contestato ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Nell’apposito modulo di domanda i richiedenti hanno indicato che la titolare “non aveva il diritto di depositare tale marchio, in quanto di proprietà anche dei Sig. Marco Antonio Musella e Marco Primavera”.

In data 22/10/2019, nella sua risposta, la titolare rileva in sostanza che i richiedenti non hanno fornito alcun argomento né tantomeno prove a supporto della presente domanda di nullità. A detta della titolare, posto che nella valutazione della malafede l’onere della prova spetta ai richiedenti la nullità, la domanda deve essere rigettata.

La titolare, inoltre, presenta argomenti in merito all’origine del MUE contestato spiegando che si tratta del nome artistico utilizzato dal cantautore italiano Tommaso Paradiso nella propria attività artistica, nonché da lui insieme ai richiedenti con i quali era stato formato un gruppo musicale. La titolare spiega che il Sig. Paradiso e sua madre sono proprietari della società The Sold Out Music S.r.l (la titolare), la quale è stata fondata per gestire l’attività artistica del cantante. A detta della titolare, il deposito del MUE contestato è avvenuto in tale contesto e i richiedenti ne erano perfettamente a conoscenza, come dimostra un accordo del 08/06/2018.

A supporto dei suoi argomenti la titolare ha presentato inter alia i seguenti documenti:

Doc. 1: Estratto dalla pagina “Wikipedia” dedicata al Sig. Tommaso Paradiso.

Doc. 2: Copia della visura camerale della società The Sold Out Music S.r.l. (la titolare), i cui proprietari risultano essere il Sig. Tommaso Paradiso e la Sig.ra Nazaria Paradiso.

Doc. 3: Copia di un contratto del 08/06/2018, concluso tramite scrittura privata, tra, da una parte, il Sig. Tommaso Paradiso e la titolare e, dall’altra, i richiedenti.

In data 28/10/2019 le osservazioni della titolare venivano notificate ai richiedenti, i quali avevano a disposizione fino al 02/01/2020 per depositare osservazioni di replica. Poiché, alla scadenza del termine, nessuna risposta era pervenuta dai richiedenti, in data 10/01/2020 l’Ufficio comunicava alle parti che la fase in contraddittorio del procedimento era conclusa e che una decisione sarebbe stata presa in base agli elementi in suo possesso.

MOTIVI DI NULLITÀ ASSOLUTA – ARTICOLO 59, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

L’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che il marchio dell’Unione europea è dichiarato nullo allorché al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede.

Non esiste una definizione giuridica precisa della nozione “malafede”, la quale si presta a varie interpretazioni. La malafede è una condizione soggettiva basata sulle intenzioni del richiedente al momento del deposito del marchio dell’Unione europea. In linea generale, le intenzioni in quanto tali non sono soggette a conseguenze giuridiche. Perché sussista malafede, è necessaria in primo luogo un’azione da parte del titolare del marchio dell’Unione europea che rifletta chiaramente un’intenzione disonesta e, in secondo luogo, una norma obiettiva sulla base della quale tale azione può essere misurata e di conseguenza considerata come azione in malafede. Sussiste malafede quando il comportamento del richiedente di un marchio dell’Unione europea si discosta dai principi accettati di comportamento etico o dalle consuetudini commerciali e professionali di lealtà, che può essere accertato valutando i fatti oggettivi di ciascuna fattispecie rispetto a tali standard (Conclusioni dell’avvocato generale Sharpston del 12/03/2009, C‑529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60).

Occorre rilevare che l’esistenza della malafede della titolare al momento del deposito della domanda di marchio dev’essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (11/06/2009, C‑529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).

Spetta alla richiedente la nullità che intende basarsi su questo motivo dimostrare le circostanze che consentono di dichiarare che la titolare di un marchio dell’Unione europea era in malafede al momento del deposito della domanda di registrazione di quest’ultimo (14/02/2012, T–33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 17; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 18).

Qualora la Divisione di Annullamento constati che le circostanze oggettive del caso possano condurre al rovesciamento della presunzione di buona fede, spetta al titolare del marchio contestato fornire spiegazioni plausibili circa gli obiettivi e la logica commerciale perseguiti con la domanda di registrazione di tale marchio (23/05/2019, T‑3/18 e T‑4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR e a., EU:T:2019:357, § 36-37).

Difatti, la buona fede della titolare è presunta finché non è provato il contrario (23/05/2019, T‑3/18 e T‑4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR e a., EU:T:2019:357, § 34).

Nel caso di specie, la Divisione di Annullamento non può far altro che osservare che gli argomenti dei richiedenti a sostegno della rivendicazione della malafede della titolare al momento del deposito della registrazione contestata si limitano all’affermazione secondo cui la titolare “non aveva il diritto di depositare tale marchio, in quanto di proprietà anche dei Sig. Marco Antonio Musella e Marco Primavera”. Tale asserzione, tuttavia, non è supportata da alcun fatto o prova che possa rovesciare la presunzione di buona fede della titolare.

Nella valutazione della malafede ciò che conta sono le intenzioni soggettive della titolare al momento del deposito del MUE contestato, le quali consistono in una condotta che deve poter essere collegata a «un comportamento che si discosta dai principi accettati di comportamento etico o dalle consuetudini commerciali e professionali di lealtà» (conclusioni dell’avvocato generale Sharpston del 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60).

In tal senso, i richiedenti non hanno presentato materiale probatorio che possa offrire indicazioni in merito alle intenzioni della titolare al momento del deposito del MUE contestato. La dichiarazione secondo cui la titolarità del segno spetti “anche” agli stessi richiedenti non rappresenta un indizio di malafede. Tra l’altro, nella specie, si nota che dalla documentazione fornita dalla titolare, e non confutata dai richiedenti, appare che essa perseguisse un proprio obiettivo legittimo mediante il deposito del marchio contestato, posto che uno dei proprietari della stessa titolare utilizzava già il segno come nome d’arte della sua attività artistica prima del deposito del MUE contestato.

Stando così le cose, non è possibile derogare al principio del “first-to-file”, poiché non è stato fornito alcun elemento al fine di dimostrare che il deposito del MUE contestato sia avvenuto in assenza di qualsiasi legittimità da parte della titolare. Il motivo di nullità fondato sulla malafede della titolare all’atto del deposito deve, pertanto, essere respinto.

Conclusioni

Da quanto sopra discende che la domanda di nullità deve essere respinta nella sua totalità.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in una procedura di annullamento sopporta l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché risultano soccombente, i richiedenti devono sopportare l’onere delle spese sostenute dalla titolare del marchio dell’Unione europea nel corso di tali procedimenti.

Secondo l’articolo 109, paragrafo 7, RMUE e l’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto ii), REMUE, le spese da rimborsare al titolare sono le spese di rappresentanza, che devono essere determinate sulla base degli importi massimi ivi stabiliti.

La Divisione di Annullamento

Jessica LEWIS

Pierluigi M. VILLANI

Ana MUÑIZ RODRIGUEZ

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.