Resolución sobre el carácter distintivo intrínseco de una solicitud de marca de la Unión Europea

(artículo 7 del RMUE)]

Alicante, 10/11/2017

PONS PATENTES Y MARCAS INTERNACIONAL, S.L. Glorieta de Rubén Darío, 4 E-28010 Madrid ESPAÑA

Nº de solicitud:	016928211
Referencia:	9735
Marca:	omega
Tipo de marca:	Marca figurativa
Solicitante:	Rafael Vázquez Pérez Parque Logístico de Carmona, C/ Abastos, 11 E-41410 Carmona (Sevilla) ESPAÑA

La Oficina objetó el 04/07/2017 en virtud del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y artículo 7, apartado 2, del RMUE al considerar que la marca es descriptiva y carece de carácter distintivo, por los motivos que se indican en la carta adjunta.

El solicitante presentó sus alegaciones el 30/10/2017, que pueden resumirse del siguiente modo:

1. Según considera la Oficina, el término “Omega” será entendido por “un ácido graso: Insaturado y con posibles efectos beneficiosos para la salud”. Sin embargo, el solicitante indica que el término “ácido graso omega” no se identifica con ningún tipo de ácido graso sólo con esa denominación, se debe indicar siempre el tipo de omega de que se trata, es decir, sí que existen los términos “ácido graso omega 3”, “omega 6” u “omega 9”, pero no sólo “omega”. Únicamente con el término “omega” el público no identificará ningún tipo de ácido graso, sino que lo conectará con su otro significado: “Vigesimocuarta letra del alfabeto griego (Ω, ω), que corresponde a la o larga del latino” (Diccionario de la Lengua Española).

2. Por lo tanto, el término único “OMEGA” para proteger productos de las clases 29 y 30 es perfectamente distintivo en este caso, ya que el público, al no ir acompañado de un número detrás de la denominación, no lo va a identificar con un ácido graso, sino que aflorará su otro significado, letra del alfabeto griego. Por otra parte, habrá una parte de los consumidores que no identificarán tampoco este significado, como letra griega, para ellos, la marca, al no tener significado concreto, será plenamente distintiva.

3. El solicitante indica que la Oficina Española de Patentes y Marcas tiene registrada una marca “OMEGA” nº 2 901 101, para la clase 30.

4. El solicitante aporta documentación para probar la adquisición de distintividad de la marca “ ”.

Decisión

De acuerdo con el artículo 75 del RMUE, corresponde a la Oficina dictar una resolución basada en motivos o pruebas sobre los que el solicitante ha tenido oportunidad de presentar sus alegaciones.

Después de tener en cuenta estas alegaciones, la Oficina ha decidido mantener la objeción.

Con arreglo a la letra b) del artículo 7, apartado 1 del RMUE, se denegará el registro

de las marcas que carezcan de carácter distintivo.

Con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE, “se denegará el registro de las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del servicio”.

Es jurisprudencia consolidada que cada uno de los motivos de denegación de registro enumerados en el artículo 7, apartado 1, del RMUE es independiente de los demás y exige un examen por separado. Además, es preciso interpretar dichos motivos de denegación a la luz del interés general subyacente en cada uno de ellos.

El interés general tomado en consideración al examinar cada uno de dichos motivos de denegación puede, o incluso debe, reflejar distintas consideraciones, en función del motivo de denegación de que se trate (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Contrario a los argumentos del solicitante, esta Oficina mantiene la opinión de que la marca “ ” resulta descriptiva así como desprovista de suficiente carácter distintivo para los productos para los que se pretende utilizar.

En este contexto, cabe destacar que al prohibir el registro como marca de la Unión Europea de signos o indicaciones que sean descriptivas de productos o servicios, el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivas de las características de productos o servicios para los cuales se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos. Esta disposición impide, por consiguiente, que tales signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca (sentencia de 23/10/2003, C- 191/01 P, «Wrigley», apartado 31).

De esta manera, la marca “ ”, tal como se mencionó en la carta de objeción de fecha 04/07/2017, informa al público relevante sobre la calidad de los productos que ofrece el solicitante. En este sentido, resulta importante hacer notar que, el hecho de que el público consumidor conozca o no el término que compone una marca, no implica que la marca no esté sujeta al examen de objeciones absolutas, ni que resulte inaplicable un motivo de objeción o de rechazo de la marca, pues de la propia redacción del artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE, no se desprende como requisito indispensable el conocimiento por parte del público del significado de la marca; como indica la propia letra de dicha disposición, basta que los referidos signos e indicaciones puedan servir, en el uso normal desde el punto de vista de los destinatarios, para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, el producto o el servicio para el que se solicita el registro.

Además de lo anterior, en la carta de objeción por motivos absolutos la Oficina proveyó el significado del elemento que compone a la marca, obtenido del Diccionario de la Real Academia Española, cuya autoridad lingüística en el idioma Español es ampliamente reconocida, por lo que resulta información suficientemente convincente para discernir el significado de la marca en su conjunto y estar en posibilidades de determinar que la marca “ ” expresa claramente que los productos contienen dicho ácido graso (bien sea el omega 3, 6 o 9) tal y como menciona el solicitante o están enriquecidos con él, sin que la Oficina se encuentre obligada a aportar pruebas para demostrar que el público relevante tiene conocimiento de dichos términos, pues tal como se indicó anteriormente, el artículo 7(1)(c) del RMUE no lo exige.

En virtud de lo anterior, es evidente que la marca contiene información clara sobre el tipo, calidad y/o características de los productos que ofrece el solicitante, por lo que esta Oficina sostiene que la marca es descriptiva y por tanto, no puede ser registrable, ya que el vínculo entre la marca “ ” y los productos en cuestión es suficientemente estrecho para rechazar el registro de conformidad con lo

estipulado por el artículo 7, apartado 1, letra c), y apartado 2, del RMUE.

El solicitante alega que la marca posee varios significados, a este respecto cabe mencionar que para denegar un registro de una marca con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE,

no es necesario que los signos e indicaciones que forman la marca a que se refiere dicho artículo se utilicen efectivamente en el momento de la solicitud de registro para fines descriptivos de productos o de servicios como aquellos para los que se presenta la solicitud o de las características de tales productos o servicios. Como indica la propia letra de dicha disposición, basta que los referidos signos e indicaciones puedan utilizarse con tales fines. Por lo tanto, debe denegarse el registro de un signo denominativo, con arreglo a dicha disposición, si, en al menos uno de sus significados potenciales, designa una característica de los productos o servicios de que se trate.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, subrayado añadido.).

Adicionalmente,

… carece de pertinencia que las características de los productos o servicios que puedan describirse sean esenciales o accesorias desde el punto de vista comercial. En efecto, la redacción del [artículo 7, apartado 1, letra c) del RMUE] no hace distinción alguna en función de las características que los signos o indicaciones que componen la marca puedan designar. De hecho, a la luz del interés general que subyace en dicha disposición, toda empresa debe poder utilizar libremente tales signos o indicaciones para describir cualquier característica de sus propios productos, sea cual fuere su importancia en el aspecto comercial. (Véase la sentencia de 12/02/2004, C-363/99, «Koninklijke KPN Nederland», apartado 102.)

Derivado de todo lo anterior, se desprende que la marca en cuestión, no resulta suficientemente distintiva para los productos que se pretenden distinguir con ellos pues al contener información puramente descriptiva, la marca resulta desprovista del mínimo carácter distintivo para ser registrable; para que pueda ser percibido por el consumidor como una indicación de la calidad de los productos, de modo que permita al público correspondiente distinguir sin confusión posible los productos como provenientes de un empresario en concreto.

.

En relación con su argumento de que la Oficina Española de Patentes y Marca ha aceptado una marca con la misma estructura a la marca que ahora se estudia, es importante señalar que, tal como resulta de la jurisprudencia: el régimen de marcas de la Unión Europea es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas y que persigue objetivos que le son específicos, y su aplicación es independiente de todo sistema nacional… Por consiguiente, el carácter registrable de un signo como marca de la Unión Europea sólo debe apreciarse sobre la base de la normativa de la Unión pertinente. Por lo tanto, la Oficina y, en su caso, el juez de la Unión, no están vinculados por una resolución dictada en un Estado miembro, ni en un país tercero, por la que se admita el carácter registrable de ese mismo signo como marca nacional. Así ocurre aun cuando tal resolución hubiera sido adoptada con arreglo a una normativa nacional armonizada con la Directiva 89/104 o, incluso, en un país perteneciente a la zona lingüística en la que tiene su origen el signo denominativo controvertido. (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).

Dado que el solicitante alega que la marca es distintiva, a pesar del análisis efectuado de dicha experiencia, corresponde al solicitante demostrar que la marca posee, bien un carácter distintivo intrínseco, bien un carácter distintivo adquirido por el uso, habida cuenta de que está en una mejor posición a tal efecto, dato su conocimiento del mercado (05/03/2003, T 194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).

En virtud del artículo 7, apartado 3 RMUE, los motivos de denegación absolutos recogidos en el artículo 7, apartado 1, letras b) a d) de dicho Reglamento no se oponen al registro de una marca si ésta hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicita el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma. En efecto, en el supuesto contemplado en el artículo 7, apartado 3, del RMUE, el hecho de que el público pertinente perciba efectivamente el signo que constituye la marca de que se trata como una indicación del origen comercial de un producto o de un servicio es el resultado del esfuerzo económico del solicitante de la marca. Esta circunstancia justifica que se excluyan las consideraciones de interés general subyacentes al apartado 1, letras b) a d) RMUE, del mismo artículo, las cuales exigen que las marcas a que se refieren dichas disposiciones puedan ser libremente utilizadas por todos, para evitar la creación de una ventaja competitiva ilegítima a favor de un único operador económico... .

En primer lugar, de la jurisprudencia se desprende que la adquisición de un carácter distintivo como consecuencia del uso de la marca exige que al menos una parte significativa del público interesado identifique, gracias a la marca, los productos o servicios de que se trata atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada. Sin embargo, las circunstancias en las que tal condición debe considerarse satisfecha no pueden establecerse únicamente en función de datos generales y abstractos, como porcentajes determinados … .

En segundo lugar, para obtener el registro de una marca al amparo del artículo 7, apartado 3, del RMUE, el carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso de la marca deberá acreditarse en la parte de la Unión Europea en la que la marca carecía de carácter distintivo a la luz de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b) a d), de dicho Reglamento ... .

En tercer lugar, para apreciar la adquisición, en un caso concreto, del carácter distintivo de la marca deben tomarse en consideración factores como la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de cámaras de comercio e industria o de otras asociaciones profesionales. Si, en vista de tales elementos, los sectores interesados, o al menos una parte significativa de éstos, identifican, gracias a la marca, el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, debe llegarse a la conclusión de que se cumple el requisito establecido para el registro de la marca por el artículo 7, apartado 3, del RMUE ... .

En cuarto lugar, según la jurisprudencia, el carácter distintivo de una marca, incluido el adquirido por el uso, debe apreciarse también en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca, tomando en consideración la percepción, de la categoría de productos o servicios de que se trata, que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz ... . (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; y 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).

Al no ser la marca solicitada registrable en aplicación del artículo 7(1)(b) y (c) RMUE, la publicación de la solicitud sólo podría realizarse si se demostrara que la marca hubiese adquirido carácter distintivo mediante el uso (artículo 7, apartado 3 del RMUE) en el momento de la solicitud.

El artículo 7, apartado 3 del RMUE, por tanto, no sólo exige un uso intensivo del signo por parte del solicitante, sino que va más allá. El uso de la marca debe tener como consecuencia que el signo solicitado desempeñe la función de indicación del origen (principal función de la marca) de la que antes carecía.

Del artículo 7, apartado 2 del RMUE se desprende que el solicitante debe demostrar que la marca ha adquirido, como consecuencia de su uso, carácter distintivo en todas aquellas partes de la Unión Europea, es decir, en todos los Estados miembros, en las que existe el motivo de denegación contemplado en el artículo 7, apartado 1 del RMUE (07.09.2006, C-108/05, Europolis, EU:C:2006:530, § 28; 30.03.2000, T- 91/99, Options, EU:T:2000:95, § 27).

Dado que el signo solicitado está compuesto por un término de la lengua española, para probar su adquisición de carácter distintivo mediante el uso, se debe tomar en consideración el público de la Unión Europea que tiene el español como lengua materna o que posee unos conocimientos suficientes de este idioma.

Para evaluar el carácter distintivo adquirido por el uso, se deben tomar en consideración, entre otros criterios, la cuota de mercado, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de la marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales (18.06.2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 59 y 60).

En base a lo arriba expuesto y a la documentación aportada, la Oficina no puede aceptar el argumento de que el signo solicitado, “ ”, ejerce un papel diferenciador en el tráfico jurídico y económico puesto que ha adquirido distintividad como consecuencia del uso recurrente y activo del mismo por parte del solicitante en los últimos cuatro años, en el sentido del artículo 7, apartado 3, del RMUE.

Los documentos remitidos por el solicitante, tales como:

- Documento nº 4: Páginas web donde se pueden adquirir productos marca “OMEGA”, en los cuales se muestra el precio y la descripción de dicho producto.

- Documento nº 5: Participación en Feria Internacional “Tecnipão” (años 2011 y 2015) para mayoristas de panaderías, pastelerías y confitería. Siendo esta una de las ferias internacionales más importantes del sector.

- Documento nº 6: Facturas por ventas del producto “OMEGA”.

- Documento nº 7: Ficha técnica de los productos “OMEGA”.

- Adicionalmente el solicitante presenta el informe de facturación por las ventas de la marca “OMEGA” correspondiente a los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

no contemplan todos los factores necesarios para justificar que los sectores interesados, o al menos una parte significativa de éstos, identifican, gracias a la marca “ ”, los productos atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada. En particular, la documentación anexada aporta información relativa a la venta del producto "OMEGA” a diferentes clientes en España. Cabe resaltar que el volumen de ventas que aparece en las facturas no es muy significativo. El solicitante aporta 6 facturas correspondientes a los años 2016 y 2017 con unos importes de 1.851 euros, 17.140 euros, 22.239 euros, 16.070 euros, 20.088 euros y 17.677 euros, dichas facturas así como el resto de la documentación aportada solo refleja la comercialización de “nata” vegetal para montar”. No queda demostrado que el consumidor relevante de habla española de la UE identifique el signo solicitado como fuente de origen de los productos de la clase 29: Carne; pescado; aves [carne]; caza; extractos de carne; frutas y hortalizas en conserva, congeladas, secas y cocidas; Jaleas comestibles; mermeladas; huevos; leche; productos lácteos; aceites comestibles; grasas comestibles; conservas, encurtidos. Y del a clase 30: Café; té; cacao; azúcar; arroz; tapioca; sagú; sucedáneos del café; harinas; preparaciones hechas de cereales; pan; galletas; pasteles; pastelería y confitería; helados comestibles; miel; jarabe de melaza; Levadura; polvos para esponjar; sal; mostaza; pimienta; vinagre; salsas; especias; hielo; requeridos. En este sentido, debería haberse aportado documentación que probase también otros elementos, como por ejemplo: la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de cámaras de comercio e industria o de otras asociaciones profesionales.

Por lo tanto, de las pruebas aportadas no se desprende que el público de la Unión de habla española perciba la expresión “ ” como indicadora de un determinado origen empresarial y no como meramente descriptiva de la naturaleza de los productos para los que se solicita protección (04.05.1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 47).

En virtud de los motivos expuestos anteriormente, y de acuerdo con el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y el artículo 7, apartado 2, del RMUE, se deniega la solicitud de marca de la Unión Europea nº 16 928 211 ” ” para todos los productos solicitados.

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, tiene derecho a recurrir la presente resolución. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

Julia TESCH