EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen hylkääminen
(EUTM-asetuksen 7 artikla ja
42 artiklan 2 kohta)

Alicante, 31/10/2018

CASTREN & SNELLMAN ATTORNEYS LTD.

P.O. Box 233

FI-00131 Helsinki

FINLANDIA

Hakemuksen numero:	016928707
Hakijan viite:	40115/1400/EU/NIMIK
Tavaramerkki:	OP.MEDIA
Merkin tyyppi:	Sanamerkki
Hakija:	OP Osuuskunta Gebhardinaukio 1 FI-00510 Helsinki FINLANDIA

Yhteenveto

Virasto ilmoitti hakijalle 21.7.2017 ehdottomasta rekisteröintiesteestä EUTM-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan nojalla, koska se katsoi hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin olevan kuvaileva ja erottamiskyvytön ilmoituksessa (liitteenä) esitetyin perusteluin.

Määräajan pidennys

Hakija anoi 15.9.2017 pidennystä huomautusten jättämiselle asetettuun määräaikaan. Virasto vahvisti määräajan pidennyksen 6.10.2017 ja kehotti hakijaa toimittamaan huomautuksensa 26.11.2017 mennessä.

Hakijan huomautukset

Hakija esitti 21.11.2017 huomautuksensa, joiden perusteella voidaan tehdä seuraava yhteenveto.

Haetulla merkillä ”OP.MEDIA” ei ole tavaroita ja palveluja kuvailevaa merkityssisältöä.

Viraston ilmoituksessa on viitattu Kotimaisten kielten keskuksen julkaisemaan ja ylläpitämään, heidän verkkosivuillaan olevaan lyhenneluetteloon. Lyhenneluettelo on osa keskuksen tuottamaa palvelua, jonka myötä keskus antaa ohjeita sekä suosituksia suomen kielen käytöstä ja oikeista kirjoitusmuodoista. Lyhenneluettelossa esiintyy myös useita lyhenteitä, jotka eivät ole yleisesti tunnettuja. Lyhenneluettelossa ei ole kyse sanakirjasta tai mistään virallisesta hakemistosta.

Haut Kotimaisten kielten keskuksen verkkosivujen kautta löytyvästä sanakirjasta osoitteessa: http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/ sanoilla ”osuuspankki” tai ”osuuskunta” eivät tuota tuloksia tai viitteitä lyhenteeseen ”op”. Eli sanakirjassa ei esitetä, että sanoilla ”osuuspankki” tai ”osuuskunta” olisi yleisesti käytössä olevaa lyhennettä. Haku lyhenteellä ”op” ei tuota minkään näköisiä tuloksia. Yleisesti ja viralliset tunnetut lyhenteiden merkityssisällöt esitetään nimenomaan sanakirjoissa eikä verkkosivuilla julkaistuissa epävirallisissa luetteloissa.

Näin ollen kirjainyhdistelmän ”op.” esiintyminen Kotimaisten kielten keskuksen lyhenneluettelossa ei millään tavoin osoita sitä, että se olisi erottamiskyvytön eikä siten kykenisi toimimaan tavaramerkkinä. On syytä ottaa huomioon, että mainitussa lyhenneluettelossa esiintyy useita muitakin erottamiskykyisiä tavaramerkkejä. Yhdenmukaisen rekisteröintikäytännön perusteella ei ole perustetta katsoa merkintää lyhenneluettelossa esteeksi nyt käsiteltävänä olevan hakemuksen perusteella, kun sitä ei ole katsottu esteeksi muiden luettelossa esiintyvien tavaramerkkien rekisteröimiselle.

Kotimaisten kielten keskuksen lyhenneluettelossa on lyhenne ”op.”, joka on täysin eri asia kuin haettu tavaramerkki ”OP”, joten huomautus erottamiskyvyn puuttumisesta tämän perusteella on virheellinen. Lyhenneluettelosta ilmenee hyvin se, että lyhenteiden osalta on olennaista ja merkityksellistä nimenomaan se, miten lyhenne kirjoitetaan. Eli kirjoitetaanko lyhenne isoin vai pienin kirjaimin vai osin isoin ja osin pienin kirjaimin sekä se, tuleeko lyhenteen loppuun piste vai ei. Mikäli samalla lyhenteellä on useita vaihtoehtoisia kirjoitusasuja, on ne esitetty lyhenneluettelossa erotettuna merkillä ”~”. Lyhenteen merkitys voi olla täysin eri kirjoitusasusta riippuen.

Lyhenteen mahdollinen kuvailevuus rajoittuu sen tiettyyn kirjoitusasuun, koska lyhenteen merkityssisältö vaihtelee kirjoitusasusta riippuen.

Lyhenneluettelossa mainittu lyhenne ”op.” ei osoita, että haetulla merkillä ”OP” olisi minkäänlaista merkityssisältöä.

Kotimaisten kielten keskuksen antamasta lausunnosta vuodelta 2015 ilmenee, että lyhenteenä käytetty ”op.” on täysin eri asia kuin tavaramerkki ”OP”. Lausunto osoittaa, että tavaramerkki ”OP” erottuu lyhenteestä ”op.” selvästi, eikä niitä voi rinnastaa tarkoittavan samaa asiaa. Lausunnossa todetaan, etteivät suomalaiset miellä kirjainyhdistelmää ”OP” yleiskieleen kuuluvan yleissanan lyhenteeksi vaan tavaramerkiksi.

Tavaramerkin ”OP” erottamiskyky on vahvistettu rekisteröintikäytännössä jo aiemmin, hakijalle myönnettyjen, sanamerkkiä ”OP” koskevien tavaramerkkirekisteröintien myötä:

Laajalti tunnettu tavaramerkki nro 2011003 – OP

Suomalainen tavaramerkki rek. nro 210284 – OP

EU-tavaramerkki rek.nro 009868506 – OP

EU-tavaramerkki rek.nro 013386669 – OP

EU-tavaramerkki rek.nro 016168081 – OP

Hakijalla on myös useampia rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka koskevat muotoa ”OP” + yleissana/kuvaileva ilmaus

Suomalainen tavaramerkki rek. nro 266457 – OP PANKKI

Suomalainen tavaramerkki rek. nro 266456 – OP VAKUUTUS

Suomalainen tavaramerkki rek. nro 266459 – OP VARAINHOITO

Suomalainen tavaramerkki rek. nro 266461 – OP RYHMÄ

Suomalainen tavaramerkki rek. nro 266460 – OP VARALLISUUDENHOITO

Suomalainen tavaramerkki rek. nro 264386 – OP KOTI

Suomalainen tavaramerkki rek. nro 264395 – OP HEM

EU-tavaramerkki rek.nro 003199511 – OP BANK GROUP

EU-tavaramerkki rek.nro 014859979 – OPn Syke

EU-tavaramerkki rek.nro 015978703 – OPn Kulku

EU-tavaramerkki rek.nro 016184624 – OP KULKU

EU-tavaramerkki rek.nro 016366684 – OP NANO

EU-tavaramerkki rek.nro 016685778 – OP RINKI

Aiemmin on jo vahvistettu, että ”OP” on jo itsessään erottamiskykyinen tavaramerkki.

Näin ollen se on sitä myös yhdistettynä erilaisiin yleissanoihin sekä kuvaileviin ilmauksiin.

EUIPO:n tulee jokaisessa arvioitavassa tapauksessa noudattaa yhdenmukaista menettelyä arvioidessaan ehdottomia hylkäysperusteita (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-74). EUIPO:n tulee ottaa huomioon aikaisemmin rekisteröidyt ”OP” sanamerkit sekä ”OP” + yleissana/kuvaileva ilmaus –yhdistelmä-sanamerkit, joiden kaikkien on vahvistettu olevan erottamiskykyisiä

Tulkintalinja on vahvistettu myös esimerkiksi valitusosaston päätöksessä asiassa R 2317/2013-2. Päätöksessä on todettu, että aikaisemmat rekisteröinnit on otettava huomioon ja viraston on pyrittävä olemaan johdonmukainen. Päätöksessä on vahvistettu, että ”jos todella vertailukelpoinen aikaisempi ratkaisu tulee ilmi, on arvioitava, tulisiko sitä seurata”. Päätös osoittaa, että on oltava selkeitä syitä, mikäli aikaisemmasta ratkaisukäytännöstä poiketaan. Lisäksi pitäisi olla oikeuskäytännön tuki sille, miksi ratkaisukäytäntöä tulisi muuttaa.

Päätös

EUTMA:n 94 artiklan perusteella virasto tekee päätöksen sellaisten syiden tai todisteiden perusteella, joihin hakijalla on ollut tilaisuus ottaa kantaa.

Tutkittuaan hakijan esittämät huomautukset virasto on päättänyt luopua esittämästään ehdottomasta hylkäysperusteesta seuraavien tavaroiden ja palvelujen osalta:

Luokka 9 Tietokoneohjelmistot Maksupäätteet; kassakoneet; pankkiautomaatit ja rahanlajittelulaitteet; lippuautomaatit; tilaus- ja toimitusjärjestelmiin liittyvät ohjelmistot; dokumenttien hallintaohjelmistot; pankki-, vakuutus- ja sijoitusalan ohjelmistot; kassaohjelmistot; myyntiin ja varastonhallintaan liittyvät ohjelmistot; lukijat [tietokonelaitteina]; Tunnistusnauhat [koodatut tai magneettiset]; Maksukortit [koodatut tai magneettiset]; henkilökortit [koodatut tai magneettiset]; pankkikortit [koodatut tai magneettiset]; kulunvalvontalaitteiden kortit [koodatut tai magneettiset].

Luokka 35 Mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät; Kuluttajaneuvonta, kaupallinen; Huutokauppapalvelut; Myyntiautomaattien vuokraus; Meklaripalvelut, nimittäin ostomääräysten hallinnollinen käsittely; Liikeyhteyspalvelut, nimittäin kauppa- ja liikeyhteyksien välittäminen; Yhteisostopalvelut; Kaupalliset arviointipalvelut; Kilpailujen järjestäminen kaupallisiin tarkoituksiin; Vienti- ja tuontipalvelut; Kaupalliset sovittelu- ja neuvontapalvelut, nimittäin kauppaan liittyvien maksutapahtumien ja kaupallisten sopimusten järjestäminen, kauppojen välitys ja solmiminen muiden lukuun, neuvontapalvelut, jotka liittyvät tavaroiden ja palveluiden ostamiseen yritysten puolesta; Tilauspalvelut; Hintavertailupalvelut; Terveyspalveluiden kustannusarviot; Kustannusarviointi; Hankintapalvelut muille [tavaroiden ja palveluiden osto muille yrityksille]; Ulkoistamispalvelut [yritystoiminnan avustamisena]; Asiakaspalautteen keräys ja toimitus; Pankki-, vakuutus- ja sijoitusalan ohjelmistojen vähittäismyynti; Mainonta-, markkinointi- ja myynninedistämispalvelut; Suhdetoimintapalvelut; Tuote-esittelyt ja tuotteiden näytteillepanopalvelut; Kaupalliset messu- ja näyttelypalvelut; Kanta-asiakas, kannuste- ja bonusohjelmapalvelut; Mainostilan, -ajan ja -välineiden tarjoaminen; Mainos-, markkinointi- ja myynninedistämismateriaalin jakelu; Mainonnan, markkinoinnin ja myynninedistämisen konsultointi-, neuvonta- ja tukipalvelut; Markkinoinnin analysointipalvelut; Yritystoiminnan avustamis-, liikkeenjohto- ja hallintopalvelut; Laskentatoimi, kirjanpito ja auditointi; Palkan laskenta ja palkkalistojen laadinta; talous- ja palkkahallinnon raportointipalvelut; Laskutuspalvelut, mukaan lukien verkkolaskujen lähettäminen ja vastaanottaminen, laskujen kirjoitus, skannaus ja lähetys; tilinpitoselvitys; tilintarkastus; Hallinnollinen tietojenkäsittely; Sähköinen tietojenkäsittely koskien terveystietoja; Vakuutuskorvausten hallinnollinen käsittely; Henkilöstöhallinto ja rekrytointipalvelut; Liiketoiminnan konsultointi- ja neuvontapalvelut; Konttorikoneiden vuokraus; Asiakirjojen koonti ja systematisointi; Yritystoimintaan liittyvät analyysi-, tutkimus- ja tietopalvelut; Markkinatutkimus; Mielipidetutkimukset; Kuluttajatutkimukset; Liiketoimintaan liittyvät tiedon kerääminen ja systemointi; Talousennusteiden tekeminen; Tietokantatietojen koostaminen; Tietokantatietojen systematisointi; Tilastotietojen kerääminen; Yhteystietojen ja yhteystietohakemistojen hallinnointi muille; kaupalliseen tietoon liittyvät elektroniset hakemistot ja hakupalvelut Internetissä; edellä mainittuihin palveluihin liittyvät tiedotus-, neuvonta- ja konsultointipalvelut.

Luokka 36 Vakuutustoiminta; rahatalousasiat; raha-asiat; kiinteistöasiat; kiinteistöpalvelut; kiinteistöjen arviointi; kiinteistöjen hoito; isännöinti; vuokranperintä; kiinteistöjen, asuntojen ja liiketilojen vuokraus ja välitys; panttilainaus; rahataloudelliset arviointipalvelut; rahatalouteen ja raha-asioihin liittyvät palvelut ja pankkitoiminta; elektroniset pankkipalvelut; edunvalvontapalvelut; eläkepalvelut; eläkejärjestelmien hallinta; valuuttakauppa- ja valuutanvaihtopalvelut; arvopaperi- ja raaka-ainekaupankäyntipalvelut; lainat ja luotot sekä leasingrahoituspalvelut; velanperintään ja factoringrahoitukseen liittyvät palvelut; sijoituspalvelut; rahansiirrot ja rahoitustapahtumat ja maksupalvelut; korttipalvelut; rahatalouteen liittyvät tieto-, neuvonta- ja konsultointipalvelut; arvonmäärityspalvelut; vakuutusmeklarointi; vakuutuspalvelut; terveysvakuutuspalvelut; takuupalvelut; varainhankinta ja sponsorointi; lainaus takuita vastaan; perintäpalvelut; elektroniset maksujen käsittelypalvelut.

Luokka 41 Terveys- ja hyvinvointivalmennus; liikuntapalvelut; liikuntakasvatus; julkaisu- ja uutistoimituspalvelut terveydenhuollon ja hyvinvoinnin alalla; Työterveys- ja työturvallisuusalan opetus; edellä mainittuihin palveluihin liittyvät tiedotus-, neuvonta- ja konsultointipalvelut.

Luokka 42 Tieteelliset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut; tietokonelaitteistojen suunnittelu ja kehittäminen; tietokonelaitteiden ja -välineiden vuokraus; IT-asioihin liittyvät konsultointi-, neuvonta- ja tietopalvelut; IT-asioihin liittyvät turvallisuus-, suojaus- ja palauttamispalvelut; tiedon monistus- ja muuntamispalvelut, tiedon koodauspalvelut; pankki-, vakuutus- ja sijoitustoiminnassa käytettävien ohjelmistojen, tietojärjestelmien ja ratkaisujen suunnittelu; tietojärjestelmien testaus; laadunvalvontapalvelut; sertifioinnit [laadunvalvonta]; edellä mainittuihin palveluihin liittyvät tiedotus-, neuvonta- ja konsultointipalvelut.

Muilta osin virasto pitää kiinni ilmoituksessaan 21.7.2017 esittämästään ehdottomasta hylkäysperusteesta.

Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen (EUTMA) 7 artiklassa säädetään seuraavasti:

”1. Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

– –

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

– –

2. Edellä 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa Euroopan unionia.”

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla estetään se, että ainoastaan yksi yritys saisi käyttää tässä säännöksessä tarkoitettuja merkkejä tai merkintöjä sen vuoksi, että ne on rekisteröity tavaramerkiksi. Tällä säännöksellä pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että jokaisen on saatava käyttää vapaasti tällaisia merkkejä tai merkintöjä (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 27; ks. myös vastaavasti tuomio 04/05/1999, C-108/97 ja C-109/97, Chiemsee, § 25 kohta).

Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut merkit ovat sellaisia merkkejä, jotka eivät kykene täyttämään tavaramerkille asetettua perustehtävää eli yksilöimään tavaran tai palvelun alkuperää niin, että kuluttaja voi myöhempiä hankintoja tehdessään hankkia lisää kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita tai palveluita, jos hän on pitänyt niitä hyvinä, tai valita jonkin toisen tavaran tai palvelun, jos hän ei ole ollut tyytyväinen niihin (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 28 ja siinä mainittu oikeuskäytäntö).

Merkin kuuluminen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan kiellon alaan edellyttää, että merkin ja niiden tavaroiden tai palvelujen välillä, joita varten rekisteröintiä haetaan, on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja ilman lisäpohdintoja havaita kyseessä olevan tavaroiden ja palvelujen tai jonkin niiden ominaisuuden kuvailun (15/01/2013, T-625/11, ecoDoor, EU:T:2013:14, § 16; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25).

Merkin erottamiskykyä ja kuvailevuutta arvioitaessa merkki otetaan huomioon kokonaisuutena ja arvioinnissa otetaan huomioon ne tavarat tai palvelut, joita varten merkin rekisteröintiä haetaan sekä se, miten kohdeyleisö eli näiden tavaroiden tai palvelujen kuluttajat ymmärtävät merkin. Siihen, miten kohdeyleisö mieltää tavaramerkin, voi vaikuttaa keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste, joka voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (12/09/2007, T-358/04, Mikrofonin pään muoto, EU:T:2007:263, § 40).

Kuten viraston ilmoituksen sanamuodosta selvästi käy esiin, on se sanamerkin ”OP.MEDIA” kuvailevuutta ja erottamiskykyä arvioidessaan huomioinut edellä mainitut, oikeuskäytännössä vahvistetut periaatteet.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkki, joka koostuu uudissanasta tai sanasta, joka puolestaan muodostuu osista, joista jokainen kuvailee niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, kuvailee itsekin näiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, paitsi jos on olemassa havaittavissa oleva ero yhtäältä kyseisen uudissanan tai sanan ja toisaalta niiden osien, joista kyseinen sana muodostuu, pelkän summan välillä. Tämä edellyttää sitä, että sen takia, että yhdistelmä on tavanomaisesta poikkeava kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, kyseinen uudissana tai sana luo vaikutelman, joka on riittävän kaukana siitä vaikutelmasta, joka syntyy kyseisen uudissanan tai sanan muodostavien osien välittämien ilmausten pelkästä yhdistelmästä, jolloin uudissana tai sana on enemmän kuin kyseisten osien summa (12/01/2005, T 367/02 - T 369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).

Virasto katsoo, ettei haettu sanamerkki ”OP. MEDIA” kokonaisuutena tarkasteltuna luo kohdeyleisön keskuudessa vaikutelmaa, joka on riittävän kaukana ko. sanojen pelkän yhdistelmän synnyttämästä vaikutelmasta, ts. se ei kokonaisuutena tarkastellen ole enempää kuin osiensa summa. Yhdistelmä kokonaisuutena tarkasteltuna on myös mielekäs: osuuskuntamuotoisen pankin/pankkitoimintaa harjoittavan osuuskunnan media/viestinnän kanava. Sanalla ”media” laajassa merkityksessä tarkoitetaan viestintää sekä perinteisen median joukkotiedotusvälineitä (painettu media, radio, tv) sekä uuden median sähköisen viestinnän välineitä (kuten internetin avulla pyörivä sosiaalinen media sekä mobiilimedia).

Hakijan näkemys, jonka mukaan suomalainen kohdeyleisö ei ymmärtäisi merkissä esiintyvää lyhennettä ”OP.” merkityksessä osuuspankki, ei vakuuta virastoa.

Kotimaisten kielten keskuksen julkaisema ja ylläpitämä lyhenneluettelo antaa ohjeita lyhenteiden oikeinkirjoituksesta. Lyhenteen ”op.” merkitykset lyhenneluettelo listaa seuraavasti (korostus lisätty jälkikäteen): 1) opettaja; 2) opisto; 3) osuuspankki; 4) (mus.) opus. Hakija on oikeassa huomauttaessaan siitä, että lyhenteen esiintyminen Kotuksen lyhenneluettelossa ei välttämättä tarkoita sitä, että lyhennettä ”op.” olisi käytetty/käytettäisiin sanan ”osuuspankki”, eli osuuskuntamuotoisen paikallispankin, lyhenteenä. Virasto kuitenkin huomauttaa, että lyhenne ”op” (jopa ilman pistettä) on myös ollut yleisesti Suomessa käytetty lyhenne sanalle ”osuuspankki”. Ylipäätään lyhenteiden käyttö osoittamassa eri pankkiryhmittymien pankkeja on ollut Suomessa hyvinkin yleistä ja pitkäaikaista (kuten ”SP” merkityksessä säästöpankki, ”LP” merkityksessä liikepankki) kuten seuraavat artikkelit osoittavat:

(--)

(lähde: Vaasan yliopisto, University of Vaasa, Johanna Särkijärvi, Pankkitoiminnan alueellinen kehtisykaari Varsinais-Suomessa, Acta Wasaensia 306, Aluetiede 13, sivut 68 ja 73, sivustolla vierailtu 8.10.2018 osoitteessa

https://www.univaasa.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-551-0.pdf )

Myös Valtion Vakuusrahasto on käyttänyt osuuspankeista lyhennettä ”op” kuten seuraava, Pankkituen keskeiset tapahtumat 10/99 listaava Liite 1 osoittaa:

(--)

(lähde: VNS 4/1999 vp, Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle pankkituesta 16.11.1999), sivustolla vierailtu 8.10.2018 osoitteessa

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/selonteko/Documents/vns_4+1999.pdf

(--)

(lähde: Kansantaloudellinen aikakausikirja – 90. Vsk. -2/1994 Luotonsäännöstelystä luottotappioihin, Paavo Okko ja Eero Kasanen, sivu 166, sivustolla vierailtu 26.10.2018 osoitteessa

http://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/images/stories/kak/KAK21994/KAK21994Okko.pdf )

Myös hakijan viittaamassa Kotimaisten kielten keskuksen vuonna 2015 antamassa lausunnossa - ”Lausunto yleiskielen lyhenteestä op. ja tavaramerkkiin viittaavasta kirjainyhdistelmästä OP” - todetaan sivulla 2 seuraavasti:

Lyhenne op. yleiskielen lyhenteenä

Sana osuuspankki on siis yksiselitteisesti tavallinen suomen kielen yleissana. Tällä sanalla on myös vakiintunut lyhenne yleiskielessä. Kirjainyhdistelmää op. on käytetty vanhastaan sanan osuuspankki lyhenteenä. Se on muodostettu ottamalla yhdyssanan kummankin osan ensimmäinen kirjain ja merkitsemällä loppuun piste. Tämä on yksi suomen kielen vakiintuneista lyhenteenmuodostustavoista. Samaan tapaan on muodostettu myös esimerkiksi lyhenne sp. sanasta säästöpankki. Ääneen luettaessa tämän lyhennetyypin lyhenne suositellaan luettavaksi kokonaisena sanana (”osuuspankki”) eikä kirjaimittain (”oo pee”).

Se, että lyhennettä ”OP” ei mainita sanakirjassa sanan ”osuuspankki” lyhenteenä, kuten hakija esittää, ei ole ratkaisevaa. Ylipäätään se, että tavaramerkin muodostamaa sanaa tai sanoja ei löydy sanakirjasta ei välttämättä tarkoita sitä, että kyseessä olisi erottamiskykyinen tavaramerkki (12/01/2000, T-19/99, COMPANYLINE, ECLI:EU:T:2000:4, § 26).

Lyhenteen ”OP.” merkityksen osalta hakija tukeutuu voimakkaasti edellä mainittuun Kotimaisten kielten keskuksen antamaan lausuntoon vuodelta 2015 (Lausunto yleiskielen lyhenteestä op. ja tavaramerkkiin viittaavasta kirjainyhdistelmästä OP”). Lausunnossa todetaan kuitenkin mm. seuraavasti: ”…pisteeseen päättyvä, pienin kirjaimin kirjoitettu kirjainyhdistelmä op. viittaa yleiskielen lyhenteenä yleissanaan osuuspankki.” ja ”Sen sijaan lyhenne op. ei viittaa elinkeinotoiminnassa tai kaupallisessa toiminnassa käytettyyn tavaraan eikä tavaramerkkiin.”

Virasto huomauttaa, että hakemuksen kohteena oleva sanamerkki sisältää juuri lyhenteen ”OP.” ei pelkkää lyhennettä ”OP”.

Hakija on oikeassa huomauttaessaan siitä, että lyhenteen mahdollinen kuvailevuus rajoittuu sen tiettyyn kirjoitusasuun, koska lyhenteen merkityssisältö vaihtelee kirjoitusasusta riippuen. Arvioitaessa sanamerkin kuvailevuutta ja erottamiskykyä EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan c ja b alakohdan ja EUTM:n 7 artiklan 2 kohdan nojalla, sanojen kirjoitusasulla (isot/pienet kirjaimet) ei kuitenkaan ole merkitystä. Valituslautakunta on päätöksessään 03/05/2016, R 1148/2015-5, ESHIFT todennut sanamerkin osalta seuraavasti (korostus lisätty jälkikäteen):

30 The applicant stresses that the sign applied for is a neologism and fanciful designation. However, according to established case-law, neologisms can also be entirely descriptive, so the sole fact that an expression or term constitutes a neologism is unable to prevent it from falling within the scope of application of the ground for refusal under Article 7(1)(c) EUTMR (see in this respect the statements made in paragraphs 11 and 12).

31 The applicant then argues that the deliberate, direct combination of the word components to create ‘ESHIFT’ would prevent consumers from understanding ‘E’ as standing for ‘electronic’. Supplementing the statements in paragraph 17 that are relevant in this regard, this argument can be countered by the fact that the pronunciation of the sign is identical irrespective of whether or not the ‘E’ is formally separated by a hyphen. The meaning therefore remains the same, so the consumer will understand the trade mark application as a reference to an electronic gear transmission system for this reason also (26/11/2008, T-184/07, Anew alternative, EU:T:2008:532, § 26; 30/04/2013, T-640/11, Rely-able, EU:T:2013:225, § 20).

32 Purely for the sake of completeness, it should be pointed out in this context that, in principle, a word mark such as that applied for in the context of these proceedings grants its proprietor certain freedom with regard to the upper and lower -case lettering. It would be conceivable for the sign to be used as ‘eShift’, which would likewise lead to a visual separation of the ‘E’ from the rest of the sign.

Valituslautakunnan mukaan sanamerkin osalta merkin haltijalla on tiettyä vapautta ison ja pienen kirjaimen käytön suhteen. Sanamerkin ”ESHIFT”, osalta valituslautakunta totesi merkkiä voitavan käyttää myös esimerkiksi muodossa ”eShift”, joka johtaisi kirjaimen ”e” visuaaliseen erottamiseen merkin loppuosasta.

Hakemuksen kohteena olevaa sanamerkkiä ”OP.MEDIA” voitaisiin jatkossa nähdä kirjoitusasun ”OP.MEDIA” lisäksi myös muodossa ”op.media”. Virasto pitää todennäköisenä, ettei kohderyhmä ymmärrä merkissä esiintyvää lyhennettä - saati merkkiä kokonaisuutena tarkasteltuna - välittömästi osoituksena merkillä varustettujen tavaroiden ja palvelujen kaupallisesta alkuperästä vaan antaa merkille sen ilmeisen merkityksen ”osuuspankki media” ja ymmärtää sen välittävän ilmeistä ja suoraa tietoa tavaroiden ja palvelujen lajista/tyypistä ja muusta ominaispiirteestä kuten tietoa tavaroiden ja palvelujen asiasisällöstä (osuuspankkiin/osuuspankkitoimintaan liittyvät julkaisut, osuuspankkia/osuuspankkitoimintaa koskeva viestintä, osuuspankkiin/osuus-pankkitoimintaan liittyvät uuden median sähköisen viestinnän palvelut ja edellä mainittuja koskevat/näihin liittyvät teknologiset palvelut, tietokoneohjelmien suunnittelupalvelut, graafinen suunnittelu).

Oikeuskäytännössä on myös vahvistettu, että tavaramerkin rekisteröintihakemuksen hylkääminen EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella ei edellytä, että tässä säännöksessä tarkoitettuja tavaramerkin muodostavia merkkejä ja ilmauksia käytetään todellisuudessa rekisteröinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden tai palveluiden kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai näiden tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksien kuvailemiseen. Kuten jo kyseisen säännöksen sanamuodosta ilmenee, on riittävää, että näitä merkkejä ja ilmauksia voidaan käyttää tällä tavoin. Virasto ei näe mitään estettä sille, etteikö yhdistelmää ”OP.MEDIA” voida käyttää kuvaamaan esteen kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen tiettyjä ominaisuuksia.

Edellä esitetyn perusteella virasto edelleen katsoo, että kohdeyleisön näkökulmasta katsottuna, on merkin ”OP.MEDIA” ja hakemuksen kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen välillä riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja ilman lisäpohdintoja havaita kyseessä olevan tavaroiden ja palvelujen tai jonkin niiden ominaisuuden kuvailun. Näin ollen merkki kuuluu EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan kiellon piiriin.

Unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että merkki, joka EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailee tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, on tämän johdosta väistämättä näiden tavaroiden tai palvelujen osalta kyseisen EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tavaramerkki, jolta puuttuu erottamiskyky (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19). Koska hakemuksen kohteena oleva merkki edellä esitetyin perusteluin on merkitykseltään selvästi kuvaileva rekisteröintihakemuksen sisältämiin tavaroihin ja palveluihin nähden, puuttuu siltä myös vähimmäiserottamiskyky näiden samojen tavaroiden ja palvelujen osalta.

Virasto on ottanut huomioon hakijan viittaamat kansalliset, Suomessa myönnetyt tavaramerkkirekisteröinnit. Ne eivät kuitenkaan muuta viraston näkemystä hakemuksen kohteena olevan merkin suhteen. Mikään hakijan viittaamista rekisteröinneistä ei ole identtinen käsillä olevan merkin kanssa. On muistettava myös, kuten oikeuskäytännöstä käy ilmi, että Euroopan unionin tavaramerkkilainsäädäntö muodostaa säännöskokonaisuudesta koostuvan itsenäisen järjestelmän, jolla pyritään omiin tavoitteisiin ja jota sovelletaan kansallisista järjestelmistä riippumatta [– –]. Tämän johdosta merkin rekisteröitävyyttä Euroopan unionin tavaramerkkinä voidaan arvioida vain asiaa koskevan unionin lainsäädännön perusteella. Näin ollen virasto ja mahdollisesti tuomiovaltaa käyttävä unionin toimielin eivät ole sidottuja jäsenvaltiossa taikka kolmannessa maassa tehtyyn päätökseen, jossa tunnustetaan merkin rekisteröitävyys kansallisena tavaramerkkinä. Näin on asian laita siinäkin tapauksessa, että tällainen päätös on tehty direktiivillä 89/104/ETY yhdenmukaistetun kansallisen lainsäädännön nojalla tai maassa, joka kuuluu kielialueeseen, johon kyseinen sanamerkki lukeutuu (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, EU:T:2002:43, § 47).

Virasto on myös ottanut huomioon hakijan viittaamat aikaisemmat EU-tavaramerkit. Nämä eivät kuitenkaan muuta viraston kantaa käsillä olevassa asiassa. Ensinnäkään mikään hakijan viittaamista tavaramerkeistä ei ole identtinen hakemuksen merkin kanssa. Virasto huomauttaa myös, että erottamiskyvyn arviointi ei ole eksaktia tiedettä. EUIPO pyrkii toimimaan johdonmukaisesti. Jokainen tapaus on kuitenkin käsiteltävä erikseen. Kuvailevuuden ja erottamiskyvyn arvioinnissa sovellettavat kriteerit ovat myös muuttuneet ja muuttuvat sitä mukaa, kun asiaa koskeva oikeuskäytäntö on kehittynyt ja edelleen kehittyy. Pelkästään se seikka, että tutkija on toisessa tapauksessa saattanut noudattaa vähemmän tiukkaa lähestymistapaa tai noudattanut sillä hetkellä voimassa olevia kriteerejä ja oikeuskäytäntöä, ei loukkaa yhdenvertaisuusperiaatetta eikä ole syy kumota päätöstä, joka on järkeenkäypä ja joka on unionin tavaramerkkiasetuksen, sellaisena kuin Euroopan unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytäntö on sitä tulkinnut, mukainen.

Hakijan huomautus, jonka mukaan se, että kirjainyhdistelmä ”OP” tai, että kirjainyhdistelmä ”OP” yhdistettynä erilaisiin yleissanoihin on rekisteröity, ei ole relevantti. Aiemmat rekisteröinnit eivät ole ratkaisevia sen määrittämiseksi, onko hakemuksen kohteena olevalla merkillä kokonaisuutena tarkasteltuna vähimmäiserottamiskyky, jota suojan saaminen unionissa edellyttää. Kuten edellä todettiin, merkin erottamiskykyä ja kuvailevuutta arvioitaessa merkki otetaan huomioon kokonaisuutena ja arvioinnissa otetaan huomioon ne tavarat tai palvelut, joita varten merkin rekisteröintiä haetaan sekä se, miten kohdeyleisö eli näiden tavaroiden tai palvelujen kuluttajat ymmärtävät merkin.

Hakijan OP-tuoteperhettä koskevan viittauksen osalta virasto haluaa kiinnittää hakijan huomion valituslautakunnan päätökseen vuodelta 2005 (06/10/2005, R-149/2005-2, IPHONE, § 14-22) koskien merkkiä ”IPHONE” (rek.nro 2 901 007). On selvää, että nyt käsiteltävänä oleva tilanne koskien merkkiä ”OP.MEDIA” ei ole rinnastettavissa edellä mainittuun tapaukseen. Hakija ei ole ensinnäkään esittänyt, että sillä olisi suuri määrä rekisteröityjä EU-tavaramerkkejä, jotka luontaiselta erottamiskyvyltään eivät olisi hakemuksen kohteena olevan merkin erottamiskykyä vahvempia, ja että näistä merkeistä koostuvalla tavaramerkkiperheellä olisi erityinen tunnettuus nyt relevantin kohderyhmän keskuudessa. Hakija ei ole myöskään esittänyt, että virasto olisi aiemmin hyväksynyt identtisen sanamerkin OP.MEDIA” vastaaville tavaroille ja palveluille kuin nyt haettavat tavarat ja palvelut (ks. vastaavasti 12/05/2016, R-2079/2015-5, ’THE toy store’, § 45).

Hakija on oikeassa huomauttaessaan oikeuskäytännöstä, jonka mukaan EUIPO:n on toimivaltaansa käyttäessään noudatettava unionin oikeuden yleisiä periaatteita, kuten yhdenvertaisen kohtelun ja hyvän hallinnon periaatetta (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73). Tuomioistuin on edellä viitatussa tuomiossa todennut myös seuraavasti (§ 74-77):

74 Kun otetaan huomioon kaksi viimeksi mainittua periaatetta, SMHV:n on rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskevaa hakemusta tutkiessaan otettava huomioon jo tehdyt samanlaisia hakemuksia koskevat päätökset ja pohdittava erityisen huolellisesti sitä, onko tehtävä samanlainen päätös vai ei (ks. analogisesti direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdasta yhdistetyt asiat C-39/08 ja C-43/08, Bild digital ja ZVS, määräys 12.2.2009, 17 kohta).

75 Näin tehtäessä yhdenvertaisen kohtelun ja hyvän hallinnon periaatteet on sovitettava yhteen laillisuusperiaatteen kanssa.

76 Näin ollen henkilö, joka hakee merkin rekisteröintiä tavaramerkiksi, ei voi omaksi edukseen vedota toisen hyväksi tapahtuneeseen lainvastaisuuteen identtisen päätöksen saamiseksi (ks. vastaavasti em. yhdistetyt asiat Bild digital ja ZVS, määräyksen 18 kohta).

77 Lisäksi oikeusvarmuuden ja nimenomaan hyvän hallinnon vuoksi jokaisen rekisteröintihakemuksen tutkimisen on oltava tiukkaa ja kattavaa, jotta vältettäisiin tavaramerkkien perusteeton rekisteröinti (em. asia SMHV v. Erpo Möbelwerk, tuomion 45 kohta ja em. asia SMHV v. BORCO-Marken-Import Matthiesen, tuomion 45 kohta). Tutkinta on tehtävä jokaisessa konkreettisessa tapauksessa. Merkin rekisteröinti tavaramerkiksi riippuu nimittäin erityisistä kriteereistä, joita sovelletaan kunkin tapauksen tosiasiallisissa olosuhteissa ja joiden mukaisesti tarkastetaan, että merkki ei kuulu jonkin hylkäysperusteen alaisuuteen (ks. vastaavasti direktiivin 89/104 3 artiklasta asia C-218/01, Henkel, tuomio 12.2.2004, Kok., s. I-1725, 62 kohta).

Oikeuskäytännössä on lisäksi vahvistettu, että yllä esitetyt harkintaan vaikuttavat seikat on otettava huomioon, vaikka haettu merkki olisi identtinen sellaisen aikaisemman merkin kanssa, jonka EUIPO on aiemmin samoille tai samanlaisille tavaroille tai palveluille (12/12/2013, C-70/13 P, Photos.com, EU:C:2013:875, § 45).

Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa virasto on osoittanut, että haettu sanamerkki ”OP.MEDIA” kuuluu – esteen kohteena olevat tavarat ja palvelut sekä relevantti kohdeyleisö huomioiden - EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja EUTMA:n 7 artiklan 2 kohdan mukaisen kiellon piiriin. Näin ollen merkin rekisteröinti hakemuksen kattamille tavaroille ja palveluille on ristiriidassa EUTMA:n kanssa, minkä johdosta hakija ei voi kohtuudella vaatia merkin rekisteröintiä EUIPO:n aikaisempiin päätöksiin vedoten.

Edellä mainituin perusteluin ja EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti Euroopan unionin tavaramerkkiä nro 16 928 707 koskeva hakemus hylätään seuraavien tavaroiden ja palvelujen osalta:

Luokka 9 Mobiilisovellukset; Sähköiset ladattavat julkaisut.

Luokka 36 Vakuutustoiminta; rahatalousasiat; raha-asiat; kiinteistöasiat; kiinteistöpalvelut; kiinteistöjen arviointi; kiinteistöjen hoito; isännöinti; vuokranperintä; kiinteistöjen, asuntojen ja liiketilojen vuokraus ja välitys; panttilainaus; rahataloudelliset arviointipalvelut; rahatalouteen ja raha-asioihin liittyvät palvelut ja pankkitoiminta; elektroniset pankkipalvelut; edunvalvontapalvelut; eläkepalvelut; eläkejärjestelmien hallinta; valuuttakauppa- ja valuutanvaihtopalvelut; arvopaperi- ja raaka-ainekaupankäyntipalvelut; lainat ja luotot sekä leasingrahoituspalvelut; velanperintään ja factoringrahoitukseen liittyvät palvelut; sijoituspalvelut; rahansiirrot ja rahoitustapahtumat ja maksupalvelut; korttipalvelut; rahatalouteen liittyvät tieto-, neuvonta- ja konsultointipalvelut; arvonmäärityspalvelut; vakuutusmeklarointi; vakuutuspalvelut; terveysvakuutuspalvelut; takuupalvelut; varainhankinta ja sponsorointi; lainaus takuita vastaan; perintäpalvelut; elektroniset maksujen käsittelypalvelut; edellä mainittuihin palveluihin liittyvät tiedotus-, neuvonta- ja konsultointipalvelut.

Luokka 38 Kaukoviestintä; Lähetyspalvelut; Puhelin- ja matkapuhelinverkkopalvelut; Tietokoneliikenne ja Internet-käyttöliittymät; Pääsyn tarjoaminen sisältöön, verkkosivuille ja portaaleihin; Kaukoviestintävälineiden ja -laitteiden vuokraus; Elektroninen viestien, tiedon ja asiakirjojen siirto; Internetin keskustelufoorumien tarjoaminen; Sähköiset tilauksenvälityspalvelut; edellä mainittuihin palveluihin liittyvät tiedotus-, neuvonta- ja konsultointipalvelut.

Luokka 41 Sähköiset ei-ladattavat julkaisut; edellä mainittuihin palveluihin liittyvät tiedotus-, neuvonta- ja konsultointipalvelut.

Luokka 42 Teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; tietokoneohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen; verkkoisännöintipalvelut ja verkkosovelluspalvelut (SaaS) sekä ohjelmistojen vuokraus; graafinen suunnittelu; asiakirjojen digitointi [skannaus]; tietojen ja dokumenttien muuntaminen fyysisestä tietovälineestä elektroniseen; edellä mainittuihin palveluihin liittyvät tiedotus-, neuvonta- ja konsultointipalvelut.

Hakemuksen käsittely etenee jäljelle jäävien tavaroiden ja palvelujen osalta.

EUTM-asetuksen 67 artiklan mukaan teillä on oikeus hakea muutosta tähän päätökseen. EUTM-asetuksen 68 artiklan mukaan valitus on tehtävä virastolle kirjallisena kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksiantamisesta. Valitus on tehtävä sillä kielellä, jota on käytetty valituksen kohteena olevan päätöksen käsittelykielenä. Valituksen perusteet sisältävä kirjelmä on jätettävä neljän kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta. Valitus katsotaan tehdyksi vasta kun 720 EUR valitusmaksu on suoritettu.

Tuula RAJALA

LIITE Ilmoitus EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen hylkäämisen perusteista (Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen 7 artikla ja Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 11 säännön 1 kohta), 21/07/2017, 5 sivua