OPOSICIÓN Nº B 2 993 528

INTS It Is Not The Same, GmbH, Baarerstr. 98, 6302 Zug, Suiza (parte oponente), representada por María del Carmen Llagostera Soto, Calle Muntaner, 200, Planta 5ª4ª, 08036 Barcelona, España (representante profesional)

c o n t r a

Moda Estilo Familiar S.L., Travessera de Gràcia 45 3-3, 08021 Barcelona, España (solicitante), representado por Ingenias, Av. Diagonal 421, 2º, 08008 Barcelona España (representante profesional).

El 09/09/2019, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición nº B 2 993 528 se estima para todos los productos impugnados.

2. La solicitud de marca de la Unión Europea nº 16 952 517 se deniega en su totalidad.

3. El solicitante carga con las costas, que se fijan en 620 EUR.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 16 952 517 para la marca figurativa . La oposición está basada, entre otros, en el registro de marca de la Unión Europea nº 8 965 261 para la marca denominativa “DESIGUAL”. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra/s a) y b), del RMUE, y el artículo 8, apartado 5, del RMUE.

Dado que la oposición se basa en más de una marca anterior, la División de Oposición considera adecuado examinarla, en primer lugar, en relación con el registro de marca de la Unión Europea nº 8 965 261 para la marca denominativa “DESIGUAL”.

VALORACIÓN DE LA PRUEBA PRESENTADA – PRUEBA DEL USO y RENOMBRE

El resultado de la presente oposición depende en gran medida de las conclusiones de la División de Oposición con relación a la prueba presentada por la parte oponente para demostrar el uso y el renombre de la marca anterior. Por ello, se procederá en primer lugar a analizar dicha prueba para determinar si el registro de marca de la Unión Europea nº 8 965 261 “DESIGUAL” ha sido objeto de uso efectivo y goza además de renombre.

El 16/11/2017, junto con el escrito de oposición, la parte oponente aportó las pruebas siguientes al objeto de probar el renombre de las marcas anteriores, incluido el registro de marca de la Unión Europea nº 8 965 261 para la marca denominativa “DESIGUAL”:

 Anexo 1: Certificado de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona, firmado por el Secretario General de la misma en fecha 22/12/2011. El documento certifica la notoriedad de la marca “DESIGUAL” dentro del sector de las prendas confeccionadas.

 Anexo 2: Certificado de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, firmado por el Secretario General de la misma en fecha 31/01/2012. El documento certifica la notoriedad “en el mercado de Madrid”, tanto de la marca “DESIGUAL” como de “la marca gráfica” “para distinguir prendas confeccionadas y complementos”.

El 17/10/2018, una vez expirado el plazo de justificación y al objeto de probar el uso de las marcas anteriores sometidas al cumplimiento de este requisito, incluida la que se está valorando en primer lugar, el oponente aportó las pruebas siguientes:

 Anexos 1 y 21 – dos artículos, a saber: “¿Cuáles son las diez marcas españolas más valoradas internacionalmente”? publicado por prnoticias.com el 25/09/2017, y “Desigual, Zara y Mango, las marcas de moda españolas más valoradas a nivel internacional” publicado por europapress.es el 26/09/2017. Ambos artículos hacen referencia al estudio elaborado por Brandsdistribution, plataforma de distribución de moda para profesionales que, según se indica, cuenta con 15.000 clientes profesionales en España y más de 150.000 clientes en 173 países. En dicho estudio, “Desigual” ocupa el primer lugar.

 Anexo 2 – artículo titulado “Desigual, la marca que más engagement genera en Facebook”, publicado por ecommerce-news.es el 28/07/2013, en referencia al grado de fidelización de los consumidores en relación con varias marcas. En este artículo se indica que “Desigual” es líder en Facebook en el sector moda con un 72% de cuota.

 Anexo 3 – gráfico de “El portal de estadísticas” (es.statista.com) con fecha de impresión 15/10/2018, titulado “Valor de las ventas de la empresa ‘Desigual’ (Abasic SI) en España entre 2013 y 2016 (en millones de euros)”. Según el documento, la firma facturó en España 452,1 millones de euros en 2013, 529,1 millones en 2014, 483,4 en 2015 y 467,2 millones de euros en 2016.

 Anexos 4 y 5 – artículos de fecha 30/09/2013 sobre los resultados de “Desigual” en el año 2012, a saber: “Desigual gana 77 millones en 2012” publicado en el periódico español de tirada nacional EL PAIS; “Desigual finaliza el ejercicio 2012 con un beneficio de 77,15 millones de euros”, publicado en el portal de moda modaes.es y “Desigual va ‘in crescendo’: ingresa 700 millones en 2012” publicado en www.economiadigital.es. En estos artículos, se indica, entre otros, que “[la] compañía vendió durante 2012 más de 22 millones de prendas a través de sus diferentes canales de venta en todo el mundo”, teniendo previsto aumentar su cifra de negocio entre un 15 y un 20% durante el año siguiente. Se menciona asimismo la ampliación de la plataforma de compra por internet “en países como Polonia, Portugal, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Chipre, Estonia y Malta” y una cifra de inversión en 2012 de 89 millones de euros destinados principalmente a expansión y logística.

 Anexo 6 – reseña de la Generalitat de Catalunya, de fecha 28/01/2014 “Barcelona Fashion”, donde se hace una breve descripción de “Desigual”, nacida en 1984 y caracterizada “desde sus inicios (…) por sus diseños diferenciados, optimistas y llenos de color”.

 Anexos 7-9 y 11 – artículos de diversas fuentes con relación a los resultados de “Desigual” en el año 2013: “Desigual gana 129 millones en 2013 y abre su capital al grupo francés Eurazeo”, publicado en Infocif.es, con fecha de impresión 17/10/2018; “Desigual invierte 50 millones en su nueva sede mundial en Barcelona”, publicado por expansion.com el 13/06/2013; “Desigual: ropa desenfadada, negocio muy serio”, publicado en el diario español de tirada nacional abc.es, el 16/06/2013; y “Desigual eleva sus ventas un 3,5% en España en 2013 y detecta signos de recuperación en el país”, publicado por modaes.es el 19/03/2014, donde se indican, entre otros aspectos, el crecimiento constante de la firma, “tercer gigante textil de España”, así como su “imparable” expansión internacional, destacando su presencia en los principales países europeos y siendo sus principales mercados, España (22% de facturación y 112 tiendas a la fecha en sus principales ciudades), Francia (18%), Italia (16%) y Alemania. También se destaca su apuesta por la venta online, representando un 10% de las ventas en aquel año. Según el primer artículo, “la compañía vendió en 2013 más de 26 millones de prendas en todo el mundo”.

 Anexos 10, 14-16 – artículos de diversas fuentes con relación a los resultados de “Desigual” en el año 2014: “Desigual gana 135 millones en 2014”, publicado por europapress.es el 17/03/2015; dos artículos de modaes.es: “2014, el año más ‘chulo’ de Desigual”, publicado el 29/12/2014 y “Desigual crece un 16,2% en 2014 y alcanza 963,5 millones de euros”, publicado el 17/03/2015; y, por último, “Desigual gana un 3% más en 2014 con un incremento de las ventas del 16%”, publicado por elpais.com el 17/03/2015. En estos artículos se indica, entre otros aspectos, que “[a] lo largo de 2014, la colorida marca de ropa amplió su rango de acción con cien nuevas boutiques de la enseña y presencia en 4.500 nuevos puntos de venta”, invirtiendo, según la compañía, 93 millones en su expansión. También se comenta el crecimiento invariable del mercado europeo (más del 10%), particularmente destacado en Italia, así como la intención de “fortalecer [la] marca, (…) abrir tiendas, fidelizar a nuevos clientes y llegar a más consumidores”. El segundo artículo de modaes.es destaca que las líneas de mujer y complementos “fueron los principales motores del grupo en facturación y crecimiento”.

 Anexo 12 – artículo de elconfindencial.com de fecha 19/03/2014 “La ‘burbuja’ está de moda: Desigual cuadriplica su valor en apenas dos años”.

 Anexo 13 – artículo de modaes.es, de fecha 27/08/2018, “Desigual gana posiciones en el centro de Europa y abre su primera tienda en Bosnia”. El artículo indica la reestructuración del accionariado de la empresa así como la presencia de “Desigual” en países de la región, como Eslovenia y Croacia (con dos y tres tiendas, respectivamente en sus principales ciudades).

 Anexo 17 – artículo de fashionunited.es, de fecha 10/03/2015, “Desigual abrirá 18 nuevas tiendas en Alemania durante el año 2015”. El artículo repasa la trayectoria de la firma en Alemania, donde indica que hay 62 tiendas (23 abiertas en 2014) y donde prevé la apertura de otras 18 en 2015. El artículo indica que “Desigual” vendió más de 3,8 millones de prendas en el país en 2014 (y más de 28 millones en todo el mundo).

 Anexo 18 – artículo de cmdsport.com, de fecha 09/01/2017, “Desigual Sport: ‘la evolución en ventas y en número de clientes ha sido exponencial’”. El artículo comenta el éxito del segmento femenino en la estrategia de ventas de la firma y, en particular, en su canal deportivo.

 Anexo 19 – artículo de blogsenfemenino.com, de fecha 03/03/2016, “Desigual, una de las marcas más valiosas de España – ¿Quién viste qué?”. El artículo se refiere a un estudio realizado por Interbrand sobre las marcas españolas más valiosas, en el cual “Desigual” ocupa el puesto 24. Asimismo se indica la presencia de la marca en la “Semana de la Moda de Nueva York” y su estrategia de street marketing, “acciones callejeras con las que lleva el exotismo de su marca a la urbe para dar a conocer sus colecciones a todo el mundo”. “Las redes sociales y sus retransmisiones en streaming son su mejor plataforma para presentar un proceso creativo muy artesanal.”

 Anexo 20 – extracto del informe “El Sector de la Moda en España: Retos y desafíos” elaborado para el Observatorio de la Moda Española y con fecha marzo, 2016. En el informe, se cita “Desigual” como una de las firmas que encabezan el sector de la moda, calzado y accesorios, con ventas por encima de los 1.000 millones de euros. Se indica que la firma “ha conquistado el mercado internacional con diseños originales y muy reconocibles”, contando con “252 tiendas, presencia en 1.700 corners en grandes almacenes, así como 7.000 puntos multimarca en todo el mundo”.

1 – Prueba del uso

Con arreglo al artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE, a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o, en su caso, la fecha de prioridad de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para no utilizarla. La marca anterior está sometida a la obligación de uso si en esa fecha ha estado registrada durante, al menos, cinco años.

Esta misma disposición establece que, a falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

El solicitante pidió a la parte oponente que presentara la prueba del uso de las marcas en que se basa la oposición sometidas al cumplimiento de este requisito, entre las que se encuentra el registro de marca de la Unión Europea nº 8 965 261 para la marca denominativa “DESIGUAL”.

La petición se presentó dentro de plazo y es admisible, dado que el registro de la marca anterior se produjo más de cinco años antes de la fecha de referencia antes mencionada.

La fecha de presentación de la solicitud impugnada es el 05/07/2017. Por tanto, se exigió a la parte oponente que demostrase que dicha marca fue objeto de uso efectivo en la Unión Europea del 05/07/2012 al 04/07/2017 inclusive. Asimismo, dicha prueba debe demostrar el uso de la marca en relación con los productos y servicios en los que se basa la oposición, a saber:

Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos; bastoncillos de algodón para uso cosmético; champús; algodón para uso cosmético; piedras para suavizar; higiene bucal (productos para la -) que no sean de uso médico.

Clase 18: Bolsos. Bolsas. Bolsos de viaje. Macutos. Mochilas. Estuches de viaje (marroquinería). Monederos que no sean de metales preciosos. Baúles y maletas. Paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería. Carteras (carpetas). Carteras (de bolsillo). Carteras (marroquinería).

Clase 25: Prendas de vestir confeccionadas para señora, caballero y niño; calzado; sombrerería.

Clase 35: Servicios de venta al menor en comercios de todo tipo de prendas de vestir confeccionadas y de complementos relacionados con el sector del diseño y la moda (confección) Difusión de anuncios publicitarios Servicios de modelos para fines publicitarios o de promoción de ventas Organización de ferias con fines publicitarios o comerciales Publicidad Difusión de material publicitario (folletos, prospectos, impresos, muestras).

Clase 41: Actividades culturales y deportivas Educación Formación Esparcimiento Servicios prestados por centros de enseñanza y formación Grabación (filmado) en cintas de vídeo Montaje de cintas de vídeo Organización y dirección de coloquios, conferencias, congresos, seminarios, simposiums, concursos Organización de exposiciones con fines culturales o educativos Servicios de imagen digital Reportajes fotográficos Organización de espectáculos (servicios de empresarios) Producción y representación de espectáculos Estudios de cine Explotación de salas de juego Music-Hall (espectáculo de variedades) Organización de bailes Servicios de clubs nocturnos (cabares, salas de fiestas) Clubs de salud (puesta en forma física).

Clase 42: Servicios de diseñadores de moda Estilismo (diseño industrial) Pruebas de textiles.

Con arreglo al artículo 10, apartado 3, del RDMUE, la prueba del uso consistirá en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición.

Valoración de la prueba de uso

Al objeto de probar el uso efectivo de la marca anterior, la parte oponente se basa en los Anexos 1 – 21 presentados en fecha 17/10/2018.

Si bien faltan elementos probatorios típicos de la prueba del uso, como serían facturas correspondientes a los productos y servicios, como indica el solicitante, de las pruebas aportadas en su totalidad se desprende que la marca anterior “DESIGUAL” ha sido objeto de un uso efectivo en el territorio de la Unión Europea durante el periodo pertinente, a saber, del 05/07/2012 al 04/07/2017, inclusive.

Así, los elementos probatorios aportados se refieren al lugar (la Unión Europea) y al periodo relevante (la prueba cubre esencialmente los años 2012 a 2016). En cuanto a la magnitud del uso, cabe deducir del conjunto de la documentación aportada que la parte oponente ha intentado seriamente alcanzar una posición comercial en el mercado de referencia. Finalmente, con relación a la naturaleza del uso, los elementos probatorios aportados se refieren a “Desigual” como marca y como “firma”. A este respecto hay que tener en cuenta que el uso de un signo puede servir para más de una finalidad al mismo tiempo, lo que sucede particularmente en el caso en que el nombre que identifica a una firma sea el mismo bajo el cual se comercializan los productos o servicios de la marca. El uso efectivo como marca exige que este no sea a efectos puramente ilustrativos o meramente promocionales de los productos o servicios, y que sea en consonancia con su función esencial (garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, §43). La marca objeto de análisis es denominativa, por lo que la prueba presentada demuestra suficientemente su uso tal y como fue registrada, sin necesidad de entrar en otras consideraciones, como pretende el solicitante.

Si se toma en consideración la prueba en su totalidad, cabe concluir que, si bien la documentación presentada por la parte oponente no es particularmente exhaustiva, sí alcanza el mínimo necesario para declarar que se ha hecho un uso efectivo de la marca anterior en el territorio de referencia durante el periodo de referencia.

Las pruebas presentadas por la parte oponente no demuestran un uso efectivo de la marca en lo que respecta a la totalidad de los productos y servicios incluidos en la marca anterior, pero sí lo hacen, al menos, en relación con los siguientes productos y servicios:

Clase 25: Prendas de vestir confeccionadas para señora.

Clase 35: Servicios de venta al menor en comercios de todo tipo de prendas de vestir confeccionadas y de complementos relacionados con el sector del diseño y la moda (confección).

Con arreglo al artículo 47, apartado 2, del RMUE, si la marca anterior se hubiera utilizado solamente para parte de los productos o de los servicios para los que está registrada, solo se considerará registrada, a los efectos del examen de la oposición, para dicha parte de los productos o servicios.

Por lo tanto, la División de Oposición continuará el examen de la oposición teniendo en cuenta únicamente los productos y servicios citados anteriormente.

2 – Renombre

Según el oponente, la marca anterior es renombrada en la Unión Europea.

El renombre implica un umbral de reconocimiento que solamente se alcanza cuando la marca anterior es conocida por una parte significativa del público pertinente respecto de los productos o servicios a los que se refiere. La marca anterior debe haber adquirido renombre entre el público pertinente, lo que significa que, dependiendo del producto o servicio comercializado, puede tratarse del público en general o de un público más específico.

En este caso la marca impugnada se presentó el 05/07/2017, como ya se indicó. Por consiguiente, se invitó a la parte oponente a probar que la marca anterior gozaba de renombre en la Unión Europea antes de esta fecha. Debe probarse, además, que el renombre adquirido se refería a los productos o servicios cuyo uso efectivo se ha considerado probado, a saber:

Clase 25: Prendas de vestir confeccionadas para señora.

Clase 35: Servicios de venta al menor en comercios de todo tipo de prendas de vestir confeccionadas y de complementos relacionados con el sector del diseño y la moda (confección).

La oposición está dirigida contra los siguientes productos:

Clase 25: Artículos de sombrerería; calzado; prendas de vestir.

Para poder determinar el grado de renombre de la marca hay que tomar en consideración todos los datos relevantes del caso, incluyendo, especialmente, la cuota de mercado de la marca; la intensidad, extensión geográfica y antigüedad de su uso; y el volumen del gasto dedicado a su promoción.

Sobre la consideración de la prueba de uso como prueba de renombre, la División de Oposición considera oportuno mencionar que, si bien es cierto que, con arreglo al artículo 7, apartado 2, del RDMUE, la parte oponente tiene que presentar las pruebas de justificación dentro del plazo fijado por la Oficina, no cabe interpretar que este precepto impida, de forma automática, la toma en consideración de pruebas complementarias presentadas posteriormente.

De acuerdo con el artículo 8, apartado 5, del RDMUE, cuando la parte oponente, vencido el plazo mencionado en el artículo 7, apartado 1, del RDMUE, presente hechos y pruebas que complementen hechos o pruebas pertinentes presentados durante ese plazo y guarden relación con el mismo requisito establecido en el artículo 7, apartado 2, del RDMUE, la Oficina debe ejercer la facultad discrecional que le confiere el artículo 95, apartado 2, del RMUE para decidir si acepta dichos hechos o pruebas complementarios. La Oficina debe ejercer su facultad discrecional si los hechos o pruebas presentados fuera de plazo sirven meramente para complementar, reforzar y aclarar las pruebas pertinentes anteriormente presentadas dentro de plazo en relación con el mismo requisito legal establecido en el artículo 7, apartado 2, del RDMUE, es decir, cuando ambos conjuntos de hechos o pruebas guarden relación con la misma marca anterior, con el mismo motivo y, dentro del mismo motivo, con el mismo requisito.

En el ejercicio de su facultad discrecional, la Oficina debe tomar en consideración, en particular, la fase del procedimiento y si, prima facie, es probable que los hechos o pruebas sean pertinentes para la conclusión del caso y existen razones válidas que justifiquen la presentación de los hechos o pruebas fuera de plazo. Es improbable que se admitan pruebas complementarias presentadas de forma extemporánea cuando se considere que la parte oponente ha abusado de los plazos fijados mediante el uso deliberado de tácticas dilatorias o actuando de modo manifiestamente negligente.

En el presente caso, la Oficina considera que la parte oponente presentó pruebas pertinentes dentro del plazo inicialmente fijado (certificados aportados por terceros independientes) y que, por tanto, puede considerarse que las pruebas presentadas posteriormente son complementarias.

El hecho de que el solicitante haya puesto en cuestión la prueba inicialmente presentada por la parte oponente justifica, asimismo, la consideración de pruebas complementarias que puedan dar respuesta a dichas objeciones.

Se considera particularmente que las pruebas complementarias presentadas se limitan a confirmar y clarificar las presentadas inicialmente, ya que no introducen nuevos elementos probatorios sino que, simplemente, sirven para reforzar las pruebas presentadas dentro de plazo.

Por los motivos anteriores, y haciendo uso de la facultad de apreciación que le confiere el artículo 95, apartado 2, del RMUE, la Oficina decide tomar en consideración las pruebas complementarias presentadas por el oponente el 17/10/2018.

Valoración de la prueba de renombre

En primer lugar, sobre los argumentos del solicitante en cuanto a la irrelevancia de los certificados de las Cámaras de Comercio (Anexos 1 y 2 presentados el 16/11/2017 junto con el escrito de oposición), la División de Oposición considera oportuno recordar que este tipo de pruebas, como los certificados de asociaciones y agrupaciones profesionales o de las organizaciones de consumidores, entran dentro de la categoría de pruebas de terceros independientes y especializados, que atestiguan los hechos constatados en el desempeño de sus funciones oficiales gozando por ello de elevada credibilidad. Dicho esto, el hecho de que sean pruebas más o menos concluyentes ha de ser valorado por la Oficina en función, entre otros, de los detalles y precisión de estos documentos. En el presente caso, dado que los certificados aportados no contienen detalles, es necesario valorarlos en conjunto con el resto de elementos probatorios.

Los elementos probatorios restantes son en su mayoría artículos de prensa. Al hilo igualmente de los argumentos del solicitante sobre su valor probatorio, conviene indicar que dicho valor depende principalmente de si dichos textos son publicidad encubierta o si, por el contrario, contienen información independiente y objetiva. De ahí que estos artículos tengan un valor significativo cuando, por ejemplo, el éxito de una marca determinada es objeto de un estudio de caso en revistas especializadas, como sucede en los elementos probatorios presentados. También la aparición de artículos en la prensa generalista constituye un factor relevante para establecer el renombre entre el público en general de los productos comercializados bajo la marca anterior, independientemente del tenor positivo o negativo de tales artículos (asuntos acumulados T-345/08 y T-357/08, Botolist / Botocyl, confirmados por C-100/11 P, Botolist / Botocyl).

Los elementos probatorios independientes presentados en el presente caso (véase p.ej., Anexos 1-3 y 21 aportados en fecha 17/10/2018) indican una cuota de mercado sustancial, así como una posición de liderazgo, los cuales constituyen un indicio claro de renombre. Aunque, al igual que sucedía con la prueba del uso, faltan elementos probatorios del renombre típicos, como serían encuestas sobre el grado de conocimiento de la marca, de las pruebas aportadas en su totalidad se desprende que la marca anterior ha sido objeto de un uso prolongado e intensivo y que goza de un renombre considerable en el mercado pertinente con fecha anterior a la solicitud de la marca impugnada, en el que ocupa una posición consolidada entre las marcas líderes, como ha quedado acreditado por fuentes independientes y de diverso tipo. Las cifras correspondientes a las ventas que figuran en los artículos de prensa y el portal de estadísticas (Anexo 3), los gastos de logística y expansión referidos y la cuota de mercado, ya mencionada, que aparecen en la documentación probatoria, así como las distintas referencias de la prensa a los éxitos alcanzados, son circunstancias que indican de forma suficiente que la marca disfruta de un considerable nivel de reconocimiento entre el público pertinente.

Sobre la base de cuando antecede, la División de Oposición concluye que la marca anterior goza de renombre en la Unión Europea para los productos y servicios cuyo uso efectivo ha quedado probado. Así, de la prueba se desprende que el renombre ha quedado acreditado para prendas de vestir confeccionadas para señora, de la clase 25 y servicios de venta al menor en comercios de todo tipo de prendas de vestir confeccionadas y de complementos relacionados con el sector del diseño y la moda (confección), de la clase 35, al menos en España, siendo este territorio suficiente al objeto que nos ocupa. El Tribunal ha aclarado que la marca de la Unión Europea debe ser conocida en una parte sustancial de la UE por una parte significativa del público afectado por los productos o servicios cubiertos por esa marca, y el renombre en todo el territorio de un solo Estado miembro puede ser suficiente debido a las circunstancias particulares del caso y el mercado en cuestión (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 29-30).

La División de Oposición continuará, en consecuencia, con el examen de la oposición sobre la base del artículo 8, apartado 5, del RMUE.

RENOMBRE – artículo 8, apartado 5, del RMUE

En virtud del artículo 8, apartado 5, del RMUE, mediando oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al artículo 8, apartado 2, del RMUE, se denegará el registro de la marca impugnada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos, o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión Europea anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate, y si el uso sin justa causa de la marca impugnada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.

De lo anterior se deduce que los motivos de denegación indicados en el artículo 8, apartado 5, del RMUE solo son de aplicación cuando se cumplen las condiciones siguientes:

 Los signos deben ser idénticos o similares.

 La marca de la parte oponente debe ser renombrada. Dicho renombre ha de ser previo a la fecha de presentación de la marca impugnada, ha de existir en el territorio de que se trate y ha de afectar a los productos o servicios en los que se basa la oposición.

 Riesgo de perjuicio: el uso de la marca impugnada debe aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o ser perjudicial para los mismos.

Los requisitos mencionados tienen carácter acumulativo, por lo que la falta de cualquiera de ellos implica la desestimación de la oposición de conformidad con el artículo 8, apartado 5, del RMUE (16/12/2010, T‑345/08, & T‑357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). No obstante, hay que señalar que el cumplimiento de dichos requisitos puede no ser suficiente. Así, la oposición puede fracasar si el solicitante logra demostrar una justa causa para el uso de la marca impugnada.

En el presente caso, el solicitante no ha alegado justa causa para el uso de la marca impugnada. Por consiguiente, a falta de indicación en contrario, debe presumirse que no existe justa causa.

Por lo que se refiere al requisito del renombre de la marca anterior, este ha sido considerado cumplido con relación a los productos y servicios cuyo uso efectivo ha sido considerado probado, por lo que se procederá al examen del resto de requisitos del artículo 8, apartado 5, del RMUE.

a) Los signos

DESIGUAL
Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es la Unión Europea.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Dado que la marca anterior goza de renombre, al menos, en España, la División de Oposición considera oportuno comparar los signos bajo la perspectiva del público de habla española.

El único elemento de la marca anterior significa obviamente “que no es igual”. Dado que no describe ni alude de manera alguna a los productos y servicios relevantes, se considera distintivo.

El elemento verbal “IGUALES” del signo impugnado es el antónimo en plural de la marca anterior, y se considera también distintivo con relación a los productos relevantes. Este elemento viene representado en mayúsculas en tipografía estándar dentro de unas cuadrículas dispuestas a distintas alturas, donde la letra “G” se ve solo parcialmente.

En este punto conviene destacar los argumentos de la parte oponente sobre la disposición “desigual” del elemento verbal “IGUALES” del signo impugnado. Si bien generalmente, los aspectos figurativos tienen un impacto menor en el consumidor porque no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a ellos mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37), en este caso, no parece muy razonable presumir que esa disposición desigual, que parece contradecir la misma naturaleza del concepto del elemento verbal, será automáticamente descartada por el consumidor.

En la parte inferior de este elemento, en letras también mayúsculas y mucho más pequeñas que el elemento verbal anteriormente indicado, se sitúa la frase en inglés “FASHION FOR FAMILY” (moda para la familia). La División de Oposición considera altamente probable que este elemento sea entendido por el público relevante, dado que está familiarizado con la palabra “fashion” en muchas expresiones tanto del sector de la moda como de uso cotidiano (p. ej., “Madrid Fashion Week”, “fashion victim”). De igual modo, “FAMILY” será entendido sin duda alguna debido a la cercanía del término equivalente en español “familia”. Con relación a la preposición “FOR”, es razonable suponer que el público pertinente, que no se para a analizar todos los detalles de una marca, entenderá de manera intuitiva todos estos términos como una unidad, una frase, expresión o eslogan en referencia a moda y familia. Como tal, es claro que el elemento verbal “FASHION FOR FAMILY” carece de carácter distintivo por describir la naturaleza o características de los productos relevantes. Además, por su tamaño y posición en el signo, es de carácter claramente secundario, por lo que su impacto en el público pertinente es limitado en cualquier caso.

El elemento verbal “IGUALES” del signo impugnado es, pues, el elemento dominante del signo; el que, visualmente, más atrae la atención.

Visualmente, los signos coinciden en la secuencia de letras “***IGUAL**”, que constituye cinco de las ocho letras de la marca anterior y de las siete del elemento verbal dominante del signo impugnado. No obstante, se diferencian en el prefijo “DES*****” de la marca anterior y en las dos letras finales “*****ES” y los elementos figurativos y el elemento verbal secundario y no distintivo “FASHION FOR FAMILY” del signo impugnado, que no tienen equivalente en el otro signo.

Por lo general, los consumidores tienden a centrarse en el principio de un signo cuando ven una marca. Esto se debe al hecho de que el público lee de izquierda a derecha, lo que convierte a la parte situada a la izquierda del signo (parte inicial) en la que primero atrae la atención del lector. Por ello, el hecho de que los signos se diferencien en su parte inicial tiene importancia en la valoración de sus similitudes.

Por consiguiente, los signos tienen un grado de similitud visual bajo.

Fonéticamente, la pronunciación de los signos coincide en el sonido de las letras “***IGUAL**”, presentes de forma idéntica en ambos signos. La pronunciación difiere en el sonido del prefijo “DES*****” de la marca anterior y en las dos letras finales “*****ES” del signo impugnado. Debido a su carácter secundario y no distintivo es razonable suponer que el público destinatario no pronunciará el elemento “FASHION FOR FAMILY” del signo impugnado.

Por consiguiente, los signos tienen un grado de similitud fonética medio.

Conceptualmente, se hace referencia a las afirmaciones anteriores relativas al contenido semántico que las marcas transmiten. Resulta evidente que la marca anterior y elemento verbal dominante del signo impugnado transmiten conceptos opuestos. La expresión en inglés del signo impugnado también introduce conceptos que no están presentes en la marca anterior. Es por ello que los signos no son conceptualmente similares.

Dado que los signos se han considerado similares en, al menos, uno de los aspectos de la comparación, el examen de la existencia de un riesgo de perjuicio seguirá su curso.

b) El «vínculo» entre los signos

Tal como se ha visto anteriormente, la marca anterior tiene renombre y los signos en conflicto son, en cierta medida, similares. Para establecer la existencia de un riesgo de perjuicio, es necesario demostrar que, teniendo en cuenta todos los factores relevantes, el público pertinente establecerá un vínculo o asociación entre los signos. La necesidad de dicho «vínculo» entre las marcas en conflicto en las mentes de los consumidores no se menciona expresamente en el artículo 8, apartado 5, del RMUE, pero ha sido confirmada por numerosas sentencias (23/10/2003, C‑408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). No se trata de un requisito adicional, sino que, simplemente, refleja la necesidad de determinar si la asociación que el público podría establecer entre los signos es tal que podría provocar un perjuicio o un aprovechamiento indebido, después de valorar todos los factores pertinentes para un caso particular.

Los posibles factores pertinentes para el examen de un «vínculo» incluyen (27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):

 el grado de similitud entre los signos;

 la naturaleza de los productos y servicios, incluido el grado de similitud o de disimilitud entre dichos productos o servicios, así como el público relevante;

 el grado de renombre de la marca anterior;

 el grado de carácter distintivo de la marca anterior, bien intrínseco, bien adquirido por el uso;

 la existencia de un riesgo de confusión por parte del público.

Esta lista no es exhaustiva y podrán resultar pertinentes otros criterios, dependiendo de las circunstancias particulares. Además, la existencia de un «vínculo» puede establecerse basándose solo en algunos de estos criterios.

El Tribunal General también constató que la existencia de una familia de marcas constituía un factor a tener en cuenta al evaluar si el público pertinente establece un vínculo entre las marcas en cuestión (05/07/2016, T-518/13, MACCOFFEE, EU:T:2016:389, § 73). La parte oponente indica en sus observaciones que las marcas objeto del presente procedimiento constituyen una familia de marcas, caracterizada por el común denominador “Desigual” en sus distintas formas y la adición de diversas expresiones en inglés.

Al objeto de considerar la existencia de una familia de marcas, la jurisprudencia ha indicado claramente las dos condiciones acumulativas que deben cumplirse (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 123-127, y 13/09/2007, C-234/06 P, Bainbridge, EU:C:2007:514, § 63), a saber:

- la parte oponente tiene que demostrar el uso genuino de todas las marcas pertenecientes a la serie o, por lo menos, de varias marcas que puedan constituir una “serie” (es decir, al menos tres),

- la marca solicitada no solo debe ser similar a las marcas pertenecientes a la serie, sino también debe poseer características que permitan asociarla a esta. Esta asociación debe inducir al público a creer que la marca impugnada también forma parte de la serie, es decir, que los productos y servicios podrían proceder de las mismas empresas o de empresas relacionadas entre sí. Esto podría no ser el caso, por ejemplo, cuando el elemento común de la serie de marcas anteriores se utiliza en la marca impugnada, bien en una posición diferente de la que aparece habitualmente en las marcas pertenecientes a la serie, bien con un contenido semántico diferente.

En el presente asunto, la parte oponente no ha presentado prueba de uso de cada una de las marcas que formarían la serie y tampoco se cumple el segundo requisito, dado que, aunque existe alguna similitud entre los signos, como ya se indicó, la marca anterior no está contenida tal cual en el signo impugnado lo cual hace difícil que el público perciba un común denominador entre ambos signos.

Sin perjuicio de lo anterior, la existencia del “vínculo” en el presente caso es clara, debido a que los productos impugnados (artículos de sombrerería; calzado; prendas de vestir) son, o bien idénticos a los productos de la marca anterior para los cuales esta goza de renombre (prendas de vestir frente a prendas de vestir confeccionadas para señora) o bien similares (artículos de sombrerería y calzado frente a prendas de vestir confeccionadas para señora), dirigiéndose todos ellos al mismo público, que es el público en general. Efectivamente, los artículos de sombrerería y las prendas de vestir son de una naturaleza idéntica o muy similar, y tienen la misma finalidad, en particular por lo que se refiere a las prendas de vestir concebidas para proteger contra los elementos. Además, los artículos de sombrerería no se consideran únicamente un medio de proteger la cabeza de las inclemencias del tiempo, sino también artículos de moda que pueden hacer juego con la vestimenta y, por esta razón, en ocasiones se eligen como artículos complementarios de las prendas de vestir. Asimismo, los canales de distribución de los respectivos productos a veces son idénticos y los puntos de venta o departamentos en que se venden a menudo son los mismos o, al menos, están estrechamente relacionados. Más aún, muchos fabricantes y diseñadores conciben y producen tanto prendas de vestir como artículos de sombrerería. Un análisis similar puede hacerse con relación al calzado, cuya finalidad coincide con la de las prendas de vestir ya que ambos se utilizan para cubrir distintas partes del cuerpo y protegerlas contra los elementos, así como también como artículos de moda, encontrándose frecuentemente en los mismos puntos de venta. Al buscar o adquirir prendas de vestir, los consumidores esperan encontrar el calzado en el mismo departamento o comercio, y viceversa. Además, muchos fabricantes y diseñadores conciben y producen tanto prendas de vestir como calzado.

Se desprende del análisis anterior que el “vínculo” entre los productos renombrados de la marca anterior y los productos impugnados es directo y evidente.

Además, hay que tener en cuenta el renombre considerable de la marca anterior, como ya se indicó, así como las similitudes entre los signos. Los signos son visualmente similares en grado bajo y fonéticamente similares en grado medio. Aunque se indicó falta de similitud conceptual, cuando los consumidores pertinentes se encuentren frente al signo impugnado, con un significado opuesto a la marca renombrada anterior, y con relación a productos idénticos o similares, sin duda recordarán inmediatamente la marca anterior. Asimismo, la presencia del elemento figurativo del signo impugnado (las piezas dispuestas de manera irregular o “desigual” como indica la parte oponente), que transmite el mismo concepto que la marca anterior, contribuirá a / reforzará esa percepción.

Por lo tanto, teniendo en cuenta y sopesando todos los factores pertinentes del asunto en cuestión, la División de Oposición concluye que es probable que los consumidores pertinentes, al encontrarse con la marca impugnada, la asocien con el signo anterior, es decir, que establezcan un «vínculo» mental entre los signos. Sin embargo, aunque un «vínculo» entre los signos es una condición necesaria para evaluar si es posible un perjuicio o un aprovechamiento indebido, la existencia de dicho vínculo no es suficiente, en sí misma, para concluir que pueda existir alguno de los supuestos de vulneración del renombre mencionados en el artículo 8, apartado 5, del RMUE (26/09/2012, T‑301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).

c) Riesgo de perjuicio

El uso de la marca impugnada encaja en lo previsto en el artículo 8, apartado 5, del RMUE cuando presenta cualquiera de las características siguientes:

 aprovecha indebidamente el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior;

 es perjudicial para el renombre de la marca anterior;

 es perjudicial para el carácter distintivo de la marca anterior.

Aunque el perjuicio o el aprovechamiento indebido pueden ser simplemente potenciales en los procedimientos de oposición, la mera posibilidad no basta para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 5, del RMUE. El titular de la marca anterior no está obligado a demostrar la existencia de un perjuicio real y actual para su marca, pero debe «aportar pruebas que permitan concluir prima facie que el riesgo de un aprovechamiento indebido o perjuicio en el futuro no es meramente hipotético» (06/07/2012, T‑60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).

De ello se sigue que el oponente debe demostrar que es probable la existencia de un perjuicio o un aprovechamiento indebido, en el sentido de que es previsible en el curso normal de los acontecimientos. A estos efectos, el oponente debe presentar pruebas, o al menos definir una línea de alegaciones coherente, poniendo de manifiesto en qué puede consistir el perjuicio o aprovechamiento indebido y cómo se producirá, y que permitan concluir prima facie que existe una probabilidad real de que surja en el curso normal de los acontecimientos.

La parte oponente alega que el uso de la marca impugnada entraría en los supuestos que el artículo 8, apartado 5, del RMUE pretende evitar, a saber, un aprovechamiento indebido del renombre de la marca anterior, al utilizar injustamente en beneficio propio el esfuerzo ajeno; dilución del valor distintivo del signo anterior, al romper la percepción unificada por parte del público; y menoscabo, finalmente, del prestigio alcanzado, asociando a la marca anterior una nueva utilización con connotaciones indeseadas.

Con otras palabras, el oponente alega que el uso de la marca impugnada supondría un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior y un perjuicio para el carácter distintivo y el renombre de la marca anterior.

Aprovechamiento indebido (parasitismo)

En el contexto del artículo 8, apartado 5, del RMUE, el aprovechamiento indebido comprende los casos en que existe una clara explotación y «parasitismo» a expensas de una marca famosa, o se intenta sacar partido de su renombre. Dicho de otro modo, se refiere al riesgo de que la imagen de una marca renombrada, o las características que transmite, se comuniquen a los productos y servicios amparados por la marca impugnada y, como consecuencia de ello, la comercialización de tales productos y servicios se vea favorecida por la asociación con la marca anterior renombrada (06/07/2012, T‑60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T‑215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40).

Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, «... en relación con la infracción consistente en obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, puesto que lo que se prohíbe es que el titular de la marca posterior obtenga una ventaja de la marca anterior, la existencia de dicha infracción deberá apreciarse atendiendo al consumidor medio de los productos o servicios para los que se registra marca posterior, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.»

(27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36.)

A este respecto, debe recordarse en primer lugar que existe un “vínculo” entre los productos impugnados y los productos renombrados de la parte oponente.

En segundo lugar, el renombre de “DESIGUAL” en el territorio pertinente en relación con los productos relevantes es considerable. Con un diseño juvenil y colorista que ha mantenido en el tiempo, la parte oponente ha creado una imagen ciertamente reconocible entre el público relevante.

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que, en vista de las especiales conexiones entre los productos anteriores considerados renombrados y los productos impugnados entre los cuales existe un “vínculo” directo, dado que o bien son idénticos o bien similares, perteneciendo todos al mismo sector de la moda, una parte sustancial de los consumidores puede decidir comprar los productos impugnados debido a la asociación mental con la marca renombrada de la parte oponente, lo que supondría un aprovechamiento de su poder de atracción y su valor publicitario. Este supuesto puede conducir a situaciones inaceptables de parasitismo comercial, en las que el solicitante “se aprovecha gratuitamente” gracias a las inversiones del oponente en promover su marca y en crear un fondo de comercio para ella, desde el momento en que pueden servir para estimular las ventas de los productos del solicitante en una proporción excesiva respecto a su propia inversión en promoción.

Basándose en cuanto antecede, la División de Oposición concluye que es razonable suponer que el uso de la marca impugnada supondrá un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior.

Otros tipos de riesgo de perjuicio

El oponente alega, también, que el uso de la marca impugnada supondría un perjuicio para el carácter distintivo y el renombre de la marca anterior.

Como hemos visto antes, la existencia de un riesgo de perjuicio es un requisito esencial para la aplicabilidad del artículo 8, apartado 5, del RMUE; dichos riesgos pueden ser de tres tipos distintos. Para que una oposición sea fundada en este sentido, basta con que se produzca uno de ellos. Tal como se ha podido apreciar, en el caso presente, la División de Oposición ya ha llegado a la conclusión de que la marca impugnada supondría un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior. Por consiguiente, no es preciso analizar si son aplicables también los otros tipos de perjuicio.

e) Conclusión

Teniendo en cuenta lo anterior, la oposición se fundamenta adecuadamente en el artículo 8, apartado 5, del RMUE. En consecuencia, debe desestimarse la marca impugnada para todos los productos impugnados.

Dado que la oposición ha prosperado en su totalidad en virtud del artículo 8, apartado 5 del RMUE, no es necesario examinar los restantes motivos y derechos anteriores en los que se basa la oposición.

COSTAS

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que el solicitante es la parte vencida, deberá sufragar la tasa de oposición, así como los gastos en los que haya incurrido la parte oponente en el procedimiento que nos ocupa.

Con arreglo al artículo 109, apartados 1 y 7, del RMUE y al artículo 18, apartado 1, letra c), inciso i) del REMUE, los gastos que deberán pagarse a la parte oponente son la tasa de oposición y los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Saida CRABBE

Alicia BLAYA ALGARRA

Victoria DAFAUCE MENENDEZ

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).