Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 17/04/2018

BARZANO' & ZANARDO MILANO S.P.A. Via Borgonuovo, 10 I-20121 Milano ITALIA

Fascicolo nº:	017001223
Vostro riferimento:	za/AP/5385/ctm
Marchio:	ENJOY LIFE TOGETHER
Tipo de marchio:	Marchio denominativo
Nome del richiedente:	TEDDY S.P.A. VIA CORIANO, 58 GROS RIMINI BLOCCO 97 I-47924 RIMINI (RN) ITALIA

In data 04/09/2017 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 31/10/2017 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. L’espressione “ENJOY LIFE TOGETHER” non è elogiativa perché non si riferisce alla qualità o altre caratteristiche dei prodotti richiesti. Non trasmette alcun messaggio diretto e per tale ragione è distintivo. Si tratta di un segno di fantasia che non ha alcun richiamo ai prodotti a cui è riferito.

2. Il marchio “ENJOY THE GAME” n. 2 655 629 è stato rifiutato solo per i prodotti e servizi specifici connessi al gioco. Il richiedente fa inoltre riferimento al marchio n. 15 701 816.

3. Il richiedente trasmette alcune immagini a sostegno del carattere distintivo del segno.

Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

Questi i motivi.

1. In primo luogo l’Ufficio ricorda che l’obiezione è stata sollevata rispetto all’assenza di distintività del segno (articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE) e non per quanto concerne la descrittività dello stesso (articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE), a cui sembrerebbe fare allusione il richiedente.

Ciò premesso, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi privi di carattere distintivo”.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE sono, in particolare, quelli reputati inidonei a consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). “Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno” (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).

Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).

È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, §  42; e 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).

Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine “è distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale” (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

L’Ufficio ha innanzitutto proceduto all’esame dei termini che compongono la dicitura, ovvero “enjoy”, “life” e “together”. Si tratta di vocaboli inglesi del tutto comuni, il cui significato è reperibile in dizionari generici, non specializzati.

La dicitura è inoltre grammaticalmente corretta nel suo insieme e non è pertanto percepita come inusuale dal consumatore di riferimento.

Essa trasmette un messaggio chiaro e inequivoco, ed è traducibile in italiano come “godere/godiamoci la vita insieme”.

L’Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura l’unico significato che le verrebbe possibilmente conferito di primo acchito e spontaneamente dal consumatore, senza necessità di complicati sforzi mentali né di particolari interpretazioni, trattandosi di vocaboli del tutto correnti e comprensibili al grande pubblico.

Considerando la natura del marchio, i prodotti obiettati, nonché il pubblico di riferimento (ovvero sia il pubblico specializzato, sia il consumatore medio di lingua inglese), l’Ufficio ritiene che la dicitura “ENJOY LIFE TOGETHER” non può che essere considerata come un messaggio elogiativo destinato a lanciare uno slogan motivante/un incitamento a fruire, trarre godimento o piacere dalla vita assieme ai prodotti che il consumatore intende acquistare.

Se applicata ai prodotti richiesti quali borse, cartelle, bauli da viaggio, zaini, articoli d’abbigliamento, scarpe, cappelleria ecc. l’espressione “ENJOY LIFE TOGETHER” non sarà interpretata dal consumatore come marchio, bensì come un messaggio elogiativo, destinato a incitare il consumatore a godersi la vita, servendosi per tale “obiettivo” per l’appunto anche dei prodotti proposti dal richiedente.

L’Ufficio è dell’avviso che la pubblicità abbia da tempo abituato il consumatore a messaggi promozionali di tale tipo, senza che per tale ragione il consumatore identifichi tali diciture come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o del servizio in questione.

Alla luce di quanto sopra esposto, l’Ufficio considera che la dicitura non può essere considerato di fantasia, contrariamente a quanto indicato dal richiedente.

L’Ufficio ribadisce che l’obiezione sollevata non si basa sul carattere descrittivo del marchio, bensì si fonda sul fatto che il pubblico di riferimento, specializzato o meno, non percepirà l’espressione “ENJOY LIFE TOGETHER” apposta sui prodotti di cui trattasi come un segno distintivo.

Alla luce di quanto sopra esposto, il marchio in esame è quindi, prima facie, privo di carattere distintivo.

3. Quanto alle immagini trasmesse a sostegno della distintività del marchio, sebbene il richiedente non faccia esplicito riferimento all’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, l’Ufficio ricorda che

In forza dell’articolo 7, paragrafo 3 [RMUE], gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-d), dello stesso regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-d) [RMUE], le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico ... .

In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione per l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso può essere considerata soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto in relazione ai dati generali e astratti, come percentuali determinate ... .

In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all’uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte della Unione in cui esso ne era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del detto regolamento ... .

In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie, dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta ... .

In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto ... .

(10/11/2004, T‑396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C‑108/97 & C‑109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C‑25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; e 18/06/2002, C‑299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).

Il richiedente si è limitato a trasmettere 18 foto in cui appare la dicitura “ENJOY LIFE TOGETHER”, peraltro in determinate occasioni con una veste grafica di cui non dispone il segno depositato o accompagnata da altri elementi (ad esempio dal termine “Terranova”:

Non vi sono dati riguardanti il fatturato, né sono state specificate le quote di mercato detenute dal marchio o forniti risultati di indagini demoscopiche o dichiarazioni da parte di associazioni professionali e camere di commercio. L’Ufficio sottolinea altresì che il richiedente non ha trasmesso alcun dato relativo agli investimenti pubblicitari sostenuti, la cui entità avrebbe potuto fornire un quadro più completo e preciso della situazione.

Giova notare che tali elementi di prova sono da considerarsi, secondo la giurisprudenza comunitaria, come “direct proof” dell’acquisizione di capacità distintiva in contrapposizione alla cosiddetta “secondary evidence”, costituita in buona sostanza dal volume delle vendite e dal materiale pubblicitario. Tale “secondary evidence”, se può essere utile per corroborare i suddetti elementi di prova, non è certo in grado di sostituirsi ad essi (12 settembre 2007, T-141/06, Texture d'une surface de verre, ECLI:EU:T:2007:273, §§ 41 e 44).

L’Ufficio non può esimersi dal rilevare come nessuno degli elementi di prova qualificati come “direct proof” sia stato presentato dalla richiedente nel presente caso.

Sulla base delle circostanze di fatto più sopra menzionate è quindi impossibile valutare con ragionevole certezza se una parte significativa del pubblico di riferimento sia stata effettivamente “esposta” al segno in esame in modo tale da poterlo riconoscere come una chiara indicazione di una ben precisa origine imprenditoriale.

Di conseguenza, l’Ufficio ritiene che l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3 RMUE sia da considerarsi esclusa, seppure non esplicitamente invocata dal richiedente.

2. Per quanto riguarda gli esempi riportati dal richiedente di alcuni marchi registrati dall’Ufficio, va notato che si tratta di marchi non comparabili con il segno in questione, poiché composti da vocaboli diversi e riferiti a prodotti/servizi differenti.

Secondo la giurisprudenza consolidata “le decisioni che le Commissioni di ricorso devono adottare ... relativamente alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea, rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale”. Pertanto, la legittimità delle decisioni delle Commissioni di ricorso dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente delle comunicazioni di ricorso stesse (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 001 223 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Annalisa GIACOMAZZI