Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 13/03/2018

JACOBACCI & PARTNERS S.P.A. Via Berchet, 9 I-35131 Padova ITALIA

Fascicolo nº:	017071309
Vostro riferimento:	C013460
Marchio:	READYTODO BY NATURIS
Tipo de marchio:	Figurative
Nome del richiedente:	NATURIS S.p.A. Via Manfredini, 30 I-45100 Rovigo ITALIA

In data 01/08/2016 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

In data 30/09/2016 la richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. La richiedente sostiene che il segno non è descrittivo ed argomenta che la esclusione dalla registrazione è legittima solamente nel caso in cui il segno sia composto, come dice la norma, “esclusivamente” da segni ed indicazioni che in commercio possono service a designare la specie, la qualità o altre caratteristiche del prodotto o del servizio. Nel caso di specie, gli elementi grafici e l’aggiunta dell’elemento verbale “By Naturis”, escluderebbero l’applicazione della norma. Inoltre, la richiedente pone l’accento sul fatto che la descrittività dev’essere valutata alla luce dell’”uso normale” in commercio del segno o della espressione oggetto della domanda il quale deve poi essere in relazione specifica e diretta con i prodotti/servizi di cui alla domanda;

2. Inoltre, la richiedente argomenta che per i consumatori inglesi l’espressione READYTODO non ha un significato specifico;

3. Inoltre, sottolinea la richiedente, non solo marchi simili sono stati registrati dall’EUIPO, ma altri due marchi BRIGHTFIT; BESTMATCHIN che in un primo tempo furono rifiutati dall’Ufficio, sono stati poi ri-depositato con l’aggiunta “By Naturis” e quindi accettati mentre “READYTODO by Naturis” no. Pertanto, una valutazione diversa nel presente caso violerebbe il principio di certezza del diritto.

La richiedente cita i seguenti marchi anteriori registrati dall’EUIPO:

Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione per tutti i prodotti, e cioè:

• Classe 29: Legumi a rapida cottura .

• Classe 30: Riso e cereali a rapida cottura e precotti.

• Classe 31: Riso e cereali non lavorati; legumi freschi .

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.

(23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

"I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione" (26/11/2003, T 222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Va da sé che, un segno che si ritiene essere esclusivamente descrittivo della specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio è anche privo di capacità distintiva a norma della lettera b) del paragrafo 1 dell’articolo 7 RMUE.

Il segno oggetto della domanda è il seguente:

• Con riferimento all’obiezione di cui al punto 1) si osserva quanto segue.

L’Ufficio concorda con l’argomento della richiedente secondo la quale l’esclusione dalla registrazione è legittima solamente nel caso in cui il segno sia composto, come dice la norma, “esclusivamente” da segni ed indicazioni che in commercio possono service a designare la specie, la qualità o altre caratteristiche del prodotto o del servizio. Tuttavia, va osservato che la valutazione del segno, e, quindi, la determinazione della misura in cui questi sia esclusivamente descrittivo, va effettuata tenendo conto degli altri parametri e circostanze o presupposti di fatto e legali che debbono guidare l’Ufficio in questa valutazione. Si tratta cioè di una valutazione che non viene effettuata in astratto ma che tende a ricostruire, attraverso il riferimento alla finzione del consumatore medio e del suo grado di attenzione, la percezione che questi può ragionevolmente ricevere dalla sua esposizione al segno di cui alla domanda. Si tratta in altri termini di stabilire se quegli elementi (come i colori e l’aggiunta di “By Naturis”) che, secondo la richiedente, sarebbero di natura arbitraria rispetto ai prodotti designati, vadano presi in considerazione oppure scartati in quanto, di fatto, inoperanti nella ricostruzione della percezione del consumatore di riferimento. Ovviamente, si tratta di un giudizio complesso che mira a individuare ed estrapolare l’elemento vedette sul quale presumibilmente si accentra l’attenzione del consumatore ti tal maniera che gli altri elementi diventino inoperanti.

Se consideriamo l’impatto visivo, si osserva innanzitutto una grande sproporzione tra la parola READYTODO e l’espressione “by Naturis”.

Se consideriamo che il consumatore dei prodotti di cui alla domanda, cioè prodotti di largo consumo e di massa di prezzo basso e di consumo quotidiano, si può concludere che il grado di attenzione è, in genere, piuttosto basso. Ciò che con certezza si può dire è che ciò che salterà all’occhio di questo consumatore fittizio sarà chiaramente l’elemento visivamente più appariscente (visualmente “dominante”) e tuttavia descrittivo: READYTODO (letteralmente: “pronti/o da fare”). Elemento che per il consumatore inglese, rispondendo così anche all’argomento di cui al punto 2), fa chiaramente riferimento alla caratteristica dei prodotti di cui alla domanda, cioè quella di essere legumi o cereali a rapida cottura e precotti (lo stesso vale anche per i prodotti della classe 31, salvo la possibilità che per questi ci sia anche una connotazione ingannevole). Sostenere il contrario è negare l’evidenza. Infatti, benché si sia appena detto che il grado di attenzione del consumatore è basso ciò non implica che quello stesso consumatore sia anche mentalmente così poco flessibile da non coglierne il reale significato.

Lo stesso vale anche per l’uso dei cromatismi o dei diversi caratteri tipografici. Tutti espedienti alquanto comuni ai quali il consumatore è assuefatto ed ai quali non presterà certamente attenzione. Per quest’Ufficio, quindi, l’aggiunta o modificazioni verbali e grafiche del segno READYTODO sono irrilevanti e non tali da modificare in misura sufficiente l’aspetto generale del segno e, quindi, il suo impatto sul consumatore di riferimento il quale, continuerà a percepire il segno nel significato del suo elemento dominante e descrittivo READYTODO.

Come si è detto, vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. La registrazione del marchio potrebbe costituire quindi un’appropriazione indiretta del segno READYTODO.

• Con riferimento all’obiezione di cui al punto 3) si osserva quanto segue.

Per quanto riguarda l'argomento della richiedente in base a cui diverse registrazioni simili sono state accettate dall'EUIPO, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea, “rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale". Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T 36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

"Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri" (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Pertanto, per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 071 309 è respinta nella sua totalità e, cioè, per i seguenti prodotti:

• Classe 29: Legumi a rapida cottura.

• Classe 30: Riso e cereali a rapida cottura e precotti.

• Classe 31: Riso e cereali non lavorati; legumi freschi.

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Mauro BUFFOLO