Denegación de una solicitud de marca de la Unión Europea

(artículo 7 y el artículo 42, apartado 2, del RMUE)]

Alicante, 23/01/2018

BERMEJO & JACOBSEN PATENTES-MARCAS S.L. Av. Cerro del Aguila, 2, Portal 3, Planta 2, Puerta 5 E-28702 San Sebastian de los Reyes (Madrid) ESPAÑA

Nº de solicitud:	017102112
Referencia:
Marca:	DIGI NET FIBERLINK
Tipo de marca:	Marca figurativa
Solicitante:	RCS & RDS S.A. Str. Dr. Staicovici Nr 75 - Forum 2000 Building - Faza I, Et. 2, Sector 5 Bucarest RUMANIA

La Oficina objetó el 22/09/2017 en virtud del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y artículo 7, apartado 2, del RMUE al considerar que la marca es descriptiva y carece de carácter distintivo, por los motivos que se indican en la carta adjunta.

El solicitante presentó sus alegaciones el 05/10/2017, que pueden resumirse del siguiente modo:

1. Existen antecedentes registrales en la Oficina y en otras oficinas nacionales

2. No tiene ninguna razón de ser, ahora diez años después de haberle concedido al ahora solicitante los derechos exclusivos y excluyentes sobre el término DIGI, volver a quitárselos.

3. el signo dispone de carácter distintivo más que suficiente para desempeñar la función que el artículo 4 del RMC le atribuye, esto es, servir para distinguir en el mercado los productos y servicios de una empresa de los de otras Y que los consumidores son capaces de asociarla a un origen empresarial sin lugar a duda

4. Se trata de una expresión caprichosa y de fantasía que incluso lleva un grafismo característico similar a otras marcas que la propia oficina ya ha aceptada, y que se utiliza para insinuar o evocar al potencial cliente, destinatario de los servicios de mi representada, las “bondades” de su marca

De acuerdo con el artículo 94 del RMUE, corresponde a la Oficina dictar una resolución basada en motivos o pruebas sobre los que el solicitante ha tenido oportunidad de presentar sus alegaciones.

Después de tener en cuenta las alegaciones del solicitante, la Oficina ha decidido mantener la objeción.

Con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE, “se denegará el registro de las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del servicio”.

Es jurisprudencia consolidada que cada uno de los motivos de denegación de registro enumerados en el artículo 7, apartado 1, del RMUE es independiente de los demás y exige un examen por separado. Además, es preciso interpretar dichos motivos de denegación a la luz del interés general subyacente en cada uno de ellos. El interés general tomado en consideración al examinar cada uno de dichos motivos de denegación puede, o incluso debe, reflejar distintas consideraciones, en función del motivo de denegación de que se trate (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Al prohibir el registro como marca de la Unión Europea de tales signos o indicaciones, el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE

persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivas de las características de productos o servicios para los cuales se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos. Esta disposición impide, por consiguiente, que tales signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

“Los signos y las indicaciones a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), [RMUE] son los que pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista de los destinatarios, para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, el producto o el servicio para el que se solicita el registro” (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

En relación con las resoluciones nacionales invocadas por el solicitante, como resulta de la jurisprudencia:

el régimen de marcas de la Unión Europea es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas y que persigue objetivos que le son específicos, y su aplicación es independiente de todo sistema nacional… Por consiguiente, el carácter registrable de un signo como marca de la Unión Europea sólo debe apreciarse sobre la base de la normativa de la Unión pertinente. Por lo tanto, la Oficina y, en su caso, el juez de la Unión, no están vinculados por una resolución dictada en un Estado miembro, ni en un país tercero, por la que se admita el carácter registrable de ese mismo signo como marca nacional. Así ocurre aun cuando tal resolución hubiera sido adoptada con arreglo a una normativa nacional armonizada con la Directiva 89/104 o, incluso, en un país perteneciente a la zona lingüística en la que tiene su origen el signo denominativo controvertido.

(27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).

“Por otra parte, … no pueden aceptarse las referencias a registros nacionales otorgados por Estados miembros cuya lengua oficial no es el inglés donde el signo puede ser perfectamente distintivo sin que necesariamente ocurra lo mismo en el conjunto de la Unión” (03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).

En relación con el argumento del solicitante de que la Oficina ha aceptado marcas similares de las cuales él mismo es el titular, procede señalar, que “las resoluciones que adopta la Oficina relativas al registro de un signo como marca de la Unión Europea... dimanan de una competencia reglada y no de una facultad discrecional”. Por lo tanto, la legalidad de las resoluciones de la Oficina debe apreciarse únicamente sobre la base del RMUE, tal como lo ha interpretado el juez de la Unión, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la Oficina (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; y 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

”De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la observancia del principio de igualdad de trato debe conciliarse con la observancia del principio de legalidad, según el cual nadie puede invocar, en beneficio propio, una ilegalidad cometida a favor de otro” (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Además, la Oficina ha adoptado en el transcurso del tiempo un enfoque más estricto en relación a los signos descriptivos o que carecen de carácter distintivo y, por tanto, el umbral para superar las objeciones mencionadas se ha elevado considerablemente.

Sobre el argumento de que el solicitante tiene los derechos exclusivos y excluyentes sobre el término DIGI, y no es posible a quitárselos, la Oficina quiere puntualizar que tanto la Oficina como los registros nacionales han registrado en nombre del solicitante diversas combinaciones que contienen el término DIGI. Esto registros no van a revocarse. La presente resolución se toma únicamente con respecto de la solicitud de referencia. Incluso si alguna de las decisiones señaladas por el solicitante fuera errónea, se trata de decisiones finales y marcas registradas, las cuales sólo podrian ser recusadas en el marco de un proceso de Nulidad y no en el presente procedimiento.

En relación con el argumento de que el signo dispone de carácter distintivo más que suficiente para desempeñar la función que el artículo 4 del RMUE le atribuye, la presente resolución versa sobre la contravención del artículo 7 1 b) y c) RMUE

cuando la Sala de Recurso llegue a la conclusión de que la marca solicitada no tiene carácter distintivo intrínseco, puede basar su análisis en hechos que resultan de la experiencia práctica generalmente adquirida de la comercialización de productos de consumo general, hechos que cualquier persona puede conocer y que son, en particular, conocidos por los consumidores de dichos productos... En tal caso, la Sala de Recurso no está obligada a proporcionar ejemplos de esa experiencia práctica.

(15/03/2006, T‑129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).

La Oficina sostiene, basándose de la experiencia adquirida, que los consumidores relevantes percibirán la marca solicitada como una marca ordinaria y no la de un titular en particular. Dado que el solicitante alega que la marca es distintiva, a pesar del análisis efectuado de dicha experiencia, corresponde al solicitante demostrar que la marca posee, bien un carácter distintivo intrínseco, bien un carácter distintivo adquirido por el uso, habida cuenta de que está en una mejor posición a tal efecto, dato su conocimiento del mercado (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).

Finalmente y tal y como especificado en nuestra notificación previa, la Oficina considera que el mensaje es claro y que el consumidor pertinente, a pesar de ciertos elementos figurativos consistentes en la disposición de las palabras, la estilización de las letras y el color, percibiría que el signo aporta información acerca de la naturaleza y modo de prestación de los de los servicios en cuestión.

En virtud de los motivos expuestos anteriormente, y de acuerdo con el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y el artículo 7, apartado 2, del RMUE, se deniega la solicitud de marca de la Unión Europea nº 17 102 112 para todos los servicios.

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, tiene derecho a recurrir la presente resolución. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

Agueda MAS PASTOR