Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke

(Artikel 7 und 42 Absatz 2 UMV

Alicante, 27/02/2018

Rechtsanwälte KLAKA Delpstr. 4 D-81679 München ALEMANIA

Anmeldenummer:	017126707
Ihr Zeichen:	M/2017-00164/EM
Marke:	Why Buy
Art der Marke:	Word mark
Anmelderin:	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft AJ-55 D-80788 München ALEMANIA

Das Amt beanstandete am 29/08/2017 die Anmeldung unter Berufung auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 27/10/2017 hierzu Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

1. Das Anmeldezeichen in seiner Gesamtkombination sei sprachunüblich gebildet und verfüge über keinen ersichtlichen Sinn

2. Das Anmeldezeichen hätte keinen Bezug zu den beanstandeten Dienstleistungen

3. Das Anmeldezeichen sei mehrdeutig, interpretationsbedürftig und demnach unterscheidungskräftig

4. Darüber hinaus hätte das Amt bereits ähnliche Anmeldungen akzeptiert

Gemäß Artikel 94 UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten.

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV sind „Marken, die keine Unterscheidungskraft haben“, von der Eintragung ausgeschlossen.

Obwohl die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft dieselben wie die für die einzelnen Markenkategorien geltenden Kriterien sind, nehmen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Kriterien nicht jede dieser Kategorien zwangsläufig in gleicher Weise wahr, weshalb es schwieriger sein kann, die Unterscheidungskraft der Marken bestimmter Kategorien nachzuweisen (29/04/2004, C 456/01 P & C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).

Ferner ist nach ständiger Rechtsprechung zu berücksichtigen, dass die Wahrnehmung einer Marke durch die betroffenen maßgeblichen Verkehrskreise durch den Grad der Aufmerksamkeit dieser Kreise beeinflusst wird, der je nach der fraglichen Waren- oder Dienstleistungskategorie variieren kann (05/03/2003, T 194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; und 03/12/2003, T 305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).

Ein Zeichen, wie beispielsweise ein Slogan, das in der Regel andere Funktionen als die einer Marke im herkömmlichen Sinne erfüllt, „ist nur dann unterscheidungskräftig im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV, wenn es unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer betrieblicher Herkunft unterscheiden können“ (05/12/2002, T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; und 03/07/2003, T 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

Im vorliegenden Fall richten sich die beanstandeten Waren an allgemeine Verkehrskreise, so dass von einem durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrad seitens dieser Verkehrskreise auszugehen ist. Da es sich um eine englische Bezeichnung handelt, ist der englisch-sprachige Verbraucher innerhalb der europäischen Union betroffen.

Wie in der vorgenannten Mitteilung bereits dargelegt, bedeutet das Anmeldezeichen in der Verfahrenssprache „Warum kaufen“. Die Tatsache, dass das Wortelement „Buy“ mit einem Großbuchstaben anfängt, ändert nach Ansicht des Amtes nichts an der Aussage des Gesamtbegriffes. Darüber hinaus werden im Englischen Substantive genauso wie Verben und Adjektive mit kleinem Anfangsbuchstaben geschrieben, so dass die betroffenen englischsprachigen Verkehrskreise durch die Verwendung eines Großbuchstabens nicht automatisch auf ein Substantiv schließen würden.

Auch wenn der Ausdruck vielleicht grammatikalisch nicht ganz korrekt sein sollte, ist er doch auf den ersten Blick verständlich. Kurze und prägnante Sätze werden in der englischen Sprache gerne verwendet, ja, sie ist gerade bekannt für die Einfachheit ihrer Satzbildung. So kennen wir Ausdrücke wie „Why, yes.“, Why so? (siehe https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/why ). Oder auch „Why wait?, eine Kombination des Fragewortes „why“ mit einem Verb, siehe https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/why?a=british . Jeweils abgerufen am 27/02/2018.

Weiterhin bemängelt die Anmelderin den fehlenden Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen, bei denen es sich um Leasing- und Fahrzeugvermietungsdienstleistungen handelt. Sicherlich beschreibt das Anmeldezeichen keine Charakteristiken derselben, weshalb auch keine Beanstandung im Sinne von Artikel 7 1 c) UMV erfolgt ist.

Die Beanstandung beruht auf der mangelnden Unterscheidungskraft des Zeichens im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen.

Hier ist daran zu erinnern wie die Prüfung stattfindet: Der Verbraucher wird mit der Angabe auf Produkten oder im Zusammenhang mit Dienstleistungen konfrontiert, und auf dieser Basis ist zu beurteilen, ob das Zeichen beschreibend ist. Es geht nicht um eine Beurteilung in einem leeren, dunklen Raum, in dem das angesprochene Publikum bar jeglicher Ahnung erraten sollte, worum es geht. (Siehe Entscheidung vom 17. Februar 2006 – R 957/2005-4 – mobile Wallet, Rn. 27).

Wenn mit dem Ausdruck „Why Buy“ in Zusammenhang mit Leasing-Dienstleistungen konfrontiert, würde der betroffene englischsprachige Verbraucher sofort den Sinn von „Warum kaufen“, als Frage, rhetorische Frage oder Aussage, erfassen und dies als positive Anpreisung der Leasingdienstleistungen wahrnehmen, dass diese einen Kauf unnötig machen und dem Verbraucher Zeit, Geld und andere Unannehmlichkeiten ersparen.

Der Denkprozess erscheint hierbei minimal, die Aussage klar und direkt, Warum kaufen, wenn ich auch leasen kann? Auch wenn der Satz nicht zu Ende geführt wurde, steht er doch deutlich im Raum und würde in diesem Sinne von den Verkehrskreisen verstanden werden. Andere mögliche Interpretationen kann das Amt hierbei nicht erkennen.

Sicherlich kann eine Sachaussage, wenn intelligent dargestellt, als Marke fungieren, doch setzt dies eine gewisse Originalität voraus, die zu einem Wiedererkennungswert führt. Bei dem Anmeldezeichen handelt es sich um eine einfachen, direkten oder indirekten, englischen Fragesatz, „Why Buy“. Die Aussage ist klar und direkt, das Weglassen des Fragezeichens kann hierbei nicht als der ungewöhnliche, unterscheidungskräftige Aspekt wahrgenommen werden. In der heutigen Schreibweise, ob per SMS, WhatsApp oder auch in der Werbesprache, ist das Weglassen der Satzzeichen nicht ungewöhnlich und kann somit nicht von dem Sinngehalt des Zeichens ablenken und eine betriebliche Herkunft vermitteln.

So hat auch das Gericht in der Rechtssache T-623/15 vom 11.07.2017, „Jede Flasche zählt!“, folgendes entschieden:

30      Diese Ansicht ist jedoch nicht mit dem klaren und eindeutigen Sinn vereinbar, der sich aus den in der fraglichen Wortfolge verwendeten Begriffen und der Bedeutung ergibt, die die Gesamtheit dieser Begriffe den maßgeblichen Verkehrskreisen vermittelt. Wie sich aus den Ausführungen der Beschwerdekammer ergibt, führen dieser Sinn und diese Bedeutung zu dem Schluss, dass die genannte Wortfolge von den maßgeblichen Verkehrskreisen direkt als Aufforderung zum Recycling verstanden wird.

31      Aufgrund dieser Erwägungen ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer entgegen der Ansicht der Klägerin ihre Entscheidung nicht unzureichend begründet hat und keinen Beurteilungsfehler begangen hat, indem sie festgestellt hat, dass die in der angemeldeten Marke enthaltene Wortfolge von den maßgeblichen Verkehrskreisen direkt als Bezugnahme auf den Umweltschutz oder das Recycling aufgefasst werden kann.

Dies trifft auch auf den vorliegenden Fall zu. Die Aussage „Why Buy“ kann von den maßgeblichen Verkehrskreisen direkt als Aufforderung zur Nutzung von Leasing- oder Vermietungsdienstleistungen verstanden werden.

Voreintragungen des Amtes

Was den angestellten Vergleich der Anmelderin mit Voreintragungen des Amtes angeht, so ist darauf hinzuweisen, dass diese Entscheidungen nicht Gegenstand des Verfahrens sind. Das Amt muss in jedem Fall den konkreten Sachverhalt berücksichtigen, der Gegenstand des Verfahrens ist, und kann keinen Vergleich mit sämtlichen anderen Entscheidungen anstellen, die in Bezug auf Anmeldungen ähnlicher Marken getroffen wurden. Ferner ist festzustellen, dass die Entscheidungen des Amtes über die Eintragung eines Zeichens gemäß UMV gebundene Entscheidungen und keine Ermessenentscheidungen sind. Die Rechtmäßigkeit dieser Entscheidungen ist daher allein auf der Grundlage der UMV und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen (Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache C-173/04 P vom 12. Januar 2006, „Standbeutel“, Rdnrn. 48, 49). Daher stellen Voreintragungen höchstens ein Indiz dar, welches in Betracht gezogen werden kann, ohne dass ihm innerhalb des Anmeldeverfahrens ein wesentliches Gewicht zukommt. In der vorliegenden Entscheidung sind die Voreintragungen berücksichtigt worden, sie vermögen aber aus den dargelegten Gründen die Auffassung des Amts nicht zu ändern. Darüber hinaus sind entweder die Wiedergaben der Marken und/oder die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen unterschiedlich, so dass auch insoweit keine Vergleichbarkeit der Fälle besteht.

So wurde z. B. das von der Anmelderin erwähnte Zeichen 10920478 „WHY OWN IT“ für Dienstleistungen der Werbung und der Verkaufsförderung eingetragen, d. h. es handelt sich um keine Dienstleistungen, die erworben werden können noch um solche, die eine andere Möglichkeit anbieten, während die anderen Zeichen, wie z. B. 14457048 über weitere Wortelemente verfügen. Es bestehen daher mehrere Gründe für eine fehlende Indizwirkung.

Auf der anderen Seite hat das Amt die Anmeldungen 11578499 „Why Wait?“ für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9,38,41 und 42 und 13028121 „Why Teneriffe“ für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35 und 39 zurückgewiesen.

Aus den oben genannten Gründen und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 017126707 Why Buy für folgende Dienstleistungen zurückgewiesen:

Klasse 36 Finanzierungsleasing

Klasse 39 Vermietung von Fahrzeugen; Fahrzeugleasing

Die Anmeldung kann für die übrigen Dienstleistungen fortgesetzt werden.

Gemäß Artikel 67 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Patricia MOTZER