Zurückweisung der Anmeldung einer Unionsmarke

(Artikel 7 und 42 Absatz 2 UMV)

Alicante, 08/06/2018

LLR Legerlotz Laschet und Partner Rechtsanwälte-Partnerschaft mbB Mevissenstr. 15 D-50668 Köln ALEMANIA

Anmeldenummer:	017136722
Ihr Zeichen:	M0758
Marke:
Art der Marke:	Dreidimensional
Anmelderin:	BRIO AB Box 305 SE-201 23 Malmö SUECIA

Das Amt beanstandete am 28/09/2017 die Anmeldung unter Berufung auf deren fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) der Unionsmarkenverordnung (UMV). Der Beanstandungsbescheid ist beigefügt.

Die Anmelderin nahm dazu u.a. mit Schreiben vom 30/04/2018 inhaltlich zum Fall Stellung. Auf den übrigen Akteninhalt wird hingewiesen. Die Stellungnahmen kann wie folgt zusammengefasst werden:

1. Anmeldung sei unterscheidungskräftig. Ein großzügiger Maßstab sei anzulegen.

2. Für Spiele läge kein Schutzhindernis vor, mit Spielen seien typischerweise Brett,- oder Karten- bzw. Kartenlegespiele gemeint. Es sei auch zu berücksichtigen, dass ein ähnliches Zeichen, Nr. 16136277 für elektronische Spiele eingetragen worden sei.

3. In Hinblick auf Spielzeug sei der branchenübliche Formenschatz in Hinblick auf Spielzeugameisen extrem dünn besetzt. Seien überhaupt derartige Erzeugnisse auf dem Markt existent, so beschränkten sie sich auf die Grundform einer Ameise.

4. Die Anmeldung sei nicht ohne gedankliche Zwischenschritte mit einer Ameise in Verbindung zu bringen. Selbst wenn die angesprochenen Verkehrskreise diesen Gedankenschritt vollbrächten, wiche die Anmeldung immer noch erheblich von der Norm ab. Auch ohne eingehende Betrachtung oder nähere Prüfung werde der Verkehr erkennen, dass im vorgekannten Formenschatz nicht einmal annähernd eine derart individuelle, durch eine Vielzahl eigenschöpferischer Merkmale geprägte, Gestaltung einer Ameise vorhanden ist.

5. Die Anmeldung sei Kraft Verkehrsdurchsetzung einzutragen. Sie werde seit 2005 intensiv im Gebiet der EU benutzt.

Zur Verkehrsdurchsetzung werden u.a. folgende Beweise vorgelegt:

- Angabe über die Verkaufszahlen der Ware nach Jahren Benutzung (seit 2009 aufgelistet).

- Aufschlüsselung von Verkaufszahlen für das Vereinigte Königreich und Frankreich

Umsatzzahlen in SEK für die Gesamtverkäufe, Verkäufe im UK, Frankreich, Deutschland

• Werbeaufwendungen und Auszeichnungen

Entscheidung

Gem. Art. 94 UMV trifft das Amt eine Entscheidung. Diese darf nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin der Möglichkeit zur Stellungnahme hat das Amt entschieden, die Beanstandung teilweise aufrechtzuerhalten.

Hinsichtlich der Ware Spiele kann der Argumentation (Argument 2) der Anmelderin gefolgt werden. Für diese Ware wird die Beanstandung auf Grund des Vortrages der Anmelderin aufgehoben.

Auf die Stellungnahmen der Anmelderin, sowie den ganzen übrigen Akteninhalt wird nachfolgend Bezug genommen.

Die Anmeldung besteht aus der folgenden dreidimensionalen Darstellung:

Verfahrensgegenständliche Waren

10 Beißringe für Babys.

28 Spiele; Spielzeug.

Angesprochene Verkehrskreise

Im vorliegenden Fall sind wegen der Art der Waren grundsätzlich breite Verkehrskreise angesprochen. Es handelt sich um Durchschnittsverbraucher.

Mangelnde Unterscheidungskraft

Gem. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) UMV sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben. Unterscheidungskräftig im Sinne dieser Rechtsvorschrift sind nur solche Zeichen, die im Hinblick auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen in den Augen der angesprochenen Verbraucher geeignet erscheinen, die Waren oder Dienstleistungen dieses Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden.

Wie bereits in der o. g. Mitteilung über Eintragungshindernisse ausgeführt, besteht die angemeldete Marke aus der Form einer Ameise.

Diese Form unterscheidet sich zwar etwas von anderen Spielzeugameisen, allerdings nicht merklich von verschiedenen Grundformen der fraglichen Waren, die im Handel gebräuchlich sind, sondern stellt letztlich nur eine Variation zu diesen Formen dar.

Vorgebrachte wesentliche Argumente

Argument: In Hinblick auf Spielzeug sei der branchenübliche Formenschatz extrem dünn besetzt. Seien überhaupt derartige Erzeugnisse auf dem Markt existent, so beschränkten sie sich auf die Grundform einer Ameise.

Der Prüfer teilt nicht Auffassung, dass ein unterscheidungskräftiges Zeichen vorliegt. Es mag zwar sein, dass andere Ameisen hauptsächlich Stoffameisen betreffen könnten. Verschiedenste Tiere sind ein übliches Motiv bei Spielwaren. Soweit die angemeldete Ameise auch über Räder verfügt ist dieser Teil der Anmeldung funktional. Die Räder haben den Zweck ein Nachziehen des Spielzeugs durch Kinder zu ermöglichen.

Argument: Die Anmeldung sei nicht ohne gedankliche Zwischenschritte mit einer Ameise in Verbindung zu bringen. Selbst wenn die angesprochenen Verkehrskreise diesen Gedankenschritt vollbrächten, wiche die Anmeldung immer noch erheblich von der Norm ab.

Niemand muss lange überlegen um welches Tier es sich vorliegend handelt. Keine langen Gedankenschritte sind nötig. Das Argument ist nicht stichhaltig. Die Anmelderin selbst nennt ihr Tier in den Unterlagen „Ant with Rolling Egg“ (also etwa: Ameise mit rollendem Ei“).

Eine dreidimensionale Form muss, um Unterscheidungskraft zu besitzen, erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweichen. Ein bloßes Abweichen genügt nicht, dieses muss vielmehr erheblich sein. Bei der „erheblichen Abweichung“ handelt es sich nicht um ein quantitatives Merkmal im Sinne eines merklichen oder gar messbaren Abstands zu den in der Branche üblichen Warenformen. Es reicht nicht, dass das relevante Publikum die als Marke angemeldete Warenform von den anderen, sich auf dem Markt befindlichen Formen unterscheidet. Es ist vielmehr notwendig, dass dieser Unterschied auf die Herkunft von einem bestimmten Hersteller zurückgeführt wird. Insoweit führt nicht jedes Abweichen von der Norm oder der Branchenüblichkeit zur Unterscheidungskraft der Marke. Vielmehr muss diese Abweichung so erheblich sein, dass die Marke ihre wesentliche, herkunftskennzeichnende Funktion erfüllen kann.

Die angemeldete Form wird nach Auffassung des Prüfers durchaus als formschön wahrgenommen. Es wechseln einander Farben ab (rote Räder, ein gelber Bauch, der an ein Ei erinnert, ein schwarzer Kopf mit roten Fühlern und ein schwarzes Schwanzstück. Allerdings ist diese Form im Wesentlichen eine Darstellung eines Tiers (nachziehbares Spielzeug) wie es in Spielzeuggeschäften öfter angeboten wird.

Argument: Anzuwendender Prüfungsmaßstab

Soweit mit dem anzuwendenden Prüfungsmaßstab argumentiert wird (Argument 1), ist dem das Gericht nicht gefolgt. In der Rechtssache 18.10.2016, T-776/15, MEISSEN KERAMIK, EU:T:2016:617, §§ 22-23 führte das Gericht aus (Siehe auch: C-686/16 P):

Zum Prüfungsmaßstab für die Beurteilung des beschreibenden Charakters der angemeldeten Marke

Zunächst ist das Vorbringen zurückzuweisen, wonach die Beschwerdekammer auf die Anmeldung einen „wohlwollenden und anmelderfreundlichen Prüfungsmaßstab“ hätte anwenden müssen.

Die Klägerin meint, dass aus dem Urteil vom 10. März 2011, Agencja Wydawnicza Technopol (C‑51/10 P, EU:C:2011:139, Rn. 50), folge, dass eine Marke dann nicht beschreibend sei, „wenn einzelne Gedankenschritte zur Bestimmung [ihres] Sinngehalts erforderlich“ seien (Rn. 28 der Klageschrift). Auch wenn nach ständiger Rechtsprechung ein Zeichen beschreibend ist, wenn ein hinreichend direkter und konkreter Zusammenhang besteht, der es dem betreffenden Publikum ermöglicht, unmittelbar und ohne weitere Überlegung eine Beschreibung der von der angemeldeten Marke erfassten Waren zu erkennen (vgl. Urteil vom 19. November 2009, Agencja Wydawnicza Technopol/HABM [1000], T‑298/06, nicht veröffentlicht, EU:T:2009:449, Rn. 22 und die dort angeführte Rechtsprechung), so ist das EUIPO doch weder nach den für die Prüfung von Markenanmeldungen geltenden Vorschriften noch nach der einschlägigen Rechtsprechung verpflichtet, diese Anmeldungen anhand eines „wohlwollenden und anmelderfreundlichen Prüfungsmaßstabs“ zu beurteilen. Vielmehr wurde bereits entschieden, dass jede Anmeldung streng und umfassend geprüft werden muss, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern (Urteile vom 10. März 2011, Agencja Wydawnicza Technopol, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, Rn. 77, und vom 8. Juni 2005, Wilfer/HABM [ROCKBASS], T‑315/03, EU:T:2005:211, Rn. 20; vgl. auch in diesem Sinne Urteil vom 13. September 2013, Fürstlich Castell’sches Domänenamt/HABM – Castel Frères [CASTEL], T‑320/10, EU:T:2013:424, Rn. 26 bis 29)

Vorliegend liegt jedenfalls kein Zweifelsfall vor, so dass auch auf Grund dieses Arguments kein besseres Ergebnis erzielt werden kann.

Schlussüberlegungen

Die fragliche Form ist letztlich nicht hinreichend von anderen Formen zu unterscheiden und ermöglicht es den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht, die Waren der Anmelderin unmittelbar und mit Gewissheit von denen anderer betrieblicher Herkunft zu unterscheiden.

Ohne besondere Schulung, d.h. zum Beispiel durch ständige Werbemaßnahmen, die die in Frage kommenden Verkehrskreise auf die Merkmale der Waren hinweisen, werden diese nicht in der Lage sein, die vorliegende Form einem bestimmten Hersteller zuzuordnen. Die Anmeldung verfügt daher über keine Herkunftsfunktion für Spielwaren.

Das angemeldete Zeichen ist daher nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) UMV nicht schutzfähig.

Verkehrsdurchsetzung

Die Anmelderin hat im Laufe des Verfahrens vorgetragen, dass sie das angemeldete Zeichen benutzt. Die Anmelderin machte demnach ausdrücklich Verkehrsdurchsetzung gemäß Artikel 7 Absatz 3 UMV geltend. Das Vorbringen unter dieser Gesetzesbestimmung wird daher gesondert geprüft.

Nach Artikel 7 Absatz 3 UMV steht das absolute Eintragungshindernis gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b UMV der Eintragung einer Marke nicht entgegen, wenn die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat. Dass das angemeldete Zeichen in den Fällen, die unter Artikel 7 Absatz 3 UMV fallen, von den relevanten Verkehrskreisen tatsächlich als Hinweis auf die betriebliche Herkunft einer Ware oder einer Dienstleistung aufgefasst wird, ist das Ergebnis einer wirtschaftlichen Anstrengung des Anmelders. Dies rechtfertigt es, den Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b UMV zugrunde liegenden Erwägungen des Allgemeininteresses hintanzustellen, aus denen die von diesen Bestimmungen erfassten Marken, um einen ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil zugunsten eines bestimmten Wirtschaftsteilnehmers zu vermeiden, für jedermann frei verfügbar sein müssen (02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 36).

Der Erwerb von Unterscheidungskraft durch die Benutzung der Marke setzt nach der Rechtsprechung zur Auslegung von Artikel 7 Absatz 3 UMV erstens voraus, dass zumindest ein erheblicher Teil der relevanten Verkehrskreise die betreffenden Waren anhand der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt.

Zweitens muss nachgewiesen werden, dass die Marke in dem wesentlichen Teil der Gemeinschaft (also der EU), in dem sie nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b UMV nicht unterscheidungskräftig wäre, durch Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat (30/03/2000, T-91/99, Options, EU:T:2000:95, § 27).

Drittens sind für die Beurteilung, ob im Einzelfall eine Marke Unterscheidungskraft durch Benutzung gewonnen hat, Gesichtspunkte zu berücksichtigen wie ihr Marktanteil, die Intensität, geografische Verbreitung und Dauer ihrer Benutzung und der vom Unternehmen für sie erbrachte Werbeaufwand. Der Beweis für erworbene Unterscheidungskraft kann sich u. a. aus Erklärungen der Industrie- und Handelskammern oder anderer Berufsverbände oder aus Meinungsumfragen ergeben (04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 51 und 53, und 18/06/2002, C 299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 60.

Viertens muss die Marke Unterscheidungskraft durch Benutzung bereits am Anmeldetag erworben haben (12/12/2002, T-247/01, Ecopy, EU:T:2002:319, § 36).

Hieraus ergibt sich, dass eine Marke umso eher Verkehrsdurchsetzung erwerben kann, je weniger Wettbewerber auf dem Markt sind und je spezialisierter und aufmerksamer die Verkehrskreise sind. Hinsichtlich der Verkehrskreise ist im vorliegenden Fall von Durchschnittsverbrauchern auszugehen.

Die Beweislast für den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung liegt beim Anmelder (12/12/2002, T 247/01, Ecopy, EU:T:2002:319, § 47; Entscheidung der Großen Beschwerdekammer R 667/2005-G vom 7. Juni 2007, „Cardiology Update“, § 38).

Die Anmelderin hat keine Aufschlüsselung in die einzelnen Märkte (ausgenommen Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich) vorgenommen. Auch hat sie nicht bekannt gegeben welchen Marktanteil sie besitzt.

Der Umfang der Benutzung ist jedenfalls nicht ausreichend, um eine mögliche Verkehrsdurchsetzung in der gesamten EU zu bejahen. Es liegen gewisse Benutzungshandlungen vor, allerdings kann den Unterlagen nicht entnommen werden, dass die Verbraucher bereits in der angemeldeten Form klar einen Herkunftshinweis erkennen können.

Ferner ist daran zu erinnern, dass Artikel 7 Absatz 3 UMV der Überwindung eines Eintragungshindernisses nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b bis d UMV dient. Diese Gesetzesbestimmung ist nur, aber auch gerade so weit anwendbar, wie das Eintragungshindernis reicht. Demgemäß muss im Hinblick auf die Eintragungsfähigkeit einer Marke nach Artikel 7 Absatz 3 UMV die durch Benutzung der Marke erlangte Unterscheidungskraft überall dort in der Gemeinschaft nachgewiesen werden, in denen die Marke gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b UMV nicht unterscheidungskräftig wäre (30/03/2000, T-91/99, Options, EU:T:2000:95, § 23-27).

So kann die in einigen Ländern fehlende Benutzung nicht durch die behauptete Verkehrsdurchsetzung in anderen Ländern ersetzt oder kompensiert werden (Entscheidung vom 5. Juni 2007 – R 1204/2006-4 – PHARMATREND, § 21).

Aufgrund der oben angeführten Gründe und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 17136722 für folgende Waren zurückgewiesen:

28: Spielzeug.

Für die übrigen Waren wird die Anmeldung zur Veröffentlichung zugelassen:

10 Beißringe für Babys.

28 Spiele.

Gemäß Artikel 67 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Wolfgang SCHRAMEK