Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke

(Artikel 7 und 42 Absatz 2 UMV)

Alicante, 12/02/2019

Christopher Straberger Maria-Theresia-Str. 19 A-4600 Wels AUSTRIA

Anmeldenummer:	017137316
Ihr Zeichen:	ImperaMechanical1W
Marke:	Mechanical
Art der Marke:	Wortmarke
Anmelderin:	Impera GmbH Pointstrasse 8 A-4641 Steinhaus AUSTRIA

Das Amt beanstandete am 4. Dezember 2018 die Anmeldung unter Berufung auf deren beschreibenden Charakter und deren fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b) und c) Artikel 7 Absatz 2 UMV (der Bescheid der Nachbeanstandung befindet sich im Anhang). Die Anmelderin nahm mit Schreiben datiert vom 18. Dezember 2018 zur Beanstandung Stellung.

Nach Auffassung der Anmelderin lägen die Eintragungshindernisse des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe b) und c) UMV insbesondere aus folgenden Gründen nicht vor:

1. Soweit die Waren „Spiele für elektronische Geldspielautomaten“ beanstandet werden, sei dem entgegenzuhalten, dass Spiele in vielfacher Formerzeugt und vertrieben werden. So sei die Art, Ablauf, Eigenschaften, Ziel, Form-, Ton-, Farbgebung, Dynamik, Storyboard in einer ungemeinen Fülle möglich.

Die Bezeichnung „mechanisch“ bzw. „technisch“ deute in keiner Weise darauf hin, dass damit ein Spiel beschrieben werden würde. Die maßgeblichen Verbraucher würden das Zeichen nicht als Quelle von Informationen über ein Spiel wahrnehmen. Spiele sind nicht als technisch oder mechanisch in ihrer Eigenart zu beschreiben.

Würde man den Gedanken der Markenbehörde hier weiterverfolgen, so könnten Spiele nicht mit irgendeinem wortbedeutenden Ausdruck angemeldet werden, da bei sämtlichen Ausdrücken, sei es Gegenständen (z.B. Wald, Eisen, Haus, Löwe), Abläufen (z.B. Baggern, Schwimmen, Schalten, Leuchten) oder Eigenschaften (z.B. hell, mechanisch, unterirdisch, süß, grantig) das selbe Argument seitens der Markenbehörde eine Ablehnung der Eintragung bewirken würde. Das Zeichen „Mechanical“ habe keine klare beschreibende Bedeutung für Spiele.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Markenbehörde in Klasse 28 bereits die Zeichen

• golden mechanics,

• mad mechanic,

• mechanic,

• scrap mechanic,

• mechanical arts,

• mad mechanics

eingetragen habe, zuletzt im Jahr 2016. Die vorliegende Beanstandung sei völlig überzogen, nicht nur betreffend „Spiele für elektronische Geldspielautomaten“, sondern auch hinsichtlich der anderen beanstandeten Waren.

2. Die Voreintragungen „Mad Mechanics“ und „Golden Mechanics“ seien zu berücksichtigen.

Gemäß Artikel 94 UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

In Hinblick auf die vorgetragenen Argumente wurde eine Neubeurteilung des Falles durchgeführt. Das erste Argument ist stichhaltig. Demnach wird der Argumentation der Anmelderin gefolgt und die Beanstandung wird für „Spiele für elektronische Geldspielautomaten“ aufgehoben.

Entscheidung

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV – Beschreibende Angabe

Folgende Waren und Dienstleistungen werden beansprucht:

9 Software für elektronische Spielautomaten oder Glücksspiele über das Internet bzw über Telekommunikationsnetze, oder für Glückspiele in Telekommunikationsgeräten.

28 Elektronische Geldspielautomaten, elektronische Glücksspielautomaten, elektronische Unterhaltungsspielautomaten; Spiele für elektronische Geldspielautomaten, elektronische Glücksspielautomaten, elektronische Unterhaltungsspielautomaten.

41 Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Über das Internet bereitgestellte Unterhaltungsdienste; Internet-Spieldienste; Bereitstellung von Online-Computerspielen.

Absolute Schutzhindernisse:

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den von der angemeldeten Marke erfassten Waren um solche, die sich vorwiegend an Fachreise (Gewerbetreibende aus der Glücksspielbranche) richten. Der Grad der Aufmerksamkeit der Fachkreise ist erhöht.

Die Unterscheidungskraft und der beschreibende Charakter einer Marke ist im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die das betreffende Zeichen eingetragen werden soll, und nach dem Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise, die aus den Verbrauchern dieser Waren oder Dienstleistungen bestehen, zu beurteilen (27.11.2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).

Die Anmeldung lautet: Mechanical

Die Anmeldung wird im Sinne von „mechanisch“ verstanden werden. Es kommt vorliegend auf englischsprachige Verkehrskreise an, die mit dem Zeichen zusammen mit den Waren begegnen. Diese Verkehrskreise bedürfen keiner Übersetzung.

Die Zurückweisung einer Marke als beschreibend ist bereits dann gerechtfertigt, wenn aus der Sicht des angesprochenen Publikums eine ausreichend klare und spezifische Beziehung zwischen dem angemeldeten Zeichen und den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen vorliegt (27.02.2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 21. Insofern besteht Übereinstimmung mit der Anmelderin.

Ob ein Zeichen beschreibenden Charakter hat, kann daher nur in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen, sowie im Hinblick auf das Verständnis, das die maßgebenden Verkehrskreise von ihm haben, beurteilt werden (12.02.2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56). Es findet nicht eine Prüfung etwa dermaßen statt, dass ein Verbraucher in einem leeren, dunklen Raum bar jeglicher Ahnung dem Zeichen begegnen würde und er raten müsste um welche Ware es geht. Die Prüfung findet gerade umgekehrt statt.

Die Waren der Klasse 28 betreffen: Elektronische Geldspielautomaten, elektronische Glücksspielautomaten, elektronische Unterhaltungsspielautomaten; elektronische Glücksspielautomaten, elektronische Unterhaltungsspielautomaten. Es handelt sich allesamt um Automaten. Wird der Verbraucher mit den fett hervorgehobenen Waren und Dienstleistungen und dem Zeichen Mechanical konfrontiert, so ist es für ihn nicht schwer zu verstehen, dass die Waren für über mechanische Teile oder Komponenten verfügen können, auch wenn die Waren weitgehend elektronisch ausgestattet sind. „Mechanical“ kann auch als Hinweis darauf verstanden werden, dass die Waren „technisch“ oder ggf. „praktisch“ sind. Die Anmeldung ergibt ohne lange Überlegungen für englischsprachige Verkehrskreise Sinn.

Die angemeldete Marke vermittelt offensichtliche und direkte Informationen zu Art, Beschaffenheit der betreffenden Waren. Wenn die Verkehrskreise das Zeichen im Zusammenhang mit den verfahrensgegenständlichen Waren sehen, ist ihnen klar, dass es sich bei der Anmeldung um eine nähere Information zu den Waren handeln kann, nämlich sie mechanische Teile der Waren betreffen. Der Gesamtausdruck ergibt in Hinblick auf alle Waren, die von der Teilzurückweisung betroffen sind, Sinn.

Es besteht hier somit ein hinreichender unmittelbarer und konkreter Zusammenhang zwischen dem angemeldeten Zeichen und den verfahrensgegenständlichen Waren. Aus diesem Grunde liegt auch kein phantasievolles Zeichen vor, das wirklich einen Denkprozess auslösen würde oder bei dem die Verkehrskreise gedankliche Überlegungen anstellen würden.

Schließlich ist es wesentlich, dass die Verkehrskreise das Zeichen als potentiell beschreibend auffassen können: So stufte in der Vergangenheit die Ausdrücke UNIVERSALTELEFONBUCH und UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS als beschreibend ein (verbundene Rechtssachen T-357/99 und T-358/99, 14.06.2001, EU:T:2001:162), auch wenn sicherlich einzuräumen ist, dass der Durchschnittsverbraucher von sich aus ein Telefonbuch kaum je als UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS bezeichnen würde.

Ferner ist hervorzuheben, dass eine bereits gegenwärtig beschreibende Verwendung vom Amt im Rahmen von Art. 7(1)(c) UMV nicht nachgewiesen werden muss. Siehe dazu 08.11.2012, T-415/11, „Nutriskin Protection Complex“, EU:T:2012:589, § 27.

Die Zurückweisung einer Anmeldung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV setzt nicht voraus, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in dieser Bestimmung genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können. Ein Zeichen ist daher von der Eintragung auszuschließen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (04.05.1999, C-108/97 und C-109/97 „Chiemsee“, EU:C:1999:230, § 30-31; 23.10.2003, C-191/01 P, „Doublemint“, EU:C:2003:579, § 32).

Ob man vorliegend die Waren auch anders bezeichnen könnte ist nicht entscheidungserheblich. Die Botschaft des Zeichens im eingangs erwähnten Sinne ist jedenfalls verständlich.

Der EuGH führte in seinem Grundsatzurteil „Postkantoor“ aus: „Bei der Beurteilung, ob eine solche Marke unter das Eintragungshindernis des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie fällt, spielt es keine Rolle, ob es Synonyme gibt, mit denen dieselben Merkmale der im Eintragungsantrag aufgeführten Waren oder Dienstleistungen bezeichnet werden können, oder ob die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, die beschrieben werden können, wirtschaftlich wesentlich oder nebensächlich sind“ (C-363/99, „Postkantoor“, aaO § 104).

Es spielt keine Rolle, ob es andere Zeichen oder Angaben gibt, die gebräuchlicher sind als die, aus denen die angemeldete Marke besteht, und die zur Bezeichnung derselben Merkmale existieren (C-363/99, „Postkantoor“, aaO § 57). Es ist somit nicht entscheidend, ob die beschreibende Bedeutung womöglich auch anders, gar noch präziser ausgedrückt werden könnte.

Einer Wortmarke, die in unmittelbar erkennbarer Weise Merkmale der Waren oder Dienstleistungen bezeichnet, fehlt aus diesem Grund regelmäßig auch die Unterscheidungskraft. Einer Marke kann jedoch die Unterscheidungskraft in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen aus anderen Gründen als ihrem etwaigen beschreibenden Charakter fehlen (C-363/99, „Postkantoor“, aaO § 86).

Die Anmeldung wurde gem. Art. 7 Absatz 1 Buchstabe b) UMV beanstandet. Gem. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) UMV sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben. Unterscheidungskräftig im Sinne dieser Rechtsvorschrift sind nur solche Zeichen, die im Hinblick auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen in den Augen der angesprochenen Verbraucher geeignet erscheinen, die Waren oder Dienstleistungen dieses Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden.

Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs hat ein Zeichen Unterscheidungskraft, wenn es geeignet ist, die Ware oder Dienstleistung, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (21.10.2004, C-64/02, „Das Prinzip der Bequemlichkeit“, EU:C:2004:645, § 33).

Es ist nicht unbedingt leicht eine Trennlinie zu treffen, wo die Unterscheidungskraft aufhört und ein unterscheidungskräftiges Zeichen anfängt, jedenfalls aber gibt es vorliegend keine Indizien, die auf ein unterscheidungskräftiges Zeichen schließen ließen wie etwa auffallende oder überraschende Elemente, Reim, eine ungewöhnliche Wortstellung, einen altertümlich anmutenden Ausdruck oder andere Umstände des Einzelfalles.

Es könnte sich noch die Frage stellen, ob das Zeichen lediglich als sprechendes Zeichen einzustufen sei. Ein solcher Umstand, träfe er zu, wäre tatsächlich zu berücksichtigen. Das vorliegende Zeichen ist bereits beschreibend und wird nicht mehr als bloß (auf Eigenschaften der Waren) beiläufig anklingendes Zeichen verstanden.

Dem Zeichen fehlt es auf Grund der Ausführungen die erforderliche Unterscheidungskraft für alle zurückgewiesenen Waren. Die Anmeldung war daher nicht als „sprechendes Zeichen“ einzustufen.

Zum Argument der Anmelderin, das EUIPO habe bereits ähnliche Zeichen eingetragen, ist darauf hinzuweisen, dass jede Marke ein eigenes Prüfungsverfahren durchläuft, wobei das Ergebnis auf spezifische Gründe gestützt wird. Auch unter der Maßgabe des Amtes, eine kohärente Entscheidungspraxis zu entwickeln, kann dies das Amt in einem anderen Verfahren jedoch nicht von seiner Verpflichtung entheben, den vorliegenden Fall selbständig zu bewerten. Im Übrigen lassen sich die Gründe für solche Eintragungen im Nachhinein meist nicht mehr ermitteln und sind auch letztlich belanglos, weil der Gedanke völliger Fehlerfreiheit und Kohärenz des EUIPO und völliger EU-weiter Harmonisierung nicht nur in der Gesetzgebung, sondern auch in der nationalen Prüfungspraxis ein in der Realität nicht erzielbares idealistisches Konstrukt ist. Daher stellen Voreintragungen höchstens ein Indiz dar, welches in Betracht gezogen werden kann, ohne dass ihm innerhalb des Anmeldeverfahrens ein wesentliches Gewicht zukommt. In der vorliegenden Entscheidung sind die Voreintragungen berücksichtigt worden, sie vermögen aber aus den dargelegten Gründen die Auffassung des Amtes nicht zu ändern.

Einige Fälle sind nicht vollkommen vergleichbar wie etwa 011531332 – mechanic, da bei dieser Anmeldung der Buchstabe „e“ sehr bildlich ausgestaltet war (und wie ein Zahnrad wirkte). Bei „Mad Mechanics“ verleiht dar Zeichenbestandteil „Mad“ dem Gesamtzeichen die erforderliche Unterscheidungskraft. „Verrückte Mechanik“ ist etwas witzig. „Golden Mechanics“, „Scrap Mechanics“ oder andere Fälle verfügen über ein weiteres Wort und sind insofern nicht vergleichbar. Die Voreintragung 004693859 – „MECHANICAL ARTS“ – ist vor mehr als 10 Jahren erfolgt und muss nicht notwendigerweise die gegenwärtige Prüfungspraxis wiederspiegeln.

Es besteht jedenfalls kein Anspruch auf Wiederholung fehlerhafter Entscheidungen (08/07/2004, T-289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, § 59). Zudem ist festzustellen, dass die Entscheidungen des Amtes über die Eintragung eines Zeichens gemäß UMV gebundene Entscheidungen und keine Ermessenentscheidungen sind. Die Rechtmäßigkeit dieser Entscheidungen ist daher allein auf der Grundlage der UMV und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, §§ 48, 49).

In Anwendung des Artikel 7 Absatz 2 UMV liegen die genannten Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Union vor, nämlich in den Teilen, in denen die englische Sprache gesprochen und verstanden wird.

Aufgrund der oben angeführten Gründe und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) und c) sowie Artikel 7 Absatz 2 UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 017137316 – Mechanical für folgende Waren zurückgewiesen:

28 Elektronische Geldspielautomaten, elektronische Glücksspielautomaten, elektronische Unterhaltungsspielautomaten; elektronische Glücksspielautomaten, elektronische Unterhaltungsspielautomaten.

Für die übrigen Waren und Dienstleistungen wird das Verfahren fortgesetzt:

9 Software für elektronische Spielautomaten oder Glücksspiele über das Internet bzw über Telekommunikationsnetze, oder für Glückspiele in Telekommunikationsgeräten.

28 Spiele für elektronische Geldspielautomaten.

41 Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Über das Internet bereitgestellte Unterhaltungsdienste; Internet-Spieldienste; Bereitstellung von Online-Computerspielen.

Gemäß Artikel 67 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Wolfgang SCHRAMEK