OPOSICIÓN Nº B 3 049 247 

Vivo Mobile Communication Co., Ltd., No.168 Jinghai East Rd., Chang'an, Dongguan, Guangdong, República Popular de China (oponente), representado por Simões, Garcia, Corte-Real & Associados - Consultores, Lda., Rua Castilho, 167, 2º andar, 1070-050 Lisboa, Portugal (representante profesional)

 

c o n t r a

 

Quality Compusoft, C/ Prudencio Álvaro, No. 8, 28027 Madrid, España (solicitante), representado por Aseprin, S.L., Calle Pradillo, 18. 1º, 28002 Madrid, España (representante profesional).

El 17/05/2021, la División de Oposición adopta la siguiente

  

RESOLUCIÓN:

 

1.	La oposición n.º B 3 049 247 se estima para todos los servicios impugnados.
2.		La solicitud de marca de la Unión Europea n.º 17 149 808 se deniega en su totalidad.

 

3.	El solicitante carga con las costas, que se fijan en 620 EUR.

 

  

MOTIVOS:

 

Con fecha 05/04/2018, la parte oponente presentó una oposición contra todos los servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea n.º 17 149 808  (marca figurativa). La oposición está basada, entre otros, en el registro de marca de la Unión Europea n.º 9 614 637 «VIVO» (marca denominativa). La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

 

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

 

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

 

La oposición se basa en más de una marca anterior. La División de Oposición considera adecuado examinar la oposición, en primer lugar, en relación con registro de marca de la Unión Europea n.º 9 614 637.

 

a) Los productos y servicios

 

Los servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:

 

Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales en el sector de las telecomunicaciones; administración comercial en el sector de las telecomunicaciones; trabajos de oficina.

Clase 38: Servicios de comunicaciones y de telecomunicaciones, telecomunicaciones por teléfonos fijos y móviles, telecomunicaciones por satélite, facilitación de conexiones de telecomunicaciones a internet o bases de datos; transmisión de datos, de mensajes y de imágenes asistida por ordenador; transmisión de noticias e información de actualidades; prestación de servicios de líneas de charla; facilitación de acceso en línea a exposiciones; suministro y explotación de conferencias, grupos de debate y salas de charla electrónicos; servicios telefónicos de voz; consultoría sobre telecomunicaciones; alquiler de aparatos de telecomunicación; servicios de facilitación de acceso a motores de búsqueda.

Los servicios impugnados son los siguientes:

Clase 35: Publicidad; alquiler de espacios publicitarios; alquiler de material publicitario; alquiler de todo tipo de material de publicidad y materiales de presentación de marketing; servicios de asesoramiento para la organización y dirección de negocios; consultas profesionales relativas a la gestión de negocios; distribución y difusión de materiales publicitarios (folletos, prospectos, impresos y muestras); reproducción de documentos; servicios de reproducción de documentos; gestión de ficheros informáticos; sondeos de opinión.

Clase 38: Los servicios de un canal de televisión; difusión de programas informativos a través de equipos de televisión; servicios audiovisuales por suscripción personalizados; servicios de telecomunicación; televisión por cable; servicios de comunicación por redes informáticas.

Servicios impugnados de la clase 35

Los servicios de publicidad impugnados se encuentran de forma idéntica en ambas listas de servicios.

Los servicios de gestión de ficheros informáticos; reproducción de documentos; servicios de reproducción de documentos impugnados está incluidos en la categoría más amplia de trabajos de oficina de la parte oponente. Por tanto, son idénticos.

Los servicios de alquiler de espacios publicitarios; alquiler de material publicitario; alquiler de todo tipo de material de publicidad y materiales de presentación de marketing; distribución y difusión de materiales publicitarios (folletos, prospectos, impresos y muestras) impugnados están incluidos en la categoría más amplia de publicidad de la parte oponente. Por tanto, son idénticos.

Los servicios de servicios de asesoramiento para la organización y dirección de negocios; consultas profesionales relativas a la gestión de negocios; sondeos de opinión impugnados abarcan, como categoría más amplia, los servicios de gestión de negocios comerciales en el sector de las telecomunicaciones de la parte oponente. Puesto que la Oficina no puede diseccionar ex officio la categoría más amplia de los servicios impugnados, estos se consideran idénticos a los servicios de la parte oponente.

Servicios impugnados de la clase 38

Los servicios de telecomunicación; televisión por cable; servicios de comunicación por redes informáticas; los servicios de un canal de televisión; difusión de programas informativos a través de equipos de televisión; servicios audiovisuales por suscripción personalizados impugnados están incluidos en la categoría más amplia de servicios de comunicaciones y de telecomunicaciones de la parte oponente. Por tanto, son idénticos.

b) Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

  

En el presente caso, los servicios considerados idénticos están dirigidos en parte al público en general (p. ej. televisión por cable en clase 38), en parte al público profesional (p. ej. servicios de asesoramiento para la organización y dirección de negocios y servicios de publicidad en clase 35), y en parte a ambos (p. ej. servicios de telecomunicación en clase 38).

  

El grado de atención del público puede variar de medio a alto, en función del precio, el carácter especializado, o los términos y las condiciones de los productos y servicios adquiridos.

c) Los signos

 

VIVO
Marca anterior	Signo impugnado

 

 

El territorio de referencia es la Unión Europea.

 

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

  

El carácter unitario de la marca de la Unión Europea implica que una marca de la Unión Europea anterior puede servir de fundamento en los procedimientos de oposición para oponerse a la solicitud de registro de una marca de la Unión Europea que pueda afectar negativamente a la protección de la primera marca, aunque solo sea en relación con la percepción de los consumidores en una parte de la Unión Europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Por lo tanto, el riesgo de confusión respecto de una parte del público destinatario de la Unión Europea únicamente es suficiente para denegar la solicitud impugnada.

El término «vivo» de la marca anterior, es una palabra de origen latino (vivere) que ha sido incorporada como tal en varios idiomas del territorio relevante como el español, italiano y portugués con significados, entre otros, como «que tiene vida» o como «yo vivo», la primera persona del presente del singular del verbo vivir en español (vìvere en italiano y viver en portugués). En español, y al menos en relación con parte de los servicios (como aquellos relacionados con servicios de comunicación como televisión y radio), dicha palabra puede aludir a alguna de sus características, en cuanto que sugiere que los mismos son provistos «en vivo», es decir, en directo. Por consiguiente, el carácter distintivo de dicha palabra puede verse menoscabado para algunos servicios. Por otro lado, el término «avivo» del signo impugnado será percibido por la gran mayoría del público como un término de fantasía sin un significado claro, como afirma el solicitante, aunque no se puede descartar que parte del público español pudiese establecer un nexo, bien con el verbo avivar o incluso la palabra vivo. Examinar el caso teniendo en cuenta todos estos escenarios conllevaría a un análisis de los signos innecesariamente complejo que no se da en relación a otras partes del territorio, para los cuales los elementos coincidentes de los signos no serán asociados a ningún significado. Este es el caso, por ejemplo, del público angloparlante (véase resolución de 21/03/2018, R 1681/2017-5, ViVO / VIVOACTIVE et al, § 61, en relación con la palabra «vivo»).

Por lo tanto, teniendo en cuenta que no es necesario establecer que existe riesgo de confusión para la totalidad del público relevante (20/07/2017, T-521/15, Diesel v EUIPO, EU:T:2017:536, § 69), y por razones de economía procesal, la División de Oposición centrará su análisis en la parte del público de habla inglesa.

Dicho lo cual, los términos «VIVO» de la marca anterior y «avivo» del signo impugnado carecen de sindicado para el público de referencia, y ostentan por tanto un carácter distintivo medio.

Las letras «TV» del signo impugnado se refieren a la abreviación ampliamente conocida para designar a la palabra «televisión». Este elemento carece de carácter distintivo para la gran mayoría de los servicios impugnados ya que o bien se refiere directamente a servicios de telecomunicación o televisión (en clase 38), o bien guardan una estrecha relación con estos como, por ejemplo, aquellos servicios de publicidad (en clase 35) como alquiler de espacios publicitarios, que puede indicar el medio utilizado para los servicios contratados. Sin embargo, para algunos de los servicios impugnados en clase 35, como aquellos relativos a la gestión de negocios, este elemento es en principio distintivo al no guardar relación directa con los mismos.

El signo impugnado incluye, debajo de los elementos verbales, una barra con franjas de diferentes colores. Dado su particular composición y alto colorido, dicho elemento no carece de carácter distintivo. Sin embargo, debe recordarse que cuando los signos están formados tanto por componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a los signos en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Este principio también aplicaría a la ligera estilización y/o colores de los elementos verbales. Es por ello que se considera que los elementos verbales, y en especial el término «avivo», tendrán un carácter distintivo e impacto mayor en la impresión de conjunto de dicho signo.

El signo impugnado no presenta elementos que dominen la impresión visual de la misma, puesto que ambos elementos (figurativo y verbal) destacan igualmente en la marca.

 

Visualmente, los elementos coincidentes y distintivos de los signos coinciden en la secuencia de letras «*vivo» y se diferencian en la letra inicial «a» del signo impugnado. Además, el signo impugnado incluye el elemento «TV», que se sitúa en segundo lugar y carece de distintividad para gran parte de los servicios, así como en el elemento figurativo del signo impugnado que, como se ha explicado anteriormente, suele tener un menor impacto en los consumidores. La tipografía de sus elementos verbales es muy estándar, teniendo un impacto muy limitado, y el hecho de que la marca anterior esté escrita en mayúsculas es irrelevante dado que la protección de una marca denominativa concierne a la palabra como tal.

Por consiguiente, los signos tienen un grado medio de similitud visual.

Fonéticamente, la pronunciación de los signos coincide en el sonido de las letras /VI-VO/, mientras que difiere en sonido de la letra inicial /A/ del signo impugnado. Lo que resulta en una sílaba extra (dos contra tres) de sus elementos coincidentes.

La pronunciación de los signos se diferencia también en cuanto al sonido de la abreviatura, «TV», cuyo impacto será menor debido a su segunda posición y, en relación a parte de los servicios, debido a su nulo carácter distintivo. De hecho, no es descartable que dicho elemento sea omitido por algunos consumidores dado su carácter descriptivo (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342; 03/06/2015, asuntos acumulados T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355 y T-546/12).

Por consiguiente, la similitud fonética entre los signos puede variar de media a alta.

Conceptualmente, se hace referencia a las afirmaciones anteriores relativas al contenido semántico que las marcas transmiten. Ninguno de los elementos coincidentes de los signos, «vivo» y «avivo», tienen significado alguno para el público de referencia. El elemento adicional «TV» del signo impugnado evocará un concepto, el cual no influirá en la evaluación de similitud conceptual entre los signos para gran parte de los servicios dado que es descriptivo y no puede indicar origen comercial. Sin embargo, en relación con aquellos servicios para los cuales es distintivo introducirá un concepto diferenciador entre las marcas, en el supuesto de que se perciba dicho significado.

Por consiguiente, para parte de los servicios el aspecto conceptual carece de relevancia, puesto que no es posible realizar una comparación conceptual, mientras que en el segundo escenario los signos son conceptualmente no similares.

Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

 

d) Carácter distintivo de la marca anterior

 

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

 

El oponente no ha reivindicado, de manera explícita, que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

 

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior, en su totalidad, no tiene significado en relación con ninguno de los servicios en cuestión desde la perspectiva del público del territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal.

 

e) Apreciación global, otros argumentos y conclusión

 

El riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, una similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios. Por consiguiente, un menor grado de similitud entre los productos y servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas, y viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

En el presente caso, los servicios son idénticos y se dirigen al público general y profesional cuyo grado de atención puede variar de medio a alto. El carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal.

Los signos tienen un grado de similitud medio visualmente y un grado que puede oscilar de medio a alto en el plano fonético. Conceptualmente, y según el tipo de servicios/escenario correspondientes, bien este aspecto carece de relevancia por no poder llevarse a cabo la comparación, o bien son no similares. A pesar de las diferencias entre los signos, existe la posibilidad de confusión puesto que los servicios son idénticos y las coincidencias visuales y fonéticas que se dan respecto a los elementos con mayor carácter distintivo y/o impacto («vivo» contra «avivo») son contundentes. Contrariamente a lo que apunta el solicitante, las diferencias en cuanto a los elementos figurativos del signo impugnado no son de tal entidad como para contrarrestar las similitudes entre los signos puesto que estos tendrán una influencia menor que los elementos verbales, como se explicó anteriormente.

Se tiene en cuenta el hecho de que el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las diferentes marcas y debe confiar en su recuerdo imperfecto de ellas (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Incluso los consumidores que posean una alto grado de atención tienen que basarse en su recuerdo imperfecto de las marcas (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

Además, el hecho de que exista identidad entre los servicios implica que, para que no exista riesgo de confusión, el grado de diferencia entre las marcas de que se trata debe ser elevado (13/11/2012, T 555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53 y jurisprudencia citada).

Por último, el riesgo de confusión incluye situaciones en las que el consumidor confunde directamente las marcas en sí o establece una conexión entre los signos en conflicto, y da por hecho que los productos o servicios correspondientes proceden de la misma empresa o de empresas relacionadas económicamente. En efecto, es posible que el consumidor pertinente perciba la marca impugnada como una submarca —una variación de la marca anterior— configurada de forma distinta en función del tipo de productos o servicios que designe, entorno al término «a/vivo» (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Considerando todo lo anterior, existe riesgo de confusión en la parte del público destinatario de habla inglesa. Tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente decisión, un riesgo de confusión respecto de solo una parte del público destinatario de la Unión Europea es suficiente para desestimar la solicitud impugnada.

  

Por lo tanto, la oposición está fundamentada sobre la base del registro de marca de la Unión Europea n.º 9 614 637. De lo cual se deriva que debe desestimarse la marca impugnada para todos los servicios.

 

Puesto que esta marca conduce a que prospere la oposición y a la denegación de la marca impugnada para todos los servicios contra los que iba dirigida la oposición, no es necesario examinar los demás derechos anteriores invocados por la parte oponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

COSTAS

 

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

 

Puesto que el solicitante es la parte vencida, deberá sufragar la tasa de oposición, así como los gastos en los que haya incurrido la parte oponente en el procedimiento que nos ocupa.

 

 

 

La División de Oposición

 

 

Edith Elisabeth VAN DEN EEDE

Félix ORTUÑO LÓPEZ

Gonzalo BILBAO TEJADA

 

 

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).